Wybrane aspekty amerykańskiego prawa patentowego 2016-01-15 15:47:19
2 Wybrane aspekty amerykańskiego prawa patentowego w kontekście wchodzenia polskich firm na rynek amerykański Firmy rozważające ekspansję na rynku amerykańskim, w szczególności oferujące innowacyjne rozwiązania technologiczne, powinny już na pierwszych etapach projektu wziąć pod uwagę kwestie ochrony własności intelektualnej. Z punktu widzenia inwestorów ochrona patentowa, lub ochrona innymi dostępnymi prawami własności intelektualnej, stanowi niejednokrotnie warunek do zainwestowania kapitału. Poniższe informacja ma na celu przybliżenie ważnych aspektów prawa patentowego, w związku z następującymi 16 marca 2013 r. zmianami prawa. Co może być opatentowane w Stanach Zjednoczonych? Patent może być przyznany w następujących kategoriach: Urządzenie (machine) Artykuł przemysłowy (article of manufacture) Proces (process), pod pewnymi warunkami Zestawienie składników (composition of matter) Rośliny (plant patent) Wzory przemysłowe[1] (design patent) Programy komputerowe (software), w ograniczonym zakresie Najważniejszymi czynnikami są: odpowiednia kategoria wynalazku, pierwszeństwo w złożeniu aplikacji (z pewnymi wyjątkami) oraz ograniczenie upubliczniania wynalazku przed złożeniem aplikacji. Dodatkowo każdy wynalazek musi spełniać kryteria formalne (być nowatorski, nieoczywisty oraz użyteczny), które wymagają potwierdzenia po dokonaniu wnikliwej analizy prawnika patentowego względem wydanych już patentów a także powszechnie dostępnych informacji. Nie należy zakładać, że patent przyznany w jednym kraju będzie automatycznie przyznany na terenie Stanów Zjednoczonych. Jakie korzyści daje patent uzyskany w Stanach Zjednoczonych? Na podstawie patentu właściciel ma prawo wyłączności[2] w następujących czynnościach: Wytwarzania/produkcji wynalazku Używania wynalazku Sprzedaży i oferowania wynalazku na sprzedaż Importowania wynalazku do Stanów Zjednoczonych Prawa te mogą być udostępniane innym podmiotom na warunkach określonych w umowie. Okres trwania patentu to 20 lat od momentu złożenia aplikacji. W przypadku aplikacji międzynarodowej, na podstawie której składany jest patent amerykański, okres ten liczy się od złożenia oryginalnej aplikacji. Ograniczenia w dostępności ochrony patentowej w związku z upublicznianiem
3 wynalazku Ochrona patentowa w Stanach Zjednoczonych może być niedostępna nawet w przypadku, gdy potencjalny aplikant jest pierwszym i jedynym pomysłodawcą danego wynalazku. Może się tak stać za sprawą czynności podjętych przez tego wynalazcę przed złożeniem aplikacji o patent. Zakładając, że wynalazek spełnia wszystkie inne warunki aplikacji oraz że składający aplikację ma pełne prawa do wynalazku: A. A. W przypadku, gdy wynalazek jest w fazie pomysłu/projektu i nie był w żaden sposób upubliczniony (komercyjnie, w publikacji, na konferencji, w złożonej już w innym kraju aplikacji lub w jakikolwiek inny sposób): generalnie nie ma przeszkód do złożenia aplikacji patentowej w Stanach Zjednoczonych; co więcej, jest to zdecydowanie najbezpieczniejsza sytuacja dla wynalazcy planującego opatentować wynalazek; najlepiej, jeżeli wynalazca nie ujawnia pomysłu publicznie przed złożeniem aplikacji o patent, mimo, iż prawo do pewnego stopnia dopuszcza taką możliwość; jakiekolwiek dyskusje z osobami trzecimi (spoza zespołu wynalazców) powinny być prowadzone po podpisaniu umowy o dotrzymaniu tajemnicy (Non-Disclosure Agreement); należy również zaplanować kolejność składania aplikacji w innych państwach (jeżeli są takie plany), istnieją bowiem ograniczenia krajowe które mogą uniemożliwić późniejsze aplikacje. B. W przypadku, gdy nastąpiło jakiekolwiek ujawnienie pomysłu, najczęstsze sytuacje oraz możliwości aplikacji o ochronę patentową opisane zostały w poniższej tabeli: Prawo stosowane do aplikacji złożonych do 15 marca 2013 Prawo stosowane do aplikacji złożonych 16 marca 2013 lub później
4 Przed dokonaniem odkrycia lub wynalazku przez składającego aplikację: Wynalazek ten został opisany w ogólnie dostępnej publikacji lub został wydany patent (gdziekolwiek na świecie). Wynalazek był w użyciu publicznym lub znany w USA. Wynalazek został opisany w opublikowanej aplikacji patentowej złożonej w USA przez innego wynalazcę. Wynalazek został opisany w wydanym patencie i aplikacja na ten patent została złożona przed dokonaniem odkrycia przez aplikanta. niemożliwa. Generalnie datą decydującą o ochronie patentowej będzie data złożenia aplikacji, natomiast pewne czynności dokonane przez wynalazcę w ciągu roku bezpośrednio poprzedzającego złożenie aplikacji pozostają dozwolone (więcej poniżej).
5 Wynalazek został opisany w jakiejkolwiek publikacji ogólnie dostępnej w druku (w USA lub innym kraju). Wynalazca może złożyć aplikację o ochronę patentową w USAnajpóźniej w ciągu roku od publikacji materiałów dotyczących wynalazku. Po upływie tego terminu aplikacja jest już niemożliwa. możliwa jeżeli zostanie złożona w ciągu roku od publikacji, pod warunkiem że upublicznienie to nastąpiło z inicjatywy lub za zgodą wynalazcy. Należy pamiętać że upublicznienie w USA lub innym kraju przed złożeniem aplikacji może uniemożliwić ubieganie się o patent w poszczególnych krajach, w zależności od prawa krajowego. Wynalazek znajduje się w sprzedaży lub jest używany publicznie w USA. możliwa w przypadku gdy aplikacja zostaniezłożona w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia takiego użycia/sprzedaży. Sprzedaż produktu lub publiczne użycie przed złożeniem aplikacji o patent uniemożliwia przyznanie ochrony patentowej.
6 Wynalazek znajduje się w sprzedaży poza granicami USA. UWAGA: W takiej sytuacji należy rozważyć złożenie aplikacji do 15.03.2013 by nie stracić prawa ubiegania się o patent w USA. możliwa prawo stosowane do aplikacji złożonych do 15 marca 2013 r. nie przewiduje ograniczeń jeżeli sprzedaż miała miejsce poza granicami USA. Jak wyjaśniono powyżej, istnieje jednak ograniczenie w związku z opisywaniem wynalazku w publikacjach (co często ma miejsce w związku ze sprzedażą) które wymaga złożenia aplikacji w ciągu 12 miesięcy od momentu publikacji. Sprzedaż produktu lub publiczne użycie przed złożeniem aplikacji o patent uniemożliwia przyznanie ochrony patentowej. Wynalazca złożył aplikację o ten sam patent w innym kraju. patentową jest możliwa jeżeli aplikacja w USA zostanie złożona w ciągu 12 miesięcy od oryginalnej aplikacji lub jeżeli nie został jeszcze wydany patent w innym kraju. możliwa jeżeli aplikacja zostanie złożona w ciągu roku od pierwotnego ujawnienia wynalazku przez wynalazcę. Decydującą datą jest jakiekolwiek publiczne ujawnienie wynalazku, co może mieć miejsce przed złożeniem zagranicznej aplikacji. Oznacza to że aplikant może mieć mniej niż rok po złożeniu zagranicznej aplikacji aby złożyć aplikację w USA.
7 Został przyznany patent dotyczący tego samego wynalazku w USA lub innym kraju. możliwa wyłącznie jeżeli zostanie złożona w ciągu 12 miesięcy od wydania patentu w jakimkolwiek kraju. Jednocześnie niezależny przepis nakazuje złożenie aplikacji w ciągu 12 miesięcy od upublicznienia wynalazku (które uwzględnia opublikowaną aplikację patentową). W praktyce więc aplikację w USA należy złożyc w ciągu roku od jakiegokolwiek upublicznienia wynalazku w innym kraju, a najpóźniej w ciągu roku od złożenia zagranicznej aplikacji. możliwa jeżeli patent został przyznany na podstawie informacji pochodzących od aplikanta oraz aplikacja w USA będzie złożona w ciągu roku od pierwotnego ujawnienia wynalazku przez aplikanta. Oznacza to, że termin pozostały do złożenia aplikacji w USA może być krótszy niż rok od złożenia zagranicznej aplikacji. Inna osoba złożyła aplikację o ochronę podobnego wynalazku. Decydująca może być data dokonania wynalazku jeżeli istnieją dowody wcześniejszego odkrycia. Patent może zostać przyznany osobie która wcześniej złożyła aplikację nawet jeżeli nie był to pierwszy wynalazca. Uwzględniając powyższe rekomenduje się firmom zainteresowanym ekspansją na rynku amerykańskim: szczegółową analizę nowo obowiązującego prawa patentowego, przede wszystkim chodzi tutaj o zapisy dotyczące nieujawniania pomysłu publicznie; rozważenie możliwości aplikacji o ochronę patentową przed 16 marca 2013 r., tak by patent był regulowany starymi przepisami. Będzie to korzystne przede wszystkim w przypadku, gdy nowe przepisy uniemożliwią aplikację o patent w Stanach Zjednoczonych. Należy jednakże pamiętać, że przepisy obowiązujące po 16 marca 2013 r. mogą mieć inne zalety ważne dla aplikanta. W związku z czym korzystniejsza może okazać się późniejsza aplikacja (np. według nowych przepisów prawo do wynalazku będzie generalnie przyznawane
8 pierwszemu aplikantowi, niekoniecznie pierwszemu wynalazcy); rozważenie możliwości ochrony technologii innymi formami własności intelektualnej (jak prawa autorskie czy tajemnice przemysłowe), w przypadku, gdy ochrona patentowa nie jest możliwa, lub jako dodatkowe zabezpieczenie. Ważne jest również, by pamiętać, że w wypadku, gdy kilku wynalazców składa aplikacje o przyznanie podobnego patentu decydująca może być data złożenia aplikacji (nawet w innym kraju), bez względu na to, kto pierwszy rozpoczął prace nad pomysłem (szczególnie dla aplikacji złożonych po 16 marca 2013 r.). Z tego względu ważne jest by nie opóźniać składania aplikacji patentowej w przypadku, gdy istnieje potencjał na komercjalizację pomysłu. Ochrona patentowa jest często najbardziej pożądaną formą własności intelektualnej. Nie należy jednak zapominać o innych formach ochrony, np. programy komputerowe mogą być chronione prawami autorskimi, a metody, czy procesy mogą podlegać ochronie, jako sekrety przemysłowe. Ostateczna decyzja zależeć będzie od szeregu czynników, takich jak spełnienie wymogów formalnych, ale również od planowanego sposobu sprzedaży czy długoterminowych planów rozwoju firmy. Aplikacja patentowa powinna być przygotowana przez prawnika wyspecjalizowanego w danej dziedzinie technologicznej. Czas od złożenia aplikacji do przyznania patentu wydłuża się z roku na rok (obecnie czeka się przeciętnie od 5 do 7 lat). Jednak już po złożeniu aplikacji w Stanach Zjednoczonych można eksploatować wynalazek w określonych okolicznościach. Koszt przeprowadzenia aplikacji to przeciętnie od od 10,000 do 20,000 USD. Opracowała: Beata Adamczyk, I Sekretarz na podstawie informacji udostępnionych przez Panią Maję Kieturakis, prawnika specjalizującego się w prawie własności intelektualnej, współpracującego z biurem akceleracyjnym WPHI w Waszyngtonie, z siedzibą w San Jose (Kalifornia). [1] Podlegają nieco innym zasadom, między innymi przyznawane są na okres 14 od daty przyznania patentu. [2] Co oznacza w tym przypadku prawo do zabronienia innym wykonywania tych czynności.
9