Zarządzanie patentami i prawami ochronnymi do znaków towarowych - uwarunkowania prawne i organizacyjne. dr Aldona Małgorzata Dereo

Transkrypt

1 2012 Zarządzanie patentami i prawami ochronnymi do znaków towarowych - uwarunkowania prawne i organizacyjne dr Aldona Małgorzata Dereo

2 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA (Intellectual Property) Według definicji sformułowanej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization, WIPO) własnośd intelektualna oznacza różnorodne wytwory umysłu człowieka, takie jak wynalazki, utwory literackie i artystyczne oraz symbole, nazwy, grafiki i wzory stosowane w szeroko rozumianej gospodarce. Obejmuje ona zarówno wytwory i oznaczenia mające zastosowanie dla celów działalności gospodarczej (własnośd przemysłowa), jak również dzieła będące przedmiotem praw autorskich, tj. utwory o charakterze naukowym, literackim i artystycznym.

3 Własnośd intelektualna Własnośd intelektualną wyróżnia to, że można określid jej wartośd ekonomiczną i podlega ona ochronie prawnej. W przypadku, gdy zasoby wiedzy stają się przedmiotem praw własności intelektualnej, możliwe jest czerpanie korzyści finansowych z tytułu rozpowszechniania i wykorzystywania tych zasobów sprzedaży, transferu, komercjalizacji. Pojęcie własności intelektualnej wiąże się z terminem dobra niematerialne. Są to pewne wartości, które mogą byd samodzielnymi przedmiotami praw. Ich wspólną cechą charakterystyczną jest to, że nie są rzeczami, jednakże przy spełnieniu określonych przesłanek są chronione podobnie do własności rzeczy. Dobra te przedstawiają określoną wartośd majątkową w życiu społecznym i gospodarczym.

4 Aktywa gospodarcze MATERIALNE Neruchomości (budowle), mienie ruchome, aktywa finansowe, infrastruktura NIEMATERIALNE Zasoby ludzkie, know-how, patenty, znaki towarowe, etc. Gospodarka tradycyjna Gospodarka oparta na wiedz

5 Prawa własności intelektualnej Prawa własności intelektualnej = prawne narzędzia pozwalające na ochronę zasobów niematerialnych Przekształcenie dóbr niematerialnych we w dobra o charakterze własnościowym Prawa własności intelektualnej dają uprawnionym możliwośd zakazania osobom trzecim eksploatacji chronionych zasobów

6 Funkcje Praw Własności Intelektualnej Gospodarka oparta na wiedzy wymaga inwestycji w wiedzę, w innowacje Innowacje wiążą się z eksploatacją nowych pomysłów, których rezultatem są dobra niematerialne Prawa własności intelektualnej stanowią instrument ochrony dóbr niematerialnych, a także zapewniają opłacalnośd innowacji

7 Prawna ochrona własności intelektualnej Przepisy regulujące prawa własności intelektualnej odnoszą się do dwóch zasadniczych kategorii: prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej Przepisy i procedury: krajowe, regionalne, międzynarodowe (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), (ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Dz. U. z 2001 r., Nr 49, poz. 58 z późn. zm.)

8 Ochrona własności intelektualnej Źródło: Adamczak A., Systemy patentowe na rzecz rozwoju innowacyjnego, w: Materiały z konferencji nt. System ochrony własności intelektualnej wsparciem innowacyjnej gospodarki w Polsce, Akademia Inżynierska w Polsce, Warszawa 2005 r.

9 Prawna ochrona własności intelektualnej Przepisy dotyczące własności intelektualnej określają: własnośd wiedzy, sposoby ochrony wiedzy, możliwości eksploatacji wiedzy Przepisy prawa własności intelektualnej spełniają trzy podstawowe funkcje: monopolizującą, własnościową, wynagradzającą

10 Wynalazek i znak towarowy Za wynalazek uważa się wszelkie rozwiązania o charakterze technicznym, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego zastosowania. Wynalazek może dotyczyd opracowania nowego urządzenia, produktu, metody, procesu lub stanowid istotne unowocześnienie już istniejących rozwiązao. Nowośd wynalazku oznacza, że nie należy on do dotychczasowego stanu techniki. Możliwośd przemysłowego zastosowania oznacza, że powinien prowadzid do uzyskania wytworu lub wykorzystywanego sposobu w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wyłączając rolnictwa. Znakiem towarowym może byd: - wyraz, - rysunek, - ornament, - kompozycja kolorystyczna, ale nie pojedyoczy kolor, - forma przestrzenna, np. opakowanie, - melodia

11 Ochrona patentowa Ochrona patentowa jest jednym z wiodących wskaźników aktywności innowacyjnej. Zgłoszenia patentowe stanowią wskaźnik pierwszej innowacyjności (biernej innowacyjności). Przedsiębiorca, który uzyskał patent ma prawo zakazad innej osobie, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na: wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub stosowania sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem. Patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu. Uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielid innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku. Udzielone patenty podlegają wpisowi do rejestru patentowego jawnego i dostępnego dla wszystkich zainteresowanych.

12 Ile patentów mieści się w zwykłej jednorazowej maszynce do golenia? 22 patenty uzyskał Gillette zanim wprowadził na rynek swój nowy model Gillette Sensor Źródło: bigw.com.au

13 patentów tylko w samym EPO Strategia patentowania wszystkiego na co można uzyskad ochronę przed wprowadzeniem produktu na rynek Skuteczne blokowanie konkurentów zainteresowanych naśladownictwem GILLETTE

14 IBM lepiej sprzedawad wiedzę niż komputery patentów tylko w samym EPO IBM zwiększyła przychody z tytułu patentów i licencji o astronomiczną kwotę 3 300% zaczynając od 30 milionów dolarów w 1990 roku do niemal 1 miliarda dolarów w roku 2000 kwota ta stanowiła wtedy ok. 1/9 łącznych zysków firmy przed opodatkowaniem IBM musiałaby sprzedad komputery za kwotę 20 miliardów dolarów, aby wygenerowad takie zyski. IBM przestał produkowad i sprzedawad komputery Obecnie proaktywna strategia IP zapewnia firmie od 1 do 2 mld USD wpływów rocznie

15 Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie Zarządzanie aktywami własności intelektualnej /IP/ w przedsiębiorstwie i to w wymiarze strategicznym jest czymś więcej niż tylko pozyskiwaniem jej składników wewnątrz organizacji i w otoczeniu oraz zapewnienie formalnych praw własności intelektualnej poprzez stosowne instytucje, na przykład ochrony patentowej, zwłaszcza, że współcześnie wiele technologii wiodących, najbardziej cennych dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej nie podlega formalnej rejestracji. Przedsiębiorstwa opierające swą strategię rozwojową na potencjale innowacyjnym muszą efektywnie wykorzystad wartośd dysponowanych aktywów IP; powinny zatem podejmowad kroki zapewniające rozwój własności intelektualnej w powiązaniu z ogólną strategią działania.

16 Podstawowe komponenty zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie Rozwój własności intelektualnej: -planowanie i implementacja; -sprzyjające środowisko; -motywacja ludzi; Analiza rynku (czuwanie): -możliwości; -konkurenci; -naruszania; Ochrona praw własności intelektualnej: -ochrona prawna; -tajemnica handlowa; -rygorystyczny system pomiaru; Wymiana własności intelektualnej: -osiągnięcia i sprzedaż; -spin-of; -wspólne jednostki B+R

17 Komponenty zarządzania własności intelektualną powinny obejmowad następujące działania: dokładne rozpoznanie zdolności twórczych (wynalazczych) w przedsiębiorstwie i przekształcenie je w formy własności intelektualnej; mapowanie wszystkich aktywów własności intelektualnych zawartych w produktach i usługach przedsiębiorstwa z punktu widzenia wartości, jakie każde z nich może przynieśd przedsiębiorstwu, jakie zyski może generowad; zbudowanie struktury organizacyjnej zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i transferu własności intelektualne do i z przedsiębiorstwa; wartościowanie własności intelektualnej i określenie odpowiednich honorariów autorskich

18 Miejsce własności intelektualnej w strategii zarządzania przedsiębiorstwem Strategia przedsiębiorstwa to całokształt działao podejmowanych przez jego kierownictwo na rzecz wytyczenia celów głównych, sformułowania ogólnej koncepcji funkcjonowania oraz określenia dróg i sposobów działania, by cele te osiągnąd. W ujęciu najbardziej ogólnym strategia ma zapewnid przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa, czego wyrazem powinna byd zmiana pozycji w sektorze. Strategia powinna, zatem uwzględniad wszystkie czynniki sprzyjające i utrudniające osiągnięcie celów. Współcześnie, w zbiorze czynników decydujących o sukcesie przedsiębiorstwa, kluczową rolę odgrywa posiadany potencjał intelektualny, zdolnośd do jego powiększania oraz ochrony.

19 Strategie własności intelektualnej: Strategia Proaktywna Strategia Reaktywna Strategia II Ograniczenie konkurentów (np. Gillette) Strategia I Ochrona swoich aktywów niematerialnych (np. polskie filmy) Orientacja na koszty Strategia IV Wykorzystanie pełnego potencjału IP (np. IBM) Strategia III Ustanowienie dodatkowego źródła przychodów Orientacja na przychody

20 Strategie Patentowe (1) Strategia patentowa ad hoc jest wynikiem wysiłków ad hoc, nie wymaga wielkich środków. Jeden lub kilka patentów może byd stosowanych do ochrony innowacji poprzez określony program. Istnieje wiele możliwości ich wyszukiwania, a koszty są niskie; Strategia snajpera Wielu posiadaczy patentów stosuje strategie snajpera. Opierają sie oni na kilku patentach obejmujących ich podstawowe technologie i nie koncentrują sie na ochronie możliwych modyfikacji lub ulepszeo tych technologii. Jest to z natury strategia ryzykowna, szczególnie wówczas, gdy podstawowe patenty są uznane w całości lub częściowo za nieważne, i nie ma dodatkowych patentów obejmujących ulepszenia lub modyfikacje oryginalnej technologii. Inne ryzyko, które podejmuje się bez regularnego sprawdzania polega na tym, że oryginalne patenty i technologia, którą chronią, mogą stad sie przestarzałe;

21 Strategie Patentowe (2) Strategia blokowania strategie takie stosuje się wówczas, kiedy organizacja nie zamierza korzystad z patentów, ale stosuje je jako realną alternatywę przeciwko swoim konkurentom; Strategia sotgun Zgodnie z tą strategią posiadacz patentów dąży do posiadania jak największej ich liczby w konkretnym obszarze technologii. To podejście ma stworzyd wrażenie, że obszar technologii jest tak bardzo zabezpieczony patentami, że jest prawie niemożliwe dla konkurencji, żeby opatentowad cokolwiek w danym obszarze lub żeby uniknąd naruszenia jednego lub wielu obowiązujących patentów konkurenta. Jednak zapewniając optymalną ochronę, ten sposób realizacji celów może byd kosztowny i niemożliwy dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie dysponują znaczącymi środkami na rozwój i badania;

22 Strategie Patentowe (3) Strategia pokrywania rynku w tym przypadku, wysiłki są skierowane na przekształcenie obszaru w tzw. dżungle lub pole minowe patentów, np. poprzez zabezpieczanie każdego kroku w procesie produkcyjnym nowymi patentami, mniej lub bardziej systematycznie. Ta strategia może byd stosowana szczególnie w przypadkach nowo powstających technologii, kiedy stopieo ryzyka jest wysoki, bo nie wiadomo czy kierunki rozwoju i badao będą owocne, bądź, gdy niepewna jest wartośd ekonomiczna objęta zakresem patentu; Strategia płotu strategia płotu wymaga zwykle złożenia licznych wniosków patentowych w stosunku do wydanych patentów i produktów konkurencji, aby patentując ulepszenia technologii konkurencji, ograniczyd jej przyszłą mobilnośd; Strategia otaczanie w tym przypadku, wiodący patent, szczególnie strategiczny dla firmy, może byd ograniczony lub otoczony innymi patentami, które są mniej ważne, ale wspólnie blokują skuteczne użycie komercyjne patentu centralnego, nawet po jego wygaśnięciu, co pozwala na znaczne wydłużenie czasu osiągania efektów z ochrony,

23 Strategie Patentowe (4) Strategia prestiżu niektóre przedsiębiorstwa uważają, że prestiż i przywództwo towarzyszące patentowi mogą pomóc w ich działalności i stanowid siłę napędową strategii rozwoju; Strategia stracha na wróble właściciel patentu nie jest nastawiony na roszczeniowo-restrykcyjną ochronę swoich praw, nie prowadzi stałego monitoringu konkurencji, czy trzyma się ona z daleka od chronionego patentem obszaru. Patent działa tutaj na zasadzie stracha na wróble trzymającego konkurentów z dala od działalności właściciela dobra niematerialnego. Strategia ta jest częściej spotykana w branżach, w których składanie patentów na duża skalę i częste spory patentowe rzadko mają miejsce. Wyspecjalizowane przedsiębiorstwa będą zawsze bardziej zainteresowane koncentrowaniem działalności na bazie patentu, niż mniej wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które nie chcą i często nie mają możliwości inwestowania w kosztowne i długotrwałe procedury patentowe.

24 Budowanie strategii w oparciu o licencje (1) Licencja niewyłączna oznacza, że na tym samym terytorium uprawniony z patentu będzie mógł udzielad dalszych licencji, a także stosowad samemu wynalazek. Ze względu na to, że istotą ochrony wynikającej z patentu jest wyłącznośd, licencje niewyłączne mają mniejszą wartośd gospodarczą. Wyjątkowo ich ustanowienie może jednak byd korzystne dla stron, w szczególności w przypadku udzielenia licencji jedynie w celu stworzenia dodatkowego źródła zaopatrzenia przedsiębiorcy w produkty wytworzone w oparciu o opatentowany wynalazek. Licencja wyłączna typu sole-license oznacza, że uprawniony z patentu zobowiązał się nie udzielad nikomu innemu licencji na terytorium ochrony. Udzielenie takiej licencji nie wyklucza jednak korzystania z wynalazku przez samego uprawnionego. Tak więc po udzieleniu takiej licencji na terytorium ochrony uprawniony z patentu często konkuruje z licencjobiorcą.

25 Budowanie strategii w oparciu o licencje (2) Licencja wyłączna typu exclusive licence jest podobna do licencji typu sole license, z tym że uprawniony zobowiązuje się, że również on nie będzie korzystał z wynalazku. Licencjobiorca będzie zatem jedynym przedsiębiorcą korzystającym z wynalazku na danym terytorium. Wartośd takich licencji dla licencjobiorcy jest najwyższa, gdyż czyni jego pozycję zbliżoną do pozycji uprawnionego z patentu. Z reguły uprawniony z licencji wyłącznej może dochodzid naruszeo patentu na równi z uprawnionym z patentu. Licencja aktywna Licencje ograniczone jedynie do upoważnienia do korzystania z wynalazku (licencje pasywne) występują bardzo rzadko. W rzeczywistości umowy pomiędzy licencjodawca a licencjobiorcą są bardziej złożone (kompleksowe), gdyż obejmują również postanowienia dotyczące przekazania licencjobiorcy know-how oraz zapewnienia mu pomocy technicznej, polegającej na świadczeniu pomocy przez ekspertów licencjodawcy przy zastosowaniu licencjonowanego wynalazku. Takie licencje, wymagające aktywności licencjodawców.

26 Sublicencja Licencjobiorca może zawrzed umowę sublicencyjną, jeżeli w umowie licencyjnej wyraził na to zgodę uprawniony z patentu. W umowie tej zmieniają się role: licencjobiorca z umowy podstawowej staje się licencjodawcą w umowie sublicencyjnej w stosunku do sublicencjo biorcy. Zasadą jest, że zakres umów sublicencyjnej nie może wykraczad poza zakres umowy licencyjnej. Przykładowo jeżeli licencjobiorca jest upoważniony jedynie do wytwarzania produktów opatentowanych i ich sprzedaży, to nie może upoważnid sublicencjobiorcy do importu chronionych wyrobów.

27 Dlaczego warto zarządzad i chronid swoją własnośd intelektualną? zabezpieczamy firmę przed naśladowcami, zwiększamy wartośd firmy (znak towarowy lub patent można wycenid i uwzględnid w sprawozdaniach finansowych pod warunkiem posiadania praw wyłącznych), dzięki licencjom możemy generowad dodatkowe przychody, dzięki ochronie posiadamy usankcjonowany prawnie monopol na dany obszar działalności gospodarczej.

28 Dziękuję za uwagę