Umowy licencyjne. Prof. Krystyna Szczepanowska Kozłowska Uniwersytet Warszawski

Transkrypt

1 Umowy licencyjne Prof. Krystyna Szczepanowska Kozłowska Uniwersytet Warszawski

2 Źródła prawa Ustawa Prawo własności przemysłowej Kodeks cywilny Rozporządzenie Komisji WE nr 772/2004 w sprawie stosowania art.81 ust.3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję Konwencja Rzymska z dnia 19 czerwca 1980 o prawie właściwym dla zobowiązań umownych.

3 Umowa licencyjna na tle ustawy prawo własności przemysłowej Definicja licencji Upoważnienie do korzystania z wynalazku (art.66 ust.2 PWP) Upoważnienie do używania znaku (art. 163 ust.1 PWP) Odmienność regulacji uwarunkowana przedmiotem licencji ( licencja aktywna jako model ustawowy w przypadku patentu)

4 Umowa licencyjna na tle ustawy prawo własności przemysłowej Zakres przedmiotowy umowy licencyjnej Wynalazek opatentowany Znak towarowy chroniony O ile strony nie postanowiły inaczej Wynalazek zgłoszony w UP Wynalazek stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa Znak towarowy zgłoszony w UP

5 Umowa licencyjna na tle ustawy prawo własności przemysłowej Ograniczony zakres regulacji wynikający z ustawy System domniemań Domniemanie licencji pełnej Domniemanie licencji niewyłącznej Maksymalny czas trwania licencji

6 Umowa licencyjna na tle ustawy prawo własności przemysłowej Skuteczność licencji wobec następcy prawnego Sublicencja Wymóg zgody Zakaz dalszych sublicencji Forma umowy licencyjnej

7 Zakres stosowania prawa polskiego na tle uregulowania Rzym II Możliwość wyboru prawa obcego i ograniczenia Materialnoprawny charakter wyboru Nie można wyłączyć prawa UE, jeżeli poddano regulacji prawa państwa trzeciego Przepisy wymuszające swoje zastosowanie

8 Właściwe zidentyfikowanie stron umowy licencyjnej Konstrukcja umowy na rzecz osoby trzeciej

9 Cel umowy Data wejścia w życie Preambuła Zapewnienia stron Inne umowy łączące strony

10 Definicje Licencjonowane prawa Licencjonowna know- how lub tajemnice produkcyjne Ulepszenia licencjonowane Zasadnicze ulepszenia Licencja zwrotna Licencjonowany produkt ( proces, urządzenia)

11 Definicje Sprzedaż netto Terytorium Zakres podmiotowy spółki zależne

12 Zakres udzielonego prawa Wyłączna/ niewyłączna Terytorium Uprawnienia ( pełna/niepełna) Ograniczenia Produktowe ilość Field of use

13 Zakres udzielonego prawa Obowiązki związane z utrzymaniem ochrony patentowej ( zwłaszcza, gdy są ulepszenia) Naruszenia Obowiązek zawiadomienia licencjodawcy Możliwość dochodzenia roszczeń przez licencjobiorcę, niezależnie od decyzji licencjodawcy

14 Naruszenia Wytoczenie powództwa przeciwko licencjobiorcy / zakres odszkodowania Kwestie wzajemnych rozliczeń w przypadku naruszenia

15 Znakowanie produktów Licencjonowanie know- how ( w jakim zakresie zastosowanie znajdą postanowienia umowy licencyjnej) Show-how Sposób ujawnienia/ znaczenie ujawnień ustnych

16 Licencjonowanie know- how Wyłączenia poufności Mu już w posiadania lub zna sposób dowodu Domena publiczna Uzyskane od osoby trzeciej bez obowiązku utrzymania w tajemnicy Uzyskane przez licencjobiorcę, niezależnie od ujawnienia licencjodawcy

17 Asysta Techniczna Szkolenia Bezpośrednia pomoc Konsultacje Czas trwania zobowiązań niezależny od czasu trwania prawa

18 Ulepszenia Termin ujawnienia (zgłoszenie patentowe, pierwsze komercyjne użycie) Grant back w przypadku ulepszeń licencjobiorcy Niedozwolone: Zobowiązanie licencjobiorcy do udzielenia licencji wyłącznej na rzecz licencjodawcy lub wskazanej osoby trzeciej Zobowiązanie licencjobiorcy do przeniesienia w całości lub części na licencjodawcę lub wskazaną osobę trzecią

19 Sublicencja Prawa i obowiązki strony umowy licencyjnej wobec sublicencjobiorcy Warunki udzielenia sublicencji

20 Opłaty licencyjne Opłata jednorazowa Royalties Progi minimalne Zwiększanie stopniowe Rozdzielenie opłat (patenty/know- how) Płatności z innych tytułów (dostarczenie sprzętu, usługi szkoleniowe etc.)

21 Weryfikacja sprzedazy będącej podstawą naliczania oplat Zewnętrzni audytorzy Sposób przeprowadzania audytu przez licencjodawcę

22 Czas trwania Licencja praw wyłącznych Licencja know- how

23 Zakończenie umowy Unieważnienie i wygaśnięcie praw Wypowiedzenie Licencja na czas nieoznaczony Licencja na czas oznaczony Szczególne przypadku wypowiedzenia Opóźnienie w płatnościach Upadłość Zmiany własnościowe

24 Zobowiązanie licencjobiorcy do dołożenia należytej staranności w osiągnięciu wyników Traktowanie licencjobiorców w sposób jednakowy

25 Gwarancje Jedynie zabezpieczenia o charakterze kontraktowym Dokładne wskazanie przedmiotu objętego gwarancją Wysokość odszkodowania

26 Klauzule niedozwolone Pomiędzy konkurentami Pomiędzy podmiotami niekonkurencyjnymi Dotyczące wszystkich Ograniczenia używania własnej technologii Zobowiązanie do niepodejmowania kroków w zakresie unieważnienia Ograniczenie do prowadzenia prac badawczo - rozwojowych

27 Dziękuję za uwagę!