Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej

Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej Krystyna Szczepanowska-Kozłowska Wydanie 1 Warszawa 2012

Redaktor prowadzący: Katarzyna Bojarska Opracowanie redakcyjne: Magdalena Urbańska Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody Autorki i wydawcy. ISBN 978-83-7806-211-0 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02 222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl

Spis treści Wykaz skrótów............................................ 7 Wprowadzenie............................................ 9 ROZDZIAŁ I. Charakterystyka ogólna umowy licencyjnej.......... 13 1. Licencja a umowa licencyjna.............................. 13 2. Funkcje umowy licencyjnej............................... 18 3. Elementy przedmiotowo istotne........................... 23 4. Cel umowy licencyjnej................................... 26 5. Umowa licencyjna jako umowa nazwana.................... 30 6. Umowa licencyjna jako umowa wzajemna................... 36 ROZDZIAŁ II. Elementy charakterystyczne umowy licencyjnej...... 40 1. Uwagi ogólne......................................... 40 2. Dobra niematerialne będące przedmiotem umowy licencyjnej.... 40 3. Status licencjodawcy jako element charakterystyczny umowy licencyjnej............................................ 46 4. Wspólność praw wyłącznych a udzielenie licencji.............. 52 ROZDZIAŁ III. Charakter prawny umowy licencyjnej............. 58 1. Uwagi ogólne......................................... 58 2. Poglądy w doktrynie na temat charakteru prawnego umowy licencyjnej na podstawie ustaw poprzednio obowiązujących..... 60 3. Charakter prawny licencji na podstawie ustawy prawo własności przemysłowej.......................................... 64 ROZDZIAŁ IV. Czas trwania licencji........................... 76 1. Uwagi ogólne......................................... 76 2. Czas trwania prawa wyłącznego a umowa licencyjna........... 78 3. Zakończenie stosunku umownego w trakcie trwania praw wyłącznych 82 4. Unieważnienie i wygaśnięcie praw wyłącznych a umowa licencyjna 91 5. Unieważnienie a niemożliwość następcza.................... 100 5

Spis treści 6. Wygaśnięcie a niemożliwość następcza...................... 111 7. Częściowe ustanie prawa................................ 114 8. Klauzula wygaśnięcia................................... 116 ROZDZIAŁ V. Ustawowy model umowy licencyjnej............... 120 1. Uwagi ogólne......................................... 120 2. Licencja pełna a licencja ograniczona....................... 121 3. Licencja niewyłączna a licencja wyłączna.................... 129 4. Udzielenie dalszych licencji z naruszeniem zobowiązania wynikającego z licencji wyłącznej.......................... 145 5. Licencja aktywna a licencja pasywna........................ 149 6. Sublicencja........................................... 154 ROZDZIAŁ VI. Prawa i obowiązki stron........................ 164 1. Uwagi ogólne......................................... 164 2. Obowiązki licencjodawcy................................ 165 3. Obowiązki licencjobiorcy................................. 195 ROZDZIAŁ VII. Szczególne umowy licencyjne................... 215 1. Uwagi ogólne......................................... 215 2. Licencja otwarta....................................... 216 3. Licencja dorozumiana................................... 238 4. Licencje na rzecz przedsiębiorcy udzielającego pomocy twórcy.... 248 ROZDZIAŁ VIII. Przejście praw i obowiązków................... 251 1. Uwagi ogólne......................................... 251 2. Zbycie licencji przez licencjobiorcę......................... 252 3. Przejście prawa wyłącznego obciążonego licencją.............. 265 ROZDZIAŁ IX. Naruszenie prawa wyłącznego przez licencjobiorcę.. 271 1. Uwagi ogólne......................................... 271 2. Licencja patentowa a naruszenie prawa..................... 272 3. Licencja na znak towarowy a naruszenie prawa............... 283 4. Udzielenie sublicencji a naruszenie prawa................... 286 ROZDZIAŁ X. Prawo właściwe dla umowy licencyjnej............. 292 1. Uwagi ogólne......................................... 292 2. Zakres zastosowania statutu kontraktowego.................. 294 3. Wybór prawa przez strony............................... 296 4. Prawo właściwe w wypadku braku wyboru................... 298 5. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie................... 309 Zakończenie.............................................. 314 Bibliografia............................................... 317 6

Wykaz skrótów AUWr Acta Universitatis Wratislaviensis BGB Bürgerliches Gesetzbuch BGH Bundesgerichtshof Dz.U. Dziennik Ustaw Dz.Urz.UE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.Urz.WE Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich EIPR European Intellectual Property Review EPS Europejski Przegląd Sądowy GRUR Gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht GRURInt. Gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht, Auslands und International Teil IIC International Review of Industrial Property and Copyright Law IPRaX Praxis des Internationalen Privat- Und Verfahrensrechts k.c. ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) k.p.a. ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Lex system informacji prawnej Wolters Kluwer Polska LexPolonica Serwis Prawniczy LexisNexis Polska MarkenG Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) Mitt. Mitteilungen der deutschen Patentanwälte MoP Monitor Prawniczy NSA Naczelny Sąd Administracyjny OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSP Orzecznictwo Sądów Polskich p.p.m. ustawa z 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 423) p.p.s.a. ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) p.w.p. ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) PatG Patentgesetz 7

Wykaz skrótów PiP Państwo i Prawo PPH Przegląd Prawa Handlowego PWiOWI Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej rozporządzenie rozporządzenie Rady Ministrów z 29 stycznia 1963 r. w sprao wzorach wie ochrony wzorów zdobniczych (Dz.U. Nr 8, poz. 45 akt uchylony) Rozporządzenie rozporządzenie 864 2007 Parlamentu Europejskiego i rady 593/2008 z 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych Rzym II (Dz.Urz. UE 2007 L 199/40) RPEIS Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny SN Sąd Najwyższy SP Studia Prawnicze TRIPS Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej TS Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej Europejski Trybunał Sprawiedliwości) ustawa o wynalazczości ustawa z 31 maja 1962 r. Prawo wynalazcze (Dz.U. Nr 33, z 1962 r. poz. 156 akt uchylony) ustawa o wynalazczości ustawa z 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz.U. z 1972 r. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm. akt uchylony); ustawa o znakach ustawa z 28 marca 1963 r. o znakach towarowych towarowych z 1963 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 73 akt uchylony) ustawa o znakach ustawa z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. towarowych z 1985 r. Nr 5, poz. 17 ze zm. akt uchylony) ZNUJ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wprowadzenie Umowy licencyjne odgrywają niezwykle istotną rolę w obrocie gospodarczym. Dzięki umowom licencyjnym podmioty inne niż uprawnione mogą korzystać z dóbr niematerialnych chronionych prawami wyłącznymi. Tradycyjnie pojęcie umowy licencyjnej wiąże się z prawem własności intelektualnej. W ramach niniejszego opracowania zawężono zakres rozważań jedynie do umów licencyjnych, których przedmiotem są dobra niematerialne chronione prawami własności przemysłowej, takimi jak: patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego oraz prawo ochronne na znak towarowy. Katalog dóbr niematerialnych objętych rozważaniami nie obejmuje zatem expressis verbis topografii układów scalonych oraz rozwiązań chronionych dodatkowym świadectwem ochronnym, chociaż co trzeba podkreślić zasadniczo ustawa Prawo własności przemysłowej stworzyła jednolity model umowy licencyjnej dla wszystkich dóbr niematerialnych chronionych przepisami tej ustawy. Pomimo iż znaczenie umów licencyjnych w obrocie gospodarczym jest ogromne, to jednak problematyka ta nie spotkała się pod rządami ustawy Prawo własności przemysłowej z szerszym zainteresowaniem polskiej doktryny. Dotychczasowe wypowiedzi skupiały się z reguły na licencjach właściwych poszczególnym dobrom niematerialnym. Nie negując tego, że umowy licencyjne dla poszczególnych dóbr niematerialnych mogą charakteryzować się sobie jedynie właściwymi cechami, istotą przedsięwziętego badania była analiza pewnego modelu umowy licencyjnej, jaki został stworzony przez ustawodawcę w ustawie Prawo własności przemysłowej. 9

Wprowadzenie Wymaga podkreślenia, iż celem autorki niniejszej publikacji było przede wszystkim rozważenie wpływu, jaki wywiera na stosunek zobowiązaniowy specyficzny przedmiot, którym jest dobro niematerialne. Jednocześnie starano się również pokazać, na ile istniejące regulacje ustawy Prawo własności przemysłowej wywierają wpływ na ukształtowanie praw i obowiązków w ramach umowy licencyjnej. Z tego powodu poza zakresem niniejszych rozważań znajdują się kwestie związane z oddziaływaniem na treść umowy licencyjnej regulacji o charakterze antymonopolowym, mających zastosowanie w odniesieniu do umów licencyjnych, których przedmiotem jest transfer technologii. Praca składa się z dziesięciu rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony został ogólnej charakterystyce umowy licencyjnej jako stosunku prawnego. W rozdziale tym nie tylko scharakteryzowano umowę licencyjną jako umowę nazwaną i wzajemną, ale również przeanalizowano funkcje, jakie ten stosunek prawny pełni w obrocie. W rozdziale drugim bliższej analizie poddano tzw. elementy charakterystyczne umowy, które obok essentialia negotii stanowią podstawę do wyodrębnienia umowy licencyjnej jako pewnego typu umowy mającego szczególne cechy. W wypadku umów licencyjnych są to zarówno elementy podmiotowe, jak i elementy przedmiotowe. Rozdział trzeci poświęcony został analizie charakteru prawnego umowy licencyjnej. Warto w tym miejscu jedynie podkreślić, iż kwestia ta, można powiedzieć, tradycyjnie budzi spory w doktrynie. Umowa licencyjna jak każda umowa powiązana jest z czynnikiem czasu. W wypadku umowy licencyjnej problem ten o tyle jest specyficzny, iż umowa ta jest ściśle powiązana z prawami wyłącznymi, które, co do zasady, mają charakter terminowy. Konieczne stało się zatem w kolejnym rozdziale rozważenie wpływu, jaki wywiera ustanie praw wyłącznych na umowę licencyjną, i wynikające z tego faktu skutki prawne. Czwarty rozdział analizuje model umowy licencyjnej preferowany przez ustawodawcę. Wbrew pozorom, mimo dość ograniczonej objętości przepisów poświęconych umowom licencyjnym w ustawie, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie norm bezwzględnie obo- 10

Wprowadzenie wiązujących, które z natury rzeczy ograniczają swobodę kontraktową stron. Ich analiza jest niezwykle ważna, ponieważ w istotny sposób mogą one kształtować wzajemne prawa i obowiązki stron o podstawowym dla nich znaczeniu. W ramach rozważań objętych tym rozdziałem między innymi poddano analizie pojęcie licencji wyłącznej, które na podstawie sformułowań ustawy Prawo własności przemysłowej pozostaje niejasne. Stosunkowo sporo miejsca poświęcono również sublicencji, której regulacja zdaje się różnić w wypadku, gdy jej przedmiotem miałby być znak towarowy. W pracy zostały również scharakteryzowane typowe dla umów licencyjnych obowiązki stron. Kolejny rozdział poświęcony został szczególnym umowom licencyjnym, jakimi są: umowa licencji otwartej oraz tzw. licencja dorozumiana. Następnie odrębnej analizie poddano niezwykle istotne z punktu widzenia praktyki obrotu zagadnienie dotyczące dopuszczalności umownego przeniesienia praw i obowiązków z licencji. Warto zwrócić uwagę, iż kwestia ta budzi wątpliwości zarówno ze względu na charakter dóbr niematerialnych, jak i znajdujące się w ustawie regulacje. Kolejne rozważane zagadnienie to zagadnienie naruszenia prawa wyłącznego przez licencjobiorcę. Naruszenie umowy łączącej strony może w niektórych sytuacjach stanowić również naruszenie prawa wyłącznego. Odmienna w tym zakresie regulacja dotycząca patentu, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego z jednej strony, a znaku towarowego z drugiej strony skłania do zastanowienia, kiedy naruszenie łączącej strony umowy będzie stanowić również naruszenie prawa wyłącznego. Ostatni rozdział poświęcony został zagadnieniom związanym z określeniem prawa, jakie będzie miało zastosowanie do umowy licencyjnej. W wypadku praw własności przemysłowej kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia. Prawa własności przemysłowej to prawa terytorialne, immanentnie związane z terytorium, na którym są chronione. W naturalny sposób prawa te zostają powiązane z prawem państwa ochrony, które niekoniecznie musi być prawem właściwym dla umowy licencyjnej. 11

Rozdział I Charakterystyka ogólna umowy licencyjnej 1. Licencja a umowa licencyjna W prawie własności intelektualnej tradycyjnie pojęcie licencji odnosi się do upoważnienia, jakiego udziela uprawniony z danego prawa wyłącznego. Treścią tego upoważnienia jest zgoda na korzystanie z dobra niematerialnego będącego przedmiotem prawa wyłącznego 1, przysługującego uprawnionemu. Pojęcie licencji w prawie własności przemysłowej odnosić zatem należy jedynie do oświadczenia woli uprawnionego z praw wyłącznych, którego treścią jest upoważnienie do korzystania z danego dobra niematerialnego. Oświadczenie to zgodnie z art. 66 ust. 2 p.w.p. może wywołać skutek prawny jedynie, jeżeli jest ono częścią umowy. To sformułowanie ustawy Prawo własności przemysłowej wskazuje wyraźnie, iż licencję na korzystanie z cudzego dobra niematerialnego uzyskuje się w drodze umowy, nie zaś jednostronnej czynności prawnej uprawnionego z prawa wyłącznego. Statuowany w art. 76 ust. 1 p.w.p. wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności oznacza, iż oświadczenia woli obu stron muszą zostać wyrażone w formie pisemnej. Umowa licencyjna jest podstawowym źródłem licencji 2. Poza umową źródłem licencji może być również decyzja administracyjna, prowa- 1 M. Kępiński, Licencja znaku towarowego, Biuletyn Politechniki Świętokrzyskiej 1995, nr 11, s. 17 i n.; R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, s. 154; M. Załucki, Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze, Warszawa 2008, s. 46. 2 A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011, s. 269. 13

I. Charakterystyka ogólna umowy licencyjnej dząca do uzyskania prawa podmiotowego o charakterze względnym, której treścią jest uzyskanie upoważnienia do korzystania z danego dobra niematerialnego. Licencja przymusowa, jako instytucja o charakterze wyjątkowym, ma zdecydowanie ograniczone znaczenie również z tego względu, iż uzyskanie licencji przymusowej możliwe jest tylko na korzystanie z tych dóbr niematerialnych, których prawa wyłączne pozwalają na wytwarzanie danego dobra niematerialnej w jego postaci materialnej 3. Dodatkowo należy podkreślić, iż od licencji przymusowej w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej należy odróżnić tzw. licencję przymusową, będącą efektem wydania decyzji przez odpowiedni organ antymonopolowy, której treścią jest zobowiązanie uprawnionego do zawarcia umowy licencyjnej 4. Jednakże w tym ostatnim wypadku decyzja o charakterze administracyjnym nie kreuje stosunku licencyjnego, a jedynie nakłada na jej podmiot obowiązek zawarcia określonej umowy. Źródłem licencji może być również ustawa, tak jak ma to miejsce w wypadku licencji dorozumianej czy licencji powstającej na rzecz przedsiębiorcy, który udzielił twórcy pomocy, stosownie do art. 11 ust. 5 p.w.p. Uważam, iż z chwilą zaistnienia zdarzeń wskazanych w ustawie, to jest przekazania wyników prac badawczych zawierających wynalazek lub udzielenia pomocy w dokonaniu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, powstaje pomiędzy stronami stosunek licencyjny. Wynikające z niego prawa i obowiązki podlegają regulacji wynikającej z ustawy Prawo własności przemysłowej przy uwzględnieniu specjalistycznych cech i celu powstałych stosunków prawnych. Zwłaszcza w wypadku udzielenia pomocy zakres nabytego przez przedsiębiorcę prawa ogranicza tzw. korzystanie we własnym zakresie. W tym miejscu należy podkreślić różnicę 3 W szczególności na temat licencji przymusowych patrz B. Gawlik, Licencje przymusowe w prawie wynalazczym, Studia Cywilistyczne 1974, t. XXIII; M. Tyczka, Licencje przymusowe, RPEIS 1974, nr 3; K. Dobieżyński, Licencja przymusowa w ustawie z 2000 r. Prawo własności przemysłowej (charakterystyka ogólna), Rzecznik Patentowy 2010, nr 1. 4 Na ten temat bliżej M. Kolasiński, Obowiązek współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym, Toruń 2009. 14

1. Licencja a umowa licencyjna między pojęciem treści stosunku prawnego a treścią umowy, na którą zwraca się uwagę w doktrynie prawa cywilnego. Treść stosunku prawnego obejmuje jedynie prawa i obowiązki stron, natomiast treść umowy to treść zgodnych oświadczeń woli, określających skutki czynności prawnej 5. Oznacza to, iż treść stosunku prawnego licencji jest z reguły uboższa, bo ograniczona jedynie do praw i obowiązków stron, które dają się zrekonstruować na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej. Nawiązując do koncepcji stosunku prawnego jako stosunku społecznego regulowanego przez prawo 6, należy powiedzieć, że więź powstająca pomiędzy stronami umowy o prace badawcze w wypadku licencji dorozumianej czy pomiędzy twórcą a udzielającym mu pomocy przedsiębiorcą, zostaje ukształtowana przez prawa i obowiązki określone art. 76 79 p.w.p. W wypadku licencji dorozumianej, która ściśle jest powiązana z czynnością prawną w postaci umowy o prace badawcze dodatkowo może również znaleźć zastosowanie art. 56 k.c., który obok zgodnych oświadczeń woli stron nakazuje również uwzględniać ustawę, zasady współżycia społecznego oraz zwyczaj. Ubogość istniejącej regulacji w zakresie wzajemnych praw i obowiązków nie oznacza jednakże, iż więzi tej brak jest regulacji normatywnej. Nie podzielam zatem poglądu, iż podmioty takie nie uzyskują prawa podmiotowego, lecz jedynie ich faktyczne działanie pozbawione jest bezprawności 7. Na podstawie obu regulacji nie budzi wątpliwości, iż to norma prawna wyznacza wskazanym w nim podmiotom określone dozwolone zachowanie, pozostające w relacji z istniejącym prawem wyłącznym. Powstaje zatem sytuacja prawna stworzona przez normę prawną, w której obie strony mają określone obowiązki i uprawnienia. Umowy licencyjne zostały uregulowane, co do zasady, w rozdziale 6 ustawy Prawo własności przemysłowej, a więc w części odnoszącej się do prawa patentowego. Z tego też powodu zawarte w ustawie przepisy bezpośrednio dotyczą umów licencyjnych, których przedmiotem 5 S. Grzybowski, System prawa cywilnego, Część ogólna, t. I, Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk Łódź 1974 s. 187; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1998, s. 113. 6 Z. Ziembiński, O metodzie analizowania stosunku prawnego, PiP 1967, nr 2, s. 193. 7 Tak A. Szewc, G. Jyż, Prawo, s. 282. 15

I. Charakterystyka ogólna umowy licencyjnej jest korzystanie z wynalazku. Poprzez odwołanie zawarte w art. 100, 118 i 163 p.w.p. przepisy rozdziału 6 w całości bądź w części znajdą zastosowanie w wypadku innych dóbr niematerialnych, stanowiących przedmiot praw wyłącznych, do których odnoszą się przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej. Charakteryzując pozytywną sferę uprawnień składających się na prawo z patentu, ustawodawca w art. 66 ust. 2 p.w.p. stwierdza, iż Uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku. Przez odwołanie w art. 100 ust. 1 p.w.p. przepis ten stosuje się odpowiednio do prawa ochronnego na wzór użytkowy. Z kolei przez odwołanie zawarte w art. 118 p.w.p. postanowienie to znajduje również zastosowanie do prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Oznacza to, iż zarówno uprawniony z prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak i uprawniony z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego mogą, zawierając umowę licencyjną, upoważnić do korzystania odpowiednio ze wzoru użytkowego oraz wzoru przemysłowego. W odniesieniu do prawa ochronnego na znak towarowy ustawa Prawo własności przemysłowej wskazuje w art. 163 ust. 1, iż Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Wyjątkiem są tu przepisy dotyczące praw z rejestracji na oznaczenia geograficzne. W wypadku tych ostatnich konstrukcja tego prawa, oparta na wielości podmiotów uprawnionych do ich wykonywania, wyłącza możliwość udzielania licencji. Charakter praw oraz cechy poszczególnych dóbr niematerialnych, będących przedmiotem tych praw, decydują, iż nie wszystkie przepisy zawarte w rozdziale 6 ustawy Prawo własności przemysłowej znajdą zastosowanie do umów licencyjnych, których przedmiotem będzie korzystanie z innych dóbr niematerialnych. W szczególności takie ograniczone zastosowanie będą miały uregulowania odnoszące się do licencji otwartej i licencji dorozumianej, a także zawarte w odrębnym rozdziale 7 ustawy Prawo własności przemysłowej postanowienia dotyczące licencji przymusowej. Jednakże wyłączenie zastosowania niektórych przepisów nie 16

1. Licencja a umowa licencyjna zmienia oceny, iż ustawowy model umowy licencyjnej jest jednakowy dla wszystkich praw wyłącznych, objętych zakresem niniejszych rozważań 8. Niezależnie od generalnych postanowień zawartych w rozdziale 6 ustawy Prawo własności przemysłowej, w odniesieniu do poszczególnych dóbr niematerialnych wskazano w sposób wyraźny, iż podmiot uprawniony z praw wyłącznych ma możliwość udzielenia upoważnienia innym osobom na korzystanie z dóbr niematerialnych, stanowiących przedmiot tych praw, zawierając umowę licencyjną. Udzielenie licencji przez zawarcie umowy licencyjnej stanowi sposób, w jaki uprawniony może korzystać z przyznanej mu wyłączności. W tym miejscu wypada wskazać, iż licencjonowanie nie stanowi jedynej, kontraktowej możliwości korzystania z praw wyłącznych. Prawa na dobrach niematerialnych jako bezwzględne prawa majątkowe mogą być przedmiotem innych umów, które pozwolą osobom trzecim na korzystanie z dóbr niematerialnych. Do takich umów z pewnością należy użytkowanie czy dzierżawa. Jak jednak zwracał już uwagę A. Kopff w odniesieniu do użytkowania, jego ustanowienie na dobrach niematerialnych powoduje trudności wynikające z istoty samego dobra niematerialnego 9. To, jak również wykształcenie się w praktyce umowy licencyjnej, zdaniem tego autora, stanowiło przyczynę nikłego zainteresowania możliwością czerpania korzyści z dóbr niematerialnych przy wykorzystaniu prawa użytkowania 10. Poglądowi temu trudno odmówić zasadności również dzisiaj. Umowa licencyjna stanowi najczęściej stosowany instrument do korzystania z dóbr niematerialnych. Również ze względu na swoiste ukształtowanie praw i obowiązków umów dzierżawy, jej zastosowanie w wypadku umów, których przedmiotem jest korzystanie z dóbr niematerialnych praw własności przemysłowej, jest zdecydowanie ograniczone. 8 Postanowienia te stosuje się również do pozostającego poza zakresem rozważań prawa z rejestracji topografii. 9 A. Kopff, Prawo cywilne a prawo dóbr niematerialnych, ZNUJ PWiOWI 1975, nr 5, s. 27. 10 Tamże. 17

I. Charakterystyka ogólna umowy licencyjnej 2. Funkcje umowy licencyjnej W literaturze wskazuje się, że wszystkie umowy licencyjne spełniają trzy funkcje, stanowiące o ich gospodarczym znaczeniu: upowszechniają własność intelektualną, pozwalają na uzyskanie uprawnienia do korzystania z dóbr niematerialnych oraz na rozwiązywanie konfliktów. Dodatkowo w odniesieniu do umów licencyjnych, których przedmiotem są dobra niematerialne, takie jak wynalazek czy wzór użytkowy, wskazuje się na funkcję innowacyjną 11. Wyróżnienie specyficznych funkcji, jakie spełniają określone umowy w obrocie, ma różne cele. Zidentyfikowanie funkcji, jakie spełniać ma umowa licencyjna, pozwala określić właściwą dla tej umowy równowagę aksjologiczną, co niejednokrotnie okazuje się przydatne dla interpretacji wzajemnych praw i obowiązków stron. Określenie funkcji, jakie pełni umowa licencyjna, ułatwia również odróżnienie umów licencyjnych od innych rodzajów umów. Niewątpliwie odwołanie się do funkcji pozwala również na sformułowanie typowych interesów stron, które towarzyszą zawarciu konkretnej umowy licencyjnej. W konsekwencji służą one skonstruowaniu pewnych typowych elementów takiej umowy, pozwalających na określenie jej sensu gospodarczego, wyrażającego się w jej typowym celu. Funkcja upowszechniania własności intelektualnej jest immanentnie związana z konstruowanym w obrębie praw własności przemysłowej obowiązkiem, ciążącym na uprawnionym z danego prawa wyłącznego, korzystania z dóbr niematerialnych będących przedmiotem ochrony. Uzyskanie monopolu nie tylko uprawnia do korzystania z danego dobra niematerialnego, ale w pewnym sensie również zobowiązuje. Udzielając uprawnionemu monopolu, oczekuje się, iż będzie on z niego korzystał, przez co dane dobro niematerialne stanie się dostępne również społeczeństwu, które może czynić to jedynie za zgodą uprawnionego. W zależności od dobra niematerialnego konstruowanie takiego obowiązku ma różne uzasadnienie oraz różne są sankcje jego nieprzestrzegania. W wypadku wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów 11 L. Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, Tübingen 2006, s. 227. 18