Wiedza => przedmioty praw własności intelektualnej

Transkrypt

1 Własność intelektualna w Programach Ramowych UE Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki

2 Wiedza v. własność intelektualna Wiedza => przedmioty praw własności intelektualnej utwory wynalazki wzory użytkowe wzory przemysłowe know-how niezależnie od możliwości ochrony niezależnie od wartości ekonomicznej i możliwości komercjalizacji

3 IPRs a realizacja projektu Przed Wniosek (plan dot. wykorzystania i upowszechniania nowej wiedzy) Zdefiniowanie obszaru potencjalnej ochrony Negocjacje umowy konsorcjum W trakcie Strategia ochrony i zarządzania nową wiedzą Udzielanie praw dostępu Realizacja obowiązków w zakresie ochrony i upowszechniania Po Ochrona rezultatów projektu Komercyjna eksploatacja

4 Identyfikacja spodziewanego rezultatu badań -» zdefiniowanie obszaru ochrony -» podstawowe elementy zarządzania Identyfikacja problemu rozwiązanego przez rezultat badań analiza potencjalnych korzyści objętych projektem jakie wytwory intelektualne będą rezultatem projektu? czy ich wykorzystanie i eksploatacja stanowi element strategii biznesowej przedsiębiorstwa? ocena potencjału rynkowego i zdolności patentowej czy jest nisza rynkowa na dany produkt/rozwiązanie? jakie jest otoczenie konkurencyjne? czy rozwiązanie może być opatentowane? jakie są możliwości komercjalizacji?

5 Identyfikacja spodziewanego rezultatu badań -» zdefiniowanie obszaru ochrony -» podstawowe elementy zarządzania Weryfikacja stanu techniki / State of the Art Badanie stanu techniki Ocena zdolności patentowej - wyszukiwanie patentowe Weryfikacja potencjalnych przeszkód na drodze do opatentowania Ocena zasadności ( opłacalności ) uczestnictwa w projekcie

6 Informacja patentowa - gdzie jej szukać? krajowe i międzynarodowe bazy patentowe ośrodki informacji patentowej literatura patentowa rzecznicy patentowi

7 Wyszukiwanie patentowe Bazy patentowe espacenet (30 mln dokumentów) USPTO Japonia (abstrakty) DEPATIS Informacja Weryfikacja założeń projektu Uniknięcie zbędnych badań potencjalnych naruszeń

8 Wyszukiwanie patentowe

9 Baza patentowa UPRP

10 Międzynarodowa baza patentowa

11 Przeszukiwanie

12 Przeszukiwanie

13 Zawartość

14 Identyfikacja spodziewanego rezultatu badań -» zdefiniowanie obszaru ochrony -» podstawowe elementy zarządzania Finansowanie ocena kosztów uzyskania ochrony formalnej identyfikacja wewnętrznych i zewnętrznych źródeł dofinansowania uzyskania praw własności intelektualnej ustalenie źródeł finansowania projektu (analiza dokumentów pod kątem wkładu finansowego EU oraz wkładu własnego/partnerów w projekcie i i związanych z tym udziałów w zyskach z komercjalizacji )

15 Koszty uzyskania patentu koszty administracyjne za zgłoszenie i udzielenie prawa, pobierane w różnej wysokości przez poszczególne krajowe i regionalne urzędy patentowe koszty utrzymania prawa przedłużenia/odnowienia ochrony koszty pomocy/obsługi prawnej przygotowanie wniosku o udzielenie prawa, reprezentacji przed Urzędem Patentowym pobierane przez rzeczników patentowych

16 Koszty uzyskania ochrony patentowej

17 Koszty zw. z uzyskaniem praw wł. int. Działania związane z ochroną, upowszechnianiem oraz zarządzaniem wł. int. są kosztami kwalifikowanymi! Warunek - muszą zostać spełnione kryteria kosztów kwalifikowanych, tj. koszty muszą być: rzeczywiste poniesione przez beneficjenta poniesione w trakcie realizacji projektu, prawidłowo zaksięgowane tylko dla osiągnięcia celów projektu, w sposób zgodny z zasadami oszczędności (ekonomiczności), wydajności oraz efektywności

18 Koszty uzyskania praw wł. int. Przykłady kosztów, które mogą zostać poniesione: - sporządzenie i wniesienie aplikacji patentowych, wraz z wyszukiwaniem patentowym i pomocą prawną, - - sporządzenie i wniesienie aplikacji w sprawie ochrony zaników towarowych, wzorów, itp.. - opłaty licencyjne na rzecz strony trzeciej jeśli jest to konieczne do realizacji projektu - opłaty licencyjne na rzecz uczestnika za prawa dostępu (jeżeli są związane z prawami dostępu udzielonymi przed startem projektu)? FP7 Financial Guidelines

19 Identyfikacja spodziewanego rezultatu badań -» zdefiniowanie obszaru ochrony -» podstawowe elementy zarządzania Zakres praw Określenie potencjalnego wkładu opis udziału konkretnego partnera w projekcie. ustalenie udziałów w patencie (dodatkowa umowa o wspólności prawa do patentu) Potencjalni wynalazcy zapewnienie dostępu do danych osobowych twórców wynalazku (istotne z punktu widzenia aplikacji patentowych)

20 Identyfikacja spodziewanego rezultatu badań -» zdefiniowanie obszaru ochrony -» podstawowe elementy zarządzania Podmioty współpracujące identyfikacja wkładów do projektu z zewnętrznych źródeł (analiza dokumentacji) ustalenia w zakresie współwłasności wykorzystanie materiałów i infrastruktury partnerów w projekcie oświadczenia lub umowy o transferze materiału badawczego weryfikacja pod względem prawnym (licencje, użytkowanie).

21 Identyfikacja spodziewanego rezultatu badań -» zdefiniowanie obszaru ochrony -» podstawowe elementy zarządzania Poufność podjęcie działań zmierzających do zachowania poufności, także z podmiotami trzecimi zawarcie odpowiednich umów weryfikacja prawnych możliwości do wykorzystania poufnych danych w projekcie przekazanie osobie trzeciej poufnej informacji z zastrzeżeniem rygoru poufności nie jest rozumiane jako upowszechnienie

22 Identyfikacja spodziewanego rezultatu badań -» zdefiniowanie obszaru ochrony -» podstawowe elementy zarządzania Możliwe drogi eksploatacji/licencjonowania ustalenie możliwości komercjalizacji przez własne przedsiębiorstwo identyfikacja potencjalnych partnerów lub osób trzecich zainteresowanych komercjalizacją kalkulacja potencjalnych zysków z komercjalizacji w stosunku do poniesionych nakładów

23 Poufność Nowa wiedza powinna zostać objęta poufnością w czasie trwania projektu z uwagi na konieczność realizacji obowiązku ochrony. Obowiązki zachowania w poufności powinny zostać nałożone na uczestników Uczestnicy projektu powinni podpisać umowę o zachowanie poufności, która może być częścią umowy konsorcjum!

24 Własność wiedzy Własność Wspólnoty wiedza wygenerowana w ramach działań bezpośrednich, wyjątkowo w ściśle określonych działaniach pośrednich Własność wyłączna uczestnika wiedza wygenerowana przez uczestnika w ramach podejmowanych przez niego działań stanowi jego własność Współwłasność wiedza wygenerowana przez kilku uczestników w ramach działań prowadzonych wspólnie oraz gdy udział każdego z nich nie może by ustalony stanowi ich współwłasność

25 Współwłasność wiedzy Uczestnicy powinni zawrzeć umowę dotyczącą zasad i warunków wykonywania współwłasności. w zgodzie z umową o dotację W razie braku takiej umowy, każdy ze współwłaścicieli będzie upoważniony do udzielenia licencji niewyłącznej osobom trzecim, bez prawa sublicencji, zgodnie z nast. warunkami : (a) wcześniejsza notyfikacja pozostałych współwłaścicieli (45 dni); (b) zapewnienie sprawiedliwego i godziwego wynagrodzenia pozostałym współwłaścicielom.

26 Twórczość pracownicza W przypadku gdy osobom zatrudnionym przez uczestnika lub innym osobom pracującym na jego rzecz przysługują roszczenia dotyczące praw do nowej wiedzy, uczestnik podejmuje odpowiednie kroki aby zapewnić, że wykonywanie tych praw jest możliwe w sposób zgodny ze zobowiązaniami uczestnika wynikającymi z umowy o dotację. Reżim własności określony przez krajowe prawa wł. intelektualnej Personel Personel : Zatrudnieni przez uczestnika Studenci, doktoranci Personel innej osoby, ale pracujący dla projektu Podwykonawcy

27 Transfer nowej wiedzy Dozwolony, ale pod pewnymi warunkami! Transfer wraz z wszelkimi obowiązkami wynikającymi z umowy o dotację lub umowy konsorcjum. Wcześniejsza notyfikacja partnerów w projekcie (na 45 dni, o ile inaczej nie ustalono) Możliwość sprzeciwu pozostawiona partnerom Możliwy regularny transfer na rzecz określonego podmiotu

28 Obowiązek ochrony nowej wiedzy Obligatoryjny o ile wiedza nadaje się do przemysłowego lub komercyjnego wykorzystania Nałożony na uczestnika możliwy do zrealizowania przez innego uczestnika lub KE Ochrona powinna być efektywna i adekwatna z uwzględnieniem interesów innych uczestników Ochrona zawsze ma pierwszeństwo przed upowszechnianiem!

29 Obowiązek ochrony nowej wiedzy uczestnicy mogą w umowie konsorcjum ustalić szczegółowe zasady, zakres oraz okres ochrony, uwzględniając stosowane regulacje w tym zakresie szczegóły dotyczące ochrony powinny być uwzględnione w planie wykorzystania i rozpowszechniania wiedzy raporcie określającym wolę uczestników co do ochrony, korzystania i rozpowszechniania wiedzy wygenerowanej w ramach projektu

30 Obowiązek upowszechniania wiedzy Upowszechnianie (Dissemination) oznacza udostępnienie wiedzy z użyciem odpowiednich środków innych niż publikacja związana z działaniami formalnymi podjętymi dla ochrony wiedzy Obowiązek upowszechnienia nowej wiedzy nie naruszający obowiązku ochrony w możliwie szybkim czasie prawo sprzeciwu uczestników do 30 dni po notyfikacji (na 45 dni przed upowszechnieniem) Obowiązek publikacji informacji o wsparciu KE

31 Upowszechnianie nowej wiedzy. Poprzez udostępnienie informacji dotyczących rezultatów projektów poprzez stronę internetową poprzez publikację w specjalistycznych czasopismach poprzez prezentację na konferencjach, seminariach, warsztatach itp. Z uwzględnieniem : praw własności intelektualnej klauzul poufności uzasadnionych interesów innych uczestników

32 Obowiązek wykorzystania wiedzy Korzystanie (Use) oznacza bezpośrednie lub pośrednie wykorzystanie wiedzy w działaności badawczej lub w celu rozwijania, tworzenia lub promowania produktu lub procesu, bądź w celu tworzenia i świadczenia usługi obowiązek korzystania (use) lub spowodowania korzystania (cause to use) z wiedzy wygenerowanej w ramach projektu zasady korzystania powinny być określone w sposób szczegółowy i możliwy do zweryfikowania, zgodnie z zasadami uczestnictwa oraz kontraktem z KE

33 Obowiązek wykorzystania wiedzy Obowiązek korzystania z wiedzy przez: a) eksploatację, lub b) prowadzenie dalszych badań bezpośrednio przez właściciela wiedzy udzielenie licencji innym uczestnikom lub podmiotom trzecim w inny sposób: np. przeniesienie, utworzenie nowej spółki itp. Sposób korzystania z wiedzy przez uczestników powinien być określony w planie korzystania i rozpowszechniania wiedzy!

34 Plan wykorzystania i upowszechniania nowej wiedzy. Po raz pierwszy powinien być przygotowany wraz z wnioskiem Plan wykorzystania i upowszechniania nowej wiedzy jest niezbędny do przeprowadzenia audytu prze KE Ponadto każdy audyt techniczny (do 5 lat po zakończeniu projektu) może oceniać plan. Każda postać ochrony i upowszechnienie powinna zostać podana w planie wraz z niezbędnymi szczegółami. KE może odmówić akceptacji planu.

35 Prawa dostępu Prawa dostępu oznaczają licencje i inne prawa do korzystania z nowej lub istniejącej wiedzy Mechanizm pozwalający każdemu z uczestników na wykorzystanie rezultatów projektu

36 Prawa dostępu - charakterystyka Przepisy posiadają charakter minimalny Istnieje możliwość udzielenia bardziej korzystnych lub dodatkowych praw dostępu także osobom trzecim (w szczególności podmiotom powiązanym) Istnieje możliwość ograniczenia udzielania praw dostępu na podstawie dodatkowych porozumień, np. pod rygorem zachowania poufności ograniczenia do konkretnego celu Zakończenie partycypacji w projekcie nie wpływa na obowiązek udzielenia praw dostępu

37 Prawa dostępu - charakterystyka Udzielane na pisemny wniosek Przedmiotem praw dostępu może być foreground, jak i background Wiedza paralelna (sideground) Zakaz sublicencji o ile nie uprawniony nie wyraził uprzedniej zgody także wobec podmiotów powiązanych

38 Licencje wyłączne Możliwość udzielenia quasi licencji wyłącznych wraz z przekazaniem zobowiązań w zakresie praw dostępu Możliwość udzielenia licencji wyłącznych pod warunkiem zrzeczenia się praw dostępu przez wszystkich pozostałych partnerów w sposób generalny lub w konkretnym przypadku

39 Obowiązkowe prawa dostępu Udzielenie prawa dostępu partnerom w projekcie jest obowiązkowe jeśli jest to konieczne dla umożliwienia przeprowadzenia własnych prac w ramach tego działania pośredniego (dla realizacji projektu) jeśli prawa te są potrzebne do korzystania z własnej nowej wiedzy (w celu wykorzystania)

40 Obowiązkowe prawa dostępu Tylko wobec uczestników projektu Możliwość odmowy Interpretacja terminu konieczne/potrzebne (needed) Ø Ø zadania nie mogłyby być wykonane, albo z opóźnieniem, albo pociągnęłyby za sobą istotne zwiększenie nakładów finansowych bądź innych użycie części nowej wiedzy byłoby technicznie lub prawnie niemożliwe

41 Wyłączenie wiedzy istniejącej Lista negatywna Wskazanie wiedzy podlegającej wyłączeniu w sposób przejrzysty i precyzyjny np. know-how dotyczące procesu produkcji komponentu X Przed przystąpieniem do projektu Względem wszystkich partnerów, bądź wybranych Względem niektórych części/aspektów wiedzy ograniczony dostęp do kodu źródłowego Lista pozytywna Wskazanie wiedzy, która może być przedmiotem praw dostępu Nie powinno ograniczać się możliwości realizacji projektu

42 Obowiązkowe prawa dostępu Do istniejącej wiedzy Do nowej wiedzy W celu realizacji (do końca trwania projektu) W celu wykorzystania (1 rok po zakończeniu projektu, o ile nie uzgodniono inaczej) Jeżeli uczestnik potrzebuje je do wykonania własnych zadań w projekcie Bezpłatnie, jeżeli inaczej nie uzgodniono przed umową o dotację Bezpłatnie Jeżeli uczestnik potrzebuje je do wykorzystania własnej wiedzy wygenerowanej w projekcie Zarówno bezpłatnie, jak i na uczciwych i stosownych warunkach (do uzgodnienia w każdym czasie)

43 Prawa dostępu dla podmiotów powiązanych Podmioty z siedzibą w EU bądź państwie stowarzyszonym Prawa dostępu w celu wykorzystania Na takich samych warunkach jak partnerom w projekcie Możliwość wyłączenia tego uprawnienia

44 Obowiązkowe prawa dostępu w działaniach na rzecz określonych grup Podmioty BRT przyznają prawa dostępu do istniejącej wiedzy nieodpłatnie. Podmioty BRT przyznają nieodpłatnie, lub na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach do uzgodnienia przed podpisaniem umowy o dotację, prawa dostępu do istniejącej wiedzy, potrzebnej do wykorzystania nowej wiedzy Możliwość udzielania sublicencji przez podmiot reprezentujący grupę

45 Jak długo można żądać praw dostępu? W celu implementacji Do końca projektu W celu wykorzystania Rok po zakończeniu projektu Możliwość ustanowienia innego terminu Także wobec partnerów, którzy wystąpili z projektu

46 Eksploatacja własności intelektualnej po zakończeniu projektu

47 Sposoby komercyjnej eksploatacji IPR Przeniesienie praw sprzedaż rezultatów projektu Udzielenie licencji zezwolenie na korzystanie z rezultatów projektu Utworzenie spin-off na bazie własności intelektualnej wypracowanej w projekcie

48 Umowy o przeniesienie praw Rodzaje: Umowa o przeniesienie prawa do uzyskania patentu Umowa o przeniesienie patentu skuteczna wobec osób trzecich z chwilą wpisu do rejestru Forma pisemna pod rygorem nieważności!

49 Licencje Podstawowe rodzaje licencji: wyłączna skutek wpisu do rejestru forma pisemna pod rygorem nieważności wyłączna słaba (sole licence) niewyłączna

50 Licencje Domniemanie licencji niewyłącznej Jeżeli umowa licencyjna nie zastrzega wyłączności korzystania z wynalazku w określony sposób, udzielenie licencji jednej osobie: nie wyklucza możliwości udzielenia licencji innym osobom, jednoczesnego korzystania z wynalazku przez uprawnionego z patentu

51 Rodzaje licencji Licencja ograniczona jeżeli w umowie licencyjnej ograniczono zakres korzystania z wynalazku Licencja pełna - jeżeli w umowie licencyjnej nie ograniczono zakres korzystania z wynalazku i licencjobiorca ma prawo korzystania z wynalazku w takim samym zakresie jak licencjodawca

52 Sublicencje Dalsza licencja udzielona przez licencjobiorcę uprawniony z licencji może udzielić dalszej licencji (sublicencji) tylko za zgodą uprawnionego z patentu; zakaz udzielenia dalszej sublicencji

53 Opłaty licencyjne 1. Ryczałt (Lump sum) Płatne na początku okresu licencjonowania Częściej używane w licencjach wyłącznych Mniejsze ryzyko dla licencjodawcy Brak uzależnienia od zysków generowanych przez prawo wł. int. 2. Opłaty okresowe (Recurrent payments) Procent od generowanych zysków Procent od wyprodukowanego egzemplarza Opłata odnosi się zwykle do zdefiniowanej formuły, np. poziomu sprzedaży netto. Kluczowa definicja formuły. Zależą wprost od generowanych profitów stanowią bodziec innowacyjny 3. System mieszany (minimalny, elastyczny)

54 Przykładowa redakcja zapisu w umowie zlecającej prace badawczo- rozwojowe dotyczące IPR xxx Prawa wyłączne 1. Prawa do wyników prac badawczo rozwojowych przysługują: Wykonawcy w %, Zamawiającemu w % 2. W przypadku, gdy o ochronę patentowa ubiegać się będzie chciała tylko jedna strona niniejszej umowy. drugiej stronie, w przypadku udzielenia patentu przysługuje prawo do licencji niewyłącznej i nieodpłatnej. Zmiana licencji może nastąpić w drodze wzajemnych uzgodnień