Ochrona znaków towarowych. Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Transkrypt

1 Ochrona znaków towarowych Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

2 Ochrona Title znaków of the presentation towarowych Date # 2 Program 1. Systemy ochrony znaków towarowych: krajowe, międzynarodowe, wspólnotowe 2. Kiedy wybrać znak krajowy a kiedy wspólnotowy? 3. Zdolność rejestracyjna znaków i ocena podobieństwa oznaczeń 4. Ochrona znaków przed naruszeniami egzekwowanie praw 5. Case study wybranych znaków towarowych

3 Ochrona Title znaków of the presentation towarowych Date # 3 Znaki wyróżniają

4 Ochrona Title znaków of the presentation towarowych Date # 4 Znaki komunikują

5 Ochrona Title znaków of the presentation towarowych Date # 5 Znaki są wartością

6 Ochrona Title znaków of the presentation towarowych Date # 6 którą należy odpowiednio chronić w różnych systemach rejestracji znaków towarowych którą trzeba profesjonalnie zarządzać o którą trzeba odpowiednio dbać chronić przed naruszeniami monitorować konkurencję

7 Ochrona Title znaków of the presentation towarowych Date # 7 GOŹDZIKOWA DAJE RADĘ PUDZIAN HARRY POTTER Znaki towarowe

8 Ochrona Title znaków of the presentation towarowych Date # 8 Kroki

9 Ochrona Title znaków of the presentation towarowych Date # 9 Badanie zdolności rejestracyjnej

10 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 10 Rejestracja znaków towarowych badanie zdolności rejestracyjnej oznaczenia w odpowiedniejbazie danych: baza UPRP: baza CTM ONLINE: baza Madrid Express lub ROMARIN

11 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 11 Baza UPRP wybór bazy danych znaki krajowe znaki międzynarodowe skuteczne w Polsce

12 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 12 CTM-ONLINE wyszukiwanie zaawansowane advanced search produkty lecznicze (farmaceutyczne) klasa 5

13 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 13 Systemy ochrony WIPO OHIM UPRP

14 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 14 Rejestracja krajowa (prawo ochronne na znak towarowy w Polsce) zasada terytorializmu: skuteczność na terytorium państwa, które przyznało ochronę (np. Polski) rejestracja/ udzielenie prawa ochronnego Urząd Patentowy danego państwa (np. UPRP) możliwość rozszerzenia na terytorium innych państw w trybie madryckim (rejestracja międzynarodowa) roszczenia na podstawie prawa krajowego w Polsce: z Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z Ustawy prawo własności przemysłowej właściwość sądów powszechnych (okręgowych)

15 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 15 Zgłoszenie w UPRP

16 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 16 Systemy ochrony Rejestracja krajowa Opłaty: zgłoszeniowa, rejestracyjna Postępowanie rejestracyjne obejmuje pełne badanie znaku

17 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 17 Rejestracja wspólnotowa jednolity charakter ten sam skutek w całej WE (skuteczność + jednolity zakres ochrony) jedno zgłoszenie znaku ochrona we wszystkich krajach WE rejestracja w Urzędzie OHIM w Alicante (bezpośrednio lub za pośrednictwem UPRP) roszczenia na podstawie Rozporządzenia nr 207/2009 (w sprawach nieobjętych Rozporządzeniem sąd stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego) specjalny Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych (XXII Wydz. Gosp. SO w Warszawie)

18 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 18 Rejestracja wspólnotowa Rejestracja wspólnotowa Obejmuje 27 państw członkowskich Opłata podstawowa: 900 EUR OHIM bada tylko bezwzględne przesłanki

19 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 19 Rejestracja w systemie wspólnotowym

20 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 20 Rejestracja międzynarodowa Rejestracja międzynarodowa (madrycka) Do wyboru 85 państw Porozumienie Madryckie (rejestracja) a Protokół Madrycki (zgłoszenie) Postępowanie toczy się w każdym państwie osobno Konieczność ustanowienia pełnomocników w przypadku odmowy przez urząd krajowy

21 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 21 Rejestracja międzynarodowa Opłata do UPRP od wniosku o rejestrację międzynarodową 600 zł Podstawowy koszt: 653 CHF + za każde państwo (od 100 CHF) Ewentualne koszty pełnomocników

22 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 22 Zdolność rejestracyjna Kryteria zdolności rejestracyjnej = podstawy odmowy rejestracji bezwzględne art. 129 i art. 131 p.w.p. art. 7 Rozporządzenia nr 207/2009 względne art. 132 p.w.p. art. 8 Rozporządzenia nr 207/2009

23 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 23 Bezwzględne podstawy odmowy

24 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 24 Bezwzględne podstawy odmowy

25 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 25 Względne podstawy odmowy

26 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 26 Ocena podobieństwa Ocena podobieństwa wytyczne TS: 1. ocena całościowa 2. ocena w trzech płaszczyznach 3. ocena przez przeciętnego konsumenta 4. ocena in concreto w odniesieniu do towarów i usług 5. podobieństwo znaków a podobieństwo towarów 6. ryzyko skojarzenia a prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd

27 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 27 Znaki opisowe oznaczenia określające cechy towarów: jakość, ilość, przeznaczenie, wartość, pochodzenie geograficzne, sposób i czas produkcji, skład, funkcja, przydatność lub inne właściwości Art. 129(2)(2) p.w.p.; art. 7(1)(c) Rozporządzenia nr 40/94 znak słowny LEK NATURY m.in. dla preparatów ziołowych do celów leczniczych firmy Leki Natury UPRP: odmowa udzielenia prawa ochronnego

28 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 28 Case study

29 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 29

30 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 30 Znaki renomowane

31 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 31 Znaki renomowane Art. 132/2/3 PWP identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

32 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 32 Kiedy znak posiada renomę? Renoma a powszechna rozpoznawalność Czy PKP to znak renomowany? (TAK )

33 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 33 Renomowany/Chevy C-375/97 GM v. Yplon (Chevy) Article 5(2) of the First Council Directive (89/104/EEC) of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks is to be interpreted as meaning that, in order to enjoy protection extending to non-similar products or services, a registered trade mark must be known by a significant part of the public concerned by the products or services which it covers. In examining whether this condition is fulfilled, the national court must take into consideration all the relevant facts of the case, in particular the market share held by the trade mark, the intensity, geographical extent and duration of its use, and the size of the investment made by the undertaking in promoting it.

34 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 34 Renomowany/Chevy ETS/Chevy 21. The German, Dutch and Swedish versions use words signifying that the trade mark must be 'known without indicating the extent of knowledge required, whereas the other language versions use the term 'reputation or expressions implying, like that term, at a quantitative level a certain degree of knowledge amongst the public. 22. That nuance, which does not entail any real contradiction, is due to the greater neutrality of the terms used in the German, Dutch and Swedish versions. Despite that nuance, it cannot be denied that, in the context of a uniform interpretation of Community law, a knowledge threshold requirement emerges from a comparison of all the language versions of the Directive. 23. It is only where there is a sufficient degree of knowledge of that mark that the public, when confronted by the later trade mark, may possibly make an association between the two trade marks, even when used for non-similar products or services, and that the earlier trade mark may consequently be damaged.

35 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 35 Renomowany/Intel przywodzi myśl, link, within the meaning of the judgment in Adidas Salomon and Adidas Benelux ( a link ), Istnienie takiego związku należy oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy (zob. w odniesieniu do art. 5 ust. 2 dyrektywy ww. wyroki w sprawach: Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 30; adidas i adidas Benelux, pkt 42). 42 Czynniki te mogą obejmować: stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami; charakter towarów lub usług, dla których kolidujące ze sobą znaki zostały zarejestrowane, w tym stopień pokrewności i różnic między tymi towarami lub usługami oraz dany krąg odbiorców; intensywność używania i renomę wcześniejszego znaku towarowego; stopień samoistnego lub uzyskanego w następstwie używania charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego; istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd.

36 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 36 Renomowany/Intel 44 Jeżeli chodzi o stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, im bardziej są one podobne, tym bardziej prawdopodobne jest, że późniejszy znak towarowy będzie, w odczuciu właściwego kręgu odbiorców, przywoływał na myśl wcześniejszy renomowany znak towarowy. Ma to miejsce a fortiori, gdy rozpatrywane znaki są identyczne.

37 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 37 Renomowany/Intel Artykuł 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że: używanie późniejszego znaku towarowego może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego renomowanego znaku towarowego, nawet jeśli ten ostatni nie jest niepowtarzalny; pierwsze użycie późniejszego znaku towarowego może wystarczyć, aby spowodować szkodę dla charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego; przedstawienie dowodu na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania późniejszego znaku towarowego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości. Konieczność wykazania zmiany rynkowej!

38 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 38 ETS/TSUE Posłużenie się cudzym znakiem w internecie Sprawa Google C-236/08 do C-238/08 (Wielka Izba) z dnia 23 marca 2010 r. Sprawa L Oreal/eBay C-324/09 z dnia 12 lipca 2011 r.

40 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 40 Google nie używa znaków Co się tyczy następnie podmiotu świadczącego usługę odsyłania, bezsporne jest, że prowadzi on działalność handlową i ma na celu uzyskanie korzyści gospodarczej, poprzez przechowywanie na potrzeby niektórych ze swych klientów oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi jako słów kluczowych i organizowanie na ich podstawie wyświetlania reklam. 54 Równie bezsporne jest też, że owe usługi nie są świadczone wyłącznie na rzecz właścicieli wspomnianych znaków lub podmiotów uprawnionych do sprzedaży towarów lub usług tych właścicieli, ale że przynajmniej w przypadku rozpatrywanych spraw są one świadczone także bez zgody właścicieli i na rzecz ich konkurentów lub naśladowców.

41 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 41 Google nie używa znaków W związku z powyższym na drugie pytanie w sprawie C-236/08 należy odpowiedzieć, że podmiot świadczący usługę odsyłania w Internecie, który przechowuje oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym cieszącym się renomą jako słowo kluczowe i organizuje na jego podstawie wyświetlanie reklam, nie używa rzeczonego oznaczenia w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 lub art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

42 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 42 Wpływ na funkcje znaku Czy narusza znak podmiot nieuprawniony, który nim się posługuje? 76 Z przytoczonego powyżej orzecznictwa wynika, że właściciel znaku towarowego nie może sprzeciwić się używaniu oznaczenia identycznego z owym znakiem, jeżeli używanie to nie jest w stanie negatywnie wpłynąć na żadną z funkcji pełnionych przez ten znak (ww. wyroki: w sprawie Arsenal Football Club, pkt 54; w sprawie L Oréal i in., pkt 60). 77 Wspomniane powyżej funkcje obejmują nie tylko podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług (zwaną dalej funkcją wskazania pochodzenia ), lecz również inne jego funkcje, takie jak w szczególności funkcja polegająca na zagwarantowaniu jakości tych towarów lub usług czy też funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa (ww. wyrok w sprawie L Oréal i in., pkt 58). Nie ma naruszenia bo nie ma negatywnego wpływu na funkcje znaku

43 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 43 Wprowadzenie w błąd Artykuł 5 ust. 1 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania reklamodawcy reklamowania według słowa kluczowego identycznego z tym znakiem, które ów reklamodawca wybrał bez zgody wspomnianego właściciela w ramach usługi odsyłania w Internecie, towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których rzeczony znak został zarejestrowany, jeżeli reklama ta nie pozwala lub z trudnością pozwala przeciętnemu internaucie na zorientowanie się, czy towary lub usługi, których ona dotyczy, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej. Reklamodawcy można zakazać gdy wprowadza w błąd

44 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 44 Problem A co z renomą? Przesłanki naruszenia: nienależna korzyść lub szkoda na renomie Google nie używa więc nie narusza Sprzedawca podróbek/imitacji - narusza (odesłanie do wcześniejszego orzecznictwa) A konkurent rynkowy, który posługuje się cudzym znakiem?

45 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 45 Znaki w reklamie portali aukcyjnych sprawa L Oreal/eBay

47 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 47 ebay ebay reklamował się w wyszukiwarkach w oparciu o znaki towarowe podmiotów trzecich Na portalu ebay oferowane były towary spoza UE/EOG oferowane na rynek UE/EOG W stosunku do towarów oferowanych spoza UE/EOG nie nastąpiło wyczerpanie praw do znaków towarowych

48 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 48 ebay W przypadku gdy towary opatrzone znakiem towarowym zarejestrowanym w państwie członkowskim Unii lub wspólnotowym znakiem towarowym, które znajdują się w państwie trzecim i nie były wcześniej przedmiotem sprzedaży w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w przypadku wspólnotowego znaku towarowego w Unii, są sprzedawane przez przedsiębiorcę za pośrednictwem rynku elektronicznego online i bez zgody właściciela znaku konsumentowi przebywającemu na terytorium, dla którego zastrzeżono dany znak, lub stanowią przedmiot oferty sprzedaży lub reklamy zamieszczonej na takim rynku skierowanej do konsumentów przebywających na wspomnianym terytorium, rzeczony właściciel może sprzeciwić się tej sprzedaży, ofercie sprzedaży lub reklamie Do sądów krajowych należy dokonanie, indywidualnie dla każdego przypadku, oceny, czy istnieją przesłanki pozwalające na stwierdzenie, że oferta sprzedaży lub reklama wyświetlona na rynku elektronicznym online dostępnym na wspomnianym terytorium jest skierowana do konsumentów tam przebywających.

49 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 49 ebay Artykuł 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego jest uprawniony zakazać operatorowi rynku elektronicznego online prowadzenia bez jego zgody, za pomocą identycznego z tym znakiem słowa kluczowego wybranego przez owego operatora w ramach usługi odsyłania w Internecie, reklamy oznaczonych tym znakiem towarów sprzedawanych na wspomnianym rynku, jeżeli taka reklama nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy owe towary pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej.

50 Ochrona Title znaków of the towarowych presentation Date # 50 ebay Ebay używa znaki gdy się reklamuje, nie używa gdy wyświetla oferty osób trzecich Operator rynku elektronicznego online nie używa, w rozumieniu art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94, oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych, które ukazują się w ofertach sprzedaży wyświetlanych w jego serwisie.

51 Dziękuję za uwagę! Mariusz Kondrat