CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO. Przepisy prawa materialnego

Transkrypt

1 WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część D: Unieważnienie Strona 1

2 Spis treści 1 Uwagi ogólne Wygaśnięcie Wprowadzenie Nieużywanie WZT stający się nazwą powszechnie używaną (terminem rodzajowym) art. 51 ust. 1 lit. b) RWZT Ciężar dowodu Rozważany okres Właściwy krąg odbiorców Nazwa powszechnie używana Zarzuty podnoszone przez właściciela WZT wprowadza w błąd art. 51 ust. 1 lit. c) RWZT Ciężar dowodu Rozważany okres Stosowane standardy Przykłady Bezwzględne podstawy unieważnienia WZT zarejestrowany z naruszeniem art. 7 art. 52 ust. 1 lit. a) RWZT Ciężar dowodu Rozważane okresy Stosowane standardy Zarzuty w stosunku do twierdzeń o braku charakteru odróżniającego.. 7 Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część D: Unieważnienie Strona 2

3 1 Uwagi ogólne Zmiana w PR 1 2. Wygaśnięcie Zmiana w PR Wprowadzenie Zmiana w PR Nieużywanie Zmiana w PR WZT stający się nazwą powszechnie używaną (terminem rodzajowym) art. 51 ust. 1 lit. b) RWZT WZT wygasa, jeżeli w wyniku działania lub braku działania właściciela stał się nazwą powszechnie używaną w obrocie dla produktów lub usług, w odniesieniu do których został zarejestrowany Ciężar dowodu Na wnioskującym o stwierdzenie wygaśnięcia spoczywa ciężar wykazania, że termin stał się nazwą powszechnie używaną w obrocie w wyniku: - działania; lub - braku działania właściciela. Wydział Unieważnień bada stan faktyczny zgodnie z art. 76 ust. 1 RWZT w zakresie twierdzeń dotyczących stanu faktycznego przedłożonych przez wnioskującego o stwierdzenie wygaśnięcia (wyrok z 13/09/2013 w sprawie T-320/10 Castel, pkt 28). Może przy tym wziąć pod uwagę oczywiste i dobrze znane fakty. Nie może jednak wykraczać poza argumenty prawne przedstawione przez wnioskującego o stwierdzenie wygaśnięcia. Jeżeli wniosek o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia opiera się wyłącznie na art. 51 ust. 1 lit. b) RWZT, nie może zostać stwierdzone wygaśnięcie znaku towarowego ze względu na np. jego sprzeczność z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami Rozważany okres Wnioskujący o stwierdzenie wygaśnięcia musi udowodnić, że znak towarowy stał się nazwą powszechnie używaną w obrocie dla danego produktu lub usługi po dacie rejestracji WZT, chociaż mogą zostać uwzględnione fakty lub okoliczności zachodzące Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część D: Unieważnienie Strona 3

4 między zgłoszeniem a rejestracją. Fakt, że oznaczenie było w dacie zgłoszenia nazwą powszechnie używaną w obrocie dla towarów lub usług, w odniesieniu do których wnioskowano o rejestrację, ma znaczenie tylko w kontekście postępowania w sprawie unieważnienia Właściwy krąg odbiorców Urząd interpretuje art. 51 ust. 1 lit. b) RWZT w taki sposób, że znak towarowy musi stać się nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do produktu lub usługi nie tylko wśród części, ale wśród zdecydowanej większości właściwego kręgu odbiorców, w tym biorących udział w obrocie danym produktem lub usługą (wyrok z 29/04/2004 w sprawie C-371/02 Bostongurka, pkt 23, 26). Decydującą rolę odgrywa niemniej generalnie percepcja konsumentów lub użytkowników końcowych ( Bostongurka, pkt 24). Ponadto Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że znak towarowy podlega wygaśnięciu w odniesieniu do towaru, dla którego znak ten jest zarejestrowany, jeżeli w wyniku działania lub braku działania właściciela stał się on nazwą powszechnie używaną dla tego towaru z punktu widzenia jedynie użytkowników końcowych tego towaru (wyrok z 06/03/2014 w sprawie C-409/12 Kornspitz, pkt 30), a mianowicie, gdy sprzedawcy produktu końcowego nie informują swoich klientów, że oznaczenie zostało zarejestrowane jako znak towarowy, ani nie oferują klientom pomocy w zakresie wskazania pochodzenia towarów znajdujących się w sprzedaży ( Kornspitz, pkt 23-25) Nazwa powszechnie używana Oznaczenie uważa się za nazwę powszechnie używaną w obrocie, jeżeli ustaloną praktyką w obrocie jest stosowanie danego terminu w celu określenia towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany (zob. część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, pkt 2.4: Zwyczajowo używane oznaczenia lub wskazania (art. 7 ust. 1 lit. d)). Nie jest konieczne wykazanie, że termin bezpośrednio opisuje cechę bądź właściwość towarów lub usług, lecz jedynie, iż jest on rzeczywiście używany w obrocie w odniesieniu do tych towarów lub usług. Prawdopodobieństwo degeneracji odróżniającej siły znaku towarowego jest zawsze wyższe, gdy oznaczenie jest w pewien sposób sugestywne lub trafne, zwłaszcza jeżeli niesie ono pozytywne konotacje, które skłaniają innych do wykorzystania jego przydatności do określenia nie tylko produktu bądź usługi danego producenta, ale danego rodzaju produktu lub usługi (orzeczenie z 30/01/2007 w sprawie 1020 C STIMULATION, pkt 22, 32 i nast.). Fakt, że znak towarowy jest używany jako synonim określonego produktu lub usługi, stanowi przesłankę, że stracił on zdolność do odróżniania danych towarów lub usług od towarów lub usług innych podmiotów. Jedną z przesłanek, że znak towarowy stał się nazwą rodzajową, jest to, iż jest on powszechnie używany w języku mówionym w odniesieniu do określonego rodzaju lub właściwości towarów bądź usług. Jednak nie jest to samo w sobie argumentem decydującym: należy ustalić, czy znak towarowy zachował zdolność do odróżniania danych towarów lub usług od towarów lub usług innych podmiotów. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część D: Unieważnienie Strona 4

5 Brak jakiegokolwiek alternatywnego terminu bądź istnienie tylko jednego długiego i skomplikowanego terminu może również stanowić przesłankę, że oznaczenie stało się nazwą powszechnie używaną w obrocie w odniesieniu do danego produktu lub usługi Zarzuty podnoszone przez właściciela W przypadku gdy właściciel WZT podjął wszystkie działania, których można racjonalnie oczekiwać w danym przypadku (np. zorganizował kampanię telewizyjną lub zamieścił reklamy w gazetach i odpowiednich czasopismach), nie można stwierdzić wygaśnięcia WZT. Właściciel musi następnie sprawdzić, czy jego znak towarowy pojawia się w słownikach jako termin rodzajowy; w takim wypadku właściciel powinien zażądać, aby w przyszłych wydaniach znakowi towarowemu towarzyszyło wskazanie, że jest to zarejestrowany znak towarowy (art. 10 RWZT). 2.4 WZT wprowadza w błąd art. 51 ust. 1 lit. c) RWZT W przypadku gdy w wyniku używania przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą znak towarowy może wprowadzić w błąd opinię publiczną, w szczególności w zakresie charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany, można stwierdzić wygaśnięcie WZT. W tym kontekście jakość odnosi się do właściwości lub atrybutu, nie zaś poziomu bądź standardu doskonałości Ciężar dowodu Wydział Unieważnień bada stan faktyczny zgodnie z art. 76 ust. 1 RWZT w zakresie twierdzeń dotyczących stanu faktycznego przedłożonych przez wnioskującego o stwierdzenie wygaśnięcia (wyrok z 13/09/2013 w sprawie T-320/10 Castel, pkt 28). Może przy tym wziąć pod uwagę oczywiste i dobrze znane fakty. Nie może jednak wykraczać poza argumenty prawne przedstawione przez wnioskującego o stwierdzenie wygaśnięcia. Ciężar wykazania, że znak wprowadza w błąd, spoczywa na wnioskującym o stwierdzenie wygaśnięcia, który musi ponadto wykazać, że wprowadzenie w błąd jest wynikiem używania przez właściciela. Jeżeli jest ono wynikiem używania przez osobę inną niż właściciel, na wnioskującym o stwierdzenie wygaśnięcia spoczywa ciężar wykazania, że właściciel wyraził zgodę na takie używanie, chyba że ta osoba trzecia jest licencjobiorcą właściciela Rozważany okres Wnioskujący o stwierdzenie wygaśnięcia musi udowodnić, że znak towarowy zaczął potencjalnie wprowadzać w błąd opinię publiczną, w szczególności w zakresie charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego danych towarów lub usług, po dacie rejestracji WZT. Jeżeli oznaczenie było już mylące lub mogło wprowadzać w błąd opinię publiczną w dacie zgłoszenia, ma to znaczenie w kontekście postępowania w sprawie unieważnienia. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część D: Unieważnienie Strona 5

6 2.4.3 Stosowane standardy Wytyczne dotyczące rozpatrywania zgłoszeń zawierają szczegółowe informacje na temat kryteriów stosowanych przy ocenie, czy zgłoszenie WZT spełnia wymogi art. 7 ust. 1 lit. g) RWZT (zob. Wytyczne, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, pkt 2.7: Wprowadzenie w błąd art. 7 ust. 1 lit. g) RWZT). Kryteria te są podobne do stosowanych w postępowaniu w sprawie wygaśnięcia na mocy art. 51 ust. 1 lit. c) RWZT Przykłady Znak towarowy złożony z oznaczenia geograficznego lub zawierający oznaczenie geograficzne będzie z reguły postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako odniesienie do miejsca, z którego pochodzą towary. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest przypadek, gdy związek między nazwą geograficzną a produktami jest w oczywisty sposób tak fantazyjny (na przykład dlatego, że dane miejsce nie jest znane i jest mało prawdopodobne, aby stało się znane odbiorcom jako miejsce pochodzenia danych towarów), że w umyśle konsumentów nie powstanie takie skojarzenie. W tym kontekście stwierdzono wygaśnięcie znaku towarowego MÖVENPICK OF SWITZERLAND, gdyż dane towary były produkowane (zgodnie ze stanem faktycznym) wyłącznie w Niemczech, a nie w Szwajcarii (orzeczenie z 12/02/2009 w sprawie R 0697/ MÖVENPICK OF SWITZERLAND ) Również w przypadku, gdy w odniesieniu do sera koziego zostanie zarejestrowany znak towarowy zawierający elementy słowne kozi oraz ser, a także element graficzny wyraźnie przedstawiający kozę, po czym zostanie wykazane jego używanie w odniesieniu do sera z mleka innego niż kozie, stwierdza się wygaśnięcie WZT. W przypadku gdy w odniesieniu do odzieży zostanie zarejestrowany znak towarowy zawierający elementy słowne czysta nowa wełna, a zostanie wykazane jego używanie w odniesieniu do odzieży wytwarzanej z włókien sztucznych, stwierdza się wygaśnięcie WZT. W przypadku, gdy w odniesieniu do obuwia zostanie zarejestrowany znak towarowy zawierający słowa prawdziwa skóra bądź odpowiedni piktogram, a zostanie wykazane jego używanie w odniesieniu do obuwia niewykonanego ze skóry, stwierdza się wygaśnięcie WZT. 3 Bezwzględne podstawy unieważnienia 3.1 WZT zarejestrowany z naruszeniem art. 7 art. 52 ust. 1 lit. a) RWZT Jeżeli w chwili zgłoszenia WZT stanowił powód zastrzeżenia z jakiejkolwiek przyczyny wymienionej w art. 7, może on zostać unieważniony lub może zostać stwierdzone jego wygaśnięcie. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część D: Unieważnienie Strona 6

7 3.1.1 Ciężar dowodu Celem postępowania w sprawie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia jest między innymi umożliwienie Urzędowi weryfikacji ważności rejestracji znaku towarowego i zajęcia w razie potrzeby stanowiska, które powinien on był zająć z urzędu podczas procesu rejestracji zgodnie z art. 37 ust. 1 RWZT (wyrok z 30/05/2013 w sprawie T-396/11 Ultrafilter international, pkt 20). W związku z tym Wydział Unieważnień bada stan faktyczny zgodnie z art. 76 ust. 1 RWZT w zakresie twierdzeń dotyczących stanu faktycznego przedłożonych przez wnioskującego o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia (wyrok z 13/09/2013 w sprawie T-320/10 Castel, pkt 28). Może przy tym wziąć pod uwagę oczywiste i dobrze znane fakty. Nie może jednak wykraczać poza argumenty prawne przedstawione przez wnioskującego o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia Rozważane okresy Sąd orzekł, że to, czy znak towarowy powinien zostać zarejestrowany, czy też unieważniony, należy oceniać na podstawie sytuacji w dniu zgłoszenia, a nie rejestracji (wyrok z 03/06/2009 w sprawie T-189/07 Flugbörse ; potwierdzony postanowieniem z 23/04/2010 w sprawie C-332/09 P Flugbörse ). Ogólnie rzecz biorąc, wszelkie zmiany lub wydarzenia po dacie zgłoszenia lub dacie pierwszeństwa nie będą brane pod uwagę. Na przykład fakt, że po dacie zgłoszenia oznaczenie stało się powszechnym określeniem używanym w obrocie dla towarów lub usług, w odniesieniu do których wniesiono o rejestrację, jest co do zasady bez znaczenia dla celów postępowania w sprawie unieważnienia (ma on znaczenie jedynie w kontekście postępowania w sprawie wygaśnięcia). Takie fakty mogą jednak być brane pod uwagę w przypadku oraz w zakresie, w jakim pozwalają one wyciągnąć wnioski na temat sytuacji w dniu zgłoszenia Stosowane standardy Wytyczne dotyczące rozpatrywania zgłoszeń zawierają szczegółowe informacje na temat kryteriów stosowanych przy ocenie, czy zgłoszenie WZT spełnia wymogi art. 7. Kryteria te są identyczne, jak stosowane w postępowaniu w sprawie unieważnienia. 3.2 Zarzuty w stosunku do twierdzeń o braku charakteru odróżniającego Znak towarowy, który nie spełnia wymogów art. 7 ust. 1 lit. b), c) lub d) RWZT nie zostanie unieważniony lub nie zostanie stwierdzone jego wygaśnięcie, jeżeli uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania. Ciężar wysunięcia i uzasadnienia takiego twierdzenia spoczywa na właścicielu WZT. Sytuacja zostanie poddana ocenie zgodnie ze stosowną częścią Wytycznych dotyczących rozpatrywania zgłoszeń. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część D: Unieważnienie Strona 7

8 Właściciel musi wykazać, że: - znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w dniu zgłoszenia bądź przed nim; lub - charakter odróżniający został uzyskany po rejestracji. Pierwsza możliwość jest logicznym następstwem brzmienia art. 7 ust. 3 RWZT. W przypadku gdy wniesiono zastrzeżenia wobec znaku towarowego na mocy art. 7 ust. 1 lit. b), c) lub d) RWZT, zgłaszający może wykazać charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania zgodnie z art. 7 ust. 3 RWZT. Druga możliwość jest następstwem brzmienia art. 52 ust. 2 RWZT. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część D: Unieważnienie Strona 8