RZECZYWISTE UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO

Transkrypt

1 RZECZYWISTE UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO WPŁYW TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE NA KSZTAŁTOWANIE ORZECZNICTWA W SPRAWACH O NARUSZENIE. Warszawa, 13/03/2014 r.

2 PRAWA / OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA ZNAKU TOWAROWEGO wyłączność wynikająca z rejestracji, prawo bezterminowego korzystania ze znaku, pod warunkiem jego poważnego używania w funkcji znaku towarowego, dla oznaczenia pochodzenia towarów/usług, w odniesieniu do zarejestrowanych towarów i usług, w postaci zarejestrowanej lub nieznacznie zmienionej, na określonym terytorium, PEWNOŚĆ PRAWA

3 UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO w obrocie gospodarczym : wprowadzanie do obrotu towarów ze znakiem, ich oferowanie, ich magazynowanie w tym celu, import, eksport, działania promocyjne i reklamowe, nazwa przedsiębiorstwa np. świadczącego usługi, informacja, dokumentacja handlowa, ochrona przed naruszeniami, używanie znaku w Internecie (np. nazwy domen, słowa kluczowe), zewnętrzne, trwałe, intensywne, efekt: uzyskanie znaczącej pozycji towarów i usług ze znakiem lub jej wzmocnienie, wywołanie w relatywnym kręgu konsumentów skutku w postaci rozpoznawalności pochodzenia od uprawnionego opatrzonych znakiem towarów / usług

4 RZECZYWISTE UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO W ORZECZNICTWIE WSPÓLNOTOWYM wyrok ETS z 11/03/2003 r. C-40/01 Ansul wyrok ETS z 7/07/2005 r. w sprawie C-353/03 Nestlé wyrok ETS z 13/09/2007 r. C-234/06P Il Ponte Finanziara wyrok SPI z 12/12/2002 r. T-39/01 HIWATT wyrok SPI z 12/03/2003 r. T-174/01 Silk Cocoon wyrok SPI z 8/07/2004 r. T-203/02 Vitafruit wyrok SPI z 8/07/2004 r. T-334/01 Hipoviton wyrok SPI z 8/07/2004 r. T-203/02 Vitafruit wyrok SPI z 6/10/2004 r. T-356/02 Vitakraft wyrok SUE z 28/03/2012 r. T-214/08 Outburst wyrok SUE z 15/01/2013r. T-237/11 Bellram

5 UTRATA PRAWA W KONSEKWENCJI NIEUŻYWANIA ZNAKU TOWAROWEGO zaniechanie wykonywania obowiązku rzeczywistego używania - wygaśnięcie prawa, - nieskuteczność sprzeciwu wobec rejestracji znaku późniejszego, - brak możliwości unieważnienia znaku późniejszego negatywne skutki nieużywania znaku dopiero po 5 latach, tylko w razie nieusprawiedliwionego nieużywania ważnymi przyczynami zarzut nadużycia prawa ograniczenie zakresu ochrony przed naruszeniami

6 OBOWIĄZEK UŻYWANIA ZNAKU TOWAROWEGO W PRAWIE KRAJOWYM art Prawo ochronne wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych ochroną w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania;. 4. Przez używanie znaku, w rozumieniu ust. 1, rozumie się również używanie znaku: 1) różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru; 2) przez umieszczanie znaku na towarach lub ich opakowaniach wyłącznie dla celów eksportu; 3) przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego; 4) przez osobę upoważnioną do używania znaku wspólnego albo znaku wspólnego gwarancyjnego. 5. Nie uważa się za używanie znaku w sposób rzeczywisty używania znaku w reklamie towaru, który nie jest dostępny na rynku krajowym ani nie jest w kraju wytwarzany na potrzeby eksportu. art. 157 Uprawniony nie może zakazać innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie, jeżeli znaku nie używał w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5. / jeżeli zachodzą przesłanki wygaszenia, a nie zapadła jeszcze prawomocna decyzja administracyjna/

7 OBOWIĄZEK UŻYWANIA ZNAKU WSPÓLNOTOWEGO 10. Nie istnieje uzasadnienie dla ochrony wspólnotowych znaków towarowych lub, ochrony przeciwko nim, wszelkich znaków zarejestrowanych wcześniej, chyba że te znaki są rzeczywiście używane. art Jeżeli w ciągu 5 lat od rejestracji znak nie był rzeczywiście używany przez właściciela we Wspólnocie w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli to używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres 5 lat, wspólnotowy znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione przyczyny jego nieużywania. Za,,używanie" uważa się również: a) używanie znaku w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany; b) umieszczanie znaku na towarach lub na ich opakowaniach we Wspólnocie wyłącznie w celu wywozu. 2. Używanie znaku za zgodą właściciela uważa się za dokonane przez właściciela.

8 UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO W POSTACI ODMIENNEJ OD ZAREJESTROWANEJ art. 5c ust. 2 konwencji paryskiej - Używanie przez właściciela znaku towarowego w postaci różniącej się w części od postaci zarejestrowanej w jednym z państw będących członkami Związku, ale niezmieniającej znamion odróżniających tego znaku, nie spowoduje wygaśnięcia rejestracji i nie ograniczy ochrony przyznanej znakowi, art. 19 TRIPS art dyrektywy 2008/95, akapit 9 jej preambuły WYJĄTEK używaniem rzeczywistym jest posługiwanie się znakiem w postaci odmiennej od zarejestrowanej, o ile nie zmienia to odróżniającego charakteru znaku wyrok ETS z 13/09/2007 r. C-234/06P Il Ponte Finanziara

9 CHARAKTER ODRÓŻNIAJĄCY ZNAKU TOWAROWEGO znak towarowy pozwala na określenie towaru, dla którego wnosi się o rejestrację, jako pochodzącego z danego przedsiębiorstwa i tym samym na odróżnienie tego towaru od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw wyrok ETS z 29/04/2004 r. w sprawach połączonych od C-468/01P do C-472/01P Procter & Gamble wyrok ETS z 21/10/2004 r. w sprawie C-64/02P Erpo Möbelwerk, wyrok ETS z 8/04/2008 r. w sprawie C-304/06P Eurohypo wyrok TS UE z 12/07/2012 r. w sprawie C-311/11P Smart podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentom, że dane towary pochodzą z określonego przedsiębiorstwa wyrok ETS z 16/11/2004 r. w sprawie C-245/02 Anheuser-Busch

10 UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO W POSTACI ODMIENNEJ OD ZAREJESTROWANEJ WYROK TS UE z 25/10/2012 r. C-553/11 Bernhard Rintisch vs Klaus Eder Art. 10.2a pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21/12/1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie, by właściciel zarejestrowanego znaku towarowego mógł do celów wykazania używania powoływać się na jego używanie w postaci różniącej się od tej, w jakiej znak został zarejestrowany, pod warunkiem że różnice między tymi postaciami nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku, i to niezależnie od tego, że odmienna postać również została zarejestrowana jako znak towarowy. Art. 10.2a dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie takiej wykładni przepisu krajowego, zgodnie z którą ten przepis nie znajduje zastosowania do obronnego znaku towarowego, który został zarejestrowany tylko po to, aby zabezpieczyć lub rozszerzyć zakres ochrony innego znaku, który został zarejestrowany w postaci, w jakiej jest używany.

11 PROTIPLUS PROTI POWER PROTIFIT preparaty na bazie protein / suplementy diety, preparaty witaminowe i dietetyczne środki spożywcze, badanie naruszenia każdego znaku z osobna, koncepcja rodziny znaków towarowych ryzyko konfuzji konsumenckiej co do przynależności znaku pozwanego do serii znaków powoda

12 UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO ŁĄCZNIE Z INNYM ZNAKIEM ZAREJESTROWANYM WYROK TS UE z 18/04/2013 r. C-12/12 Colloseum Holding AG vs Levi Strauss & Co. Wymóg rzeczywistego używania znaku towarowego w rozumieniu art rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z 20/12/1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego może zostać spełniony, w przypadku gdy zarejestrowany znak towarowy, który uzyskał swój charakter odróżniający w następstwie używania innego złożonego znaku towarowego, którego element stanowi, jest używany wyłącznie za pośrednictwem tego innego złożonego znaku lub w przypadku gdy jest on używany wyłącznie w połączeniu z innym znakiem, a połączenie tych dwóch znaków jest ponadto także zarejestrowane jako znak towarowy. LEVI S

13 KOLOR LUB KOMBINACJA KOLORÓW W JAKICH ZNAK JEST RZECZYWIŚCIE UŻYWANY WYROK TS UE z 18/07/2013 r. C-252/12 Specsavers vs Asda Stores Ltd 1. Art i art. 51.1a rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że wymóg rzeczywistego używania może zostać spełniony, jeżeli znak graficzny jest używany wyłącznie w połączeniu z nałożonym na niego znakiem słownym i jeżeli połączenie tych dwóch znaków jest ponadto zarejestrowane jako znak wspólnotowy, pod warunkiem że różnice między postacią, w jakiej znak jest używany, a postacią, w jakiej został on zarejestrowany, nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku w zarejestrowanej postaci.

14 SPECSAVERS

15 WYROK TS UE z 18/07/2013 r. C-252/12 Specsavers vs Asda Stores Ltd 2. Art. 9.1b. i c. należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy wspólnotowy znak towarowy nie został zarejestrowany w kolorze, jednak jego właściciel powszechnie używa go w konkretnym kolorze lub w kombinacji kolorów, w związku z czym znaczna część odbiorców kojarzy go z tym kolorem lub z tą kombinacją kolorów, to kolor lub kolory użyte przez osobę trzecią w oznaczeniu, któremu zarzuca się naruszenie praw do znaku, są istotne dla całościowej oceny możliwości wprowadzenia w błąd lub czerpania nienależnej korzyści w rozumieniu tego przepisu. 3. Art. 9.1b. i c. należy interpretować w ten sposób, że okoliczność, iż osoba trzecia używająca oznaczenia, któremu zarzuca się naruszenie praw do zarejestrowanego znaku towarowego, sama kojarzona jest przez znaczną część odbiorców z konkretnym kolorem lub z konkretną kombinacją kolorów, których używa w tym oznaczeniu, stanowi czynnik mający znaczenie dla całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i czerpania nienależnej korzyści w rozumieniu tego przepisu.

16 WPŁYW RZECZYWISTEGO UŻYWANIA ZNAKU NA WYZNACZENIE ZAKRESU OCHRONY PRZED NARUSZENIAMI znaczenie używania znaku towarowego dla udzielenia mu ochrony, używanie znaku towarowego, jako okoliczność istotna dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 227 k.p.c.) - podwójna identyczność znaku i oznaczenia, towarów/usług, - ryzyko konfuzji konsumenckiej - renomowany znak towarowy wyrok Sądu Najwyższego z 17/02/2005 r. ICK 626/04 - niewykazanie przez uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy używania tego znaku w obrocie gospodarczym wyklucza istnienie sytuacji faktycznej objętej hipotezą art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. materiał dowodowy, a funkcja, w której znak jest naruszony: - dowody oferowania do sprzedaży, reklamy - czas i zakres terytorialny oraz intensywność używania - znajomość znaku towarowego w relatywnym kręgu konsumentów

17 STOSOWANIE W PRAKTYCE WYROKÓW TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE określenie zakresu wyłączności wynikającej ze sposobu rzeczywistego używania znaku, w porównaniu z wyłącznością wynikającą z rejestracji ochrona znaku towarowego ze względu na faktyczne używanie elementów kolorystycznych / graficznych, które nie zostały objęte rejestracją prawo wyłączne, czy ochrona przed nieuczciwą konkurencją bez wymogu pierwszeństwa rynkowego? (teza 3. wyroku w sprawie C-252/12) formułowanie sankcji zakazowych wynikających z naruszenia praw do znaków towarowych używanych w postaci odmiennej od zarejestrowanej

18 RZECZYWISTEGO UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO, A JEGO NARUSZENIE używanie znaku w postaci odmiennej od zarejestrowanej: - łącznie z innymi znakami, które same także są chronione - używanie znaku z dodatkowymi elementami niewpływającymi na zdolność odróżniającą znaku zarejestrowanego rzeczywiste używanie znaku towarowego - wpływa na zakres jego ochrony przed naruszeniami - może wykluczać ryzyko konfuzji konsumenckiej używanie znaku dla towarów / usług nieidentycznych z tymi, dla których jest zarejestrowany

19 UŻYWANIE ZNAKU NA CZĘŚCI TERYTORIUM OBJĘTEGO OCHRONĄ WYROK TS UE z 19/12/2012 r. C-149/11 Leno Merken BV vs Hagelkruis Beheer BV Art rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że oceny wymogu, zgodnie z którym znak towarowy powinien być rzeczywiście używany we Wspólnocie należy dokonać w oderwaniu od granic terytoriów państw członkowskich. Wspólnotowy znak towarowy jest rzeczywiście używany w rozumieniu art. 15.1, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją i w celu zachowania lub stworzenia udziałów w rynku we Wspólnocie Europejskiej dla oznaczonych nim towarów lub usług. Do sądu odsyłającego należy dokonanie oceny, czy warunki te zostały spełnione, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności faktycznych mających znaczenie, takich jak w szczególności cechy rozpatrywanego rynku, charakter towarów lub usług chronionych znakiem towarowym, zakres terytorialny i ilościowy używania, jak również częstotliwość i regularność tego używania.

20 ONEL / OMEL używanie znaku wspólnotowego na niewielkim obszarze UE faktyczne / aktualne planowane poszerzenie rynku zbytu towarów / usług skuteczność sankcji zakazowych na przyszłość ograniczenie zakazów do części terytorium UE działalność naruszyciela na innym terytorium naruszenie renomy znaku towarowego tam, gdzie została ona wypracowana

21 Dziękuję za uwagę Beata Piwowarska