Podwójna identyczność i prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd Ogólne zasady i metodyka

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ C SPRZECIW DZIAŁ 2 PODWÓJNA IDENTYCZNOŚĆ I PRAWDOPODOBIEŃSTWO WPROWADZENIA W BŁĄD ROZDZIAŁ 1 OGÓLNE ZASADY I METODYKA Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 1

Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Artykuł 8 ust. 1 RWZT... 4 2.1 Artykuł 8 ust. 1 lit. a) RWZT identyczność... 4 2.1.1 Identyczność jako podstawa... 4 2.2 Artykuł 8 ust. 1 lit. b) RWZT prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd... 5 3 Pojęcie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd... 5 3.1 Wprowadzenie... 5 3.2 Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd i prawdopodobieństwo skojarzenia... 6 3.3 Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd i wzmocniony charakter odróżniający... 8 3.4 Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd kwestie faktyczne i prawne... 8 3.4.1 Stan faktyczny a stan prawny podobieństwo towarów/usług i podobieństwo oznaczeń... 8 3.4.2 Stan faktyczny a stan prawny dowody... 9 4 Ocena czynników branych pod uwagę przy ustalaniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd... 10 4.1 Istotny punkt w czasie... 10 4.2 Podejście metodyczne Urzędu... 11 4.3 Porównanie towarów i usług... 11 4.4 Porównanie oznaczeń... 12 4.5 Odróżniające i dominujące elementy znaków towarowych... 12 4.6 Charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego... 12 4.7 Właściwy krąg odbiorców poziom uwagi... 12 4.8 Ocena całościowa, inne argumenty i wnioski... 13 Załącznik I... 14 Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 2

1 Wstęp W niniejszym rozdziale przedstawiono wprowadzenie i przegląd pojęć (i) identyczności oraz (ii) prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, które są stosowane w przypadku konfliktu znaków towarowych w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (zwanego dalej RWZT ). W poniższych punktach opisano charakter tych pojęć oraz ich podstawę prawną wynikającą z odnośnych przepisów oraz wykładni Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwanego dalej Trybunałem ) 1. Pojęcia prawne identyczności i prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd są stosowane do ochrony znaków towarowych, a jednocześnie do zdefiniowania ich zakresu. Należy zatem zwrócić uwagę na to, które aspekty lub funkcje znaków towarowych zasługują na ochronę. Znaki towarowe pełnią różne funkcje. Najistotniejsza z nich to funkcja wskazania pochodzenia odnosząca się do handlowej proweniencji danych towarów/usług. Jest to ich podstawowa funkcja. W sprawie Canon Trybunał uznał, iż: [...] zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem towarowym, pozwalając mu na odróżnienie tego towaru lub usługi od towarów lub usług mających inne pochodzenie bez możliwości wprowadzenia w błąd. (Zob. wyrok z 29/09/1998 w sprawie C-39/97 Canon, pkt 28.) Podstawowa funkcja znaków towarowych polegająca na wskazaniu pochodzenia była podkreślana wielokrotnie i stała się już zasadą prawa unijnego w zakresie znaków towarowych (wyrok z 18/06/2002 w sprawie C-299/99 Philips, pkt 30 i wyrok z 06/10/2005 w sprawie C-120/04 Medion, pkt 23). Funkcja wskazania pochodzenia jest podstawową, lecz nie jedyną funkcją znaków towarowych. Brzmienie określenia podstawowa funkcja sugeruje bowiem istnienie innych funkcji. Trybunał kilkakrotnie wyrażał sugestie dotyczące innych funkcji znaków towarowych (np. w wyroku z 16/11/2004 w sprawie C-245/02 Anheuser-Busch, pkt 59, i w wyroku z 25/01/2007 w sprawie C-48/05 Adam Opel, pkt 21), ale bezpośrednio odniósł się do nich w sprawie L'Oréal (wyrok z 18/06/2009 w sprawie C-487/07 L'Oréal, pkt 58-59, i wyrok z 23/03/2010 w sprawach połączonych C-236/08 do C-238/08 Google France i Google, pkt 75-79), gdzie stwierdza, że funkcje znaków towarowych obejmują: [...] nie tylko podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług [...], lecz również inne jego funkcje, takie jak w szczególności funkcja polegająca na zagwarantowaniu jakości tych towarów lub usług czy też funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa (podkreślenie Urzędu). 1 Trybunał de facto często dokonywał interpretacji art. 4 i 5 dyrektywy 2008/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. (zwanej dalej dyrektywą ), w kontekście której cele interpretacji są w ogólnym zakresie porównywalne z art. 8 i 9 RWZT. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 3

Przedstawiona w niniejszym rozdziale analiza pojęć identyczności i prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odwołuje się do szeregu tematów, które zostały omówione szczegółowo w dalszych rozdziałach wytycznych. W załączniku przedstawiono zestawienie kluczowych spraw dotyczących podstawowych zasad i pojęć prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. 2 Artykuł 8 ust. 1 RWZT Artykuł 8 RWZT pozwala właścicielowi wcześniejszego prawa na wniesienie sprzeciwu wobec rejestracji późniejszych zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych w szeregu sytuacji. Niniejszy rozdział koncentruje się na interpretacji pojęć identyczności i prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 RWZT. Podstawą do wniesienia sprzeciwu w trybie art. 8 ust. 1 RWZT mogą być wcześniejsze rejestracje lub zgłoszenia znaków towarowych (art. 8 ust. 2 lit. a) i b) RWZT) oraz wcześniejsze znaki powszechnie znane (art. 8 ust. 2 lit. c) RWZT) 2. 2.1 Artykuł 8 ust. 1 lit. a) RWZT identyczność W art. 8 ust. 1 lit. a) RWZT przewidziano możliwość wniesienia sprzeciwu na podstawie identyczności. Przepis określa, że w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 2 RWZT nie rejestruje się zgłoszenia WZT, jeżeli: jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, a towary lub usługi, dla których wnioskuje się o rejestrację, są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Brzmienie art. 8 ust. 1 lit. a) RWZT w jednoznaczny sposób wymaga identyczności zarówno pomiędzy przedmiotowymi oznaczeniami, jak i pomiędzy danymi towarami/usługami. Sytuację taką określa się jako podwójną identyczność. Istnienie lub brak podwójnej identyczności jest przedmiotem ustalenia prawnego na podstawie bezpośredniego porównania spornych oznaczeń i danych towarów/usług 3. W przypadku ustalenia podwójnej identyczności nie ma wymogu, by w celu uzyskania rozstrzygnięcia na swoją korzyść osoba wnosząca sprzeciw wykazała prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd; ochrona zapewniana przez art. 8 ust. 1 lit. a) RWZT ma charakter bezwzględny. W związku z tym w przypadku wystąpienia podwójnej identyczności nie ma konieczności przeprowadzania oceny pod kątem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, a sprzeciw zostaje uwzględniony w sposób automatyczny. 2.1.1 Identyczność jako podstawa Choć szczegółowe warunki art. 8 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 1 lit. b) RWZT różnią się od siebie, są one ze sobą powiązane. W związku z tym w sytuacji, gdy w sprzeciwach 2 Dalsze wskazówki dotyczące powszechnie znanych znaków towarowych przedstawiono w Wytycznych, część C: Sprzeciw, dział 5: Znaki towarowe cieszące się renomą (art. 8 ust. 5 RWZT). 3 Szczegółowe wskazówki na temat kryteriów ustalania identyczności pomiędzy towarami i usługami oraz pomiędzy oznaczeniami przedstawiono w odnośnych punktach Wytycznych, część C: Sprzeciw, dział 2: Identyczność i prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, rozdział 2: Porównanie towarów i usług oraz rozdział 3: Porównanie oznaczeń. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 4

składanych w trybie art. 8 ust. 1 RWZT jako jedyną podstawę podaje się art. 8 ust. 1 lit. a), natomiast identyczność pomiędzy oznaczeniami lub towarami/usługami nie może zostać ustalona, Urząd bada sprawę w oparciu o przepis art. 8 ust. 1 lit. b) RWZT, który wymaga przynajmniej podobieństwa pomiędzy oznaczeniami i towarami/usługami oraz prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Podobieństwo obejmuje sytuacje, gdy podobne są zarówno znaki, jak i towary/usługi, oraz sytuacje, gdy znaki są identyczne, a towary/usługi są podobne lub na odwrót. Analogicznie, sprzeciw oparty wyłącznie na art. 8 ust. 1 lit. b) RWZT, który spełnia wymogi art. 8 ust. 1 lit. a) RWZT, jest badany w oparciu o ten ostatni przepis, bez rozpatrywania w oparciu o art. 8 ust. 1 lit. b) RWZT. 2.2 Artykuł 8 ust. 1 lit. b) RWZT prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd W art. 8 ust. 1 lit. b) RWZT stwierdza się, że w wyniku sprzeciwu nie rejestruje się zgłoszenia WZT, jeżeli: [...] z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym (podkreślenie Urzędu). Tym samym w odróżnieniu od powyższej sytuacji występowania podwójnej identyczności, w przypadkach zwykłego podobieństwa pomiędzy oznaczeniami i pomiędzy towarami/usługami bądź identyczności tylko jednego z tych dwóch elementów wcześniejszy znak towarowy może być źródłem skutecznego sprzeciwu wobec zgłoszenia WZT na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) wyłącznie, jeśli zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. 3 Pojęcie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd 3.1 Wprowadzenie Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest kalkulacją stosowaną w sytuacji konfliktu pomiędzy znakami towarowymi w postępowaniach w sprawie sprzeciwu prowadzonych na podstawie RWZT, a także w postępowaniach o naruszenie prowadzonych przez sądy UE. Zarówno w rozporządzeniu w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, jak i w dyrektywie brak jest jednak definicji prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd czy zapisu o tym, co dokładnie oznacza wprowadzenie w błąd. Nie jest więc zaskakujące, że precyzyjne rozumienie terminu prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest przedmiotem szerokiej debaty i licznych spraw sądowych. Jak pokazano poniżej, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem od pewnego czasu uznaje się, że pojęcie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zasadniczo dotyczy sytuacji, gdy: (1) opinia publiczna myli bezpośrednio sporne znaki towarowe; Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 5

(2) opinia publiczna dostrzega związek pomiędzy spornymi znakami towarowymi, zakładając, że dane towary/usługi pochodzą z tych samych lub powiązanych gospodarczo przedsiębiorstw (prawdopodobieństwo skojarzenia). Obydwie te sytuacje omawiane są szerzej w dalszym ciągu (pkt 3.2). Sam fakt, że późniejszy znak towarowy przypomina w odbiorze wcześniejszy znak towarowy, nie stanowi prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Trybunał ustanowił również zasadę, iż znaki, które mają charakter wysoce odróżniający samoistny lub wynikający z ich renomy na rynku korzystają z większej ochrony niż te, których charakter jest mniej odróżniający (zob. pkt 3.3 poniżej). Wreszcie też pojęcie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w ujęciu Trybunału należy postrzegać nie jako czysto realistyczne odzwierciedlenie zachowania poznawczego i zwyczajów nabywczych konsumenta, ale raczej jako pojęcie prawne (zob. pkt 3.4 poniżej). 3.2 Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd i prawdopodobieństwo skojarzenia Kwestia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest analizowana szczegółowo przez Trybunał w sprawie Sabèl (wyrok z 11/11/1997 w sprawie C-251/95 Sabèl ). W przepisach dyrektywy odpowiadających art. 8 ust. 1 lit. b) i motywowi 8 RWZT wskazano jednoznacznie, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd dotyczy wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów/usług, przy czym Trybunał musiał przeanalizować, co dokładnie to oznacza, ze względu na istnienie przeciwstawnych poglądów w kwestii znaczenia i wzajemnego stosunku pojęć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd i prawdopodobieństwo skojarzenia, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) RWZT. Kwestię tę należało rozstrzygnąć ze względu na podnoszone argumenty o tym, że prawdopodobieństwo skojarzenia ma szerszy zakres niż prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, ponieważ może obejmować sytuacje, gdy późniejszy znak towarowy przypomina wcześniejszy znak towarowy, przy czym konsument nie dochodzi do wniosku, że dane towary/usługi mają to samo pochodzenie handlowe 4. W sprawie Sabèl chodziło ostatecznie o rozstrzygnięcie kwestii, czy sformułowanie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznacza, iż prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może obejmować sytuację skojarzenia znaków towarowych, które nie powoduje wprowadzenia w błąd co do pochodzenia. W sprawie Sabèl Trybunał uznał, że prawdopodobieństwo skojarzenia nie jest alternatywą w stosunku do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, ale służy jedynie do określenia jego zakresu. W związku z tym ustalenie, iż zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wymaga zaistnienia wprowadzenia w błąd co do pochodzenia. W sprawie Canon (pkt 29-30) Trybunał doprecyzował zakres wprowadzenia w błąd co do pochodzenia, stwierdzając, iż: 4 Pojęcie to zostało zaczerpnięte z orzecznictwa Beneluksu i było stosowane m.in. w odniesieniu do znaków bez renomy. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 6

[...] prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd [...] istnieje, jeżeli opinia publiczna mogłaby uznać, że dane towary i usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo, [...] prawdopodobieństwo takie nie może zachodzić w sytuacji, gdy nic nie wskazuje na to, by opinia publiczna mogła uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (podkreślenie Urzędu). Jak wskazano powyżej prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd dotyczy wprowadzenia w błąd co do pochodzenia handlowego z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Istotne jest to, że w uznaniu opinii publicznej kontrolę nad danymi towarami lub usługami sprawuje jedno przedsiębiorstwo. Choć Trybunał nie zinterpretował pojęcia przedsiębiorstwa powiązane gospodarczo w kontekście prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, to przedstawił taką interpretację w odniesieniu do swobodnego przepływu towarów/usług. W sprawie Ideal Standard Trybunał stwierdził, iż: [...] Dotyczy to szeregu sytuacji: produktów wprowadzanych do obiegu przez to samo przedsiębiorstwo, licencjobiorcę, spółkę dominującą, spółkę zależną z tej samej grupy lub wyłącznego dystrybutora. [...] We wszystkich wymienionych przypadkach kontrolę [sprawuje] jeden podmiot: grupa kapitałowa w przypadku produktów wprowadzanych do obiegu przez spółkę zależną, producent w przypadku produktów sprzedawanych przez dystrybutora, licencjodawca w przypadku produktów sprzedawanych przez licencjobiorcę. W przypadku licencji licencjodawca może kontrolować jakość wyrobów licencjobiorcy poprzez umieszczenie w umowie zapisów zobowiązujących licencjobiorcę do zachowania zgodności z zaleceniami licencjodawcy i zapewniających licencjodawcy możliwość weryfikacji takiej zgodności. Pochodzenie, które w zamierzeniu ma gwarantować znak towarowy, jest takie samo: określa go nie kontekst producenta, ale kontekst punktu kontroli produkcji. (Zob. wyrok z 22/06/1994 w sprawie C-9/93 Ideal Standard, pkt 34 i 37). W związku z tym w sytuacji, gdy konsument zakłada, że dane towary lub usługi są sprzedawane pod kontrolą właściciela danego znaku towarowego, przyjmuje się domniemanie powiązań gospodarczych. Istnienie takiej kontroli można założyć w przypadku przedsiębiorstw należących do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku porozumień dotyczących licencji, sprzedaży lub dystrybucji, a także w każdej innej sytuacji, gdy konsument zakłada, że wykorzystanie znaku towarowego w normalnych warunkach jest możliwe jedynie za porozumieniem z właścicielem znaku towarowego. W oparciu o powyższe przesłanki Trybunał uznał zatem, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje sytuacje, gdy konsument bezpośrednio myli same znaki towarowe lub dostrzega związek pomiędzy spornymi oznaczeniami i zakłada, że dane towary/usługi pochodzą od tych samych lub powiązanych gospodarczo przedsiębiorstw. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 7

Tym samym jeżeli późniejszy znak towarowy jedynie przypomina w odbiorze wcześniejszy znak towarowy, natomiast konsument nie zakłada tego samego pochodzenia handlowego, nie stanowi to prawdopodobieństwa skojarzenia 5. 3.3 Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd i wzmocniony charakter odróżniający Charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego uznano za istotny aspekt oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Główne ustalenia Trybunału: im bardziej odróżniający charakter ma wcześniejszy znak towarowy, tym większe jest prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (zob. Sabèl, pkt 24); znaki towarowe, które mają charakter wysoce odróżniający samoistny lub wynikający z ich renomy na rynku korzystają z większej ochrony niż te, których charakter jest mniej odróżniający (zob. Canon, pkt 18). Jedną z konsekwencji powyższych ustaleń jest to, że w sprawach dotyczących wcześniejszych znaków towarowych o charakterze wysoce odróżniającym ustalenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w relacji pomiędzy kolidującymi znakami towarowymi jest możliwe nawet wówczas, gdy poziom podobieństwa pomiędzy danymi towarami/usługami jest niewielki (zob. opinia rzecznika generalnego z 21/03/2002 w sprawie C-292/00 Davidoff, pkt 48) 6. 3.4 Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd kwestie faktyczne i prawne Koncepcja prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie jest prostą oceną faktyczną racjonalnych decyzji i preferencji emocjonalnych, które leżą u podłoża zachowania poznawczego i zwyczajów nabywczych konsumenta, ale raczej pewnym pojęciem prawnym. Stąd też ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd uzależniona jest zarówno od kwestii prawnych, jak i faktycznych. 3.4.1 Stan faktyczny a stan prawny podobieństwo towarów/usług i podobieństwo oznaczeń Określenie czynników istotnych dla ustalenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd oraz istnienie takich czynników jest kwestią prawną tj. czynniki takie ustalane są przez odnośne prawodawstwo, czyli RWZT i orzecznictwo. Na przykład art. 8 ust. 1 RWZT stanowi, że jednym z warunków prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest identyczność/podobieństwo towarów/usług. Kwestia czynników istotnych do oceny, czy warunek ten został spełniony, również jest kwestią prawną. Trybunał określił następujące czynniki dla potrzeb ustalenia, czy towary/usługi są podobne: 5 Sytuacja taka mogłaby jednak przynosić nienależyte korzyści lub byłaby szkodliwa dla charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 zob. Wytyczne, część C: Sprzeciw, dział 5: Znaki towarowe cieszące się renomą 6 Zob. Wytyczne, część C: Sprzeciw, dział 2: Identyczność i prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, rozdział 8: Ocena całościowa. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 8

ich charakter ich przeznaczenie sposób ich użycia to, czy uzupełniają się one wzajemnie to, czy są one konkurencyjne, czy zamienne ich kanały dystrybucji / punkty sprzedaży ich właściwy krąg odbiorców ich typowe pochodzenie. (Zob. sprawa C-39/97, Canon.) Wszystkie powyższe czynniki są pojęciami prawnymi, a ustalenie kryteriów dla ich oceny również jest kwestią prawną. To jednak, czy i w jakim stopniu w danym przypadku spełnione zostały kryteria prawne dla ustalenia charakteru, jest kwestią faktyczną. Na przykład tłuszcz spożywczy nie ma takiego samego charakteru jak oleje i tłuszcze smarowe z ropy naftowej, choć w obydwu przypadkach występuje baza tłuszczowa. Tłuszcz spożywczy stosowany jest do przygotowania żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi, natomiast oleje i tłuszcze smarowe stosowane są do smarowania maszyn. Uznanie charakteru za czynnik istotny dla analizy podobieństwa towarów/usług jest kwestią prawną. Z drugiej strony stwierdzenie, że tłuszcz spożywczy stosowany jest do przygotowania żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a oleje i tłuszcze smarowe stosowane są do maszyn, jest kwestią faktyczną. Również w przypadku porównania oznaczeń art. 8 ust. 1 RWZT stanowi, że jednym z warunków prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest identyczność/podobieństwo oznaczeń. Kwestią prawną jest to, że zbieżność koncepcyjna pomiędzy oznaczeniami może sprawić, że opinii publicznej będą się one wydawały podobne w rozumieniu RWZT, ale już kwestią faktyczną jest np. to, że dla odbiorcy hiszpańskiego wyraz fghryz pozbawiony jest znaczenia. 3.4.2 Stan faktyczny a stan prawny dowody W trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu strony zobowiązane są do podniesienia, a w razie konieczności do udowodnienia okoliczności faktycznych dotyczących podobieństwa towarów/usług. Wynika to z art. 76 ust. 1 RWZT, zgodnie z którym w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu badanie przez Urząd ogranicza się do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz dochodzonego zadośćuczynienia. Tym samym to do osoby wnoszącej sprzeciw należy przedstawienie faktów, na których opiera się zarzut podobieństwa, oraz przedłożenie potwierdzających dowodów. Na przykład kiedy zachodzi konieczność porównania żeliwa odpornego na ścieranie z implantami medycznymi, odpowiedź na pytanie, czy termin żeliwo odporne na ścieranie faktycznie stosowany jest na określenie implantów medycznych, nie należy do Urzędu. Musi to zostać wykazane przez osobę wnoszącą sprzeciw, ponieważ taka sytuacja wydaje się nieprawdopodobna (decyzja z 14/05/2002 w sprawie R 0684/2000-4 Tinox ). Fakt, iż zgłaszający powołuje się na pojęcia prawne takie jak prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd lub podobieństwo towarów/usług, jest nieistotny. Nie zwalnia on Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 9

Urzędu z obowiązku przeprowadzenia analizy i podjęcia decyzji w kwestii tych pojęć. Nie zachodzi tu sprzeczność z art. 76 ust. 1 RWZT, który jest dla Urzędu wiążący wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego, dowodów i argumentów, i nie obejmuje oceny tychże pod kątem prawnym. W efekcie strony mogą dojść do porozumienia w kwestii tego, które okoliczności faktyczne zostały udowodnione, lecz nie mogą określić, czy są one wystarczające, by ustalić, że zachodzi dana sytuacja określana przez pojęcia prawne takie jak podobieństwo towarów/usług, podobieństwo oznaczeń i prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Art. 76 ust. 1 RWZT nie zabrania Urzędowi uwzględnienia z własnej inicjatywy faktów notoryjnych bądź powszechnie znanych lub takich, które można poznać z ogólnie dostępnych źródeł, np. że PICASSO zostanie rozpoznany przez konsumentów unijnych jako słynny hiszpański malarz (wyrok z 22/06/2004 w sprawie T-185/02 Picaro, sprawa oddalona C-361/04P). Urząd nie może jednak z urzędu przytaczać nowych okoliczności faktycznych lub argumentów (np. renomy lub stopnia znajomości wcześniejszego znaku itp.). Ponadto nawet jeśli niektóre znaki towarowe są niekiedy stosowane w życiu codziennym jako terminy rodzajowe na określenie towarów i usług, których dotyczą, w żadnym wypadku nie powinno to być brane pod uwagę przez Urząd jako okoliczność faktyczna. Innymi słowy, znaki towarowe w żadnym wypadku nie powinny być traktowane (lub interpretowane) jako termin rodzajowy lub kategoria towarów. Na przykład okoliczność faktyczna, że w życiu codziennym pewna część opinii publicznej używa nazwy X mówiąc o jogurtach (gdzie X jest znakiem towarowym dotyczącym jogurtów), nie powinna prowadzić do uzusu X jako terminu rodzajowego na określenie jogurtów. 4 Ocena czynników branych pod uwagę przy ustalaniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd W nawiązaniu do zdefiniowanego znaczenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w niniejszym rozdziale objaśniono czynniki, które są badane w celu oceny, czy zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, a także wzajemne oddziaływanie pomiędzy tymi czynnikami. 4.1 Istotny punkt w czasie Punktem w czasie istotnym dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest moment podjęcia decyzji w sprawie sprzeciwu. W przypadku gdy osoba wnosząca sprzeciw powołuje się na wzmocniony charakter odróżniający, warunki takiego stanu rzeczy powinny zostać spełnione najpóźniej w dniu złożenia zgłoszenia WZT (lub najpóźniej w dacie pierwszeństwa) i powinny nadal być spełniane w momencie wydania decyzji. Zgodnie z praktyką Urzędu przyjmuje się, że taka sytuacja ma miejsce, o ile nic nie wskazuje na to, by zachodziła sytuacja przeciwna. W przypadku gdy zgłaszający powołuje się na ograniczony zakres ochrony (słabość) wcześniejszego znaku towarowego, istotna jest jedynie data decyzji. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 10

4.2 Podejście metodyczne Urzędu W sprawie Sabèl Trybunał stwierdza w pkt 23, że: [...] całościowa ocena w zakresie wizualnego, brzmieniowego lub koncepcyjnego podobieństwa rozpatrywanych znaków winna być oparta na całościowym wrażeniu wywieranym przez te znaki, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących. Brzmienie art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy [...] istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [...] wskazuje, że odbiór znaków przez przeciętnego konsumenta danego rodzaju towarów lub usług odgrywa decydującą rolę w całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Przeciętny konsument zazwyczaj postrzega znak jako całość i nie podejmuje analizy jego szczegółów. Innymi słowy, to, czy zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, zależy od całościowej oceny szeregu zależnych od siebie czynników, w tym: (i) podobieństwa towarów i usług, (ii) podobieństwa oznaczeń, (iii) odróżniających i dominujących elementów spornych oznaczeń, (iv) odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku oraz (v) właściwego kręgu odbiorców. Pierwszym krokiem w ramach oceny pod kątem istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest zbadanie powyższych czynników (zob. pkt 4.3 i dalsze). Drugim krokiem jest ustalenie ich istotności w ramach odrębnej oceny całościowej, w której wnioski co do istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zostają wyciągnięte po zestawieniu poszczególnych czynników, mogących się wzajemnie uzupełniać lub równoważyć i mających różny stopień względnej istotności, zależnie od konkretnych okoliczności. Metodyka Urzędu w omawianym zakresie różni się od podejść, w których analiza czynników stanowi jedną ocenę przeprowadzaną pod kątem tego, czy dane znaki towarowe są myląco podobne. Co do zasady powyższa różnica nie powinna wpływać na ostateczną ocenę całościową, która może być osiągnięta w różny sposób. 4.3 Porównanie towarów i usług Podobieństwo lub identyczność towarów/usług stanowi conditio sine qua non dla ustalenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Szczegółowe wskazówki dotyczące porównania towarów/usług przedstawiono w Wytycznych, część C: Sprzeciw, dział 2: Podwójna identyczność i prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, rozdział 2; Porównanie towarów i usług. Jeżeli nie zachodzi żaden stopnień podobieństwa pomiędzy danymi towarami/usługami, badanie pod kątem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zostaje zakończone w tym momencie. W innym przypadku, jeżeli zachodzi przynajmniej pewien stopień podobieństwa, kontynuowane jest badanie pod kątem pozostałych czynników. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 11

4.4 Porównanie oznaczeń Przynajmniej pewien stopnień podobieństwa jest również warunkiem koniecznym dla ustalenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku oznaczeń. Porównanie oznaczeń obejmuje ogólną ocenę ich cech wizualnych, brzmieniowych i koncepcyjnych. Jeżeli zachodzi podobieństwo nawet pomiędzy jednym z tych trzech aspektów, oznaczenia uznane zostają za podobne. To, czy dane oznaczenia są podobne w wystarczającym stopniu, by zachodziło prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, jest przedmiotem całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Szczegółowe wskazówki dotyczące porównania oznaczeń przedstawiono w Wytycznych, część C: Sprzeciw, dział 2: Podwójna identyczność i prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, rozdział 3: Porównanie oznaczeń. Oznaczenia uznawane są za niepodobne, jeżeli nie zostaje stwierdzone podobieństwo w żadnym z tych trzech aspektów. Jeżeli nie zachodzi żaden stopnień podobieństwa pomiędzy danymi oznaczeniami, badanie pod kątem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zostaje zakończone w tym momencie. W innym przypadku, jeżeli zachodzi przynajmniej pewien stopień podobieństwa, kontynuowane jest badanie pod kątem pozostałych czynników. 4.5 Odróżniające i dominujące elementy znaków towarowych Całościowa ocena spornych znaków towarowych winna być oparta na całościowym wrażeniu wywieranym przez te znaki, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących. Szczegółowe wskazówki dotyczące odróżniających i dominujących elementów przedstawiono w Wytycznych, część C: Sprzeciw, dział 2: Podwójna identyczność i prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, rozdział 4: Charakter odróżniający, i rozdział 5: Charakter dominujący. 4.6 Charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego W przypadku gdy osoba wnosząca sprzeciw jednoznacznie podnosi, że wcześniejszy znak towarowy uzyskał szczególnie odróżniający charakter w następstwie używania na dużą skalę lub z uwagi na swą renomę, roszczenie takie zostaje zbadane i ocenione. Szczegółowe wskazówki dotyczące charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego przedstawiono w Wytycznych, część C: Sprzeciw, dział 2: Podwójna identyczność i prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, rozdział 4: Charakter odróżniający. 4.7 Właściwy krąg odbiorców poziom uwagi Właściwy krąg odbiorców odgrywa istotną rolę przy ocenie innych elementów prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (takich jak porównanie towarów i usług, porównanie oznaczeń, ocena charakteru odróżniającego). Ponadto jednym z czynników, które mogą zdecydować za uznaniem / przeciw uznaniu istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest poziom uwagi odbiorcy. Szczegółowe wskazówki dotyczące właściwego kręgu odbiorców i poziomu uwagi przedstawiono Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 12

w Wytycznych, część C: Sprzeciw, dział 2: Podwójna identyczność i prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, rozdział 6: Właściwy krąg odbiorców i poziom uwagi. 4.8 Ocena całościowa, inne argumenty i wnioski Ocena całościowa ma na celu: wyznaczenie i ocenę innych czynników i zasad istotnych dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (takich jak rodzina znaków, współistnienie lub forma zakupu towarów/usług); ocenę względnej istotności wszystkich współzależnych czynników, które mogą się wzajemnie uzupełniać lub równoważyć, w celu podjęcia decyzji w sprawie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Na przykład znaki mogą mieć charakter odróżniający w odniesieniu do niektórych towarów i usług, ale nie w odniesieniu do innych, a tym samym prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może istnieć tylko w przypadku tych towarów i usług, w odniesieniu do których uznaje się, że wcześniejszy znak ma charakter odróżniający. Szczegółowe wskazówki dotyczące innych czynników i oceny całościowej przedstawiono w Wytycznych, część C: Sprzeciw, dział 2: Podwójna identyczność i prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, rozdział 7: Inne czynniki, i rozdział 8: Ocena całościowa. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 13

Załącznik I Ogólne zasady wynikające z orzecznictwa 7 Wyrok z 11/11/1997 w sprawie C-251/95 Sabèl - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników istotnych dla okoliczności danej sprawy (pkt 22). - Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zależy od wielu czynników, w szczególności od rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, skojarzenia, jakie u opinii publicznej mogą wywołać obydwa znaki, oraz stopnia podobieństwa między oznaczeniami i towarami (pkt 22). - Ocena całościowa w zakresie wizualnego, brzmieniowego lub koncepcyjnego podobieństwa rozpatrywanych znaków winna być oparta na całościowym wrażeniu wywieranym przez te znaki, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących (pkt 23). - Przeciętny konsument zazwyczaj postrzega znak jako całość i nie podejmuje analizy jego szczegółów (pkt 23). - Im bardziej odróżniający charakter ma wcześniejszy znak, tym większe jest prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (pkt 24). - Nie można wykluczyć, że podobieństwo koncepcyjne wynikające z faktu, że w dwóch znakach użyte są obrazy o takiej samej zawartości znaczeniowej, może spowodować powstanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku, gdy wcześniejszy znak posiada charakter szczególnie odróżniający ze względu na jego cechy samoistne albo ze względu na jego renomę wśród odbiorców (pkt 24). - Zwykłe podobieństwo koncepcyjne dwóch znaków nie wystarcza, aby zaistniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w sytuacji, gdy wcześniejszy znak nie jest powszechnie znany i składa się tylko z obrazu przedstawiającego niewiele elementów fantazyjnych (pkt 25). - Pojęcie prawdopodobieństwa skojarzenia nie jest alternatywą w stosunku do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, ale służy do określenia jego zakresu (pkt 18). - Samo skojarzenie dwóch znaków, jakie może wywołać u odbiorców ich analogiczna zawartość znaczeniowa, nie jest jako takie wystarczającym powodem do uznania, że zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (pkt 26). Wyrok z 29/09/1998 w sprawie C-39/97 Canon - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeżeli opinia publiczna mogłaby uznać, że dane towary i usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (pkt 29). - Dla odróżnienia, prawdopodobieństwo takie nie może istnieć w sytuacji, gdy w uznaniu opinii publicznej dane towary nie pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa (lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo) (pkt 30). - W ocenie podobieństwa towarów i usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki dotyczące takich towarów lub usług (pkt 23). - Do czynników takich należy m.in. ich charakter, przeznaczenie (tłumaczenie end users [ użytkownicy końcowi ] w oficjalnej wersji angielskiej jest niepoprawne) oraz sposób użycia, a także to, czy są one konkurencyjne, czy wzajemnie się uzupełniają (pkt 23). - Ocena całościowa prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada pewien stopień współzależności pomiędzy istotnymi czynnikami, w szczególności podobieństwo pomiędzy znakami oraz pomiędzy danymi towarami lub usługami. Mniejszy stopień podobieństwa pomiędzy towarami może być równoważony przez większy stopień podobieństwa pomiędzy znakami i na odwrót (pkt 17). - Znaki, które mają charakter wysoce odróżniający samoistny lub wynikający z ich renomy na rynku korzystają z większej ochrony niż te, których charakter jest mniej odróżniający (pkt 18). - Konieczność odmowy rejestracji znaku towarowego może zachodzić w przypadku, gdy, pomimo mniejszego stopnia podobieństwa pomiędzy danymi towarami lub usługami, znaki są bardzo podobne, a wcześniejszy znak, w szczególności jego renoma, ma charakter wysoce odróżniający (pkt. 19). - Odróżniający charakter wcześniejszego znaku, w szczególności jego renomę, należy uwzględnić przy ustalaniu, czy podobieństwo pomiędzy towarami i usługami jest wystarczające, by spowodować powstanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (pkt 24). - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może zachodzić nawet wówczas, gdy w uznaniu opinii publicznej dane towary mają różne miejsce produkcji (pkt 30). 7 Przytoczone fragmenty nie są bezpośrednimi cytatami. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 14

Wyrok z 22/06/1999 w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer - Poziom uwagi przeciętnego konsumenta, którego uznaje się za właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego, różni się w zależności od kategorii towarów i usług (pkt 26). - Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż przeciętny konsument rzadko kiedy ma możliwość bezpośredniego porównania poszczególnych znaków i w tym zakresie musi ufać ich niedoskonałemu obrazowi zachowanemu w pamięci (pkt 26). - W ramach oceny stopnia wizualnego, fonetycznego i koncepcyjnego podobieństwa zasadna może być ocena istotności każdego z tych aspektów w odniesieniu do danej kategorii towarów oraz sposobu, w jaki są one sprzedawane (pkt 27). - Istnieje możliwość, że samo podobieństwo brzmieniowe mogłoby spowodować powstanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (pkt 28). - Określając charakter odróżniający znaku oraz, stosownie do tego, oceniając, czy jest to charakter wysoce odróżniający, należy dokonać ogólnej oceny większej lub mniejszej zdolności danego znaku do identyfikacji towarów i usług, w odniesieniu do których został zarejestrowany, jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa (pkt 22). - Dokonując tej oceny, należy wziąć pod uwagę w szczególności samoistne cechy znaku towarowego, w tym okoliczność, czy zawiera on jakikolwiek element opisowy względem towarów lub usług, dla których został zarejestrowany; udział znaku towarowego w rynku; natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania; wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji; udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów lub usług jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa; jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub innych stowarzyszeń zawodowych (pkt 23). - Nie można określić w sposób ogólny, na przykład poprzez odwołanie się do określonych udziałów procentowych dotyczących stopnia znajomości znaku towarowego wśród odbiorców należących do zainteresowanych kręgów, kiedy znak ma charakter silnie odróżniający (para. 24). Wyrok z 22/06/2000 w sprawie C-425/98 Marca Mode - Renoma znaku nie daje podstaw, by zakładać istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wyłącznie ze względu na istnienie prawdopodobieństwa skojarzenia w ścisłym rozumieniu (pkt 41). - Znaczenie art. 5 ust. 1) lit. b) dyrektywy nie może być interpretowane w ten sposób, że jeżeli znak towarowy ma charakter szczególnie odróżniający czy to samoistny, czy to z uwagi na jego powszechną renomę wśród odbiorców oraz osoba trzecia bez zgody właściciela znaku wykorzystuje w ramach handlu towarami lub usługami, które są identyczne z towarami i usługami, w odniesieniu do których znak został zarejestrowany, lub są do nich podobne oznaczenie zbliżone do danego znaku w takim stopniu, że powoduje to możliwość jego skojarzenia z takim znakiem, wyłączne prawo przysługujące właścicielowi zezwala mu na uniemożliwienie takiej osobie trzeciej korzystania z takiego znaku w sytuacji, gdy charakter odróżniający znaku jest tego rodzaju, iż nie wyklucza on możliwości wprowadzenia w błąd w efekcie takiego skojarzenia pkt 42). Wyrok z 06/10/2005 w sprawie C-120/04 Medion - W przypadku identyczności towarów lub usług prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może występować w odczuciu odbiorców, jeżeli sporne oznaczenie składa się z zestawienia nazwy przedsiębiorstwa osoby trzeciej i zarejestrowanego znaku posiadającego zwykły charakter odróżniający, który mimo iż samodzielnie nie tworzy całościowego wrażenia wywieranego przez złożone oznaczenie, zachowuje w nim niezależną pozycję nadającą charakter odróżniający (pkt 37). Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 15