Podwójna identyczność i prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd Charakter odróżniający

Transkrypt

1 WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ C SPRZECIW DZIAŁ 2 PODWÓJNA IDENTYCZNOŚĆ I PRAWDOPODOBIEŃSTWO WPROWADZENIA W BŁĄD ROZDZIAŁ 4 CHARAKTER ODRÓŻNIAJĄCY Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 1

2 Spis treści 1 Uwagi ogólne Ocena charakteru odróżniającego Badanie charakteru odróżniającego: kwestie ogólne Czym jest składnik lub element oznaczenia? Co to jest charakter odróżniający? Badane aspekty charakteru odróżniającego znaku Właściwy punkt w czasie Właściwe towary i usługi Badanie samoistnego charakteru odróżniającego Ogólne zasady Przykłady elementów opisowych Przykłady elementów zachwalających Przykłady elementów aluzyjnych Przykłady wcześniejszych znaków o samoistnych cechach osłabiających charakter odróżniający Kwestie szczególne Oznaczenia jednoliterowe, numeryczne i krótkie Elementy o powszednim charakterze Zrzeczenie się praw wyłącznych do części znaku Znaki wspólne Badanie wzmocnionego charakteru odróżniającego Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 2

3 1 Uwagi ogólne Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (w tym prawdopodobieństwo skojarzenia) występuje wtedy, gdy istnieje ryzyko, że odbiorcy mogą nabrać przekonania, że dane towary lub usługi, przy założeniu, że są oznaczone rzeczonymi znakami, pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub, w zależności od sytuacji, od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. To, czy występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, zależy od ogólnej oceny kilku zależnych od siebie czynników, takich jak: (i) podobieństwo towarów i usług, (ii) podobieństwo oznaczeń, (iii) odróżniające i dominujące elementy w kolidujących ze sobą oznaczeniach, (iv) charakter odróżniający wcześniejszego znaku oraz (v) właściwy krąg odbiorców. Pierwszym krokiem w ocenie występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest ustalenie tych pięciu czynników. Drugi krok to określenie ich znaczenia. W wyroku z 29/09/1998 w sprawie C-39/97 Canon, pkt 18 i 24, Europejski Trybunał Sprawiedliwości ( Trybunał ) orzekł następująco: [ ] znaki o wysoce odróżniającym charakterze wynikającym z ich natury lub z renomy, jaką cieszą się na rynku, podlegają większej ochronie niż znaki o mniej odróżniającym charakterze. [ ] przy ustalaniu, czy podobieństwo pomiędzy towarami lub usługami objętymi przez oba znaki towarowe jest wystarczające do tego, aby zaistniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, powinno się uwzględnić odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego, a w szczególności jego renomę. W wyroku z 11/11/1997 w sprawie C-251/95 Sabèl, pkt 23, Trybunał orzekł również, że: [ ] całościowa ocena podobieństwa pomiędzy znakami na poziomie wizualnym, brzmieniowym lub koncepcyjnym musi opierać się na ogólnym wrażeniu stwarzanym przez znaki, z uwzględnieniem w szczególności odróżniających i dominujących elementów znaków. Dlatego zarówno charakter odróżniający wcześniejszego znaku oraz oddzielnie odróżniający charakter poszczególnych elementów złożonych znaków stanowią istotne kryteria, które należy ustalić przed ogólną oceną, czy może wystąpić prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Na początku należy dokonać rozróżnienia pomiędzy: (i) analizą odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku jako całości, która wyznacza zakres ochrony przysługującej takiemu znakowi, a (ii) analizą odróżniającego charakteru elementu znaku, która pozwala określić, czy element zbieżny dla kolidujących ze sobą oznaczeń ma charakter odróżniający (zatem podobieństwo dotyczy ważnego elementu) czy też jest uznany za słaby (podobieństwo dotyczy więc elementów o mniejszym znaczeniu). Przykładowo: Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 3

4 Virgin Cola (napoje bezalkoholowe) (elektronika) (preparaty produkowane ze zbóż) Składniki/elementy znaku Cola jest słabym elementem w odniesieniu do napojów typu cola lub ich mieszanek, ponieważ stanowi element opisowy lub aluzyjny w odniesieniu do tych produktów. Element Virgin ma zwykły charakter odróżniający dla tego typu produktów. Element Products, mimo pewnej stylizacji, jest słabym elementem, ponieważ ma charakter opisowy dla szerokiego asortymentu towarów. Element Billy s ma zwykły charakter odróżniający dla tego typu produktów. Premium jest słabym elementem z powodu swojego zachwalającego znaczenia odnoszącego się do czegoś doskonałego. Ciemnoszary kwadrat z przedłużeniem z lewej strony pośrodku kwadratu stwarza ogólne wrażenie prostej metki. W przypadku preparatów zbożowych obraz kłosa pszenicy jest opisowy lub aluzyjny. Znak jako całość (przy założeniu, że znak nie nabył charakteru odróżniającego) Zwykły charakter odróżniający z powodu elementu Virgin znak jako całość nie ma charakteru opisowego, aluzyjnego ani innych cech osłabiających charakter odróżniający znaku. Zwykły charakter odróżniający, ponieważ dzięki przedstawionemu elementowi Billy s oraz szczególnej kompozycji znaku znak jako całość nie ma charakteru opisowego, aluzyjnego ani innych cech osłabiających charakter odróżniający znaku. Mniej niż zwykły charakter odróżniający, ponieważ wszystkie elementy znaku są słabe, a ogólne przedstawienie banalne. Chociaż ocena odróżniającego charakteru musi być przeprowadzona zarówno dla elementów wcześniejszego znaku, jak i zakwestionowanego znaku, charakter odróżniający znaku jako całości jest oceniany wyłącznie w odniesieniu do wcześniejszego znaku. Charakter odróżniający zakwestionowanego znaku jako całości sam w sobie nie ma znaczenia dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, tak jak to zostało wyjaśnione bardziej szczegółowo w pkt poniżej. Dlatego wszelkie odwołania do charakteru odróżniającego znaku jako całości w dalszej części dokumentu odnoszą się wyłącznie do wcześniejszego znaku. Metoda stopniowej oceny przyjęta przez Urząd początkowo oddziela obiektywną ocenę podobieństwa pomiędzy oznaczeniami od oceny charakteru odróżniającego ich części składowych 1. Jednak później, podczas oceny całościowej, brane są pod uwagę wszystkie czynniki w celu dokonania ogólnej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd 2. Podejście to różni się od innych, które zakładają badanie charakteru odróżniającego poszczególnych elementów znaków przy jednoczesnej ocenie podobieństwa pomiędzy oznaczeniami. Chociaż różnica dotyczy jedynie 1 Zob. Wytyczne, część C: Sprzeciw, dział 2: Identyczność i prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, rozdział 3: Porównanie oznaczeń. 2 Zob. Wytyczne, część C: Sprzeciw, dział 2: Identyczność i prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, rozdział 8: Ocena całościowa. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 4

5 metody i co do zasady nie powinna wpływać na ostateczną ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, Urząd stosuje pierwszą z opisanych metod. Niemniej jednak wpływ charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku jako całości jest analizowany dopiero na etapie oceny całościowej, ponieważ Sąd uznał za nieodpowiednie uwzględnianie charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku (który może być niewielki bądź znaczący) na etapie oceny podobieństwa pomiędzy oznaczeniami (wyrok z 25/03/2010 w sprawie T-5/08 T-7/08 Golden Eagle, pkt 65, i wyrok z 19/05/2010 w sprawie T-243/08 EDUCA Memory game, pkt 27). 2 Ocena charakteru odróżniającego Należy podkreślić, że ocena charakteru odróżniającego znaku została podzielona na dwie osobne części: (i) ocenę charakteru odróżniającego składników oznaczenia oraz (ii) ocenę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku jako całości. Jak zostało wyjaśnione poniżej, każda z tych oddzielnych części oceny ma inny cel. Charakter odróżniający składników W trakcie oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd Urząd analizuje, czy zbieżne elementy są opisowe, aluzyjne, czy mają inne cechy osłabiające odróżniający charakter znaku tak, aby oszacować, do jakiego stopnia zbieżne elementy są mniej lub bardziej zdolne wskazać na pochodzenie handlowe. Odbiorcy są bowiem dużo bardziej skłonni uznać, że opisowy, aluzyjny lub inny element znaku o cechach osłabiających jego charakter odróżniający nie został użyty w celu zidentyfikowania określonego przedsiębiorstwa, a więc do odróżnienia towarów lub usług od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. W rezultacie, mimo iż właściciele znaków towarowych często stosują w znakach towarowych elementy opisowe, aluzyjne bądź inne elementy osłabiające odróżniający charakter znaku w celu poinformowania odbiorców o pewnych właściwościach właściwych towarów lub usług, do których odnosi się znak, określenie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia może być w tym przypadku trudniejsze z powodu podobieństwa, które dotyczy wyłącznie słabych elementów. Należy zbadać charakter odróżniający elementów wcześniejszego oraz zakwestionowanego znaku. Charakter odróżniający wcześniejszego znaku jako całości Wyrok w sprawie Canon pokazuje, że (i) im bardziej odróżniający charakter będzie miał wcześniejszy znak, tym większe będzie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, oraz że (ii) wcześniejsze znaki o wysoce odróżniającym charakterze, wynikającym z ich natury lub z renomy, jaką cieszą się na rynku, podlegają większej ochronie niż znaki o mniej odróżniającym charakterze. W rezultacie charakter odróżniający wcześniejszego znaku jako całości określa siłę i zakres ochrony i należy go uwzględnić podczas oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (ale nie do oceny podobieństwa pomiędzy znakami w tym celu zob. wyrok z 27/11/2007 w sprawie T-434/05 Activy Media Gateway, pkt 50 i 51). Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 5

6 2.1 Badanie charakteru odróżniającego: kwestie ogólne Czym jest składnik lub element oznaczenia? Trybunał nie zdefiniował, co należy uznać za składnik czy element znaku. Identyfikacja elementów oznaczenia, które jest wizualnie podzielone na różne części (np. oddzielne składniki graficzne i słowne) nie jest trudna. Jednak termin składnik obejmuje coś więcej, niż tylko różnice na poziomie wizualnym. Ostatecznie decydujące znaczenie ma sposób postrzegania oznaczenia przez właściwy krąg odbiorców, a dany element będzie obecny, jeśli będą dostrzegać go odbiorcy. Przykładowo właściwy krąg odbiorców często uzna oznaczenie w postaci jednego słowa jako znak zbudowany z kilku elementów, w szczególności, gdy jedna część słowa będzie miała jasne i oczywiste znaczenie, natomiast pozostała część będzie pozbawiona znaczenia lub będzie miała inne znaczenie (np. w znaku EUROFIRT Euro będzie szeroko rozumiane jako odwołanie do Europy, podczas gdy Firt jest pozbawione znaczenia, przez co w znaku słownym można wyróżnić dwa elementy: Euro i Firt ). W takich przypadkach elementy oznaczeń składających się z jednego słowa mogą być uznane za składniki w terminologii stosowanej przez Trybunał. Znaki słowne nie powinny być jednak sztucznie dzielone na elementy, których właściwy krąg odbiorców nie identyfikuje jako osobnych elementów. Należy w każdym przypadku indywidualnie ocenić, czy podział oznaczenia na elementy jest sztuczny (np. czy podział słowa LIMEON" odnoszącego się do owocu na składniki LIME i ON będzie sztuczny) Co to jest charakter odróżniający? Trybunał przyjął następującą definicję charakteru odróżniającego: Przy ocenie odróżniającego charakteru znaku i ocenie, czy dany znak ma wysoce odróżniający charakter, sąd krajowy musi przeprowadzić ogólną ocenę większej lub mniejszej zdolności znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, jako towarów lub usług pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, a zatem do odróżnienia ich od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw (podkreślenie Urzędu). (Zob. wyrok z 22/06/1999 w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 22.) Co istotne charakter odróżniający jest kwestią stopnia. Przy analizie charakteru odróżniającego stosuje się skalę ruchomą, oceniając, czy znak lub element znaku może być całkowicie pozbawiony charakteru odróżniającego, mieć wysoki charakter odróżniający lub znajdować się w dowolnym punkcie pomiędzy tymi skrajnymi wartościami. 3 Zostało to szczegółowo wyjaśnione w Wytycznych, część C: Sprzeciw, dział 2: Identyczność i prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, rozdział 3: Porównanie oznaczeń. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 6

7 Distinctiveness Reputed Use > recognition Enhanced distinctiveness Arbitrary KDRAK - Transport EARTH - Clothing MUNCHIES - Snack Allusive Registrable Descriptive Generic SCIENCE Magazine CARGO - Trucks Charakter odróżniający Renomowany znak Używanie > renoma Wzmocniony charakter odróżniający Arbitralny KDRAK transport EARTH odzież MUNCHIES przekąski Aluzyjny Możliwy do zarejestrowania Opisowy Rodzajowy SCIENCE magazyn CARGO samochody ciężarowe Znak lub element znaku nie będzie miał charakteru odróżniającego, jeśli będzie wyłącznie opisywał same towary i usługi lub ich cechy (takie jak jakość, wartość, przeznaczenie, pochodzenie towarów i usług itp.) lub będzie używany typowo w obrocie handlowym dla tego rodzaju towarów i usług. Analogicznie znak lub element znaku o charakterze rodzajowym (taki jak popularny kształt pojemnika lub popularny kolor) będzie również pozbawiony charakteru odróżniającego. Znak lub element znaku będzie miał niewielki charakter odróżniający, jeśli nawiązuje do właściwości towarów i usług (ale nie jest w stosunku do nich wyłącznie opisowy). Znak lub element znaku, który nie jest ani opisowy, ani aluzyjny, jest uznany za posiadający zwykły charakter odróżniający. Oznacza to, że znak lub element znaku ma pełny charakter odróżniający w takim sensie, że jego zdolność do identyfikowania towarów i usług, dla których został zarejestrowany, jako towarów i usług pochodzących z określonego przedsiębiorstwa nie została w żaden sposób pomniejszona ani upośledzona. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 7

8 Jakikolwiek większy charakter odróżniający wcześniejszego znaku nabyty poprzez używanie znaku lub z powodu wysoce oryginalnego, niezwykłego lub niepowtarzalnego charakteru znaku musi zostać udowodniony przez właściciela poprzez przytoczenie odpowiednich dowodów (zob. również pkt 2.3 poniżej). Podobnie zgłaszający WZT może użyć argumentu, że wcześniejszy znak lub element znaku ma niewielki charakter odróżniający. Zgłaszający WZT będzie musiał udowodnić takie roszczenia pomniejszające charakter odróżniający wcześniejszego znaku. Jednym z najczęstszych argumentów podnoszonych przez zgłaszających jest to, że wcześniejszy znak lub jeden z jego elementów ma niewielki charakter odróżniający, biorąc pod uwagę fakt, że istnieje wiele znaków towarowych, które składają się z danego elementu lub zawierają ten element. Jeśli zgłaszający popiera ten argument tylko powołaniem się na rejestracje znaków towarowych, Urząd stoi na stanowisku, że istnienie rejestracji kilku znaków towarowych nie jest samo w sobie czynnikiem rozstrzygającym, ponieważ nie musi odzwierciedlać sytuacji na rynku. Innymi słowy, w oparciu wyłącznie o dane w rejestrze nie można założyć, że wszystkie znaki towarowe były skutecznie używane. Wynika z tego, że przedstawione dowody muszą pokazywać, że odbiorcy mieli szeroki kontakt ze znakami towarowymi zawierającymi rzeczone elementy i są do nich przyzwyczajeni, tak aby udowodnić, że rzeczone elementy mają niewielki charakter odróżniający. W przypadku badania charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku jako całości należy zawsze brać pod uwagę, że ma on co najmniej minimum samoistnego charakteru odróżniającego. Wcześniejsze znaki, zarówno WZT, jak i znaki krajowe, podlegają tzw. domniemaniu ważności, a Urząd nie jest uprawniony do jego obalenia. W wyroku z 24/05/2012 w sprawie C-196/11 F1-LIVE, pkt 40-41, Trybunał jasno orzekł, że w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu wobec wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego nie może zostać zakwestionowana ważność krajowych znaków towarowych. Trybunał dodał, iż należy więc uznać, że uznanie oznaczenia za opisowe lub rodzajowe jest równoznaczne z zaprzeczeniem charakteru odróżniającego tego oznaczenia Badane aspekty charakteru odróżniającego znaku Charakter odróżniający znaku należy oceniać w odniesieniu do wszystkich istotnych cech znaków i ich składników. Dlatego ocena powinna weryfikować zdolność słów, elementów graficznych, barw lub aspektów trójwymiarowych oznaczenia do identyfikowania towarów lub usług jako towary lub usługi pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. Charakter odróżniający oznaczenia może być jeszcze bardziej wzmocniony, jeśli będzie ono stosowane tak, aby cieszyć się renomą na rynku (zob. dział poniżej). Urząd bada główne aspekty charakteru odróżniającego znaku w następujący sposób: 1. pierwszym aspektem jest zbadanie, czy i do jakiego stopnia elementy znaku są opisowe 4, zachwalające, lub mają inne cechy pozbawiające znak charakteru odróżniającego. Celem badania jest ustalenie, czy zbieżne elementy znaku mają 4 Z zastrzeżeniem, że wcześniejszy znak jako całość nigdy nie może być uznany przez Wydział Sprzeciwów za pozbawiony charakteru odróżniającego czy o charakterze rodzajowym. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 8

9 (najbardziej) odróżniający charakter, czy też są go pozbawione (zob. pkt 2.2 poniżej); 2. drugim aspektem jest zbadanie charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku jako całości. Na tym etapie Urząd musi określić, czy wcześniejszy znak ma nabyty charakter odróżniający w wyniku używania go przez osobę wnoszącą sprzeciw (zob. pkt 2.3 poniżej). Jednym z czynników branych pod uwagę w ogólnej ocenie jest samoistny charakter odróżniający wcześniejszego znaku (wyrok z 11/11/1997 w sprawie C-251/95 Sabèl, pkt 23). Jest to kwestia wagi prawnej, którą Urząd musi zbadać nawet wtedy, gdy strony nie wspomną o tym w uwagach. Z kolei stopień wzmocnionego charakteru odróżniającego nabyty poprzez używanie wcześniejszego znaku jest kwestią wagi prawnej i faktycznej, którą Urząd może zbadać wyłącznie na podstawie złożonego wniosku osoby wnoszącej sprzeciw wraz uzasadnieniem. Samoistny charakter odróżniający zakwestionowanego znaku towarowego jako całości nie jest badany w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu. Jeśli w trakcie badania nie zostanie wniesiony żaden sprzeciw, domniemywany jest przynajmniej minimalny charakter odróżniający znaku. Wzmocniony charakter odróżniający zakwestionowanego znaku jest nieistotny, ponieważ prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wymaga określenie zakresu ochrony wcześniejszego znaku, a nie znaku będącego przedmiotem zgłoszenia. Jeśli wcześniejszy znak zostanie uznany za posiadający szerszy zakres ochrony z powodu swojego wzmocnionego charakteru odróżniającego, wówczas renoma zdobyta przez znak będący przedmiotem zgłoszenia będzie zasadniczo nieistotna z punktu widzenia oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (wyrok z 03/09/2009 w sprawie C-498/07P La Española, pkt 84) Właściwy punkt w czasie Samoistny charakter odróżniający oznaczeń (lub ich elementów) należy oceniać w momencie podjęcia decyzji. Wzmocniony charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego lub wcześniejszych znaków (jeśli zastrzeżony) powinien być stwierdzony (i) w dacie składania zakwestionowanego zgłoszenia WZT (lub dacie pierwszeństwa) oraz (ii) w dacie podjęcia decyzji. Ustalenie dokładnego punktu w czasie, w którym ocenia się charakter odróżniający znaku jest bardzo ważne, ponieważ nie jest on stały, ale zmienia się w zależności od postrzegania przez odbiorców. Postrzeganie przez odbiorców może się zmieniać nie tylko z powodu charakteru używania danego znaku, ale również wskutek innych czynników (wszystkie te elementy można uwzględnić jedynie na podstawie dowodów przedstawionych przez strony). Przykładowo sposób postrzegania znaku przez odbiorców może się zmienić, gdy znak lub jego element był w międzyczasie używany w podobny sposób przez różnych przedsiębiorców/handlowców w danym sektorze rynku. Powszechne użycie oznaczenia może osłabić jego niepowtarzalny charakter i w rezultacie jego zdolność do identyfikowania pochodzenia towarów i usług. W tym kontekście ważne jest, aby dokładnie ocenić, czy opisana sytuacja ma miejsce na wszystkich obszarach geograficznych i w stosunku do wszystkich właściwych towarów i usług. Przykładowo z powodu rozwoju technologicznego w dziedzinie informatyki zanotowano rosnącą liczbę przypadków, w których elementy takie jak I (Internet), E Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 9

10 (elektroniczny) i M (mobilny) przylegają do znaczącego słowa. W kontekście komunikacji elektronicznej są to obecnie elementy opisowe (orzeczenie z 19/04/2004 w sprawie R 0758/ ITUNES, pkt 11), chociaż poprzednio zostały uznane za elementy posiadające odróżniający charakter Właściwe towary i usługi Ocena samoistnego charakteru odróżniającego oznaczeń (lub ich elementów) jest przeprowadzana tylko dla tych towarów lub usług, które uznano za identyczne lub podobne, tzn.: wcześniejszy znak jest oceniany w odniesieniu do zarejestrowanych towarów i usług, które uznano za identyczne lub podobne do zakwestionowanych towarów i usług; zakwestionowany znak towarowy jest oceniany w odniesieniu do zakwestionowanych towarów i usług, które uznano za identyczne lub podobne do tych objętych wcześniejszym znakiem. Jeśli charakter odróżniający wcześniejszego znaku (lub elementu znaku) różni się w zależności od tego, jakich towarów lub usług dotyczy znak, powinno się to uwzględnić przy określaniu zakresu porównania towarów i usług kolidujących ze sobą znaków. Przykładowo nawet w przypadku identyczności zakwestionowanych towarów lub usług z niektórymi towarami lub usługami powiązanymi z wcześniejszym znakiem, przy czym charakter odróżniający wcześniejszego znaku (lub elementu wspólnego dla obu kolidujących ze sobą znaków) jest mniejszy niż zwykły, Urząd musi wziąć pod uwagę inne towary lub usługi powiązane z wcześniejszym znakiem, które są podobne (nie identyczne) do tych objętych zakwestionowanym znakiem, ale w przypadku których charakter odróżniający wcześniejszego znaku (lub jego elementy) jest określony jako zwykły (lub wzmocniony). Na przykład wcześniejszy znak $tilettos obejmuje obuwie damskie i nakrycia głowy, natomiast zakwestionowane towary to obuwie. Znak $tilettos ma charakter aluzyjny i w rezultacie ma niewielki charakter odróżniający dla obuwia damskiego, które jest identyczne z zakwestionowanymi towarem. $tilettos ma jednak zwykły charakter odróżniający dla nakryć głowy, które są podobne do zakwestionowanych towarów. Urząd musi wziąć pod uwagę wszystkie te wzajemnie powiązane czynniki w ramach oceny całościowej. Ocena wzmocnionego charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku jest przeprowadzana tylko w stosunku do towarów lub usług chronionych przez znak, dla którego wniesiono o stwierdzenie wzmocnionego charakteru odróżniającego. Ponadto istotne znaczenie ma postrzeganie przez właściwy kręgu odbiorców towarów i usług (np. czy mamy do czynienia ze specjalistycznymi odbiorcami). Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 10

11 2.2 Badanie samoistnego charakteru odróżniającego Ogólne zasady Pierwszym krokiem w badaniu charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku jako całości oraz elementów składowych porównywanych znaków jest zbadanie samoistnego charakteru odróżniającego znaków. Z kolei badanie samoistnego charakteru odróżniającego znaku przebiega w dwóch etapach: po pierwsze, należy określić, czy właściwy krąg odbiorców rozpozna semantyczną treść danego znaku; po drugie, należy określić, czy postrzegana semantyczna treść jest związana z obrotem handlowym lub powszechnie w nim wykorzystywana w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów i usług. Podczas pierwszego etapu badania, tzn. badania, czy właściwy krąg odbiorców rozpozna semantyczną treść znaku, ocena jest przeprowadzana podczas porównania znaków pod względem koncepcyjnym, które szczegółowo opisuje inny rozdział niniejszych wytycznych 5. Samoistny charakter odróżniający znaków lub ich składników należy ocenić poprzez uwzględnienie (każdego) danego obszaru geograficznego oraz różnego zaplecza językowo-kulturowego poszczególnych obszarów. Krąg odbiorców na niektórych danych obszarach może nie rozumieć opisowej treści znaku na innym obszarze. W takich przypadkach charakter odróżniający znaku na jednym obszarze nie może być uznany za ograniczony w odniesieniu do różnego postrzegania znaku na innym obszarze. Poniżej zaprezentowano przykład przypadku, w którym kwestie językowe miały istotne znaczenie dla charakteru odróżniającego znaku: FRUTISOL Solfrutta T-331/08 Towary i usługi: klasa 29, 30 i 32 Terytorium: UE Ocena elementów frut i sol : [ ] należy dokonać rozróżnienia pomiędzy postrzeganiem przez odbiorców w krajach członkowskich takich, jak Włochy czy Hiszpania, w których elementy sol i frut są powszechnie rozpoznawalne i mogą być rozumiane jako nawiązujące odpowiednio do słońca i owoców, a postrzeganiem przez odbiorców w takich państwach członkowskich, jak Węgry, Finlandia i Litwa, gdzie powyższe elementy nie mają takich bliskich odpowiedników w językach krajowych. W pierwszej kategorii państw członkowskich odbiorcy najprawdopodobniej skojarzą oba znaki z pojęciami takimi, jak owoce i światło słońca. W rezultacie wystąpi pewien stopień koncepcyjnego podobieństwa pomiędzy znakami.. W państwach członkowskich z drugiej grupy odbiorcy nie dostrzegą żadnego koncepcyjnego podobieństwa pomiędzy znakami, ponieważ nie będą przypisywać żadnego znaczenia częściom składowym żadnego ze znaków (pkt 21 24). Drugi etap obejmuje skorelowanie znaczenia postrzeganego w znakach przez odbiorców z identycznymi lub podobnymi zakwestionowanymi towarami i usługami jeśli właściwy krąg odbiorców uzna znaczenie za opisowe, zachwalające lub aluzyjne itp. wobec tych towarów i usług, wówczas charakter odróżniający znaku zostanie odpowiednio zmniejszony. Może zaistnieć konieczność dokonania rozróżnienia pomiędzy różnymi odnośnymi towarami i usługami, ponieważ wykazanie jedynie 5 Zob. Wytyczne, część C: Sprzeciw, dział 2: Podwójna identyczność i prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, rozdział 3: Porównanie oznaczeń, Porównanie koncepcyjne. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 11

12 niewielkiego lub braku charakteru odróżniającego może dotyczyć tylko niektórych towarów i usług. Kryteria stosowane do badania samoistnego charakteru odróżniającego znaku lub elementu znaku są takie same, jak zasady stosowane podczas badania znaków w oparciu o bezwzględne podstawy 6. Jednak w sporach opartych na względnych podstawach kwestią jest nie tyle stwierdzenie, czy znak lub element znaku ma charakter odróżniający (tzn. czy ma minimum charakteru odróżniającego, które jest wymagane do rejestracji), ale także określenie stopnia charakteru odróżniającego na wspomnianej ruchomej skali. Dlatego np. termin, który nie będzie opisywał, ale jedynie sugerował dane towary lub usługi, może mieć być wystarczająco odróżniający charakter do tego, aby przejść test bezwzględnych podstaw, ale jego charakter odróżniający może wciąż być mniejszy niż zwykły dla celów względnych podstaw. Przyjmuje się, że wcześniejsze zarejestrowane znaki towarowe mają przynajmniej minimum samoistnego charakteru odróżniającego 7. Po przedstawieniu przekonujących dowodów na podważenie tego domniemania, wcześniejszy znak może liczyć jedynie na niewielki zakres ochrony, ale nigdy nie zostanie pozbawiony pewnej ochrony. Jeśli zgłaszający WZT udowodni, że wszczął postępowanie w sprawie unieważnienia w stosunku do wcześniejszego zarejestrowanego znaku, może okazać się konieczne zawieszenie postępowania w sprawie sprzeciwu w oczekiwaniu na wynik postępowania w sprawie unieważnienia. Wynik badania samoistnego charakteru odróżniającego znaku jest przedstawiony poniżej. Elementy Element ma mniej niż zwykły charakter odróżniający lub brak charakteru odróżniającego, ponieważ opisuje, nawiązuje lub zachwala właściwości identycznych lub podobnych towarów lub usług (lub ponieważ ma cechy osłabiające charakter odróżniający). Zobacz przykłady poniżej. Element cechuje zwykły odróżniający charakter, ponieważ nie opisuje, nie sugeruje, nie nawiązuje ani nie zachwala identycznych lub podobnych towarów lub usług (lub ponieważ nie ma cech osłabiających charakter odróżniający). Wcześniejszy znak Wcześniejszy znak ma mniejszy niż zwykły odróżniający charakter, ponieważ jako całość ma charakter aluzyjny lub zachwalający właściwości identycznych lub podobnych towarów lub usług (lub ponieważ ma cechy osłabiające charakter odróżniający). Zgodnie z tym, co napisano powyżej, Urząd nie stwierdzi, czy wcześniejszy znak jako całość jest opisowy lub nie ma charakteru odróżniającego 8. Wcześniejszy znak ma zwykły charakter odróżniający, ponieważ jako całość nie ma charakteru opisowego, aluzyjnego, ani zachwalającego (lub ponieważ nie 6 Opisane w Wytycznych, w części B: Rozpatrywanie zgłoszeń. 7 Zob. wyrok w sprawie C-196/11, F1-LIVE, cytowany w pkt powyżej. 8 Zob. pkt powyżej w sprawie domniemania ważności, które ma zastosowanie do wcześniejszych zarejestrowanych znaków. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 12

13 ma cech osłabiających charakter odróżniający) w odniesieniu do identycznych towarów lub usług. Należy pamiętać, że zgodnie z praktyką stosowaną przez Urząd, jeśli wcześniejszy znak (lub jego element) nie będzie opisowy (a więc nie będzie pozbawiony charakteru odróżniającego), Urząd uzna, że ma on zwykły samoistny charakter odróżniający. Jak wspomniano powyżej, charakter odróżniający znaku może być jeszcze bardziej wzmocniony po przedstawieniu dowodów, że wysoce odróżniający charakter wcześniejszego znaku został nabyty poprzez używanie znaku lub z powodu niezwykle oryginalnego, niezwykłego lub niepowtarzalnego charakteru znaku. Zgodnie z tym, co przedstawiono w pkt 2.1 powyżej, znaki słowne składające się z pojedynczego słowa nadal mogą składać się z różnych elementów, a niektóre z nich mogą mieć mniej lub bardziej odróżniający charakter (zob. sprawa T-331/08, Solfrutta powyżej) Przykłady elementów opisowych BYLY T-514/08 Towary i usługi: klasa 3 Terytorium: UE Ocena elementu products : [ ] termin»products«nie ma wystarczająco odróżniającego charakteru, aby być uwzględniony przez odbiorców (pkt 39). T-490/08 Towary i usługi: klasa 36 Terytorium: UE Ocena CAPITAL MARKETS : właściwy krąg odbiorców, składający się z konsumentów, którzy są bardzo uważni, dobrze poinformowani i posiadają znajomość podstawowej angielskiej terminologii z zakresu finansów, przywiązuje jedynie bardzo niewielką wagę do znaczenia wyrazów»capital«i»markets«, które stanowią opis wspomnianych usług i nie pozwalają im na ustalenie pochodzenia handlowego omawianych znaków (pkt 59). R 0834/ Towary i usługi: klasa 3 i 5 Terytorium: UE Ocena wcześniejszego prawa: Nawet jeżeli znaki wykazują pewne podobieństwo, sformułowanie NATURAL BRONZE jest opisowe i odnosi się do przeznaczenia towarów (opalanie) w odniesieniu do produktów klasy 3 (pkt 31). Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 13

14 (CINEDAY et al.) CINETAIN R 1306/ Towary i usługi: klasa 38 i 41 Terytorium: Hiszpania Ocena elementu CINE : Słowo cine ma opisowe znaczenie odwołujące się do kina (filmu). Dlatego ten element ma tylko ograniczone znaczenie dla postrzegania znaku (pkt 36). NATURAL BEAUTY FROM WITHIN R 0991/ Towary i usługi: klasa 3 i 5 Terytorium: Niemcy Ocena elementu NATURAL BEAUTY : Element NATURAL BEAUTY jest zwykłym i prostym odwołaniem się do rodzaju i jakości towarów. Niemieccy odbiorcy rozumieją znaczenie tych dwóch podstawowych słów oraz ich połączenie (pkt 31 to 35) Przykłady elementów zachwalających MAGIC SEAT T-363/06 Towary i usługi: klasa 12 Terytorium: Hiszpania Ocena elementu MAGIC : Słowo magic będzie odbierane przez właściwy krąg odbiorców jako zwykły kwalifikator słowa seat dzięki podobieństwu do hiszpańskiego słowa mágico, które ma czysto zachwalający charakter (pkt 39). Sąd uznał, że element SEAT nie będzie w Hiszpanii kojarzony z angielskim słowem seat, ale raczej z popularnym hiszpańskim producentem samochodów osobowych. Dlatego uznano, że znak ma charakter odróżniający dla towarów z klasy 12 (pkt 37). STAR SNACKS T-492/08 Towary i usługi: klasa 29, 30 i 32 Terytorium: UE Ocena elementu STAR : Słowo STAR ma charakter zachwalający, ponieważ stanowi (wraz z innymi pozostałymi elementami znaku) odwołanie do wysokiej jakości produktów spożywczych (pkt 52). Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 14

15 Przykłady elementów aluzyjnych EL COTO T-332/04 Towary i usługi: klasa 33, 35, 39 Terytorium: UE Ocena charakteru odróżniającego obrazu w zakwestionowanym zgłoszeniu WZT: Element graficzny znaku przywołuje na myśl winnicę; element ten ma niewielki charakter odróżniający w przypadku win (pkt 38). Ocena samoistnego charakteru odróżniającego słowa COTO : Fakt, że słowo jest obecne w języku wspólnotowym nie oznacza, że nie będzie miało charakteru odróżniającego w momencie, gdy nie będzie oznaczać produktów lub cech charakterystycznych produktów, dla których zostało zarejestrowane. (pkt 51). WORLDLINK T-325/04 Towary i usługi: klasa 36 Terytorium: UE Ocena elementów LINK i WORLD : Element LiNK nie jest bezpośrednio opisowym elementem dla m.in. usług bankowych wypłaty środków pieniężnych: przelewów środków i usług płatniczych; usługi sprawozdań finansowych (klasa 36) objętych przez wcześniejszy znak, ale jedynie do nich nawiązuje. Z drugiej strony słowo world będzie postrzegane jako opisowe w stosunku do jednego z aspektów świadczonych usług, ponieważ usługi finansowe są często dostarczane na skale globalną. W związku z tym orzeka się, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, niezależnie od tego, że wcześniejszy znak ma tylko do pewnego stopnia charakter aluzyjny (pkt 68). T-5/08 T-7/08 Towary i usługi: klasa 30 Terytorium: Belgia, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Austria i Portugalia Ocena elementu graficznego w postaci czerwonego kubka na podłożu z ziaren kawy: Przedstawienie czerwonego kubka na podłożu z ziaren kawy w dolnej części [znaku] ma nieznaczny charakter odróżniający dla rozpatrywanych towarów. Czerwony kubek i ziarna kawy nie mogą być bowiem uważane za mające silny charakter odróżniający, gdyż przywodzą na myśl rozpatrywane towary. Przeciwnie, [ ] chodzi o elementy pospolite. Bowiem w odniesieniu do sprzedaży kawy lub napojów na bazie kawy, przedstawienie kawy gotowej do wypicia w kubku i kawy w formie ziaren przychodzi naturalnie na myśl (pkt 44). Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 15

16 Przykłady wcześniejszych znaków o samoistnych cechach osłabiających charakter odróżniający R 522/ (odwołanie w toku) Towary i usługi: klasa 30, 31 i 42 Terytorium: UE Ocena charakteru odróżniającego wcześniejszego oznaczenia: [ ] Izba uważa, że wcześniejsze oznaczenie jest znakiem towarowym, którego charakter odróżniający jest bardzo słaby. Jak opisano wcześniej, ogólne wrażenie stwarzane przez znak nie sugeruje niczego więcej poza uproszczonym projektem metki, na której wyraźnie wyróżnia się słowo PREMIUM. Słowo to stanowi reklamowe odwołanie się do czegoś doskonałego (np. jakości produktu), a z powodu popularnego charakteru tego słowa i jego częstego używania w sprzedaży różnych towarów i usług, będzie zrozumiałe dla większości odbiorców w Europie (pkt 38). KID R 0249/ Towary i usługi: klasa 28 Terytorium: Hiszpania Ocena charakteru odróżniającego wcześniejszego oznaczenia: Wcześniejszy znak towarowy składa się ze słowa KID. Słowo to oznacza młodą osobę, dziecko. Termin ten stosowany do określenia gier i zabawek w klasie 28 jest w oczywisty sposób opisowy. Wskazuje w sposób bezpośredni i natychmiastowy przeznaczenie towarów objętych wcześniejszą rejestracją. Z tego powodu znak towarowy osoby wnoszącej sprzeciw ma słaby charakter odróżniający (pkt 16). ALASKA ALASKA ECU R 1239/ Towary i usługi: klasa 11 lodówki i zamrażarki Terytorium: Hiszpania Ocena charakteru odróżniającego wcześniejszego oznaczenia: [ ] Uwzględniając fakt, że słowny element Alaska ma słaby charakter odróżniający, nawiązując do rodzaju spornych towarów [ ] (pkt 51). [ ] Stwierdzenie to jest dodatkowo poparte słabym odróżniającym charakterem znaku towarowego osoby wnoszącej sprzeciw oraz faktem, że osoba wnosząca sprzeciw nie twierdziła, że jej znak towarowy miał wysoki charakter odróżniający z powodu używania lub renomy, ani nie przedstawiła dowodów w tej kwestii. Jak już wspomniano poprzednio, tego stwierdzenia nie można wywnioskować z dowodu używania [ ] (pkt 53) Kwestie szczególne Oznaczenia jednoliterowe, numeryczne i krótkie W wyroku z 09/09/2010 w sprawie C-265/09P α Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że charakter odróżniający znaków towarowych składających się z pojedynczej litery należy oceniać według takich samych kryteriów, które stosuje się wobec innych znaków słownych (pkt 33-39). Chociaż powyższy wyrok dotyczy bezwzględnych Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 16

17 podstaw, faktem jest, że zasada ustanowiona przez Trybunał ma zastosowanie również w sprawach inter partes, gdzie stosuje się ją do określenia zakresu ochrony jednoliterowych znaków towarowych. Pomimo przyznania, że ustalenie charakteru odróżniającego w przypadku znaków składających się z pojedynczej litery może być trudniejsze niż w przypadku innych znaków słownych, Trybunał orzekł, że takie okoliczności nie uzasadniają wprowadzania szczegółowych i surowszych kryteriów dla tego rodzaju znaku. Przypomniał również ugruntowaną zasadę, która mówi o tym, że charakter odróżniający znaku towarowego stanowiącego pojedynczą literę (przedstawioną standardową lub stylizowaną czcionką) należy ocenić na podstawie oceny faktów, uwzględniając odnośne towary lub usługi. Wyrok ten oznacza, że błędem jest opieranie się na założeniach, takich jak założenie a priori, że konsumenci nie mają zwyczaju postrzegania pojedynczych liter jako znaków towarowych, czy też na argumentach rodzajowych, takich jak argument dotyczący dostępności oznaczeń, biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę liter. Sąd potwierdził, że znak towarowy składający się z pojedynczej litery lub pojedynczej cyfry może mieć rzeczywiście samoistny charakter odróżniający (zob. wyrok z 08/05/2012 w sprawie T-101/11 G/G+, pkt 50 oraz wyrok z 06/10/2011 w sprawie T-176/10 Seven for all mankind, pkt 36 w przypadku cyfr). W wyroku z 10/05/2011 w sprawie T-187/10 G/G Sąd oddalił argument zgłaszającego, że pojedyncze litery są z natury pozbawione charakteru odróżniającego i że ochrona mogłaby obejmować jedynie ich graficzne przedstawienie (zob. pkt 38 i 49). W rezultacie, podczas gdy zarejestrowane wcześniejsze znaki towarowe składające się z pojedynczej litery (lub cyfry) i przedstawione standardową czcionką korzystają z domniemania ważności, ostatecznie ich samoistny charakter odróżniający będzie musiał zostać oceniony w odniesieniu do towarów lub usług, których dotyczą. W przypadku wniesienia roszczenia należy zwrócić uwagę na dowody przedstawiane przez osobę wnoszącą sprzeciw, które wykażą poza wszelką wątpliwość, że jego zarejestrowany znak towarowy składający się z jednej litery uzyskał przynajmniej wzmocniony charakter odróżniający, jeśli nie renomę. Okoliczność ta może skutkować przyznaniem wcześniejszemu znakowi towarowemu szerszego zakresu ochrony. Należy ostrożnie ocenić wpływ tego na ostateczny wynik: wzmocniony charakter odróżniający lub renoma wcześniejszego znaku towarowego nie uzasadnia stwierdzenia występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jeśli różny charakter graficzny znaków towarowych pozwala na ich bezpieczne odróżnienie. Powyższe ma zastosowanie zarówno do znaków towarowych składających się z pojedynczych liter/cyfr przedstawionych standardową czcionką (tzn. znaki słowne), jak i do tych przedstawionych stylizowaną czcionką. Ponadto, zgodnie z wyrokiem α w sprawie znaków dwuliterowych, jeśli kombinacja liter jako takich z natury nie ma odróżniającego charakteru dla towarów i usług (np. XL dla towarów z klasy 25), tego typu znaki niekoniecznie muszą mieć niewielki charakter odróżniający. Takie same zasady mają zastosowanie do cyfr Elementy o powszednim charakterze W niektórych przypadkach oznaczenia są utworzone z jednego elementu lub różnych elementów słownych o charakterze odróżniającym i jednego lub różnych elementów Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 17

18 graficznych postrzeganych przez odbiorców jako elementy, które mają charakter powszedni lub które stały się powszednie. Tego typu elementy graficzne często zawierają prosty, geometryczny kształt (np. ramy, etykiety) lub kolory często stosowane w danym sektorze rynku (np. kolor czerwony dla gaśnic, kolor żółty/czerwony/pomarańczowy dla branży pocztowej w zależności od państwa członkowskiego). Z tego powodu takiego rodzaju powszechne elementy nie są uznawane za elementy o charakterze odróżniającym. ARCO R 1929/ Towary i usługi: klasa 9 Terytorium: UE Ocena elementów graficznych: Słowne elementy tych dwóch znaków są zbieżne. Konsumenci będą mieli skłonność do postrzegania elementu graficznego w zakwestionowanym WZT wyłącznie w kategoriach elementu dekoracyjnego, a nie jako element wskazujący pochodzenie handlowe towarów, nawet pomimo pokaźnych rozmiarów tego elementu. (pkt 43) Zrzeczenie się praw wyłącznych do części znaku Zgodnie z art. 37 RWZT Urząd może zażądać zrzeczenia się praw wyłącznych do części znaku, jeśli znak będzie zawierać element, który nie ma charakteru odróżniającego i jeśli umieszczenie tego elementu mogłoby budzić wątpliwości co do zakresu ochrony. Urząd przyjmuje również dobrowolne zrzeczenie się praw wyłącznych do części znaku. Niektóre krajowe systemy ochrony znaków towarowych również przewidują zrzeczenie się praw. Zrzeczenie się praw jest wiążące dla Urzędu i ma obowiązujący skutek, nawet jeśli po przeprowadzeniu niezależnej analizy element może wydawać się odróżniający. Skutki zrzeczenia się praw wyłącznych do części znaku: jeśli wcześniejszy znak zawiera zrzeczenie się praw wyłącznych do części znaku, właściciel nie będzie mógł skutecznie powołać się na prawa w stosunku do elementu, co do którego nastąpiło zrzeczenie się praw. Dlatego nie wystąpi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do późniejszego zgłoszenia WZT, jeśli będzie ono zbieżne tylko w elemencie podlegającym zrzeczeniu się praw wyłącznych do części znaku (zob. orzeczenie z 06/10/2008 w sprawie R 0021/ AUTENTICO JABUGO, pkt 17, gdzie nastąpiło zrzeczenie się praw wyłącznych do JABUGO); jeśli wcześniejszy znak graficzny zawiera dwa słowa i zrzeczenie się praw wyłącznych do części znaku dotyczy obu słów, zakres ochrony będzie ograniczał się jedynie do kolejności i dokładnego sposobu, w jaki słowa zostały połączone. Należy pamiętać również o następującej kwestii: jeśli dwa znaki są zbieżne tylko w elemencie podlegającym zrzeczeniu się praw wyłącznych do części znaku, zrzeczenie to ze strony właściciela zgłoszenia WZT będzie bezcelowe, ponieważ nie może być wiążące dla właściciela wcześniejszego znaku. Innymi słowy, właściciel zgłoszenia WZT nie może jednostronnie zmniejszyć zakresu ochrony wcześniejszego znaku (zob. orzeczenie z 11/02/2010 w sprawie R 0229/ DOUGHNUT THEATER, pkt 58 Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 18

19 lub orzeczenie z 29/03/2012 w sprawie R 2499/ ACETAT Silicon 101E (fig.), pkt 18 i 19) Znaki wspólne Jeśli znak, na którym opiera się sprzeciw, jest znakiem wspólnym, jego samoistny charakter odróżniający będzie oceniony w zwykły sposób. Znak może mieć niewielki lub nawet bardzo niewielki samoistny charakter odróżniający, gdy odwołuje się do charakteru lub innych właściwości towarów. Fakt, że znak jest znakiem wspólnym, nie implikuje większego zakresu ochrony (zob. wyrok z 13/06/2012 w sprawie T-534/10 HELLIM, pkt 49-52, oraz wyrok z 05/12/2012 w sprawie T-143/11 F.F.R. pkt 61). 2.3 Badanie wzmocnionego charakteru odróżniającego Jak już wspomniano wcześniej, po zbadaniu samoistnego charakteru odróżniającego, drugim aspektem jest sprawdzenie pod warunkiem, że osoba wnosząca sprzeciw wniosła odpowiednie roszczenie 9 czy wcześniejszy znak nabrał wzmocnionego charakteru odróżniającego w momencie zgłoszenia zakwestionowanego WZT (lub w dacie pierwszeństwa) w rezultacie używania go przez osobę wnoszącą sprzeciw. Należy zawsze uwzględnić charakter odróżniający wcześniejszego znaku przy podejmowaniu decyzji dotyczącej prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Im bardziej odróżniający charakter będzie miał wcześniejszy znak towarowy, tym większe będzie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (wyrok z 11/11/1997 w sprawie C-251/95 Sabèl, pkt 24). Dlatego znaki o wysoce odróżniającym charakterze, samoistnym lub wynikającym z renomy, jaką cieszą się na rynku, podlegają szerszej ochronie niż znaki o mniej odróżniającym charakterze (wyrok z 29/09/1998 w sprawie C-39/97 Canon, pkt 18). W praktyce to oznacza, że fakt posiadania przez wcześniejszy znak towarowy wzmocnionego charakteru odróżniającego lub renomy jest argumentem na korzyść wykazania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Wzmocniony charakter odróżniający wymaga, aby znak posiadał renomę wśród właściwego kręgu odbiorców. Renoma może wzmacniać charakter odróżniający znaków, które mają niewielki charakter odróżniający lub jego brak, jak i tych, które mają samoistny charakter odróżniający. CRISTAL R 0037/ Towary i usługi: klasa 33 Terytorium: Francja Ocena wcześniejszego znaku CRISTAL : Co do stwierdzenia, że słowo Cristal jest opisowym 9 Zob. Wytyczne, część C: Sprzeciw, dział 1: Kwestie proceduralne. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 19

20 terminem odnoszącym się do badanych towarów (wina musujące o krystalicznej postaci), Izba nie może przyjąć takiego argumentu. Z jednej strony słowo jest aluzyjnym oznaczeniem sugerującym krystaliczną naturę win, nieopisującym jednak w żaden sposób produktu. Z drugiej strony [Izba] uważa, że wykazano wysoce odróżniający charakter znaku CRISTAL na rynku francuskim (pkt 31). Trybunał wydał wskazówki w odniesieniu do oceny charakteru odróżniającego nabytego w trakcie używania wcześniejszego znaku i podał przykładową listę czynników: Dokonując oceny, należy wziąć pod uwagę w szczególności: nieodłączne cechy znaku, w tym fakt, że zawiera on bądź też nie elementy opisowe dla towarów i usług, dla których został zarejestrowany; udział rynkowy znaku; intensywność, obszar geograficzny i długotrwały okres używania znaku; nakłady poniesione przez przedsiębiorstwo na promocję znaku; procent odpowiedniego kręgu odbiorców, którzy dzięki znakowi identyfikują towary i usługi jako pochodzące od określonego przedsiębiorstwa; a także oświadczenia wydane przez izby handlowe i branżowe lub inne stowarzyszenia branżowe i zawodowe. (Zob. wyrok z 22/06/1999 w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 23.) Dowód wzmocnionego charakteru odróżniającego nabytego w trakcie używania musi dotyczyć zarówno (i) właściwego obszaru geograficznego i (ii) właściwych towarów i usług. Osoba wnosząca sprzeciw może zgłosić, że wcześniejszy znak ma wzmocniony charakter odróżniający jedynie dla części zarejestrowanych towarów i usług. Urząd musi precyzyjnie ustalić na podstawie przedstawionych dowodów, dla których towarów i usług uzyskano charakter odróżniający. Aspekty takie jak charakter, czynniki, dowód 10 i ocena wzmocnionego charakteru odróżniającego są takie same jak w przypadku renomy. Jednak stwierdzenie posiadania renomy wymaga spełnienia określonych progów, podczas gdy dla stwierdzenia wzmocnionego charakteru odróżniającego wartości progowe mogą być niższe. Wzmocniony charakter odróżniający to wszystko, co wykracza poza samoistny charakter odróżniający znaku. EL COTO T-332/04 Towary i usługi: klasa 33, 35, 39 Terytorium: UE Ocena wzmocnionego charakteru odróżniającego znaku towarowego EL COTO : Izba Odwoławcza uwzględniła fakt, że wcześniejszy znak EL COTO był znany na rynku i dokonała właściwej oceny rozwiązań przyjętych przez orzecznictwo, co pozwoliło Izbie dojść do wniosku, że wcześniejszy znak»el COTO«ma wzmocniony charakter odróżniający; wniosek opiera się na następujących faktach: certyfikacie wydanym przez Sekretarza Generalnego Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada»Rioja«, zaświadczającym, że właściciel sprzedaje swoje wina m.in. pod marką»el Coto«i»Coto de Imaz«od 1977 r., oraz że znaki te»mają znaczący i dobrze znana charakter«w Hiszpanii; różnych decyzji hiszpańskiego Urzędu ds. Patentów i Znaków Towarowych uznających, że znak 10 Dodatkowe informacje na temat wymaganych dowodów i ich oceny znajdują się w Wytycznych, część C: Sprzeciw, dział 5: Znaki towarowe cieszące się renomą (art. 8 ust. 5 RWZT). Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 20

21 towarowy» EL COTO«jest dobrze znany w Hiszpanii; dokumentu dotyczącego rozwoju sprzedaży, wskazującego, że pod znakiem»el Coto«sprzedano , , i skrzyń zawierających 12 butelek wina odpowiednio w 1995 r., 1996 r., 1997 r. i 1998 r. (pkt 50). Co istotne, Trybunał orzekł również, że uzyskanie przez znak charakteru odróżniającego może być wynikiem jego używania w ramach innego zarejestrowanego znaku towarowego (wyrok z 07/07/2005 w sprawie C-353/03 Have a break, pkt oraz wyrok z 07/09/2006 w sprawie T-168/04 Aire Limpio, pkt 74). Wystarczającym argumentem w tym przypadku jest fakt, że w rezultacie wspomnianego używania właściwy krąg odbiorców w rzeczywistości postrzega produkty lub usługi oznaczone przez wcześniejsze znaki jako produkty lub usługi pochodzące z danego przedsiębiorstwa. Wynikiem badania wzmocnionego charakteru odróżniającego będzie jeden z następujących wniosków: w przypadku braku wystarczających dowodów na wzmocniony charakter odróżniający w stosunku do właściwych towarów i usług lub danego terytorium, poziom odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku będzie określony na podstawie samoistnego charakteru odróżniającego znaku (mniejszego niż zwykły lub zwykłego); w przypadku przedstawienia wystarczających dowodów na wzmocniony charakter odróżniający w stosunku do wszystkich lub niektórych właściwych towarów i usług oraz terytoriów: jeśli wcześniejszy znak będzie miał mniejszy niż zwykły samoistny charakter odróżniający, znak/element mógłby uzyskać zwykły lub wysoki charakter odróżniający w zależności od przedstawionych dowodów 11 ; lub jeśli wcześniejszy znak będzie miał zwykły samoistny charakter odróżniający, znak/element mógłby uzyskać wysoki charakter odróżniający. Należy przypomnieć, że chociaż znak jako całość może nabyć wzmocniony charakter odróżniający, może również zawierać elementy opisowe o mniejszym niż zwykły charakterze odróżniającym lub nieposiadające charakteru odróżniającego. Przykładowo wzmocniony charakter odróżniający znaku Coca Cola jako całości nie wpływa na fakt, że element Cola pozostaje całkowicie opisowym elementem dla niektórych produktów. 11 Dodatkowe informacje na temat wymaganych dowodów i ich oceny znajdują się w Wytycznych, część C: Sprzeciw, dział 5: Znaki towarowe cieszące się renomą (art. 8 ust. 5 RWZT). Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część C: Sprzeciw Strona 21