PRAKTYKA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W PROCESIE DUE DILIGENCE Radca prawny Aneta Pankowska
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA wiedza, efekt pracy twórczej człowieka, innowacja adekwatne narzędzie ochrony wartość ekonomiczna, narzędzie przewagi konkurencyjnej KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 2
PRAWA IP WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA Patent: prawo wyłączne udzielane przez UP na lat 20 przedmiot: rozwiązanie techniczne, które jest nowe, posiada poziom wynalazczy oraz nadaje się do przemysłowego stosowania Wzór użytkowy: prawo wyłączne udzielane przez UP na lat 10 przedmiot: nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu budowy lub zestawienia przedmiotu KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 3
PRAWA IP WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA Wzór przemysłowy: prawo wyłączne udzielane przez UP na lat 25 przedmiot: nowa oraz posiadająca indywidualny charakter postać wytworu Znak towarowy: prawo wyłączne udzielane przez UP na lat 10 (z możliwością nieograniczonego przedłużania) przedmiot: oznaczenie, które można przedstawić graficznie, jeżeli nadaje się do odróżnia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 4
PRAWA IP PRAWA AUTORSKIE Utwór: każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci ochrona: od chwili ustalenia utworu, choćby miał postać nieukończoną (brak wymogu rejestracji) specyficzne rodzaju utworów: programy komputerowe KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 5
PRAWA IP TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA Tajemnica przedsiębiorstwa: przedmiot: nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa, posiadające wartość gospodarczą warunek ochrony: podjęcie działań niezbędnych do zachowania informacji w poufności powstanie ochrony: automatyczne i nieograniczone w czasie (do czasu, kiedy informacja przestaje mieć status tajemnicy) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 6
ZNACZENIE IP DD Kluczowe znaczenie: w przypadku przedsiębiorstw z sektora technologicznego Ale: w dzisiejszej rzeczywistości przedsiębiorstwa działające w sektorach tradycyjnych posiadają prawa własności intelektualnej oraz bazują na nich w swojej działalności Założenia IP DD: dostarczenie inwestorowi szczegółowych informacji w zakresie stanu praw IP przedsiębiorstwa, które mogą mieć wpływ na transakcję (w tym wpływ cenotwórczy) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 7
USTALENIE ZAKRESU IP DD WAŻNE CZYNNIKI rodzaj transakcji (połączenie, przejęcie, nabycie jednostek uczestnictwa, nabycie części przedsiębiorstwa) wartość transakcji i generalne ryzyko związane z transakcją cele transakcji (np. jeśli spółka nabywa inną spółkę z uwagi na określoną linię produktów, czy też z uwagi na posiadanie określonej technologii) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 8
SZCZEGÓŁOWE CELE IP DD: Identyfikacja składników IP wykorzystywanych w działalności spółki oraz ich pozycjonowanie pod względem znaczenia dla tej działalności Ocena natury oraz zakresu praw spółki do składników IP wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa: własność (nabycie pierwotne oraz pochodne) licencja (wyłączna, niewyłączna, na czas nieoznaczony, na czas oznaczony) KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 9
SZCZEGÓŁOWE CELE IP - DD Ocena ważności praw spółki do składników IP ocena, czy prawa zostały nabyte w sposób ważny i skuteczny ocena, czy rzeczywisty zakres prawa jest wystarczający dla dalszej niezakłóconej działalności klauzule change of control KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 10
SZCZEGÓŁOWE CELE IP - DD Ocena w zakresie potencjalnych sporów związanych z naruszeniami praw IP czy prawa IP spółki nie naruszają praw osób trzecich czy spółka nie narusza praw osób trzecich Analiza upoważnień udzielonych przez spółkę do korzystania ze składników IP oraz ich wpływ na możliwość korzystania z tych składników przez spółkę licencje umowy dystrybucyjne inne transakcje zawierające transfer praw IP KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 11
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES BADAŃ: Patenty (wzory użytkowe, wzory przemysłowe): ustalenie posiadanych patentów oraz zgłoszeń patentowych (badanie rejestrów oraz umów nabycia); ocena istniejących oraz grożących sporów; analiza umów dotyczących patentów: umowy z twórcami, umowy związane z komercjalizacją patentu (licencje). KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 12
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES BADAŃ: Znaki towarowe: ustalenie praw z rejestracji oraz zgłoszeń znaków towarowych (terytorium ochrony, wykaz towarów, faktyczne używanie); analiza sporów związanych z naruszeniem praw do znaków towarowych oraz zidentyfikowanie ewentualnych kolizji; narzędzia służące kontroli jakości towarów/usług, które oferowane są w obrocie z oznaczeniem; analiza licencji na korzystanie ze znaków towarowych (licencje, umowy dystrybucyjne, umowy marketingowe, umowy franszyzy). KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 13
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES BADAŃ: Prawa autorskie: analiza utworów, które spółka stworzyła, lub do których nabyła prawa (utwory pracownicze oraz inne; pola eksploatacji); analiza licencji związanych z prawami autorskimi; ocena praw do oprogramowania (aplikacje tworzone specjalnie na potrzeby przedsiębiorstwa); analiza sporów związanych z naruszeniami praw autorskich(istniejących lub grożących). KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 14
SZCZEGÓŁOWE BADANIA: Tajemnica przedsiębiorstwa: inwentaryzacja materialnych sekretów (tajemnic) przedsiębiorstwa; zbadanie stanu zabezpieczenia ochrony tajemnicy: zabezpieczenia techniczne oraz umowy z personelem; ustalenie, czy zawarte zostały umowy o zakazie konkurencji z kluczowymi przedstawicielami personelu; analiza umów o korzystanie z tajemnicy przedsiębiorstwa ( know how ). KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 15
WYNIKI IP - DD Wyniki IP DD: identyfikacja problemów wskazanie sposobów ich rozwiązania określenie ryzyka dla inwestora KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 16
KONTAKT Kancelaria Prawna KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy ul. Wilcza 46 00-679 Warszawa Tel: +48 22 541 70 80 Fax: +48 22 213 30 07 Email: office@rkkw.pl Web: www.rkkw.pl KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 17