Traktat Singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych

Transkrypt

1 Traktat Singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych Autor: Monika Witkowska Rzecznik Patentowy, Problemy ochrony własności przemysłowej, kwiecień- czerwiec 2010 r. Uwagi ogólne W dniu 27 marca 2006 r podczas konferencji dyplomatycznej w Singapurze, w której Rzeczpospolita Polska nie brała udziału, zostały przyjęte: Traktat Singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do Traktatu Singapurskiego o prawie znaków towarowych (zwanych dalej łącznie jako Traktat). Warunkiem nabycia statusu strony określonym w art. 26 Traktatu jest członkostwo w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Na mocy art. 26 ust. 2 Traktatu państwo, które nie podpisało Traktatu może stać się jego stroną poprzez złożenie dokumentu przystąpienia. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r., w której wyrażona została zgoda na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji Traktatu Singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu Singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 września 2008 r. ratyfikował wyżej wymieniony Traktat. W stosunku do Rzeczpospolitej Polskiej Traktat wszedł w życie w dniu 2 lipca 2009 r. i stanowi od tej daty część krajowego porządku prawnego (Dz.U. z 2009 r. Nr. 100 poz. 838). Znamienny jest zatem fakt, że zgodnie z art. 91 ust. 2 Konstytucji RP, w związku z ratyfikacją Traktatu za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, ma on pierwszeństwo przed ustawami, jeżeli ustaw tych nie da się z nim pogodzić. W uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 30 maja 2008 r podkreślono, iż Traktat to kolejne osiągniecie w ustalaniu światowych standardów dotyczących unifikacji procedur dotyczących znaków towarowych. Traktat bowiem podkreślił znaczenie znaków towarowych, jednych z bardziej istotnych form własności intelektualnej, w promowaniu krajowego i międzynarodowego handlu mającego wpływ na rozwój przedsiębiorczości, jak też ich pozycji na rynku. Rzeczpospolita Polska stając się stroną Traktatu stała się automatycznie pełnoprawnym członkiem mogącym uczestniczyć w pracach organów WIPO zajmujących się tym systemem, dzięki czemu zyskała wpływ na decyzje podejmowane przez te organy. Zasadniczym celem Traktatu jest stworzenie ram zmierzających do zharmonizowania i ujednolicenia na szczeblu międzynarodowym krajowych procedur administracyjnych w zakresie znaków towarowych, jak również ich uproszczenia i odformalizowania, co ma między innymi skutkować zwiększeniem liczby zgłoszeń krajowych i w konsekwencji większym zapotrzebowaniem na usługi rzeczników patentowych i

2 zrekompensowaniem tej grupie zawodowej zmniejszenie liczby spraw w związku z przystąpieniem Polski do systemu wspólnotowego znaku towarowego. Najistotniejsze regulacje Traktatu Traktat ma zastosowanie do znaków towarowych lub usługowych, przy czym nie stosuje się ich do znaków towarowych wspólnych, kontrolnych i gwarancyjnych. Zakres jego zastosowania dotyczy wszystkich znaków towarowych charakteryzujących się zdolnością odróżniającą, w tym znaków nietradycyjnych takich jak: hologramy, znaki trójwymiarowe, kolory, znaki ruchome, a także znaki niewidoczne: dźwiękowe, zapachowe, smakowe oraz dotykowe, pod warunkiem, że ich ochrona jest dopuszczalna na mocy ustawodawstwa krajowego. Traktat reguluje procedury przed Urzędem Patentowym, nie odnosi się natomiast do procedur przed sądami administracyjnymi i powszechnymi. Traktat szczegółowo reguluje kwestie proceduralne związane ze zgłoszeniem znaku towarowego, przedstawicielstwem, klasyfikacją towarów i usług, dokonywaniem zmian, czasem trwania i przedłużaniem praw do znaków towarowych. Wprowadza on również tzw. środki ulgowe w przypadku niedotrzymania terminu takie jak: przedłużenie terminu, kontynuowanie procedury lub przywrócenie praw. Traktat zawiera również postanowienia dotyczące licencji na używanie znaku towarowego oraz ustanawia możliwość wyboru sposobu komunikowania się ze zgłaszającymi oraz ich pełnomocnikami, również poprzez komunikację elektroniczną. Jako, że celem Traktatu jest odformalizowanie procedur przed krajowymi urzędami nie zezwala on na sprawdzanie autentyczności, potwierdzania lub legalizacji podpisów składanych na pismach. Traktat w poszczególnych postanowieniach przedstawia katalogi wymogów, których spełnienia jego strony mogą żądać od zgłaszających i pełnomocników, jak również zawiera postanowienia, które zakazują wprowadzania wymogów szerszych niż te które zostały w Traktacie przewidziane. Porównanie najistotniejszych postanowień Traktatu do regulacji zawartych w ustawie Prawo własności przemysłowej (pwp) 1. Licencja Jedną z istotniejszych kwestii wymagających komentarza jest odmienne uregulowanie skutków dokonania wpisu licencji w Traktacie w porównaniu do pwp. Treść art. 19 ust. 2 Traktatu wskazuje, że Umawiająca się strona nie może żądać wpisania licencji do rejestru jako warunku dla uznania prawa, jakie licencjobiorca może mieć na podstawie ustawodawstwa tej Umawiającej się strony, do przystąpienia do postępowania w sprawie naruszenia, wszczętego przez uprawnionego lub dla uzyskania, w drodze takiego postępowania, odszkodowania wynikającego z naruszenia znaku będącego przedmiotem licencji.

3 Przepis ten daje większe uprawnienia licencjobiorcy niewyłącznemu i nie wpisanemu do rejestru niż pwp. Wskazać bowiem należy, że art. 76 ust. 6 pwp, który ma odpowiednie zastosowanie do znaków towarowych stanowi, że Uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może na równi z uprawnionym z patentu (znaku towarowego) dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu (znaku towarowego), chyba, że umowa licencyjna stanowi inaczej. A zatem, w świetle art. 19 ust. 2 Traktatu licencjobiorca może dochodzić roszczeń w postępowaniu cywilnym łącznie z uprawnionym bez konieczności bycia licencjobiorca wyłącznym i bez konieczności dokonania wpisu tejże licencji wyłącznej do rejestru. Może on również w przedmiotowym postępowaniu dochodzić odszkodowania na swoją rzecz. Pwp w obecnym kształcie nie zezwala expressis verbis licencjobiorcy niewyłącznemu i nie wpisanemu do rejestru na dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym, nawet łącznie z uprawnionym. Polska nie skorzystała z możliwości zgłoszenia zastrzeżenia na podstawie art. 29 Traktatu, który w ust. 3 stanowi, że każde państwo lub organizacja międzyrządowa mogą złożyć zastrzeżenie stanowiące, że niezależnie od przepisów art. 19 ust. 2 wymagają one wpisania licencji do rejestru jako warunku uznania prawa, jakie licencjobiorca może mieć na podstawie ustawodawstwa tego państwa lub tej organizacji międzyrządowej, do przystąpienia do postępowania w sprawie naruszenia, wszczętego przez uprawnionego lub uzyskania, w drodze takiego postępowania odszkodowania wynikającego z naruszenia znaku będącego przedmiotem licencji. W związku powyższym, jako że postanowienia pwp i Traktatu regulujące uprawnienia licencjobiorcy są niejednolite należałoby rozważyć dostosowanie przepisów pwp do postanowień Traktatu. Należy jednak mieć na uwadze, że Traktat dotyczy tylko znaków towarowych, w konsekwencji powstaje pytanie czy nowelizacja nie powinna również dotyczyć innych przedmiotów własności przemysłowej, tak aby procedury i uprawnienia licencjobiorców różnych przedmiotów własności przemysłowej były jednolite. 2. Pełnomocnictwo Urząd Patentowy żąda (bezwzględnie w postępowaniu spornym w związku z orzecznictwem SN i NSA) od pełnomocników nie tylko dokumentu pełnomocnictwa, ale również innych dokumentów (podmioty polskie: odpis z KRS, zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej), z których wynika sposób reprezentacji. Tymczasem, w świetle postanowień art. 4 ust. 3 Traktatu umawiająca się strona może żądać wyznaczenia przedstawiciela w oddzielnym dokumencie (pełnomocnictwo), a ponadto w dalszych postanowieniach reguluje jaki może być zakres pełnomocnictwa. Art. 4 ust. 5 Traktat natomiast wyraźnie stanowi, że umawiająca się strona nie może żądać spełnienia innych wymogów niż te które przewiduje Traktat. Nie przewidziano zatem konieczności składania innych dokumentów niż pełnomocnictwo, w konsekwencji ostatnia praktyka UPRP może być uznana za niezgodną z zapisami Traktatu w tym zakresie. Jednocześnie zauważyć należy, ze art. 4 ust. 1 (a) wskazuje na zastosowanie Traktatu dla celów jakiegokolwiek Postępowania przed Urzędem. A zatem, ma on również zastosowanie w postępowaniu spornym przed UPRP. Niezależnie, w art. 3 ust. 4 Traktatu wskazano, że dla celów postępowania zgłoszeniowego nie można wymagać dla tego zgłoszenia dostarczenia jakichkolwiek zaświadczeń lub wyciągów z rejestru handlowego.

4 Niemniej jednak, zarówno Sąd Najwyższy, jak i Naczelny Sąd Administracyjny traktują dokumenty rejestrowe, z których wynika sposób reprezentacji strony postępowania jako integralną część pełnomocnictwa. W związku z tym, kwestia interpretacji postanowień Traktatu we wskazanym zakresie pozostaje dyskusyjna. Z drugiej jednak strony, mając na uwadze cel Traktatu zmierzający do odformalizowania procedur, wydaje się, że definiowanie pełnomocnictwa w powyższy sposób, przynajmniej w zakresie postępowania przez Urzędem Patentowym RP, pozostaje jednak niezgodne z zapisami Traktatu. 3. Przedłużenie Istotna zmiana przewidziana została w regulaminie do Traktatu i dotyczy okresu, w którym może być złożony wniosek o przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy oraz wniesiona opłata za przedłużenie. Zgodnie bowiem z Zasadą 8 stanowiącą uszczegółowienie art. 13 ust. 1 pkt. c) Traktatu okres, w którym może być złożony wniosek o przedłużenie rejestracji oraz może być wniesiona opłata, rozpoczyna się przynajmniej sześć miesięcy przed datą, w której może nastąpić przedłużenie i kończy się najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od tejże daty. Jeżeli wniosek o przedłużenie zostanie złożony lub opłata zostanie wniesiona po dacie, w której może nastąpić przedłużenie, Umawiająca się strona może uzależnić przyjęcie wniosku o przedłużenie od wniesienia dodatkowej opłaty. A zatem, przepis ten wyraźnie stanowi (odmiennie niż pwp), że złożenie wniosku o przedłużenie po dacie upłynięcia okresu ochrony znaku towarowego, co najmniej do 6 miesięcy jest uznawane jako złożenie wniosku w terminie. Obecne przepisy pwp uzależniają złożenie wniosku po dniu upłynięcia ochrony - do 6 miesięcy od wniesienia dodatkowej opłaty, tymczasem regulamin wskazuje, że dodatkowej opłaty można żądać dopiero po upływie okresu, kiedy uprawniony jest w prawie" - tj. co najmniej 6 miesięcy przed i przynajmniej 6 miesięcy po dacie, w której ochrona się kończy. 4. Podział zgłoszenia Art. 7 ust. 1 Traktatu przewiduje możliwość podziału zgłoszenia w postępowaniu sprzeciwowym lub w toku postępowania odwoławczego od decyzji o odmowie rejestracji znaku. Tymczasem, brak jest obecnie analogicznego zapisu w pwp. 5. Klasyfikacja towarów i usług Traktat w art. 9 potwierdza zasadę wypracowaną w orzecznictwie (nie była dotychczas wyraźnie wskazana w polskim ustawodawstwie) stanowiąc, że: a) towary lub usługi nie mogą być uważane za podobne do siebie tylko (- przyp. wł.) na tej podstawie, że w jakiejkolwiek rejestracji lub publikacji urzędu znajdują się w tej samej klasie klasyfikacji nicejskiej, b) towary lub usługi nie mogą być uważane za niepodobne do siebie tylko (- przyp. wł.) na tej podstawie, że w jakiejkolwiek rejestracji lub publikacji Urzędu znajdują się w różnych klasach towarowych.

5 Wynika zatem z powyższego, że numeracja klas zgodnie z Klasyfikacją Nicejską ma jedynie charakter pomocniczy i porządkowy, w związku z czym należy za każdym razem dokonywać porównania konkretnych towarów i usług w oderwaniu od ich przynależności do konkretnych klas. 6. Zmiany nazw i adresów zgłaszających/uprawnionych W art. 10 Traktatu określono wymogi wniosku o dokonanie ww. zmian, których spełnienia może zadąć umawiająca się strona. Art. 10 ust. 1 (a) stanowi, że jeżeli nie nastąpiła zmiana osoby uprawnionego, lecz zmiana jego imienia i nazwiska (odpowiednio nazwy) i/lub adresu, Umawiająca się strona zgadza się aby wniosek o wpisanie przez Urząd zmiany w jego Rejestrze znaków złożony został przez uprawnionego w formie dokumentu wskazującego numer rejestracyjny danej rejestracji oraz zmianę, która ma zostać w rejestrze odnotowana. Art. 10 ust. 4 stanowi, że żadna Umawiająca się Strona nie może żądać spełnienia, w odniesieniu do wniosku, o którym mowa w niniejszym artykule, wymogów innych niż te, o których mowa w ust. 1-3 i art. 8. W szczególności nie może bvć wymagane dostarczenie jakiegokolwiek zaświadczenia dotyczącego zmiany.a zatem, Urząd Patentowy RP powinien dokonywać ww. zmian jedynie w oparciu o wniosek złożony przez uprawnionego lub jego pełnomocnika bez wzywania o dodatkowe dokumenty z których wnioskowana zmiana wynika. Przy innych zmianach (np. uprawnionego, wpisu licencji) Urząd Patentowy może żądać złożenia dokumentów potwierdzających zmianę. 7. Jeden wniosek dla wielu znaków towarowych Traktat przewiduje możliwość złożenia jednego wniosku do wielu znaków towarowych pod warunkiem, że we wniosku wskazane zostaną numery rejestracyjne wszystkich rejestracji, których on dotyczy (art. 10 ust. 1 (d) - wniosek o zmianę nazw i adresów zgłaszających/uprawnionych, art. 11 ust. 1 (h) wniosek o zmianę w odniesieniu do prawa własności, art. 12 ust. 1 (d) poprawianie błędów, art. 17 ust. 3 - wniosek o wpis licencji, art. 18 ust. 2 - wniosek o zmianę lub wykreślenie licencji.) Obecnie, Urząd Patentowy RP wymaga złożenia oddzielnych wniosków do każdej ze spraw, co wynika najprawdopodobniej z tego, że dla każdej z nich prowadzone są oddzielne akta. Wydaje się jednak, że powyższe udogodnienia proceduralne znajdują uzasadnienie w związku z informatyzacją systemów w urzędach patentowych poszczególnych państw i w konsekwencji stopniowym odejściem od systemu papierowego na rzecz systemu elektronicznego (iless paper). Uwagi końcowe Mając na uwadze okoliczność, że Traktat stanowi część krajowego porządku prawnego ww. wskazane zasady winny mieć bezpośrednie zastosowanie w procedurach przed Urzędem Patentowym RP. Co więcej, biorąc pod uwagę cel Traktatu podjęcie kroków przez Urząd Patentowy RP zmierzających do odformalizowania procedur, skutkować winno zwiększeniem liczby zgłoszeń krajowych.

6 Jedynie na marginesie warto zauważyć, że przy okazji wdrażania w życie postanowień Traktatu należałoby rozważyć również inne kwestie, które wprawdzie nie są uregulowane w postanowieniach wyżej wymienionego aktu prawnego, niemniej mają ogromny wpływ na rezygnację podmiotów krajowych i zagranicznych z dokonywania zgłoszeń w Polsce na rzecz zgłoszeń wspólnotowych. Mam na myśli konieczność rozważenia kwestii dopuszczalności w postępowaniu o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy tzw. listów zgody, w tym deklaracji o powiązaniach kapitałowych, które aktualnie nie są akceptowane przez Urząd Patentowy RP w procedurze rejestracyjnej w związku z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Niemniej jednak, jako, że kwestia doniosłości prawnej listów zgody w procedurze przez Urzędem Patentowym RP wymaga znacznie szerszego komentarza, wykracza więc poza zakres niniejszego opracowania. Z całą jednak pewnością akceptowanie przez Urząd Patentowy RP tego rodzaju dokumentów, stanowiłoby kolejny poważny krok na drodze do stworzenia zgłaszającym ram do uzyskiwania praw ochronnych w sposób łatwy i pozbawiony zbędnych formalności.