Wspólność praw patentowych

Transkrypt

1 Wspólność praw patentowych Agnieszka Sztoldman Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Urząd Patentowy RP r.

2 Podstawa prawna art. 72 p.w.p. wspólność praw patentowych art. 159 oraz art. 162 ust. 5 p.w.p. wspólność prawa ochronnego na znak towarowy odpowiednie stosowanie art. 72 p.w.p.- wspólność innych praw własności przemysłowej o charakterze produkcyjnym (art. 100 ust. 1, art. 118 ust. 1 oraz art. 200, art. 201, art. 209 ust. 1, art. 221 ust. 1 p.w.p. )

3 Art. 72 [Prawa współuprawnionego] 1. Współuprawniony z patentu może, bez zgody pozostałych współuprawnionych, korzystać z wynalazku we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu. 2. W razie uzyskania korzyści z wynalazku przez jednego ze współuprawnionych każdy z pozostałych współuprawnionych ma prawo, o ile umowa nie stanowi inaczej, do odpowiedniej części z jednej czwartej tych korzyści po potrąceniu nakładów, stosownie do swego udziału w patencie. 3. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, o ile umowa o wspólności patentu nie stanowi inaczej, przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych. 4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do wspólności prawa do uzyskania patentu.

4 Zalety wspólności praw patentowych Dostęp do zasobów innych podmiotów Dzielenie kosztów i ryzyka Szybszy rozwój produktu Wady wspólności praw patentowych Obowiązek poszanowania interesów pozostałych współuprawnionych Ograniczenie możliwości czerpania ekonomicznych korzyści (?)

5 Źródła wspólności praw patentowych Wspólne zgłoszenie Zawarcie umowy Decyzja UP RP Dziedziczenie lub wykonanie zapisu testamentowego Wspólność majątkowa małżeńska Podział majątku spółki Wynalazki mieszane w stosunku pracy

6 Ustalenie wielkości udziału Umowa Model ustawowy - wkład twórczy A. Szewc: osoba, która twórczo przyczynia się do dokonania rozwiązania będącego przedmiotem wynalazku M. du Vall: osoba, której wkład ma wyraz w opisie patentowym wynalazku S. Sołtysiński, A. Szajkowski: osoba, która przyczyniła się do uzyskania tego elementu rozwiązania, który decyduje o jego nieoczywistości J. Szwaja: osoba, która bezpośrednio brała udział w pracy nad rozwiązaniem tego zagadnienia, które jest przedmiotem zgłoszenia do UP RP Wkład ekonomiczny?

7 Założenia konstrukcyjne wielość podmiotów; jedność przedmiotu; niepodzielność wspólnego prawa (specyfika dóbr niematerialnych) jedno prawo wyłączne, które w całości przysługuje każdemu współuprawnionemu (funkcja udziału) indywidualne prawo każdego współuprawnionego do wykonywania całego prawa ograniczenia: istota prawa wyłącznego oraz interes pozostałych współuprawnionych

8 Odpowiednie stosowanie przepisów k.c. o współwłasności rzeczy większa niezależność w porównaniu do współwłaściciela rzeczy uwzględnienie specyfiki dobra niematerialnego, w tym odmienności dotyczące korzystania

9 Wykonywanie wspólnych praw patentowych Zarząd Korzystanie we własnym zakresie Udzielenie licencji Rozporządzenie wspólnym prawem Rozporządzenie udziałem lub częścią udziału we wspólnym prawie Dochodzenie roszczeń Inne czynności zachowawcze

10 Zarząd wspólnym wynalazkiem Stosowanie konstrukcji czynności zarządu rzeczą wspólną (uzasadnienie) Brak określenia czynności zarządu Rozróżnienie czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczające zwykły zarząd

11 Podejmowanie decyzji Czynności zwykłego zarządu czynności bieżącego administrowania wynalazkiem: - wnoszenie opłat za ochronę patentową - pobieranie opłat licencyjnych - zgłoszenie wniosku o udzielenie SPC - wnioski o wpis do rejestru patentowego oraz ogłoszenie w WUP

12 Czynności przekraczające zwykły zarząd wpływają na prawną pozycję współuprawnionych w relacjach zewnętrznych wpływają na możliwość wykonywania wspólnego prawa wyłącznego przez wszystkich współuprawnionych - przeniesienie, zrzeczenie się prawa i inne czynności rozporządzające wspólnym prawem patentowym - ograniczenie zakresu przedmiotowego ochrony, podział zgłoszenia Sporne: - zgłoszenie patentu? (stan tajemnicy)

13 Korzystanie we własnym zakresie bez zgody pozostałych współuprawnionych pojęcie korzystania we własnym zakresie - osobiście - przy współudziale innych podmiotów kryterium: powstanie na rzecz osoby trzeciej uprawnienia do eksploatacji wynalazku korzystanie bezpośrednie i korzystanie pośrednie

14 Udzielenie licencji Udzielenie licencji wyłącznej i niewyłącznej a czynności zarządu Udzielenie licencji a korzystanie z wynalazku we własnym zakresie Naruszenie obowiązku współdziałania Sankcja prawna związana z naruszeniem obowiązku współdziałania Sądowe rozstrzygnięcie w braku zgody wszystkich współuprawnionych

15 Rozporządzenie udziałem lub częścią udziału we wspólnym prawie zakres obowiązku współdziałania współuprawnionych - różnica między art. 72 p.w.p. a art. 162 ust. 5 p.w.p. - rozporządzenie a umowa o zachowaniu poufności dopuszczalność rozporządzenia udziałem lub jego częścią na rzecz konkurenta na rynku zwiększenie liczby podmiotów we wspólności wskutek przeniesienia części udziału na rzecz osoby trzeciej udzielenie licencji na korzystanie z udziału?

16 Podział korzyści między współuprawnionymi podstawa aksjologiczna reguły zakres przedmiotowy roszczeń (pojęcie korzyści) tylko korzyści ze stosowania wynalazku, czy też także korzyści uzyskiwane na podstawie innych form korzystania ze wspólnego wynalazku? - Podział korzyści a korzystanie we własnym zakresie - Podział strat?

17 Metody podziału korzyści, nakładów i wydatków Metoda podziału korzyści z art. 72 ust. 2 p.w.p. Metoda podziału pożytków i innych przychodów z art. 207 k.c. Metoda słusznego wynagrodzenia

18 Metoda podziału z art. 72 ust 2 p.w.p. korzyści uzyskane z korzystania we własnym zakresie korzyści związane z informacjami i doświadczeniami potrzebnymi do korzystania z wynalazku (związane z korzystaniem) stosowanie wynalazku w ramach własnej działalności gospodarczej współuprawnionego lub innych korzyści wynikających z takiego korzystania / nie wynikają z czynności zarządu lub czynności zachowawczych

19 Metoda podziału z art. 207 kc proporcjonalny podział w stosunku do wielkości udziałów współuprawnionych dotyczy zawsze pożytków rzeczywistych (realnie uzyskanych), a nie potencjalnych (możliwych do uzyskania w świetle opinii biegłego) opłaty licencyjne, zapłata bezpodstawnie uzyskanych korzyści / odszkodowanie wydatki związane z zarządem np.: (i) opłaty związane z ochroną wynalazku, (ii) udzielenie SPC, (iii) opłaty od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa, (iv) opłaty związane ze środkami prawnymi w toku postepowania przed UP RP i sądem administracyjnym lub obroną przed roszczeniami w postępowaniu cywilnym

20 Metoda słusznego wynagrodzenia funkcja korekcyjna stosowanie: do korzystania z wynalazku potrzebna była pomoc innego współuprawnionego posiadanie informacji lub doświadczeń produkcyjnych alternatywa art. 5 kc?

21 Wyrok SN z 19 marca 2008 r. (V CSK 500/07) Korzystanie z wynalazku, o którym mowa w art. 45 ust. 2 o wynalazczości należy interpretować w ten sposób, że dotyczy ono zarówno korzystania z wynalazku we własnym zakresie, jak i korzyści uzyskiwanych z produkcyjnego lub handlowego stosowania wynalazku Wyrok SN z 7 lipca 2005 r. (II PK 355/04) Współuprawniony z patentu korzystający z wynalazku we własnym zakresie jest obowiązany do przeniesienia na pozostałych współuprawnionych, stosownie do ich udziałów, odpowiedniej części połowy korzyści uzyskanych w wyniku produkcyjnego i handlowego korzystania z wynalazku, po potrąceniu poniesionych nakładów (art. 45 ust. 2 ustawy z dnia r. o wynalazczości)

22 Ochrona wspólnego prawa przed naruszeniami (I) uprawnienie do dochodzenia roszczeń z powodu naruszenia bez zgody pozostałych współuprawnionych czynna legitymacja do wystąpienia z roszczeniem z tytułu naruszenia wspólnego prawa zakres naprawienia szkody (w całości / stosownie do udziału?)

23 Ochrona wspólnego prawa przed naruszeniami (II) podział zasądzonego odszkodowania (art. 207 k.c.) późniejsze dochodzenie roszczenia z tego tytułu przez innego uczestnika wspólności

24 Inne czynności zachowawcze występowanie o zabezpieczenie roszczeń oraz dowodów czynności w postępowaniu ze sprzeciwu i z wniosku o unieważnienie wnoszenie opłat za ochronę patentową (niebezpieczeństwo ujawnienia wynalazku) czynności zmierzające do zachowania wynalazku w tajemnicy czynności związane z udzieleniem licencji przymusowej wnoszenie opłat za ochronę patentową

25 Mechanizm ingerencji sądu w stosunki między współuprawnionymi (I) Jeden ze współuprawnionych chce działać pozostali nie art. 201 zd. 2 k.c. - w braku zgody większości współuprawnionych na dokonanie czynności zwykłego zarządu, każdy ze współuprawnionych z patentu może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności Współuprawnieni chcą działać jeden nie Art. 199 zd. 2 k.c. - Uczestnicy wspólności mogą na podstawie orzeczenia sądu uzyskać upoważnienie do dokonania czynności przekraczającej zwykły zarząd. Sąd orzeka o dopuszczalności czynności przekraczającej zwykły zarząd, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współuprawnionych. Art. 202 k.c.: gdy większość współuprawnionych postanawia dokonać czynności, które są rażąco sprzeczne z zasadami prawidłowego zarządu, pozostały współuprawniony może się zwrócić do sądu o rozstrzygnięcie

26 Mechanizm ingerencji sądu w stosunki między współuprawnionymi (II) Punkt wyjścia sądu interes wspólny (równość wykonywania) Obiektywne kryterium oceny Ocena całościowa Spór co do ceny / wysokości opłaty licencyjnej

27 Ustanie wspólności praw patentowych zniesienie wspólności ustanie wspólności na podstawie innych zdarzeń prawnych - Wygaśnięcie - Unieważnienie - Zrzeczenie się wspólnego prawa lub udziału we wspólnym prawie - Nabycie całości udziałów we wspólnym prawie przez jednego ze współuprawnionych - Sprzedaż wspólnego prawa osobie trzeciej

28 Zniesienie wspólności praw patentowych odpowiednie stosowanie przepisów kpc postępowanie działowe (art kpc) uprawnienie do zniesienia wspólności praw patentowych wyłączenie żądania zniesienia wspólności praw patentowych

29 Zniesienie wspólności praw patentowych sposoby (nabycie udziałów z obowiązkiem spłaty / sprzedaż prawa i podział / podział wynalazku?) czy jeden może żądać? / czy jeden może blokować? skutki zniesienia

30 Ustanie wspólności prawa do patentu na podstawie czynności dyspozytywnych współzgłaszających w toku postępowania przed UP RP wydzielenie wynalazków zawartych w zgłoszeniu ograniczenie podmiotowego zakresu zgłoszenia

31 Ustanie wspólności praw patentowych na podstawie innych zdarzeń prawnych zrzeczenie się udziału lub wspólnego prawa nabycie udziałów na podstawie umowy lub dziedziczenia przez jeden podmiot uchylenie lub unieważnienie decyzji o udzieleniu wspólnego patentu przeniesienie patentu na twórcę (art. 74 p.w.p.) unieważnienie wspólnego patentu

32 Unieważnienie wspólnego patentu a pozycja współuprawnionych czy współuprawniony może samodzielnie żądać unieważnienia patentu? / Czy współuprawniony może sprzeciwić się żądaniu unieważnienia przez pozostałych współuprawnionych? pozycja prawna pozostałych współuprawnionych w razie wystąpienia z żądaniem o unieważnienie patentu, wskutek powództwa współuprawnionego z tytułu naruszenia wspólnego patentu (art. 72 ust. 1 p.w.p.)? skutki prawne unieważnienia wspólnego patentu względem współuprawnionych / wobec osób trzecich - ustanie wspólności / materialnoprawne skutki unieważnienia (bezpośrednie / pośrednie)

33 Ukształtowanie wspólności w drodze umowy (I) Umowa o wspólności patentu Umowa o wspólne dokonanie wynalazku Umowa patent pool

34 Ukształtowanie wspólności w drodze umowy (II) reżim ustawowy stosuje się wyłącznie w zakresie nieuregulowanym przez współuprawnionych reżim ustawowy może zostać zniesiony w drodze umowy w każdym momencie przez współuprawnionych

35 Ukształtowanie wspólności w drodze umowy wątpliwości (III) Granice swobody umownej ad.72 p.w.p. ad. odpowiednio stosowane przepisy k.c. o współwłasności

36 Proponowana regulacja? dopuszczalność udzielenia licencji wyłącznej i niewyłącznej za zgodą pozostałych współuprawnionych normy statuujące obowiązki informacyjne względem pozostałych współuprawnionych: powiadomienie o wszczęciu roszczeń z tytułu naruszenia wspólnego prawa uzależnienie dopuszczalności rozporządzenia udziałem lub jego częścią od zgody / lub powiadomienie o zamiarze rozporządzenia udziałem lub jego częścią i konieczność wyrażenia w stosownym terminie zgody lub złożenie sprzeciwu na takie rozporządzenie bądź prawo pierwokupu w przypadku rozporządzenia udziałem we wspólnym prawie rezygnacja z przekładania do wspólności praw własności przemysłowej modelu k.c. dotyczącego czynności zarządu

37