Ochrona wynalazków za granicą w praktyce

Transkrypt

1 Ochrona wynalazków za granicą w praktyce Joanna Bocheńska rzecznik patentowy Warszawa,

2 Terytorialność ochrony Uzyskana ochrona skutkuje wyłącznie na tym terytorium, na którym została udzielona Patent udzielony w Polsce nie umożliwia korzystania z monopolu na żadnym innym terytorium

3 Art. 40 pwp Art. 40 pwp - Wynalazek, na który polska osoba prawna bądź obywatel polski, mający miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, chce uzyskać patent za granicą, może być zgłoszony za granicą w celu uzyskania ochrony po zgłoszeniu go w Urzędzie Patentowym.

4 Możliwe drogi uzyskania ochrony poza terytorium RP Bezpośrednie zgłoszenie w urzędach patentowych wybranych krajów (z uwzględnieniem art. 40 pwp) Dokonanie europejskiego zgłoszenia patentowego (z uwzględnieniem art. 40 pwp) Dokonanie zgłoszenia międzynarodowego PCT Dokonanie zgłoszenia międzynarodowego PCT na bazie zgłoszenia polskiego Dokonanie zgłoszenia międzynarodowego PCT na bazie zgłoszenia polskiego z wyznaczeniem EP jako patentu regionalnego Dokonanie zgłoszenia międzynarodowego PCT (z uwzględnieniem art. 40 pwp) na bazie zgłoszenia EP

5 Pierwsze prawidłowo dokonane zgłoszenie Zgłaszający musi dokonać pierwszego zgłoszenia, które można uznać za prawidłowe i data tego zgłoszenia będzie wpływać na wszystkie dalsze kroki oraz liczenie terminów

6 Europejskie zgłoszenie patentowe - miejsce dokonania zgłoszenia Jeżeli europejskie zgłoszenie patentowe oparte jest na polskim pierwszeństwie, może być dokonane zarówno w Europejskim Urzędzie Patentowym jak i w Urzędzie Patentowym RP. Natomiast, jeżeli europejskie zgłoszenie patentowe nie jest oparte na pierwszeństwie- musi być ono dokonane w Urzędzie Patentowym RP.

7 Europejskie zgłoszenie patentowe - język Europejskie zgłoszenie patentowe powinno być dokonane w jednym z trzech języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego (angielski, niemiecki, francuski). Wybrany przez zgłaszającego język staje się językiem postępowania. Zgłaszający, którzy posiadają miejsce zamieszkania lub główną siedzibę firmy w państwie należącym do Konwencji, którego językiem urzędowym nie jest język angielski, francuski czy niemiecki, a także obywatele tego państwa mający miejsce zamieszkania za granicą, mogą dokonywać europejskich zgłoszeń patentowych w języku urzędowym swojego państwa (np. w języku polskim). W ustawowym terminie muszą jednak dokonać tłumaczenia swojego zgłoszenia na język urzędowy Europejskiego Urzędu Patentowego, który staje się automatycznie językiem procedury. Zgłaszający polscy, którzy dokonali zgłoszenia w języku polskim, uprawnieni są do 20% redukcji niektórych opłat, tzn. opłaty za zgłoszenie oraz opłaty za przeprowadzenie badania. Aby z nich skorzystać zgłaszający musi w podaniu o udzielenie patentu europejskiego, w pozycji dotyczącej złożenia wniosku o badanie napisać zdanie (w języku polskim): Niniejszym wnoszę (wnosimy) o badanie na podstawie art. 94 EPC.

8 Opłaty przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) Po dokonaniu zgłoszenia, w ciągu jednego miesiąca należy wnieść następujące opłaty (liczy się data wpływu na konto Europejskiego Urzędu Patentowego). Opłata za zgłoszenie (krajowa opłata podstawowa), gdy: - europejskie zgłoszenie patentowe zostało dokonane w formie elektronicznej EUR - europejskie zgłoszenie patentowe zostało dokonane na nośniku papierowym EUR - jeżeli zgłoszenie zawiera więcej niż 35 stron, opłata jest powiększona o 14 EUR za każdą następną stronę. - opłata za poszukiwanie EUR - opłata za szesnaste i każde następne do pięćdziesięciu zastrzeżenie patentowe 225 EUR - opłata za pięćdziesiąte pierwsze i każde następne zastrzeżenie patentowe EUR - jeżeli europejskie zgłoszenie patentowe jest dokonywane za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP należy uiścić opłatę za przekazanie zł

9 Procedura przed EPO co trzeba wiedzieć Procedura jest etapowa Pierwszy etap to poszukiwania literaturowe, etap kończy się po 18 miesiącach publikacją zgłoszenia Drugi etap to badanie merytoryczne jedynie na wniosek zgłaszającego obejmuje badanie pełne oraz udzielenie patentu. W ciągu sześciu miesięcy od opublikowania europejskiego zgłoszenia patentowego wraz ze sprawozdaniem z europejskiego poszukiwania zgłaszający ma obowiązek złożyć wniosek o badanie (o ile nie dokonał tego w momencie składania wniosku o udzielenie patentu europejskiego) oraz musi wnieść stosowne opłaty. Opłata za badanie EUR (zniżka 20%) Od trzeciego roku należy wnosić opłaty ochronne (trzeci rok 445 EUR, czwarty 555 EUR,..., dziewiąty EUR) mimo braku ochrony

10 Procedura przed EPO co trzeba wiedzieć Po ustaleniu zakresu ochrony i akceptacji przez EPO następuje etap intencji udzielenia ochrony. Zgłaszający musi dostarczyć tłumaczenie zastrzeżeń na pozostałe dwa języki urzędowe i wnieść opłatę za udzielenie ochrony 875 EUR Po wniesieniu opłat i złożeniu tłumaczeń następuje udzielenie ochrony i publikacja w Europejskim Biuletynie Patentowym informacji o udzieleniu patentu Decyzja o udzieleniu ochrony nie wywiera skutku ochrony w krajach członkowskich bez dodatkowych czynności

11 Procedura przed EPO co trzeba wiedzieć Zgłaszający zobowiązany jest w terminie trzech miesięcy od opublikowania informacji o udzieleniu patentu europejskiego do złożenia tłumaczenia w krajach (walidacje), w których chce chronić swój wynalazek. Składa je za pośrednictwem pełnomocnika w urzędzie krajowym wybranego kraju, wnosi opłatę za druk i publikację według tabeli opłat danego kraju oraz wnosi opłaty za poszczególne lata ochrony.

12 Skutek prawny w wybranych krajach

13 Zgłoszenie w Polsce, potem EP Zgłoszenie w EP na bazie zgłoszenia polskiego 12 miesięcy od daty pierwszeństwa

14 Procedura PCT Zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu można dokonać w Urzędzie Patentowym RP, w Europejskim Urzędzie Patentowym lub bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO (IB WIPO). W dwóch ostatnich przypadkach zgłoszenia można dokonać tylko wówczas, gdy było wniesione wcześniejsze zgłoszenie w trybie krajowym. Zgłoszenie międzynarodowe, składane w Urzędzie Patentowym RP jako urzędzie przyjmującym, musi być sporządzone w jednym z 3 języków: języku angielskim, niemieckim lub francuskim. Termin gdy było wniesione wcześniejsze zgłoszenie w trybie krajowym 12 miesięcy z pierwszeństwem, 18 miesięcy bez pierwszeństwa (uwaga na zagrożenia)

15 Procedura PCT koszty Opłata międzynarodowa opłata za zgłoszenie CHF opłata za każdy arkusz powyżej 30 stron (wliczając strony formularza) - 15 CHF opłata za poszukiwanie (search) EUR opłata za przekazanie zł opłata za dokumenty pierwszeństwa - do 20 stron - 60 zł powyżej 20 stron zł ekwiwalenty złotówkowe opłat walutowych (opłata międzynarodowa we frankach szwajcarskich i opłata za poszukiwanie w Euro), przeliczone na PLZ wg kursu sprzedaży BGK w dniu wpłaty i powiększone o 15 %

16 Zgłoszenie w Polsce, potem zgłoszenie PCT, potem fazy krajowe i regionalne (EP)

17 Zgłoszenia bezpośrednio w urzędach krajowych

18 Droga mieszana 1

19 Droga mieszana 2

20 Podstawowe różnice w procedurze przed EP i urzędami krajowymi EPO prowadzi jedną procedurę aż do zakończenia i udzielenia ochrony, patent walidowany ma taki sam zakres ochrony we wszystkich krajach, urzędy krajowe nie ingerują w zakres udzielonej ochrony. Postępowania przed urzędami krajowymi przebiegają niezależnie od siebie zgodnie z przepisami i wymaganiami krajowymi. W konsekwencji zakres udzielonej ochrony może być inny w różnych krajach jak również w części krajów może dojść do odmowy udzielenia ochrony.

21 Walidacje Walidacje można przeprowadzać w każdym kraju indywidualnie szukając odpowiednich kancelarii lub skorzystać z usług kancelarii zajmujących się przeprowadzeniem tego procesu we wszystkich wybranych krajach. Opłaty ochronne w każdym z krajów można dozorować za pośrednictwem kancelarii zajmujących się tylko tą czynnością.

22 Czym się kierować przy wyborze jednej z wielu możliwych dróg Czas Ilość wybranych krajów Wybrane kraje przynależność do porozumień międzynarodowych Posiadane środki Możliwość uzyskania środków w terminie późniejszym jak najpóźniejsze ponoszenie kosztów Oczekiwanie na pierwszy raport z poszukiwań w celu uzyskania informacji na temat zdolności patentowej wynalazku

23 Zagrożenia Brak wiedzy na temat procedur, kosztów, terminów, prawa narodowego, znajomości języka obcego. Konieczność korzystania z usług wielu kancelarii zagranicznych. Konieczność rozumienia otrzymywanych pism urzędowych. Konieczność pilnowania terminów i opłat ochronnych.

24 Dziękuję za uwagę