PRZEWODNIK PO TRADEMARK CLEARINGHOUSE
I. Wstęp Trademark Clearinghouse (TMCH) został powołany przez ICANN, jako centralny organ sprawujący nadzór nad bazą zweryfikowanych znaków towarowych. Wprowadzenie swojego znaku towarowego do bazy TMCH zapewnia bezpieczeństwo oraz sprawną obsługę w procesie wprowadzania nowych domen. O wpisanie posiadanego znaku towarowego do bazy TMCH można ubiegać się za pomoca strony: http://trademark-clearinghouse.com/ II. Rejestracja znaku towarowego 1. Informacje ogólne Zarejestrowany znak towarowy to znak zarejestrowany w skali krajowej lub regionalnej przez główny lub naczelny rejestr znaków towarowych. Oznacza to, że znak towarowy, o którym mowa musi być uznawany na danym obszarze oraz musi być ważny w momencie składania wniosku o weryfikację. Znaki towarowe zarejestrowane w trybie przyśpieszonym będą przyjmowane w Trademark Clearinghouse, jeśli spełniają wymogi weryfikacji niniejszego Przewodnika. W przypadku, gdy ich wnioski zostały złożone w Trademark Clearinghouse przed zbadaniem bezwzględnych podstaw przez właściwy urząd rejestrujący znaki towarowe i przed końcem okresu zgłaszania sprzeciwów, znaki te zostaną ponownie zweryfikowane przez agentów weryfikacji Trademark Clearinghouse na koniec okresu wnoszenia sprzeciwu. W przypadku, gdy znak towarowy nie będzie mógł być chroniony w czasie ponownej weryfikacji, zostanie on uznane za nieważne przez Trademark Clearinghouse. Poniższe pozycje nie są uznawane za zastrzeżone znaki towarowe i nie będą uwzględniane przez TMCH: Zgłoszenia znaków towarowych; Znaki towarowe zarejestrowane przez miasta i jednostki terytorialne; Międzynarodowe zgłoszenia znaku towarowego dokonane za pośrednictwem systemu madryckiego, chyba że podstawowa rejestracji znaku towarowego ma efekt krajowy; Zarejestrowane znaki, które były przedmiotem udanego unieważnienia, odwołania, sprzeciwu lub postępowania sprostowującego; Znaki towarowe zarejestrowane według przyspieszonej procedury rejestracji (tj. znaki towarowe, dla których ocena bezwzględnych podstaw lub sprzeciwów następuje po rejestracji znaku), które zostały odrzucone przez właściwy organ urzędu rejestracyjnego po zakończeniu okresu wnoszenia sprzeciwów 2
Poniższe pozycje nie są uznawane za znaki towarowe, ale mogą być rozważone w Trademark Clearinghouse jako inny typ znaku towarowego: Powszechnie znane znaki towarowi, chyba że są one już zarejestrowany; Niezarejestrowany znaki towarowe; Znaki zatwierdzone przez sąd; Znaki chronione na mocy ustawy lub traktatu; Inne znaki towarowe, które stanowią własność intelektualną. 2. Wymagane dokumenty W celu zweryfikowania poprawności wniosku aplikacyjnego należy dostarczyć następujące informacje: nazwę znaku odpowiadającą nazwie zarejestrowanego znaku towarowego: numer ewidencyjny odpowiadający sygnaturze przypisanej przed odpowiedni urząd rejestrujący znak; datę rejestracji znaku (format: RRRR-MM-DD); numer aplikacji (nieobowiązkowe) zgodny z nadanym przez urząd rejestrujący znak; datę aplikacji (nieobowiązkowe) kiedy rozpoczęto ubieganie się o rejestrację znaku (format: RRRR-MM-DD); urząd rejestracyjny właściwy dla danego terytorium, na którym obowiązuje znak; datę ważności zarejestrowanego znaku towarowego (nieobowiązkowe) (format: RRRR-MM-DD); klasyfikację dóbr i usług zgodną z klasyfikacją nicejską dla których obowiązuje zarejestrowany znak towarowy; szczegółowy opis dóbr i usług zgodną opisem dóbr i usług, dla których obowiązuje zarejestrowany znak towarowy (wymagane w przypadku, gdy opis jest inny niż klasyfikacja dóbr i usług); status właściciela znaku (właściciel/licencjobiorca/pełnomocnik) właściwy dla dysponowanego prawa do posługiwania się znakiem; nazwa organizacji do której należy znak towarowy, jeżeli podmiot, do którego należy znak towarowy, jest firma lub organizacją; imię i nazwisko osoby do której należy znak towarowy, jeżeli podmiot, do którego należy znak towarowy, jest osobą prywatną, adres właściciela znaku towarowego (ulica, miasto, kod pocztowy, kraj) zgodny z adresem odnotowanym w urzędzie rejestracyjnym; dane kontaktowe właściciela znaku (telefon, fax, adres e-mail). 3. Dowód używania / dodatkowe informacje wymagane w fazie Sunrise Podmioty chętne do rejestracji domeny w fazie Sunrise mogą skorzystać z tej możliwości po zatwierdzeniu znaku towarowego. W tym przypadku należy dostarczyć do weryfikacji dowód użycia. Aplikacja zawierająca dowód użycia powinna składać się z dwóch elementów: podpisanej deklaracji używania znaku; pojedynczego przykładu użycia znaku. Właściciel znaku towarowego lub pełnomocnik musi przesłać te dokumenty za pomocą interfejsu TMCH. Dokumenty te są konieczne do udziału w fazie Sunrise. 3
Podpisana deklaracja użycia Przykład: [NAZWA WNIOSKODAWCY] hereby certifies that the information submitted to the Clearinghouse is, to the best of [NAZWA WNIOSKODAWCY] knowledge, complete and accurate, that the trademarks set forth in this submission are currently in use in the manner set forth in the accompanying specimen, in connection with the class of goods or services specified when this submission was made to the Clearinghouse; that this information is not being presented for any improper purpose; and that if, at any time, the information contained in this submission is no longer accurate, the [NAZWA WNIOSKODAWCY] will notify the Clearinghouse within a reasonable time of that information which is no longer accurate, and to the extent necessary, provide that additional information necessary for the submission to be accurate. Furthermore, if any Clearinghouse-verified mark subsequently becomes abandoned by the Trademark Holder, the Trademark Holder will notify the Clearinghouse within a reasonable time that the mark has been abandoned, or has been the subject of successful opposition, invalidation, cancellation, or rectification proceedings. [PODPIS WNIOSKODAWCY] Pojedynczy przykład użycia Zakres przykładów, które mogą być przedstawione na potrzeby weryfikacji jest bardzo elastyczny z uwagi na chęć uwzględnienia praktyk w różnych jurysdykcjach. Przykład powinien świadczyć o staraniach czynionych przez właściciela znaku towarowego w celu komunikowania się z konsumentem, by ten był w stanie odróżnić jego produkt lub usługę od konkurencyjnych. W związku z powyższym, przykłady wiarygodnych dowodów zawierają się następujących kategoriach: 1. Etykiety, znaczniki lub opakowania produktów; 2. Materiały reklamowe (w tym broszury, ulotki, katalogi, instrukcje obsługi produktów, informacje prasowe, zrzuty ekranu czy materiały z mediów społecznościowych). Nie są wymagane fizyczne próbki. Przyjmowane są kopie i zdjęcia. Przykłady próbek, które nie stanowią akceptowanego dowodu użycia: 1. Ujęcie znaku towarowego w ramach domeny internetowej; 2. Wiadomość e-mail; 3. Pozwolenia na używanie znaku towarowego lub wniosek o pozwolenia na działalność gospodarczą, które zawierają znak towarowy jako części nazwy firmy; 4. Wizytówka. Zgłoszona próbka musi zawierać pełną nazwę zarejestrowanego znaku towarowego zawartą w ewidencji znaków towarowych oraz zgodną ze zweryfikowana przez TMCH. 4
4. Dokumenty potwierdzające TMCH może zwrócić się do właściciela znaku towarowego o przedstawienia dodatkowych dowodów, takich jak poświadczenie zmiany adresu, jeżeli stwierdzi, że brakuje informacji lub są one nieprawidłowe. Ponadto powinny być one dostarczone jeśli: Świadectwo udzielenia licencji Należy dostarczyć gdy: właściciel lub pełnomocnik znaku towarowego wskazuje, że jest licencjobiorcą; licencja znaku towarowego nie została zarejestrowana we właściwym urzędzie rejestracji znaków towarowych. Szablon można pobrać ze strony internetowej http://www.trademark-clearinghouse.com. Rzeczywista umowa nie jest wymagana. Wymagane jest jedynie dostarczenie kompletnego, podpisanego szablonu udzielenia licencji. Świadectwo udzielenia pełnomocnictwa Należy dostarczyć gdy: właściciel lub pełnomocnik znaku towarowego wskazuje, że jest pełnomocnikiem; cesja znaku towarowego nie zostało jeszcze zarejestrowane przez właściwym urzędzie rejestracji znaków towarowych. Szablon można pobrać ze strony internetowej http://www.trademark-clearinghouse.com. Inne dokumenty Kopia oficjalnego certyfikatu znaku towarowego W większości przypadków, informacje o znaku towarowym weryfikowana są w bazie danych online urzędu rejestrującego znak towarowy. Jeśli znak towarowy jest zarejestrowany w jurysdykcji, gdzie taka baza danych nie jest dostępna, właściciel znaku towarowego musi przedłożyć kopię oficjalnego certyfikatu znaku towarowego. Kopia wniosku o przedłużenie ważności znaku towarowego Kopia wniosku o przedłużenie na znak towarowy musi być zapewniona, gdy okres rejestracji znaku towarowego wygasa w okresie, w którym znak jest zgłoszony w bazie TMCH. Jeżeli któryś z dokumentów nie zostanie dostarczony TMCH wezwie wnioskującego do uzupełnienia go w ciągu 20 kolejnych dni kalendarzowych. Jeżeli wymóg nie zostanie spełniony, wniosek zostanie odrzucony. 5. Wyjątki Poniższe pozycje nie będą akceptowane nawet jeżeli mają status chronionych: znaki zawierające rozszerzenia najwyższego poziomu np. icann.org lub.icann jako znak towarowy; znaki rozpoczynające się od. (kropki) lub posiadające je jako składnik nazwy. Zakaz ten nie dotyczy sytuacji gdy. (kropka) pełni funkcję: interpunkcyjną; skrótu; części znaku zatwierdzonego przez sąd. Po zbadaniu, czy kropka zawarte w nazwie chronionego znaku spełnia wymogi, zostanie podjęta decyzja o uznaniu znaku. 5
III. Rejestracja domen 1. Wstęp TMCH będzie wspierać usługę Sunrise. Usługi w ramach rejestracji w fazie Sunrise zawierają: Wygenerowanie pliku SMD (Signed Mark Data) umożliwiającego właścicielowi znaku rejestrację domeny pasującej do zarejestrowanego znaku; Zapewnianie właścicielom znaków towarowych systemu powiadomień o rejestracjach domen pasujących do ich znaków towarowych. Identyczne domeny są automatycznie generowane na podstawie nazwy znaku towarowego na zasadzie dopasowania. 2. Zasada dopasowanie (Identical Match) W celu zabezpieczania roszczeń związanych ze znakami towarowymi Dopasowanie (Identical Match) ma oznaczać, że domena jest identyczna ze znakiem towarowym, czyli jest taka sama, jak tekstowy element znaku. Przykład 1 Jeżeli znakiem towarowym jest AB, to nazwą domeny musi być AB, aby została ona uznana za dopasowaną. Przykład 2 Jeżeli znakiem towarowym jest ŚĆ, to nazwą domeny musi być ŚĆ, a nie SC. 3. Dodatkowe zasady do zasady dopasowania Jeżeli znak towarowy zawiera znak specjalny, który nie może być reprezentowany w domenie, stosuje się następujące zasady: A. Znak specjalny zawarty w nazwie może być: ominięty zastąpiony myślnikiem B. Znaki @ i & zawarty w znaku towarowego mogą być wyrażone za pomocą odpowiednich słów języku (-ach) urzędowym kraju / jurysdykcji, w których znak towarowy jest chroniony. Jednakże, zgodnie z wytycznymi ICANN, nie będą generowane domeny ze zmieszanych skryptów. 6
Przykład: W oparciu o hipotetyczny znak, możliwe dopasowania w domenie.test mogą być następująca: Przykładowy znak towarowy Zasada Przykładowa dopasowana domena z.test ICANN Example A icann-example.test icannexample.test ICANN-Example A icann-example.test Example&Test (US trademark) Example&Test (Canadian trademark) B B exampletest.test example-test.test exampleandtest.test exampletest.test example-test.test exampleandtest.test exampleettest.test ICANN_Example A icann-example.test icannexample.test Deloitte A brak 7