Jak walczyć z podróbkami produktów. Rozmowa z Karolem Ceną, zastępcą dyrektora Departamentu Orzecznictwa UP RP

BIULETYN WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NR 4(8)/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Jak walczyć z podróbkami produktów Rozmowa z Karolem Ceną, zastępcą dyrektora Departamentu Orzecznictwa UP RP Używanie renomowanych znaków w internecie

Projekt Przedsiębiorco, chroń swój pomysł! Biuletyn własności intelektualnej dla przedsiębiorców jest realizowany przez Fundację ProRegio W ramach projektu od stycznia 2010 r. do marca 2012 r. ukaże się 8 edycji biuletynu. Patronat honorowy nad projektem sprawują: Patronat medialny nad projektem sprawuje: Wydawca: Fundacja ProRegio ul. 23 Lutego 7, 61-741 Poznań tel. 61 855 05 28, tel./fax 61 855 05 29 e-mail: biuro@proregio.org.pl www.proregio.org.pl Redakcja: Jerzy Gontarz Obsługa merytoryczno-techniczna: Paweł Siedlecki Projekt logotypu: Wojciech Janicki Projekt graficzny: Alina Merha Smartlink Skład: Smartlink Fot. na okładce: Produkty, które otrzymały negatywne wyróżnienia w konkursie Plagiarius 2011. Na pierwszym miejscu oryginał, na drugim podróbka. Fot. Action Plagiarius

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY W numerze FOT. EWA BIELAŃCZYK, SŁAWOMIR OBST BIULETYN WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW N R 4( 8 )/ 2 0 1 1 Jak walczyć z podróbkami produktów Rozmowa z Karolem Ceną, zastępcą dyrektora Departamentu Orzecznictwa UP RP Używanie renomowanych znaków w internecie 4 Spór o prawo rozmowa z Karolem Ceną, ekspertem orzecznikiem, zastępcą dyrektora Departamentu Orzecznictwa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Szanowni Innowacyjni Przedsiębiorcy, Ostatnie dwa lata w Fundacji ProRegio to okres m.in. satysfakcjonującej pracy związanej z wydawaniem dla Państwa biuletynu Własność Intelektualna. W tym czasie przeprowadziliśmy osiem wywiadów z wybitnymi specjalistami z zakresu własności intelektualnej oraz z przedsiębiorcami. Opracowaliśmy pięćdziesiąt eksperckich artykułów, których autorami byli przede wszystkim praktycy z bogatym doświadczeniem zawodowym. Szczególnie serdeczne podziękowania składam Pani Dr Alicji Adamczak Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparcie, jakie zapewnił nam UP RP w ramach patronatu honorowego projektu, przyczyniło się do zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego, a tym samym bardzo pozytywnego odbioru biuletynu wśród Czytelników. Oddajemy w Państwa ręce ósmy, ostatni numer biuletynu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poświęciliśmy go naruszeniom praw do przedmiotów własności przemysłowej, jak i praw autorskich. Polecam zapoznanie się z ciekawym przypadkiem sporu o znak towarowy znanego napoju energetyzującego, a także artykuł dotyczący używania znaków renomowanych w internecie. Niezastąpione są również informacje o postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP. Już teraz zapraszam Państwa do lektury publikacji, która pojawi się w pierwszym kwartale przyszłego roku i będzie stanowiła podsumowanie całego projektu Przedsiębiorco, chroń swój pomysł! Biuletyn własności intelektualnej dla przedsiębiorców. Publikacja ukaże się w formie elektronicznej na stronie Fundacji ProRegio: www.proregio.org.pl. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim innowatorom grubego portfela patentowego pod choinką, a w nowym 2012 roku samych sukcesów i zadowolenia z pracy. 7 Renoma 10 12 14 16 18 na cudzy użytek używanie znaków renomowanych w internecie w najnowszym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Wzór na wyłączność kiedy dochodzi do naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Sposoby dochodzenia praw skuteczna ochrona praw własności intelektualnej Tiger walczy o Tigera spór o prawo do używania znaku towarowego Tiger między Fundacją Równe Szanse i firmą FoodCare na tropie fałszerzy z podróbkami mogą walczyć nie tylko celnicy najważniejszym orężem jest świadomość konsumenta Dotacje po 2013 r. Fundusze Europejskie na co dotacja, a na co pożyczka? 19 Flesz ciekawe liczby i wydarzenia w skrócie Zapraszam do lektury Anna Tomtas-Anders Dyrektor Generalny Fundacji ProRegio WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 4(8)/2011 3

WI(WI)SEKCJA Spór o prawo FOT. FRANEK MAZUR Przedsiębiorcy używający popularnych i od dawna wykorzystywanych symboli nagle spotykają się z informacją, że znak został zastrzeżony. Czy można wszcząć postępowanie o unieważnienie znaku towarowego zarejestrowanego przez Urząd Patentowy RP? Sytuacji, gdy dochodzi do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy identyczny z używanym przez innego przedsiębiorcę, nie jest tak wiele. Zazwyczaj zgłoszeniu takiego oznaczenia towarzyszy zła wiara. Należy jednak pamiętać, że samo zgłoszenie cudzego znaku towarowego nie dowodzi jeszcze złej wiary. Wnioskodawca, występując z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego, musi wykazać dodatkowe okoliczności dowodzące zgłoszenia znaku towarowego, najogólniej mówiąc, w celu niegodziwym. Będzie to na przykład zgłoszenie znaku towarowego w celu przejęcia pozycji danego znaku towarowego na rynku. Może to prowadzić do zablokowania używania znaku towarowego przez przedsiębiorcę, który używał go wcześniej. Klasycznym przykładem jest zgłoszenie cudzego znaku dla towarów, które nie są objęte przedmiotem działalności uprawnionego, a następnie domaganie się od używającego wcześniej tego samego znaku korzyści majątkowych. Jednakże takich klasycznych akademickich schematów związanych ze złą wiarą nie ma wiele. To chyba trudno udowodnić. Tak. Zła wiara jest trudna do wykazania dla wnioskodawcy i kłopotliwa do oceny przez skład orzekający. Dlatego tak ważne jest, by przedsiębiorca dostatecznie wcześnie występował o ochronę swojego znaku towarowego. Powinien to zrobić w momencie wprowadzania towarów do obrotu gospodarczego, a nawet wcześniej w momencie podjęcia decyzji biznesowej i rozpoczęcia czynności przygotowawczych. Karol Cena ekspert orzecznik, zastępca dyrektora Departamentu Orzecznictwa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UP RP) Przedsiębiorca powinien występować o ochronę swojego znaku towarowego najlepiej przed wprowadzaniem towarów do obrotu gospodarczego. Czy UP RP w procedurze rejestracji dokonuje przeglądu znaków, czy tylko ocenia poprawność wniosku? Urząd Patentowy bada, czy nie ma innych, identycznych lub podobnych zarejestrowanych znaków towarowych. Jeżeli jednak przedsiębiorca nie wystąpił do Urzędu Patentowego o udzielenie prawa ochronnego i nie uzyskał ochrony, możliwość zapobiegania takim sytuacjom, o jakich mówimy, w postępowaniu zgłoszeniowym jest niewielka. Tu nie wystarcza samo przekonanie lub intuicja urzędnika, że zgłoszony znak może naruszać cudze prawa, w tym prawa do niezarejestrowanego, a powszechnie znanego znaku towarowego. Potrzebne są dowody, a te może dostarczyć podmiot, którego prawa są naruszane. Niemniej Urząd w takich sytuacjach nie jest do końca bezbronny. Wprawdzie stroną postępowania zgłoszeniowego jest wyłącznie zgłaszający, to jednak podmiot, którego prawa mogą zostać naruszone wskutek udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, może złożyć uwagi do sprawy i w ten sposób wyposażyć 4 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 4(8)/2011

WI(WI)SEKCJA Urząd w dowody, które zostaną podniesione w decyzji o odmowie udzielenia ochrony. Zazwyczaj jednak to w postępowaniu spornym, a więc po udzieleniu prawa, osoba zainteresowana występuje z wnioskiem i dowodami na poparcie żądania unieważnienia prawa. I wówczas rozpoczyna się arbitraż? Wówczas następuje zainicjowanie postępowania spornego, w którym Urząd Patentowy jest niejako arbitrem, a strony prowadzą spór: wnioskodawca dąży do unieważnienia prawa wyłącznego (np.: prawa ochronnego na znak towarowy lub patentu na wynalazek), uprawniony zaś przedstawia argumenty i racje przemawiające za utrzymaniem ochrony. Tym właśnie zajmuje się Departament Orzecznictwa UP RP. Mówił Pan, że nie jest dużo tego typu spraw. Najwięcej postępowań spornych dotyczy kolizji praw, w których wnioskodawcy powołują się nie tyle na swoje prawa do znaków identycznych (te kolizje wyłapywane są w większości na etapie postępowania zgłoszeniowego i kończą się odmową udzielenia prawa), a na prawa do znaków podobnych, gdy podobieństwo to stwarza ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Sięgając do statystyk sprzed trzech ostatnich lat, można powiedzieć, że wniosków rozpatrywanych w trybie postępowania spornego, dotyczących wszystkich przedmiotów własności przemysłowej, wpływa rocznie od 600 do 650. W pierwszym półroczu 2011 r. spraw o unieważnienie praw ochronnych na znaki towarowe wpłynęło 137, a praw z rejestracji wzorów przemysłowych 22. W tym czasie rozpatrzono 216 spraw o unieważnienie praw ochronnych, z czego 60 unieważniono co najmniej w części. Oznacza to, że 28% spraw prowadzonych w trybie postępowania spornego zakończyło się unieważnieniem prawa ochronnego. Natomiast jeśli chodzi o wzory przemysłowe, odsetek unieważnionych praw jest nieporównywalnie większy. Bierze się to z tego, że wzory przemysłowe nie podlegają takiej procedurze badawczej jak znaki towarowe na etapie zgłoszenia. Przez pierwsze sześć miesięcy tego roku zakończono 51 spraw o unieważnienie praw z rejestracji wzorów przemysłowych, z czego 28 praw zostało unieważnionych. Zatem ponad 50% tych spraw kończy się po myśli wnioskodawców. W pierwszym półroczu 2011 r. wpłynęło 35 wniosków o unieważnienie patentów na wynalazki. Unieważniono 13 patentów. Przeważają spory o znaki towarowe. Skąd to się bierze? Wynika to z rachunku prawdopodobieństwa. Skoro wniosków o udzielenie praw ochronnych na znaki towarowe jest najwięcej spośród wszystkich wniosków dotyczących przedmiotów własności przemysłowej, to proporcjonalnie najwięcej jest wniosków o unieważnienie tych praw. Znaki towarowe, w przeciwieństwie do wynalazków, dotyczą tak naprawdę wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. Dla porównania w roku 2010 wpłynęło niecałe 16 tys. wniosków o udzielenie praw ochronnych na znaki towarowe (plus 3 tysiące w trybie Porozumienia Madryckiego, co daje łącznie 19 tysięcy zgłoszeń), a tylko niecałe 3500 o udzielenie patentów na wynalazki. Kierując się tą statystyką, można powiedzieć, że Urząd Patentowy powinien zmienić swoją nazwę, gdyż patenty to jedynie skromna część praw udzielanych w Urzędzie. Bill Bryson w Krótkiej historii prawie wszystkiego na podobnej zasadzie zauważył, że nasza planeta powinna raczej nazywać się Woda, a nie Ziemia. Pozostańmy jednak przy Urzędzie Patentowym oraz Ziemi, aczkolwiek faktem jest, że nazwy różnych urzędów krajowych uwzględniają i ten przedmiot własności przemysłowej. Przykładem niech będzie United States Patent and Trademark Office. Jakie najciekawsze sprawy wydarzyły się w Pańskiej karierze jako eksperta orzecznika? Ta, być może najbardziej głośna, wciąż się toczy (wprawdzie już nie przed Urzędem Patentowym) i dotyczy unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy w postaci krzyża harcerskiego. Znak ten został zgłoszony i zarejestrowany przez Związek Harcerstwa Polskiego dla różnorakich towarów, a wniosek o unieważnienie prawa ochronnego wniósł Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. W ocenie ZHR, uzyskanie prawa ochronnego na ten znak towarowy nie było możliwe, gdyż ZHP utraciło w pewnym momencie monopol na używanie tego oznaczenia. Kolegium Orzekające podzieliło pogląd Wszczynając spór o prawo ochronne, wnioskodawca ponosi jedynie opłatę za wniosek. Wynosi ona 1000 zł. Jej wysokość jest niezależna od przedmiotu własności przemysłowej oraz stopnia skomplikowania sprawy wnioskodawcy, niemniej postępowanie trwało kilka lat, a sale rozpraw były pełne publiczności. W spór włączył się też prezydent Lech Kaczyński, który postawił sobie za cel pogodzenie tych dwóch organizacji. Misja ta nie powiodła się, a strony po podjęciu zawieszonego postępowania sprawiały wrażenie jeszcze bardziej nieufnych i wrogich wobec siebie. UP RP unieważnił to prawo z uwagi na naruszenie zasad współżycia społecznego. Wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który utrzymał wyrok, popierając stanowisko UP RP. ZHP nie dało za wygraną i sprawa czeka teraz na rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Inną ciekawą sprawą był wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy Orlen. Gdy na początku poprzedniej dekady Polski Koncern Naftowy w Płocku zmieniał nazwę i rozpoczął rebranding a było to potężne przedsięwzięcie biznesowe nie sprawdził tego, że na fali przemian ustrojowych jeden z warszawskich przedsiębiorców prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Orlen. Początkowo ów przedsiębiorca produkował napój bezalkoholowy pod nazwą Orlenżada. Potem przebranżowił się i działał na rynku komputerowym, ale jego działalność nie była dostrzegana przez duże firmy. Kiedy doszło do udzielenia koncernowi naftowemu prawa ochronnego na znak towarowy Orlen, przedsiębiorca ów wystąpił o unieważnienie tego prawa. Działo się to w momencie, gdy koncern intensywnie się reklamował i zmieniał swoje oznaczenia stacji benzynowych. Ponieważ znak ten zgłosił na szereg towarów i usług, sprawa zakończyła się unieważnieniem prawa ochronnego na znak towarowy Orlen w wąskim zakresie, dotyczącym branży komputerowej. W powyższym zakresie wnioskodawca uzyskał korzystny dla siebie rezultat i wygrał z dużym koncernem. Uprawniony do spornego znaku towarowego nie był jednak tym rozstrzygnięciem szczególnie poszkodowany, gdyż nie działał i nie działa w branży komputerowej. Strony nie wnosiły skargi do WSA. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 4(8)/2011 5

WI(WI)SEKCJA A sprawa GUCCI kontra Gucio? Pół roku temu rozmawiałem ze Sławomirem Piwowarczykiem, producentem bucików dla dzieci, który bronił się przed zarzutami włoskiego potentata. Dobrze pan trafił. Byłem członkiem składu orzekającego, który rozstrzygał spór w tej sprawie. Właściciel znaku towarowego Gucio sam się reprezentował i w nowym dla niego miejscu, i w nowych okolicznościach poradził sobie bardzo dobrze. Sprawa ta jest dowodem na to, że nie warto ulegać presji przeciwnika procesowego tylko dlatego, że ma ogromny potencjał finansowy i może korzystać z usług najlepszych kancelarii. Jak długo trwają sprawy rozstrzygane w postępowaniu spornym? Mając na uwadze, że w postępowaniu spornym występują dwie strony o przeciwstawnych interesach, każda ze stron musi mieć czas na uzupełnienie kwestii formalnych, przygotowanie pism procesowych oraz przygotowanie wystąpienia na rozprawę. Obecnie sprawa trafia na wokandę po siedmiu miesiącach od wpłynięcia wniosku. Niemal połowa spraw kończy się na pierwszej rozprawie. Niemniej nie brakuje spraw, które ciągną się latami. Uprawniony dąży do przewlekania postępowania, a przewlekłość ta wpisuje się w taktykę procesową strony. Bo w tym czasie korzysta ze znaku i to działa na jego korzyść? Dopóki prawo ochronne nie jest unieważnione, uprawniony korzysta z niego i może się na nie powoływać wobec osób trzecich. Niestety, ustawa Prawo własności przemysłowej wyposaża składy orzekające w zbyt słabe instrumenty do dyscyplinowania stron. Stąd też ta przewlekłość. Podobną praktykę można zaobserwować w postępowaniach sądowych z mediów dowiadujemy się o procesach w głośnych sprawach cywilnych lub karnych, które z różnych powodów nie mogą się zakończyć przez wiele lat. Na szczęście składy orzekające nie są zupełnie bezbronne i dążą do rozstrzygnięcia sprawy pomimo wspomnianych utrudnień. Ile kosztuje spór o prawo ochronne na znak towarowy, wzór przemysłowy i wynalazek? Jedyną opłatą, jaką ponosi wnioskodawca, jest opłata za wniosek. Wynosi ona 1000 zł. Jest niezależna od przedmiotu własności przemysłowej oraz stopnia skomplikowania sprawy. Strony ponoszą oczywiście także koszty reprezentacji. Strona, która wygrała spór, uzyskuje zwrot kosztów postępowania od strony przegrywającej. W przypadku sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, gdy stronę reprezentował rzecznik patentowy, będzie to kwota 1600 zł. Razem ze zwrotem kosztów wniesienia wniosku mamy kwotę 2600 zł. Czy pokrywa ona koszty pełnomocnika, nie potrafię powiedzieć. Pewnie nie. Czy w postępowaniu spornym można się powołać na znak powszechnie znany? Istnieje możliwość unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy wskutek kolizji ze znakiem powszechnie znanym. To wymaga jednak dowodu. Wnioskodawca musi przedstawić dowody, że znak powszechnie znany, którym się Obecna ustawa pwp jest wręcz nadopiekuńcza dla stron wyznacza długie terminy dla dokonania poszczególnych czynności, przewiduje szereg środków zaskarżenia na postanowienia wydawane w toku postępowania posługuje, jest rozpoznawany przez co najmniej 50% potencjalnych odbiorców. Najskuteczniejszym dowodem są tu badania opinii publicznej. Nie zawsze wnioskodawca jest w stanie je przedstawić. Oceny, czy doszło do naruszenia prawa ochronnego na znak powszechnie znany, dokonuje się na dzień zgłoszenia znaku spornego, a więc znaku, który wnioskodawca chce unieważnić. Tymczasem między zgłoszeniem a udzieleniem prawa ochronnego może upłynąć rok lub dwa. Wnioskodawca może wystąpić o unieważnienie po kilku latach od udzielenia prawa. Wówczas trzeba cofnąć się o te kilka lat i szukać dowodów w przeszłości. Prawo jest niedoskonałe? Nowelizacja ustawy prawo własności przemysłowej (pwp) nie zmieniłaby liczby naruszeń, ale mogłaby ułatwić dochodzenie praw. Wnioskodawca, którego prawa naruszono, mógłby szybciej uzyskiwać rozstrzygnięcie. Obecna ustawa pwp jest wręcz nadopiekuńcza dla stron wyznacza długie terminy dla dokonania poszczególnych czynności, przewiduje szereg środków zaskarżenia na postanowienia wydawane w toku postępowania. Prowadzi to do paraliżowania postępowania. Wnioskodawca po kilku latach procesu może przestać wierzyć w skuteczność podejmowanych kroków przed organami państwa i podjąć kroki ugodowe, pomimo przekonania o słuszności swoich racji. Pewne nadzieje można łączyć z postulowanym wprowadzeniem wyspecjalizowanych sądów, które merytorycznie oceniałyby wydane przez UP RP decyzje. Byłyby instancją odwoławczą w pełnym tego słowa znaczeniu. Dzisiaj na decyzje wydane przez kolegium orzekające w Urzędzie Patentowym można złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale ten sprawuje jedynie funkcje kontrolne. Może wytknąć wady proceduralne i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia. Pana praca bardziej przypomina zawód sędziego niż urzędnika. Charakter naszej pracy nieco przypomina pracę sędziego. Sprawy rozpatrujemy w składach wieloosobowych. Podobnie jak sędziowie, narażeni jesteśmy na stres związany z publicznym występowaniem na sali rozpraw. Rozstrzygając spór, mamy świadomość, że co najmniej jedna ze stron złoży skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. A zdarza się i tak, że skargi składają dwie strony. Jak zauważył bowiem pewien sędzia Sądu Najwyższego, w postępowaniu, w którym dwie strony mają przeciwstawne interesy, nie jest tak, że jedna strona jest zadowolona, gdyż wygrała sprawę, a druga jest niezadowolona, gdyż sprawę przegrała. Często bywa i tak, że jedna strona jest niezadowolona, gdyż sprawę przegrała, a druga jest niezadowolona, gdyż sprawę wygrała za mało (bo sąd nie uwzględnił żądania w całości). Podobnie jak sędziowie, eksperci muszą być gruntownie przygotowani do sprawy w dniu rozprawy. Nie jest możliwe odłożenie teczki do szafy na później. W przeciwieństwie do innych urzędników również urlopy muszą planować z dużym wyprzedzeniem, gdyż wokandy ustalane są co najmniej miesiąc przed terminami rozpraw. Formalnie jesteśmy jednak urzędnikami i nie mamy immunitetu. Podobieństw jednak jest wiele. Rozmawiał Jerzy Gontarz 6 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 4(8)/2011

ZNAKI TOWAROWE W INTERNECIE Renoma na cudzy użytek Mariusz Kondrat Zarejestrowany znak towarowy może stanowić potężne narzędzie marketingowe w rękach każdego przedsiębiorcy. Podobnie nie sposób przecenić siły oddziaływania internetu w promocji i stymulowaniu popytu na towary czy usługi. Problem pojawia się natomiast w przypadku połączenia tych dwóch instrumentów służących promocji przedsiębiorcy, tj. znaku towarowego i reklamy w sieci. O ile problem ten w zasadzie nie istnieje w sytuacji, gdy własnego znaku towarowego używa w internecie sam uprawniony, o tyle wątpliwości rodzą się w momencie, gdy znakiem towarowym posługuje się osoba trzecia, tj. podmiot do niego nieuprawniony. Zagadnienie to, w kontekście znaków renomowanych, było przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w postępowaniach skierowanych przeciwko przedsiębiorcom świadczącym usługi internetowe Google i ebay, a także w niedawno rozpoznawanej sprawie przeciwko firmom Marks & Spencer plc i Flowers Direct Online Ltd. Renoma znaku towarowego Znak towarowy renomowany służy przede wszystkim identyfikacji produktu bądź usługi jako pochodzących z danego źródła, tj. np. od konkretnego producenta. Oprócz istotnej roli, jaką każdy znak towarowy odgrywa w informowaniu konsumentów o pochodzeniu towaru (usługi), stanowi on jednocześnie ochronę klientów przed możliwością mylnego skojarzenia danego towaru z przedsiębiorstwem innego producenta, w tym często konkurenta. Znaki mogą bowiem informować konsumentów także o pewnych właściwościach towarów (usług), tzn. o pozytywnych ich cechach związanych z jakością, jak np. wyjątkowa wytrzymałość produktu (funkcja jakościowa). Istotne jest to, że kojarzenie przez nabywców danego znaku z wysokiej jakości produktem może z upływem czasu objąć także inne towary producenta. Taka sytuacja sprzyja budowaniu renomy nie tylko znaku towarowego, ale również samego przedsiębiorcy. Uzyskanie przez znak towarowy renomy uzależnione jest od wystąpienia m.in. takich czynników, jak jakość towarów nim opatrzonych, wysokość nakładów finansowych dokonanych przez przedsiębiorcę na promocję znaku, a także upływ określonego czasu. Renoma wypracowana przez producenta na skutek konsekwentnego i długotrwałego oferowania klientom towarów wysokiej jakości, połączonego z wydatkami na promocję znaku, nie gwarantuje jednak nienaruszalności jej istnienia. W okresie, w którym przedsiębiorca zgodnie z przysługującym mu prawem korzysta ze swojego znaku towarowego, może bowiem dojść do utraty renomy znaku wskutek nieuprawnionego używania go przez innego przedsiębiorcę, np. dla oznaczania towarów niższej jakości. Kiedy przedsiębiorca używa znaku towarowego? Polskie prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117), zawierające postanowienia analogiczne do przepisów prawa wspólnotowego, definiuje używanie znaku towarowego jako m.in. umieszczanie oznaczenia na towarach i ich opakowaniach czy posługiwanie się nim w celach reklamowych. Podobnie zinterpretował to pojęcie TSUE, który stwierdził, że znak towarowy jest używany w obrocie handlowym, gdy przedsiębiorca stosuje go w ramach swojej działalności, a celem jest osiąganie korzyści w sferze tej działalności. Należy przy tym pamiętać, że prawo do używania oznaczenia zarejestrowanego w charakterze znaku towarowego przysługuje wyłącznie podmiotowi, który w drodze decyzji administracyjnej uzyskał na ten znak prawo ochronne (lub podmiotom przez niego upoważnionym np. na podstawie umowy licencyjnej). Specyfika używania znaków towarowych w internecie Specyfika używania znaków towarowych w internecie polega na tym, że obejmuje ona określone postaci, do których, oprócz takich form jak nazwy domen, można zali- FOT. ARCHIWUM M. KONDRATA Dr Mariusz Kondrat europejski rzecznik patentowy Czy Google świadcząc usługę odsyłania (Ad Words), narusza prawa wyłączne do znaków towarowych? Czy dokonuje tego ebay, który prowadzi serwis aukcyjny? Używanie znaków renomowanych w internecie w najnowszym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 4(8)/2011 7

ZNAKI TOWAROWE W INTERNECIE czyć linki sponsorowane wyświetlane poprzez dokonanie wyboru odpowiednich słów kluczowych. Do tego rodzaju form zalicza się system stworzony przez firmę Google i określony jako AdWords. Służy on działalności reklamowej przedsiębiorców i oferuje usługę odsyłania, która polega na wyświetlaniu linków reklamowych tych przedsiębiorców w przypadku, gdy internauta wpisze w wyszukiwarkę odpowiednie słowa kluczowe. Wątpliwości w zakresie dopuszczalności stosowania tego systemu pojawiły się w związku z możliwością używania przez innych przedsiębiorców jako słów kluczowych wyrazów stanowiących renomowane znaki towarowe zarejestrowane na rzecz określonych podmiotów. Problem takiego używania znaków towarowych w internecie rozpatrywał niedawno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w postępowaniach toczących się przeciwko przedsiębiorcom świadczącym usługi internetowe Google (wyrok TSUE z 23 marca 2010 r. w połączonych sprawach C 236/08, C-237/08 i C-238/08) oraz ebay (wyrok TSUE z 12 lipca 2011 r. w sprawie C 324/09). Google nie używa znaków W postępowaniu przeciwko Google firmy uprawnione do renomowanych znaków, w tym m.in. Louis Vuitton, sprzeciwiły się umożliwianej przez tę wyszukiwarkę praktyce polegającej na wybieraniu przez klienta wyszukiwarki wyrazów stanowiących zarejestrowane znaki towarowe, w wyniku czego w rubryce linków sponsorowanych wyświetlają się linki do stron oferujących podrobione wyroby znanych marek, w tym Louis Vuitton. W sprawie tej ustalono również, że Google oferował reklamodawcom możliwość nie tylko wyboru słów kluczowych odpowiadających znakom towarowym Louis Vuitton, ale również wyboru tych słów w powiązaniu z wyrażeniami wiążącymi się z naśladownictwem, takimi jak imitacja i kopia. Wprawdzie konkretne słowa kluczowe były wybierane przez przedsiębiorców wykorzystujących system AdWords do reklamowania swojej działalności, jednak ich udostępnianiem i przechowywaniem zajmowała się firma Google. Czy w takiej sytuacji można uznać, że Google używało w obrocie znaków towarowych? Zharmonizowane ustawodawstwo krajowe państw członkowskich UE (w tym pwp) i odnoszące się do wspólnotowych znaków towarowych rozporządzenie Rady nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego zabraniają takiego posługiwa- nia się zarejestrowanym znakiem, które stanowi wspomniane wyżej używanie w obrocie handlowym. Udzielając zatem odpowiedzi, TSUE uznał, że z pewnością o używaniu znaku towarowego w obrocie handlowym można mówić w odniesieniu do reklamodawców, czyli firm dokonujących wyboru słów kluczowych i korzystających z oferowanej przez wyszukiwarkę usługi linków sponsorowanych. Inna jest natomiast rola Google, który nie wykorzystuje słów kluczowych identycznych z chronionymi znakami towarowymi do celów swojej działalności gospodarczej. Wyłącznie przechowuje je i udostępnia innym podmiotom korzystającym z nich w celach reklamowych, czyli zapewnia jedynie warunki techniczne potrzebne do używania oznaczeń przez tych przedsiębiorców. W związku z powyższym nie sposób uznać, że Google w ogóle używa oznaczeń chronionych prawami wyłącznymi. Kiedy można zakazać używania znaku w ramach usługi odsyłania? Przepisy prawa dotyczące ochrony znaków towarowych nie zabraniają jakiegokolwiek używania oznaczenia identycznego z czyimś znakem towarowym, lecz tylko odnoszącego się do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak został zarejestrowany, bądź takiego, które obejmuje towary (usługi) jedynie podobne. Jednak w tym drugim przypadku uprawniony do znaku towarowego może sprzeciwić się jego używaniu, jeżeli może ono powodować wprowadzenie w błąd konsumentów co do pochodzenia towarów (usług). W orzecznictwie wspólnotowym niedozwolone jest używanie czyjegoś znaku towarowego (podobnego do niego), jeżeli wpływa to negatywnie na jakąkolwiek inną funkcję pełnioną przez ten znak. Do ciekawych wniosków doszedł Trybunał w kwestii możliwości zakazania używania znaku przez podmioty nieuprawnione z uwagi na ochronę funkcji reklamowej znaku towarowego. Trybunał uznał, iż w pewnych sytuacjach używanie znaku przez taki podmiot poprzez odsyłające do jego strony linki sponsorowane (a więc formę reklamy) ogranicza możliwość korzystania ze znaku w celach reklamowych przez firmę uprawnioną do znaku. Dzieje się tak w szczególności, gdy uprawniony do znaku chce, aby jego reklama ukazywała się internautom przed reklamą innych przedsiębiorstw, które wybrały jego znak jako słowo kluczowe, i w tym celu zmuszony jest płacić operatorowi za tę reklamę więcej niż oni. Pomimo wskazanych utrudnień, Trybunał uznał, iż w takiej sytuacji nie można mówić o naruszeniu funkcji reklamowej znaku, ponieważ wpisanie przez internautę hasła odpowiadającego zarejestrowanemu znakowi towarowemu gwarantuje uprawnionemu do tego znaku, że jego strona internetowa ukaże się na jednej z pierwszych pozycji wśród tzw. naturalnych rezultatów wyszukiwania. Internauta będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą uprawnionego do znaku niezależnie od tego, czy jego reklama jest również wyświetlana w rubryce linków sponsorowanych. Czy Google naruszyło renomę znaków? Rozpatrywane przez Trybunał postępowanie przeciwko Google dotyczyło szczególnej kategorii znaków towarowych znaków cieszących się renomą, która jest konsekwencją powiązania w świadomości konsumentów takiego znaku z wysokiej jakości towarami bądź usługami. Warto w tym miejscu podkreślić, że ze względu na swoje szczególne właściwości znaki renomowane cieszą się szerszą ochroną niż zwykłe znaki towarowe, ponieważ przepisy prawa zakazują używania takiego znaku nawet dla towarów niepodobnych do tych, dla których zarejestrowany został znak renomowany. Warunkiem jest jednak, aby takie używanie znaku renomowanego przez innego przedsiębiorcę przysparzało mu nienależnej korzyści lub szkodziło renomie znaku, np. z powodu niskiej jakości towarów. Pojawia się zatem wątpliwość, czy fakt umożliwiania dowolnym przedsiębiorcom wyboru słów kluczowych, identycznych z renomowanymi znakami określonych firm, w powiązaniu z takimi słowami kluczowymi jak imitacja czy kopia nie stanowi podstawy do zakazania używania znaków świadczącemu taką usługę Google. Skoro więc z jednej strony podmiot prowadzący działalność analogiczną do Google nie używa w sposób bezprawny cudzych znaków towarowych, to z pewnością używa ich przedsiębiorca oferujący pod tym znakiem podrobione towary. W takiej sytuacji Trybunał przyznał, że używanie przez takiego przedsiębiorcę oznaczenia identycznego bądź podobnego do renomowanego znaku towarowego w celu wykorzystania jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu (także wykorzystanie nakładów finansowych i wysiłku włożonego przez uprawnionego do znaku w wykreowaniu i utrzymaniu pozytywnego wizerunku znaku) musi 8 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 4(8)/2011

ZNAKI TOWAROWE W INTERNECIE Serwisy aukcyjne, korzystając z systemu AdWords, reklamują również swoje usługi za pomocą słów kluczowych, często zbieżnych z chronionymi znakami towarowymi być uznane za czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku. Jest więc niedopuszczalne z punktu widzenia prawa znaków towarowych. ebay, reklamujący swoje aukcje w wyszukiwarce internetowej używa znaków renomowanych W omawianym powyżej orzeczeniu TSUE doszedł do wniosku, że przedsiębiorca świadczący usługę odsyłania w internecie nie narusza praw wyłącznych do znaków towarowych, gdyż w ogóle tych znaków nie używa w obrocie handlowym. W postępowaniu toczącym się przeciwko firmie ebay Trybunał zmierzył się natomiast z nieco innym problemem używania znaków towarowych przez tzw. operatorów rynku elektronicznego online, a więc firmy typu ebay, Allegro itp. Firmy te jako przedsiębiorcy reklamujący swoje usługi (aukcje internetowe) również korzystają z systemu AdWords i dokonują wyboru określonych słów kluczowych, często zbieżnych z chronionymi znakami towarowymi. Specyfika usług świadczonych przez operatorów typu ebay sprowadza się do tego, że umieszczając na swoich stronach internetowych oferty sprzedających, operatorzy ci reklamują nie swoje, lecz ich produkty, sprzedawane jedynie za pośrednictwem stron internetowych tych operatorów. Gdy ebay dokonuje wyboru słów kluczowych w systemie AdWords, zbieżnych z chronionymi znakami towarowymi, sam nie używa tych znaków dla towarów identycznych lub nawet podobnych do tych, dla których przeznaczony jest znak towarowy. W taki sposób używają znaków towarowych przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż za pośrednictwem operatorów typu ebay. Jak zauważył jednak Trybunał, powyższe wnioski nie przesądzają jeszcze, że ebay nie używa znaków w ogóle. Przeciwnie TSUE doszedł do wniosku, że korzystając z systemu AdWords, operator typu ebay reklamuje nie tylko produkty swoich klientów sprzedających, ale także własne usługi polegające na udostępnianiu sprzedającym i kupującym rynku elektronicznego online. Wspomniany charakter posługiwania się znakami przez ebay ma istotne znaczenie w odniesieniu do znaków renomowanych, ponieważ, co zostało podkreślone wyżej, korzystają one z rozszerzonej ochrony, nieograniczonej wymogiem identyczności bądź podobieństwa towarów i usług. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty Trybunał uznał, że ebay używa oznaczeń identycznych z renomowanymi znakami towarowymi, ukazują się one bowiem w ofertach sprzedaży wyświetlanych w serwisie ebay i powodują skojarzenie między wskazanymi w ofertach towarami a możliwością ich nabycia za pośrednictwem tego konkretnego operatora. Nieuprawnione czerpanie korzyści z renomy znaku W najnowszym orzeczeniu poruszającym tematykę używania znaków towarowych w internecie (wyrok TSUE z 22 września 2011 r. w sprawie C-323/09) Trybunał nieco więcej uwagi poświęcił renomie znaków wykorzystywanych w internecie przez przedsiębiorców w żaden sposób niepowiązanych z uprawnionym do znaku. W tym aspekcie TSUE zwrócił uwagę na dodatkową funkcję znaków towarowych tzw. funkcję inwestycyjną powiązaną z dbałością o reputację znaków i towarów za pomocą technik handlowych innych niż reklama. Naruszenie także tej funkcji znaku towarowego poprzez jego używanie w internecie przez podmiot nieuprawniony jest, zdaniem Trybunału, możliwe. TSUE zaznaczył jednak, że przesłanka naruszenia funkcji inwestycyjnej znaku przez jego używanie w ramach systemu AdWords nie zachodzi w przypadku, gdy jedynym skutkiem takiego używania znaku renomowanego jest mobilizacja uprawnionego do znaku do podejmowania działań mających na celu podtrzymanie renomy w świadomości konsumentów. W postępowaniu toczącym się przeciwko firmom Marks & Spencer plc i Flowers Direct Online Ltd. poruszono istotną z punktu widzenia uprawnionego do znaków renomowanych kwestię możliwości negatywnego oddziaływania na charakter odróżniający znaku oraz czerpanie nienależnych korzyści z jego renomy przez innego przedsiębiorcę. O szkodliwym działaniu na zdolność odróżniającą znaku renomowanego można mówić wtedy, gdy na skutek używania przez inne podmioty znak ten traci zdolność wywoływania w świadomości klientów natychmiastowego skojarzenia z przedsiębiorstwem uprawnionego. Podobna przesłanka zachodzi, gdy w przekonaniu tych odbiorców oznaczenie będące znakiem towarowym przekształciło się w nazwę rodzajową, określającą zbiorczą kategorię towarów czy usług, niezależnie od tego, skąd pochodzą. Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości, w przypadku występowania takich negatywnych skutków dla znaku towarowego, prawo daje właścicielowi znaku możliwość zakazania jego używania przez innego przedsiębiorcę. O tej możliwości orzeka jednak sąd, który może również uznać, że zagrożenie dla renomy znaku w danym przypadku nie występuje. W świetle przepisów prawa zakazane jest także wykorzystywanie cudzego znaku renomowanego w sytuacji, gdy wiąże się to z czerpaniem przez przedsiębiorcę korzyści płynących z jego renomy (tzw. pasożytowanie). W swoim rozstrzygnięciu Trybunał przyznał, iż przedsiębiorcy może być postawiony zarzut czerpania nienależnej korzyści wtedy, gdy z premedytacją wybiera on jako słowo kluczowe w systemie AdWords tożsame ze znakiem cieszącym się renomą. Podobnie, w przekonaniu TSUE, nie ulega wątpliwości, że z czerpaniem nienależnej korzyści z renomy znaku mamy do czynienia w okolicznościach, w których na skutek używania przez konkurenta znaku towarowego w systemie AdWords internauci zakupują towary oferowane przez tego konkurenta zamiast produktów z asortymentu uprawnionego do znaku (a przecież internauci wpisywali w wyszukiwarkę hasła odpowiadające znakowi towarowemu). Stanowisko przedstawione przez TSUE w przywołanych sprawach Google, ebay oraz Marks & Spencer pokazuje specyfikę wykorzystywania znaków towarowych w internecie. Dla oceny możliwości posługiwania się cudzym oznaczeniem istotny jest cel wykorzystywania go w kontekście własnej działalności gospodarczej, a także sposób używania znaku, który nie może naruszać pełnionych przez znak towarowy funkcji ani jego renomy. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 4(8)/2011 9

NARUSZENIA WZORU PRZEMYSŁOWEGO Wzór na wyłączność Urszula Walas Urszula Walas rzecznik patentowy Do naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego może dojść m.in. poprzez naśladowanie, imitowanie, kopiowanie i podrabianie produktów i ich oznaczeń lub dokonywanie zmian, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości produktu lub producenta. W obrocie gospodarczym są to działania niedozwolone. FOT. EWA BIELAŃCZYK, SŁAWOMIR OBST W odkryciu naruszenia prawa z rejestracji wzoru pomaga stała obserwacja rynku, prowadzenie własnej polityki patentowej, bieżąca znajomość orzecznictwa sądowego, opieranie się na fachowej wiedzy i doświadczeniu zawodowym, a także korzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika zawodowego, jakim jest rzecznik patentowy. Punktem wyjścia do badania naruszenia prawa jest ustawowa definicja wzoru przemysłowego oraz korzystania z wzoru w sposób wyłączny. Badanie takie można przeprowadzić na różne sposoby jednym z nich jest analiza porównawcza pary wzorów: wzoru chronionego prawem z rejestracji z wzorem kolizyjnym według oceny zorientowanego użytkownika. Zanim opiszemy całą procedurę, przypomnijmy pokrótce prawne podstawy ochrony wzoru przemysłowego w Polsce. Prawo na straży wzoru Podstawowym przepisem prawnym, na podstawie którego chroniony jest wzór przemysłowy, jest Ustawa z dn. 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (pwp) 1. Zgodnie z tą ustawą, wzór przemysłowy zgłaszany do ochrony w Urzędzie Patentowym RP jest chroniony prawem z rejestracji wzoru w odróżnieniu od wynalazku, który chroniony jest za pomocą patentu, oraz wzoru użytkowego, chronionego prawem ochronnym na wzór użytkowy. Oczywiście przedmiot chroniony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego może być zarazem objęty prawem ochronnym na wzór użytkowy czy nawet patentem na wynalazek, co jeszcze bardziej zwiększa bezpieczeństwo uprawnionego. Udzielenie prawa z rejestracji wzoru (art. 8.1.1 pwp), którego dokonuje Urząd Patentowy RP (art. 10 pwp), stwierdza się w dokumencie zwanym świadectwem rejestracji. Przez uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego uprawniony nabywa wyłączność (art. 10.2 pwp) do korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP (art. 105.3 pwp) maksymalnie przez 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, pod warunkiem uiszczenia opłaty za ochronę (art. 105.6). Wyjątkiem jest prawo używacza uprzedniego (art. 118 ust. 1 pwp; do wzorów przemysłowych odpowiednio art. 71 pwp). Korzystanie z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy może się łączyć z wytwarzaniem całego przedmiotu, w którym wzór został ucieleśniony lub zastosowany, a przedmiot jest na rynku w celach handlowych. Może to być produkowanie, oferowanie, wystawianie na wystawach i targach, używanie, magazynowanie, przechowywanie, sprzedaż, eksport, import itd. Prawo z rejestracji wzoru udzielane jest przez Urząd Patentowy po spełnieniu odpowiednich warunków, tzw. kryteriów zdolności rejestrowej. W chwili zgłoszenia do ochrony wzór przemysłowy winien spełniać jednocześnie trzy takie kryteria: nowości światowej (zgodnie z art. 103 pwp, nie może być wcześniej ujawniony), indywidualnego charakteru (według oceny dokonywanej przez zorientowanego użytkownika) oraz możliwości wytworzenia przedmiotu w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy. Warto zaznaczyć, że wzór przemysłowy może podlegać ochronie kumulowanej: poza ochroną wynikającą z pwp wzór może być objęty ochroną wynikającą z prawa autorskiego pod warunkiem, że ma charakter twórczy, przez co spełnia cechy utworu w rozumieniu prawa autorskiego 2. Naruszenie prawa z rejestracji wzoru może być także sprzeczne z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3. Zorientowany użytkownik w akcji Warta szerszego omówienia jest kwestia oceny indywidualnego charakteru wzoru, dokonywanej przez zorientowanego użytkownika, tzn. posiadającego wiedzę na temat sztuki wzorniczej, szczególnie w zakresie wcześniejszego wzornictwa związanego z danymi produktami, a także na temat dostępności wzornictwa przedmiotowych produktów. Informacje 10 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 4(8)/2011

NARUSZENIA WZORU PRZEMYSŁOWEGO o dostępności pozyskuje się poprzez poszukiwanie produktów na rynku, np. w specjalistycznych sklepach i magazynach, przeglądanie katalogów branżowych, obserwację kreowania obrazu produktów i potrzeb klientów (reklama), analizę informacji w internecie. Zorientowany użytkownik może być dowolnie wybraną osobą, spełniającą podane wymagania, która potrafi właściwie ocenić wzór przemysłowy, posługując się odpowiednimi narzędziami. W ocenie takiej zorientowany użytkownik bierze pod uwagę, jakie ogólne wrażenie wywołuje wzór, i czy różni się ono od ogólnego wrażenia wywołanego przez wzór wcześniejszy, czyli publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo. Przy ocenie tej uwzględnia się zakres swobody twórczej projektanta przy opracowaniu wzoru (art. 104.2 pwp), która może być ograniczona np. funkcją wytworu, regułami projektowania, kwestiami technicznymi, zasadami standaryzacji i normalizacji czy przepisami prawnymi. Ilustracją wzoru są jego cechy postaciowe: linie, kontury, kształty, kolorystyka, struktura lub materiał wytworu oraz jego ornamentacja (art. 102 pwp), które na rynku wyróżniają przedmioty od dotychczasowej ich postaci zewnętrznej. Przykładowo, wzorem przemysłowym jest postać zewnętrzna samochodu (w tym jego poszczególnych części, np. pokryw na koła), postać obuwia, mebli itp. Wzór uważa się za identyczny z udostępnionym, gdy nie różni się od oryginału lub gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami. Wystarczy, że stopień podobieństwa jest tak wysoki, iż przeciętny odbiorca, na podstawie całościowego wrażenia, nie odróżni kopii od wyrobu oryginalnego. Mamy wówczas do czynienia z produktem skopiowanym, a tym samym z naruszeniem prawa z rejestracji wzoru. Analiza krok po kroku Analiza porównawcza pary wzorów, na podstawie której można wywodzić naruszenie praw wyłącznych z rejestracji wzoru przemysłowego według oceny zorientowanego użytkownika, przebiega w następujących krokach. 1. Pierwszym etapem analizy jest określenie faktycznego, formalnoprawnego stanu wzoru przemysłowego w odniesieniu do wzoru kolizyjnego. Biorąc pod uwagę zakres przedmiotowy i czasowy ochrony, należy ustalić, czy nie ma ewentualnej kolizji z innym oznaczeniem posiadającym zdolność odróżniającą, w szczególności ze znakiem towarowym lub z utworem prawnoautorskim. 2. Należy ustalić zakres przedmiotowy ochrony wzoru przemysłowego na podstawie opisu jego istotnych cech w odniesieniu do załączonych ilustracji lub próbek materiału. W części opisowej trzeba określić cechy postaciowe, które wyróżniają dany wzór przemysłowy od innych, znanych już wzorów, przez co stanowią podstawę do jego identyfikacji 4. W części ilustracyjnej należy określić cechy istotne, które ilustrują przedmiot wzoru. Ochronie prawnej podlegają cechy postaciowe, które opisane są w świadectwie rejestracji (łącznie z materiałem ilustracyjnym), a które zestawia się z cechami wzoru kolizyjnego w celu zbadania metodą porównawczą. 3. Na tym etapie należy właściwie określić produkt, jego przeznaczenie i funkcję czyli sposób, w jaki wzór przemysłowy jest urzeczywistniony i zastosowany w produkcie, który jest materialnym nośnikiem wzoru. Wygląd produktu jest częścią oceny ogólnego wrażenia wzoru przemysłowego oraz jego indywidualnego charakteru. 4. Aby należycie dokonać oceny różnic między wzorem podlegającym ochronie a wzorem kolizyjnym, należy określić kryteria wyboru zorientowanego użytkownika i wskazać je dla oceny ogólnego (całościowego) wrażenia wzoru przemysłowego i kolizyjnej postaci wzoru. Trzeba tu uwzględnić przesłanki indywidualnego charakteru produktu, w jaki został inkorporowany wzór, a także swobody twórczej, z jakiej można było korzystać przy projektowaniu zestawianych przedmiotów. 5. Za pomocą ustalonych kryteriów należy zestawić istotne widoczne cechy postaciowe pary wzorów i przeprowadzić analizę porównawczą, określając cechy wspólne i różniące się, by ustalić charakter występujących różnic. Ocena wzorów przebiega pod kątem podobieństwa widocznych cech, z uwzględnieniem cech nowych, nie zaś znanych i ogólnie dostępnych; należy też pominąć różnice nieistotne i niewidoczne. Przy ocenie postaciowej bierze się pod uwagę całościowe, ogólne wrażenie zestawianych postaci wytworów, jakie wywierają na zorientowanym użytkowniku. Kolizja i co dalej? Ocena kolizji zachodzącej pomiędzy wzorami wymaga więc stworzenia narzędzia do przeprowadzenia analizy porównawczej, które uwzględnia całościowe wrażenia wzrokowe i dotykowe, kierując uwagę na silne doznania estetyczne. Miarą naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego są doznania estetyczne Jeżeli przeciętny odbiorca, na podstawie całościowego wrażenia, nie odróżni kopii od wyrobu oryginalnego, to mamy do czynienia z produktem skopiowanym, a tym samym z naruszeniem prawa z rejestracji wzoru poddane wnikliwej i głębokiej analizie podobieństw (zestawienie wspólnych cech) i różnic (zestawienie wyraźnie różniących się cech) wzoru przemysłowego z wzorem kolizyjnym. Jeżeli cechy różniące w badanym i porównywanym zestawieniu wzorów nie wywołują na zorientowanym użytkowniku innego całościowego wrażenia, niż wywołał na nim wzór wcześniejszy, to analiza prowadzi do wniosku, że są to wzory podobne mamy zatem do czynienia z naruszeniem prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (art. 104 pwp). Każdy, kto jest dysponentem prawa z rejestracji wzoru przemysłowego na mocy decyzji Urzędu Patentowego, może skutecznie sprzeciwić się kopiowaniu wzoru i innym sposobom naruszania prawa z rejestracji (art. 105.3 pwp). Może zakazać osobom trzecim wprowadzania do obrotu wytworu, w którym jest zastosowany lub zawarty chroniony wzór dotyczy to nie tylko wytwarzania, ale także oferowania, importu i eksportu czy składowania. O naruszeniu prawa z rejestracji ostatecznie rozstrzyga sąd na ewentualny wniosek uprawnionego. 1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) 2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631) 3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., nr 47, poz. 211 ze zm.) 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w spr. dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz.U. nr 40, poz. 358 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 4(8)/2011 z 2005 r. nr 106, poz. 893) skrót w tekście 11 rozp. Prez. RM, 5 i 6p. 1

PRAWO Sposoby dochodzenia praw Maja Ciesielska-Grabicka Maja Ciesielska-Grabicka Fundacja ProRegio Do podstawowych zagadnień dotyczących prawa własności intelektualnej należy kwestia ustalenia podmiotu i przedmiotu ochrony. Polskie prawo zapewnia ochronę praw własności intelektualnej i umożliwia dochodzenie roszczeń z tytułu ich naruszenia FOT. EWA BIELAŃCZYK, SŁAWOMIR OBST Poprzez otwarty dostęp do wielu źródeł informacji w postaci powszechnie dostępnych nośników wiedzy, jakimi są książki oraz globalnie działający internet, człowiek zyskuje wręcz nieograniczone pole działania w sferze poznawczej. Wprowadza to udogodnienia w codziennym funkcjonowaniu i pracy każdego z nas. Jednakże może to również rodzić obawy i wątpliwości, czy nasza praca, działalność twórcza oraz każde inne dobra osobiste są należycie chronione i czy nie będą podlegały ingerencji i naruszeniu przez inne podmioty. Prawo wobec wszystkich Termin prawo własności intelektualnej jest pojemny i możemy określić nim różne działy prawa, które obejmują regulacje dotyczące ochrony praw autorskich, a także regulacje dotyczące własności przemysłowej. Należą one do dóbr niematerialnych i podlegają ochronie prawnej. Są to prawa obowiązujące erga omnes, czyli wobec wszystkich. Oznacza to, że nikt nie może wyłączyć się spod obowiązywania tych praw za pomocą umowy czy w jakikolwiek inny sposób. Własność intelektualna odnosi się do wszystkich wytworów ludzkiego umysłu o charakterze indywidualnym, do korzyści z nich płynących oraz ochrony, której podlegają. Dotyczy to w szczególności wynalazków, dzieł literackich, muzycznych, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, a także różnego rodzaju technologii i programów komputerowych. Aby skutecznie i w pełni chronić się przed naruszaniem praw autorskich, warto zapoznać się z aktami prawnymi obowiązującymi na gruncie prawa polskiego, w szczególności z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utwór chroniony automatycznie Przedmiotem ochrony praw autorskich są utwory, czyli przejawy działalności twórczej, mające indywidualny charakter, które są ustalone w jakiejkolwiek postaci. Utwór chroniony jest od chwili jego ustalenia czyli aby podlegał ochronie, nie muszą być spełnione żadne formalne przesłanki. W przeciwieństwie do przedmiotów własności przemysłowej, utworu nie trzeba formalnie rejestrować, bo nawet utwór niedokończony, w rozumieniu prawa autorskiego, również podlega ochronie. Chcąc wskazać podmiot praw autorskich, należy ustalić, kto dysponuje tymi prawami, czyli kto jest wyłącznie do nich uprawniony. Na gruncie prawa autorskiego rozróżniamy prawa autorskie osobiste oraz majątkowe do utworu. Podmiotem praw autorskich osobistych może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna, która dysponuje i rozporządza prawami do stworzonego utworu (jeśli umowa nie stanowi inaczej). Natomiast w przypadku majątkowych praw autorskich podmiotami rozporządzającymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Niezbywalne prawa autorskie Jak już zostało wspomniane, twórcą utworu w rozumieniu ustawy może być tylko osoba fizyczna. Utwór jest przejawem twórczej działalności o charakterze indywidualnym, a więc nie można go przypisać osobie prawnej czy jednostce organizacyjnej. Pełna zdolność do czynności prawnych nie jest wymagana, aby uznać osobę fizyczną za twórcę. Innymi słowy, twórcą może być nawet dziecko czy osoba ubezwłasnowolniona, wciąż posiada pełne osobiste prawa autorskie. Cechą charakterystyczną autorskich praw osobistych jest ich nierozerwalna więź, która łączy utwór z twórcą. Oznacza to, że nie można się ich ani zrzec, ani zbyć. Więź ta jest nieograniczona w czasie, czyli istnieje również po śmierci twórcy. W przypadku naruszenia osobistych praw autorskich twórca powinien zażądać zaniechania działania godzącego w jego prawa. Może także żądać od osoby, która naruszyła jego prawo, aby usunęła skutki swoich działań, a także złożyła publiczne oświadczenie, w którym przyznałaby się do naruszenia praw twórcy. Pokrzywdzonemu może być również zasądzona odpowiednia suma tytułem zadośćuczynie- 12 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 4(8)/2011

PRAWO nia, ale tylko wówczas, gdy naruszenie jego praw było zawinione. Najczęściej prawa osobiste naruszane są poprzez plagiat, czyli przywłaszczenie sobie całego lub części utworu innej osoby. Wśród rodzajów plagiatu rozróżniamy plagiat jawny oraz ukryty. Plagiat jawny polega na świadomym przypisaniu sobie autorstwa danego utworu lub jego fragmentu. Za przykład może posłużyć sytuacja, w której dana osoba przypisuje sobie autorstwo Potopu Henryka Sienkiewicza lub jego części. Natomiast plagiat ukryty dotyczy niedozwolonego zapożyczenia cudzego utworu lub jego fragmentu. Tę formę naruszenia najczęściej spotyka się w pracach dyplomowych lub naukowych, w których wykorzystując całość lub cześć innego utworu, nie podaje się jego źródła. Zbywalne prawa majątkowe Majątkowe prawa autorskie służą zabezpieczeniu interesów majątkowych twórcy. Prawa te w przeciwieństwie do praw osobistych podlegają obrotowi cywilnoprawnemu, czyli najogólniej stwierdzając, mogą być sprzedane. Z tego względu autor danego utworu niekoniecznie musi posiadać prawo do rozporządzania nim. Prawo to może posiadać np. pracodawca, w przypadku powstania utworu w ramach obowiązków pracy. Przywilejem właściciela majątkowych praw autorskich do utworu, jest możliwość rozporządzania nimi, co najczęściej sprowadza się do ich sprzedaży lub udzielenia licencji. W przypadku naruszenia majątkowych praw istnieje wiele możliwości dochodzenia swoich praw, zarówno na podstawie kodeksów, jak i prawa autorskiego. Jak chronią kodeksy Szczególne zasady ochrony praw autorskich i praw pokrewnych zostały zawarte w ustawie z 1994 r. Jednakże odpowiedzialność sprawców naruszeń i procedura ochronna są ukształtowane w odniesieniu do norm zawartych w kodeksach: cywilnym, karnym, postępowania cywilnego i postępowania karnego. Osoby poszkodowane oraz osoby zainteresowane mogą wszcząć postępowanie cywilnoprawne w celu dochodzenia swoich praw. W przypadku praw osobistych żyjącego twórcy z żądaniem ochrony występuje sam twórca, jednakże gdy twórca się nie ujawnił, w jego imieniu występuje producent bądź wydawca dzieła. Gdy do naruszenia praw twórcy doszło po jego śmierci, uprawnionymi do dochodzenia praw osobistych są osoby wskazane wyraźnie przez twórcę lub artystę. Jeśli nie zostały one wyraźnie wymienione, uprawnionymi w myśl art. 78 ustawy o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych staje się małżonek zmarłego. Gdy twórca nie miał małżonka, z powództwem o ochronę praw mogą wystąpić zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa, a także stowarzyszenie twórców lub artystów wykonawców, organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi. Prawa te podlegają dziedziczeniu, a więc zgodnie z kodeksem cywilnym, spadkobiercy jako poszkodowani mogą dochodzić swoich praw. Gdy naruszenie praw nastąpiło za życia twórcy, powstaje również roszczenie majątkowe wobec sprawcy. Poza bezpośrednio poszkodowanymi z roszczeniami cywilnoprawnymi może występować także licencjobiorca wyłączny. Zgodnie z zasadą dyspozycyjności, to do pokrzywdzonego należy wybór sposobu dochodzenia swoich praw. Może on wnieść pozew do sądu, doprowadzić do ugodowego rozwiązania sporu lub całkowicie zrezygnować z roszczeń. Znaczy to tyle, że do procesu sądowego w praktyce dochodzi tylko wtedy, gdy naruszyciel praw nie podejmie propozycji zawarcia ugody. Zalecane jest stosowanie mediacji lub każdej innej formy rozstrzygnięcia sprawy polubownie. Ogranicza to koszty oraz oszczędza czas. Gdy spór wkroczy na drogę sądową, należy określić właściwość sądu, do którego pozew ma być wniesiony. Właściwym miejscowo sądem cywilnym lub gospodarczym będzie sąd okręgowy, w miejscu zamieszkania pozwanego lub w miejscu, gdzie ma siedzibę. Ochrony swoich praw można dochodzić na drodze cywilnej, karnej lub można łączyć oba te sposoby. O odpowiedzialności karnej z tytułu bezprawnego przywłaszczenia cudzych praw autorskich mówi art. 115 ustawy o prawach autorskich. Naruszyciel praw może podlegać grzywnie, a nawet pozbawienia wolności do lat 3. Ogólne zasady zawarte są w kodeksie postępowania karnego należą do procedury ścigania naruszeń we wszystkich kwestiach, których nie normuje ustawa. Wygrany proces cywilny może wpłynąć pozytywnie na wyrok wydany w procesie karnym. Uprawniony z patentu może żądać od naruszającego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszania również naprawienia wyrządzonej szkody Roszczenia W prawie polskim nie wprowadzono odrębnego postępowania dla dochodzenia roszczeń z zakresu własności intelektualnej wynikają one z poszczególnych regulacji ustawowych. Polski ustawodawca umożliwia uprawnionemu podmiotowi występowanie z roszczeniami, które zależą od rodzaju i stopnia naruszenia prawa. Podmiot, którego prawa zostały naruszone, uprawniony jest do roszczenia o ustalenie. W roszczeniu tym powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego. Spełnia ono funkcję prewencyjną oraz informacyjną. Osobie, której prawa zostały naruszone, przysługują roszczenia o zaprzestanie. Treść obu roszczeń polega na żądaniu przerwania i podejmowania tych czynności, które były objęte przedmiotem powództwa. Na przykład powód może żądać zaprzestania korzystania z licencji. Przeciwko naruszycielowi prawa można skierować roszczenie o usunięcie skutków naruszania praw własności intelektualnej. Pozwany będzie zobowiązany do usunięcia następstw popełnionego naruszania praw autorskich nieuczciwej praktyki rynkowej oraz niedozwolonych działań. Z roszczeniem o naprawienie wyrządzonych szkód, zwanym roszczeniem odszkodowawczym, można wystąpić tylko wówczas, gdy dojdzie do naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim i prawa własności przemysłowej lub dokonania czynu nieuczciwej konkurencji. W dobie cyfryzacji społeczeństwa nagminnie dochodzi do naruszeń praw własności intelektualnej. Egzekucję praw, które nam przysługują, utrudnia anonimowość użytkowników oraz bardzo łatwy dostęp poprzez internet do wszelkich wytworów ludzkiego umysłu, na czele z muzyką, filmami, książkami czy publikacjami. Dlatego warto, przed podjęciem decyzji o dochodzeniu swoich praw, szczegółowo przeanalizować pod względem kosztów i czasu, czy będzie się to opłacać. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 4(8)/2011 13

SPÓR O ZNAK Tiger walczy o Tigera Spór o prawo do używania znaku towarowego Tiger między Fundacją Równe Szanse i firmą FoodCare to dobra okazja do rozważań nie tylko o etyce w biznesie, ale też o rosnącej roli własności przemysłowej w polskiej gospodarce. W Polsce rzadko występuje zjawisko wojen patentowych, takich jakie prowadzą firmy Apple i Samsung walczące o udziały w rynku tabletów. Chętnie i często polscy przedsiębiorcy spierają się za to o znaki towarowe. Temperatura takich sporów bywa bardzo gorąca, a rozgrywają się one nie tylko na sali sądowej, ale w mediach i na sklepowych półkach. Jeden z najgłośniejszych sporów ostatnich lat prowadzą gdański bokser Dariusz Michalczewski i podkrakowski biznesmen Wiesław Włodarski. Kwestią sporną jest prawo do korzystania ze znaku towarowego popularnego napoju energetyzującego Tiger. Dariusz Michalczewski, bokserski mistrz świata w kilku kategoriach, jest znany fanom tego sportu pod pseudonimem Tiger. Popularny sportowiec wykorzystuje go także w prowadzonej przez siebie działalności biznesowej oraz charytatywnej. Tiger Gym to marka znanych w Gdańsku klubów fitness, domena tiger-fundacja.pl prowadzi do strony Fundacji Równe FOT. KRZYSZTOF GARSKI Szanse, zaś Tiger Energy Drink to marka bijących niegdyś szczyty popularności napojów energetyzujących. Sukces i spór Historia produktu zaczyna się w 2003 r., gdy założona przez boksera Fundacja Równe Szanse zarejestrowała w Urzędzie Patentowym RP znak towarowy słowno-graficzny Power is back! TIGER ENERGY DRINK (nr zgłoszenia 352657), w klasie 32. klasyfikacji nicejskiej (m.in. napoje bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, napoje orzeźwiające i wzmacniające, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne ). Produkcji napoju pod tą marką podjęła się należąca do Wiesława Włodarskiego firma FoodCare (wcześniej Gellwe) z Zabierzowa, której Michalczewski udzielił licencji na korzystanie ze znaku oraz zezwolił na korzystanie ze swojego wizerunku w działaniach promocyjnych. Nowa i wyrazista marka Tiger okazała się błyskawicznym sukcesem rynkowym. Już w połowie 2004 r. napoje sygnowane przydomkiem gdańskiego boksera zajmowały drugie miejsce pod względem udziałów w swojej kategorii (4,1 proc.), po marce Red Bull (50 proc.), która właściwie stworzyła w Polsce ten rynek. Tiger wyprzedzał należące do Coca-Coli napoje Burn, XL czy American Bull. W 2010 r., z udziałami sięgającymi 44 proc., energetyk Tiger został liderem rynku. W tym też roku rozpoczął się spór między FoodCare i Dariuszem Michalczewskim. Zapoczątkowało go wypuszczenie przez FoodCare produktu pod marką Tiger Black. Taki znak towarowy słowny firma zarejestrowała w Urzędzie Patentowym RP i to już cztery lata wcześniej, w 2006 r. pod nr 179222. Dokarmianie tygrysów? Hasło czarny to nie kolor, czarny to siła, to swego rodzaju manifest i wstęp do nowej komunikacji świata marki Tiger Black zapowiadała start nowego produktu Karolina Kowalczyk, kierownik ds. mediów i rozwoju sprzedaży w FoodCare. W nowej komunikacji nieprzypadkowo nie znalazło się nazwisko popularnego Michalczewskiego. Firma zdecydowała 14 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 4(8)/2011

SPÓR O ZNAK się bowiem nie odprowadzać na rzecz Fundacji Równe Szanse opłaty licencyjnej od sprzedaży tego produktu. Na opakowaniu znalazło się jedynie wyjaśnienie, że nazwa wzięła się stąd, że firma dokarmia tygrysy w zoo. Gdy jeszcze trwała współpraca z Michalczewskim, FoodCare na potęgę rejestrował znaki towarowe krążące wokół słowa Tiger i hasła kojarzonego z Power is back!. Były to na przykład znaki towarowe słowno-graficzne Energy Drink Tiger (nr 287498), Power is Black (różniący się od pierwotnego dodatkową literą l, nr 374866), BLaCK TIGER ENERGY DRINK (nr 374869) czy znak towarowy słowny Power is Black (nr 374864). Pod koniec 2010 r. Dariusz Michalczewski zdecydował się na formalne zerwanie współpracy z FoodCare i powierzenie produkcji napoju Tiger Energy Drink spółkom z grupy Maspex Wadowice (producent m.in. soków Tymbark i Kubuś). Spółka z Zabierzowa nie zamierzała jednak rezygnować ze sprzedaży napojów z chwytliwym słowem Tiger w nazwie. Pan Michalczewski dysponuje swoim pseudonimem, co nie oznacza, że podmiot trzeci, który nawet jeśli zawrze z Panem Michalczewskim lub Fundacją umowę o korzystanie z tego pseudonimu, może przejąć cały produkt i markę stworzone przez FoodCare wyjaśniał zarząd FoodCare w komunikacie wydanym pod koniec 2010 r. (pisownia oryginału). Gdański sąd okręgowy nie podzielił jednak tej opinii i zakazał FoodCare wprowadzania do obrotu napojów posiadających w nazwie słowo Tiger do czasu rozstrzygnięcia sporu. Jeden Tiger? W marcu 2011 r. fundacja Równe Szanse uzyskała potwierdzenie tego rozstrzygnięcia także w sądzie apelacyjnym, który zakazał FoodCare wprowadzania do obrotu i reklamy produktów zawierających oznaczenie Tiger (w tym Black Tiger, Tiger Vit itp.), a także kazał zabezpieczyć już wyprodukowane napoje. Prawomocna decyzja Sądu Apelacyjnego sprawiła, że teraz walczymy dwoma rękami i dzięki temu będzie nam zdecydowanie łatwiej. To komfortowa sytuacja dla handlowców, ponieważ na rynku będzie obecny tylko W 2003 r. założona przez Dariusza Michalczewskiego Fundacja Równe Szanse zarejestrowała w Urzędzie Patentowym RP znak towarowy słowno-graficzny Power is back! TIGER ENERGY DRINK. W 2010 r. napój pod marką Tiger podbił rynek Gdy jeszcze trwała współpraca z Michalczewskim, FoodCare zarejestrował znaki słowno-graficzne Energy Drink Tiger, Power is Black czy BLaCK TIGER ENERGY DRINK jeden Tiger, sprzedawany przez spółki z Grupy Maspex komentuje obrazowo to zwycięstwo Dariusz Michalczewski, dla którego jest to, jak wyjaśnia, najważniejsza walka w życiu. Po niekorzystnym dla siebie postanowieniu sądu FoodCare rozpoczął produkcję napoju energetyzującego pod marką Black. Dla konsumenta, który nie ma ochoty lub czasu czytać drobnego druku na opakowaniu, różnice między jedną i drugą puszką mogą być niedostrzegalne, dodatkowo black kusi wyjątkowo niską w tym segmencie ceną. Niezainteresowany sporem prawnym konsument może więc mieć wrażenie, że kupuje tigera. Różnicy nie widzą zresztą także sprzedawcy. Gdy na potrzeby tego artykułu w trzech sklepach osiedlowych poprosiliśmy o tigera, otrzymaliśmy blacka produkowanego przez FoodCare. Dodatkowego zamieszania w tym konflikcie dostarczyła deklaracja FoodCare o rozpoczęciu rozmów z innym tygrysem golfistą Tigerem Woodsem. Konflikt wszedł na szczególnie wysokie obroty w trzecim kwartale 2011 r., kiedy FoodCare złożył w sądzie pozew, domagając się 20 mln zł odszkodowania od Michalczewskiego. Dlaczego akurat taka kwota? Firma Włodarskiego powołuje się na analizę zamówioną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która opierała się na wynikach sprzedaży z 2010 r. W analizie właśnie na 20 mln zł oceniono utracone dochody spółki wynikające z zakazu sprzedaży napoju Tiger. Michalczewski odpowiedział pozwem z żądaniem zapłaty 10 mln zł w ramach zaległego wynagrodzenia z tytułu umowy licencyjnej. Obie sprawy są w toku. Back czy black? Gdy trwała jeszcze współpraca z fundacją Równe Szanse Dariusza Malczewskiego, firma FoodCare pracowicie rejestrowała znaki towarowe nawiązujące do słowa Tiger i sloganu Power is back. Hasła Power is back i Power is black, choć różnią się zaledwie jedną literą, są z formalnego punktu widzenia różnymi znakami towarowymi. Równolegle ze składaniem wniosków do Urzędu Patentowego RP firma FoodCare przygotowywała się do zerwania współpracy ze znanym bokserem. Nie ulega wątpliwości, że Tiger Michalczewski cieszy się dużą popularnością w grupie docelowej konsumentów napojów energetyzujących i utożsamia wartości istotne dla wielu jej członków, takie jak zainteresowanie sportem i aktywnym stylem życia. Tym samym Michalczewski w znaczącym stopniu przyczynił się do sukcesu marketingowego napoju sprzedawanego pod marką Tiger. Gdy marka Tiger zdobyła mocną 700 mln zł za energetyki W przypadku napojów energetyzujących gra toczy się o wielkie pieniądze. Jak szacuje firma badawcza Nielsen, polski rynek tych napojów jest wart 700 mln zł i rośnie, w ujęciu ilościowym, w tempie ok. 6 proc. rocznie. Na razie na walce napojów produkowanych przez FoodCare i Maspex korzysta przede wszystkim marka Red Bull, który wrócił na pozycję lidera z udziałem w rynku rzędu 21 proc. Zweryfikowanych, niezależnych danych o sprzedaży napojów z oznaczeniem Black i Tiger na razie brak (być może nawet badacze rynku nie są w stanie odróżnić kolejnych mutacji napoju?). pozycję na rynku, FoodCare postanowił zrezygnować ze współpracy z bokserem. Trudno oprzeć się wrażeniu, że zrobił to w fatalnym stylu. Spór między Fundacją Równe Szanse i FoodCare to dobra okazja do rozważań nie tylko o etyce w biznesie, ale także o rosnącej roli własności przemysłowej w polskiej gospodarce. Gdy stawka jest wysoka, wiara w dobre intencje partnera biznesowego często nie wystarcza. Potrzebna jest dobra umowa licencyjna, w której strony maksymalnie precyzyjnie określą zakres swojej współpracy. Przed nami z pewnością jeszcze niejedna odsłona konfliktu o popularny napój z tygrysem na opakowaniu. Krzysztof Garski WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 4(8)/2011 15

KRADZIEŻ PRAW Na tropie fałszerzy Celnicy podkreślają, że najważniejszym orężem w walce z fałszerzami jest świadomość konsumenta, który choćby w trosce o swoje zdrowie powinien zwracać większą uwagę na to, jakie produkty kupuje i z jakiego źródła. Na rynek Unii Europejskiej rokrocznie trafiają miliony sztuk podrobionych lub pirackich towarów. Inwencja przedsiębiorców jest w tej dziedzinie nieograniczona do historii przejdzie zapewne przypadek skopiowania salonu Apple w chińskim mieście Kunming. Zazwyczaj służby celne UE, w tym polscy funkcjonariusze, mają do czynienia z mniej spektakularnymi przypadkami. Odzież, sprzęt AGD, biżuteria to klasyczny zestaw podrobionych towarów, które konfiskuje się niemal każdego dnia. Są jednak również optymistyczne trendy z roku na rok wykrywalność tego procederu rośnie. W sukurs celnikom przychodzą głównie nowoczesne technologie informatyczne, dzięki którym zewnętrzne granice UE stanowią coraz szczelniejszą zaporę dla wszelkiego rodzaju fałszywek. W obronie przed piractwem Piractwo i inne przypadki łamania praw własności intelektualnej uznawane są za plagę współczesnego handlu. Niewiele osób ma jednak świadomość, że walka społeczności międzynarodowej z tymi zjawiskami rozpoczęła się już pod koniec XIX wieku. Wówczas to, FOT. ARCHIWUM SŁUŻBY CELNEJ na mocy Konwencji Paryskiej z 1883 r. utworzono Międzynarodowy Związek Ochrony Własności Przemysłowej, którego członkami stały się państwa strony tej umowy (w tym od 1992 r. Polska). Trzy lata później, w 1886 r., podpisano Konwencję Berneńską o ochronie dzieł literackich (naukowych) i artystycznych. W XX w. powstały kolejne ważne organizacje, jak np. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, która od 1974 r. działa w systemie ONZ i popularyzuje wiedzę w tej dziedzinie. Obecnie głównego oręża prawnego do walki z tym procederem dostarcza jednak Światowa Organizacja Handlu (WTO). W 1994 r., jako załącznik do umowy ustanawiającej WTO, przyjęto tzw. porozumienie TRIPS swego rodzaju bazę do formułowania szczegółowych uregulowań w tej sferze. 103 mln podejrzanych produktów W Polsce, która od 2004 r. jest członkiem Unii Europejskiej, działania administracji celnej są regulowane przez rozporządzenie UE nr 1383/2003, precyzyjnie określające zasady i procedury postępowania wobec towarów sprowadzanych spoza UE. W roku 2010, według szacunków Komisji Europejskiej, unijne służby celne skonfiskowały aż 103 mln produktów, co do których istniało podejrzenie o naruszeniu przez ich dystrybutorów praw własności intelektualnej. Dlatego już od wielu lat skuteczna walka z tym zjawiskiem jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Można przypuszczać, że szczególnie w tym roku to działania Polski i osiągnięcia jej administracji w walce z fałszerzami były bacznie obserwowane przez inne kraje Unii. Walkę z przypadkami łamania praw własności intelektualnej rząd wskazał bowiem jako jeden z priorytetów polskiej prezydencji w UE. I nic dziwnego już od lat polskie służby celne dość dobrze radzą sobie ze zwalczaniem tego procederu. Prześwietlą samochód Jak mówi nam Artur Wojciechowski, koordynator ds. ochrony praw własności intelektualnej w Izbie Celnej w Warszawie, w roku 2010 na terenie stołecznej Izby 16 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 4(8)/2011

KRADZIEŻ PRAW Celnej odnotowano tysiąc przypadków zatrzymań podróbek na kwotę 18 mln zł. W pierwszych trzech kwartałach 2011 r. dokonaliśmy już 900 konfiskat towarów na kwotę 25 mln zł. Na poprawę wyników naszej pracy mają niewątpliwie wpływ dwa czynniki wyjaśnia Artur Wojciechowski. Po pierwsze, z roku na rok nasi funkcjonariusze są coraz lepiej wyszkoleni. Po drugie, ogromnym ułatwieniem dla naszej pracy są specjalistyczne bazy danych, jakie zawiera np. jeden z najnowocześniejszych w Unii systemów informatycznych Leonardo da VINCI, którym od 2008 r. dysponują polskie służby celne. Przy tworzeniu tego systemu Służba Celna korzystała z dotacji unijnej. Jest on na bieżąco aktualizowany i stale rozbudowywany o nowe moduły. Warto przy tym podkreślić, że Polska wnosi również znaczący wkład w tworzenie systemu unijnego, który w dużej mierze powstaje w oparciu o doświadczenia zdobyte przy tworzeniu i eksploatacji systemu Leonardo da VINCI dodaje koordynator ds. ochrony praw własności intelektualnej w Izbie Celnej w Warszawie. Dla usprawnienia naszej pracy staramy się także pozyskiwać wysokiej klasy sprzęt. W ubiegłym roku Służba Celna w Warszawie weszła np. w posiadanie nowoczesnego skanera, który pozwoli na błyskawiczne prześwietlanie samochodów dostawczych zamiast ich ręcznego przeszukiwania. Zbyt złe na podarunek Nawet najnowocześniejsze urządzenia i programy IT byłyby jednak bezużyteczne, gdyby sami posiadacze praw własności intelektualnej nie włączali się aktywnie w zwalczanie tego procederu. Warto bowiem zauważyć, że przypadki naruszeń, nawet jeśli zostaną wykryte przez organy celne, nie podlegają ściganiu z urzędu. Służby te mogą jedynie wstrzymać przez pewien czas towar przed dopuszczeniem go do obrotu handlowego i umożliwić wszczęcie postępowania przeciwko nieuczciwemu przedsiębiorcy poprzez poinformowanie autora praw o możliwym naruszeniu. To on jednak decyduje, czy będzie kierował sprawę na drogę sądową, czy też woli zawrzeć ugodę, co także umożliwiają przepisy unijne. Ważna jest zatem świadomość firm, które posiadają prawa do określonego znaku towarowego, wzoru użytkowego czy patentu. Wiedza z tej dziedziny upowszechnia się miedzy innymi dzięki prowadzonym przez Unię Europejską kampaniom. Coraz więcej przedsiębiorców poznaje możliwości ochrony swoich praw do własności intelektualnej. Wiedzą, że mogą zastrzec swoje prawa np. do znaków towarowych na poziomie całej UE. Dziś większość z nich decyduje się także na ściganie fałszerzy, którzy narażają firmy na potężne straty. W przypadku ugody zazwyczaj unikają oni kary (a grozi za to nawet do 5 lat więzienia!), a przejęty towar ulega konfiskacie i zniszczeniu. Nader rzadko zdarza się natomiast, by firmy godziły się przekazać zatrzymane podróbki na cele charytatywne, choć wydaje się to z pozoru dość logicznym rozwiązaniem. Stawką jest tutaj renoma i dobre imię firmy. Podrabiane zabawki czy ubrania odznaczają się zazwyczaj fatalną jakością i nie spełniają norm bezpieczeństwa, dlatego nikt nie zechce wziąć na siebie odpowiedzialności obdarowania nimi ani dzieci z domów dziecka, ani innych potrzebujących osób wyjaśnia Artur Wojciechowski. W przypadku najgroźniejszych przypadków podrabiania produktów, na przykład leków, takie rozwiązanie nigdy nie jest brane pod uwagę. Wytropieni Gdzie najczęściej wpadają fałszerze? Na obszarze podlegającym stołecznej Izbie Celnej, w 2010 r. 60% przypadków ujawnień tego procederu dokonano podczas kontroli na terenie kraju (najczęściej ukierunkowanych na tropienie przemytników), a 40% w miejscu odpraw celnych. Do Polski trafiają podróbki fabrykowane w niemal każdym zakątku globu. Prym wiodą tu oczywiście Chiny, na które przypada 85% (!) światowej produkcji wszelkiego rodzaju fałszywek. Tuż za nimi na tej liście plasują się Turcja, Tajlandia i Hongkong. Warto przy tym wspomnieć, że ofiarą fałszerzy padają nie tylko duże koncerny, produkujące doskonale rozpoznawalne na rynku markowe produkty, ale także średnie, a nawet małe firmy, którym straty z powodu łamania ich praw do określonego wzoru czy wynalazku mogą poważnie namieszać w bilansie handlowym. Wśród poszkodowanych znaleźć można także osoby indywidualne pisarzy, malarzy, także tych nieżyjących. W czerwcu warszawscy celnicy udaremnili próbę wysyłki dwóch podrobionych obrazów, które miały być rzekomo dziełami Marca Chagalla oraz Henriego Matisse a. Niebezpieczne podróbki Istnieją jednak spore szanse na to, że w najbliższych latach przynajmniej na terenie Unii proceder ten zostanie znacznie ograniczony. Oprócz ciągłego doskonalenia technik wykrywania podrobionych towarów, na co pozwalają coraz bardziej wyrafinowane technologie, UE planuje również szereg udoskonaleń w prawodawstwie, np. wprowadzenie jednolitych patentów na terenie całej Wspólnoty. Stawką w tej grze są nie tylko potencjalne straty finansowe dla budżetu członków Unii Europejskiej czy poszczególnych przedsiębiorców, ale także zdrowie i życie konsumentów. Coraz częściej do obrotu handlowego trafiają bowiem podrabiane medykamenty, nawet te przeznaczone do leczenia specjalistycznego. W ostatnim czasie zmienił się również wzorzec zachowań fałszerzy coraz częściej próbują oni rozpowszechniać swój towar poprzez drobne przesyłki pocztowe (małe paczki, koperty, przesyłki kurierskie), co czyni je szczególnie trudnymi do wykrycia. Niestety, właśnie w tego Fałszerze zmieniają sposób działania coraz częściej próbują rozpowszechniać podróbki niebezpiecznych dla zdrowia leków, parafarmaceutyków czy kosmetyków poprzez drobne przesyłki typu paczuszkach funkcjonariusze odkrywają groźne dla zdrowia podróbki leków, parafarmaceutyków czy kosmetyków. W ubiegłym roku w UE zatrzymano ok. 48 tys. takich paczek i niewiele wskazuje na to, by w tym roku liczba ta miała się zmniejszyć. Jak podkreśla jednak Artur Wojciechowski, najważniejszym orężem w walce z tym procederem jest świadomość konsumenta, który w trosce o swoje zdrowie powinien zwracać baczną uwagę na to, jakie produkty nabywa, nie ulegać pokusie niskiej ceny oraz nie wahać się zgłaszać swoich podejrzeń odpowiednim służbom. Beata Górka-Winter WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 4(8)/2011 17

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Dotacje po 2013 r. Jakub Anders Jakub Anders promotor projektów innowacyjnych PARP Kryzys finansowy strefy euro kładzie się cieniem na możliwości dalszego rozwoju polskiej przedsiębiorczości przy udziale środków europejskich. Na jakie wsparcie firmy będą mogły liczyć w perspektywie finansowej 2014-2020? FOT. EWA BIELAŃCZYK, SŁAWOMIR OBST Ostateczny budżet kolejnej perspektywy finansowania rozwoju Unii Europejskiej ze środków funduszy strukturalnych w oczywisty sposób zależeć będzie od kształtu nowego porozumienia wypracowanego przez kraje członkowskie. Dotychczasowe obietnice budżetu planowanego dla Polski na poziomie 80 mld euro stoją pod znakiem zapytania. Jak jest teraz W obecnej perspektywie finansowej 2007- -2013 Polska ma otrzymać w sumie przeszło 86 mld euro w ramach różnego rodzaju wsparcia oferowanego przez fundusze UE. Z tej kwoty przynajmniej 10 mld euro trafiło do przedsiębiorców w postaci dotacji inwestycyjnych, środków na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, informatyzację oraz promocję eksportu. Dodatkowo znaczące wsparcie otrzymali przedsiębiorcy w postaci różnego rodzaju szkoleń i doradztwa. Priorytetowo traktowane były przedsięwzięcia nakierowane na rozwój innowacyjnych produktów, usług lub technologii. Jednocześnie wsparcie z Funduszy Europejskich miało na celu zainicjowanie większej współpracy sektora przedsiębiorstw z instytucjami naukowymi w celu wspólnego wypracowywania nowoczesnych konkurencyjnych na skalę światową produktów. Podstawową formą wsparcia, oferowaną w bieżącym okresie programowania funduszy, były bezzwrotne dotacje. Poziom dofinansowania wahał się w zależności od wielkości firmy oraz jej lokalizacji od 25% do 75% wartości tzw. wydatków kwalifikowalnych. Ze środków funduszy UE, w tym głównie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz inicjatywy Jessica, powstały również fundusze kapitałowe, których zadaniem jest udzielanie pożyczek na rozwój firm. Jak będzie w latach 2014-2020 Zgodnie z przyjętą w 2010 roku strategią Europa 2020, w latach 2014-2020 priorytetowo traktowana będzie wciąż innowacyjność oraz rozwój współpracy na linii biznes nauka. Według zapisów dokumentu, w zakresie wspierania innowacyjności planowany jest wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową do poziomu 3% PKB UE, a w dłuższej perspektywie podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz zwiększenie do co najmniej 40% odsetka osób w wieku od 30 do 34 lat, mających wykształcenie wyższe. Praktyczny wymiar realizacji tych założeń Komisja Europejska planuje uzyskać poprzez przygotowanie tzw. inicjatyw przewodnich. W ramach unii innowacji wspierane będą działania państw członkowskich na rzecz tworzenia warunków do wykorzystania innowacji w celu rozwiązania najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych. Inicjatywa polityki przemysłowej w dobie globalizacji ma na celu wsparcie rozwoju silnej bazy przemysłowej przygotowanej do konkurencji w globalnej gospodarce. Kształt i forma wsparcia oferowane po 2013 r. w Polsce oczywiście nie są jeszcze znane. Podobnie jak w latach ubiegłych, planowanie Funduszy Europejskich poprzedzone zostanie szerokim programem konsultacji społecznych. Następnie powstaną krajowe i regionalne programy operacyjne, w ramach których będzie udzielane dofinansowanie na konkretne projekty. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i wnioski z lat ubiegłych, przedsiębiorcy w dalszym ciągu będą mogli liczyć na dofinansowanie działań o charakterze innowacyjnym. W praktyce oznacza to, iż premiowane będą projekty, w wyniku których powstaną nowe produkty i których celem będzie zmiana dotychczasowego postępowania w procesie wytwarzania tych produktów, a także innowacyjne podejście do zarządzania w przedsiębiorstwie. W przypadku projektów inwestycyjnych bezzwrotne dotacje będą w przeważającej części zastąpione przez preferencyjne pożyczki. Część kosztów obsługi i ryzyka spłaty będzie pokrywana ze środków Funduszy Europejskich. 18 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 4(8)/2011

flesz Patent europejski coraz bliżej Obniżenie kosztów ochrony patentowej w Unii Europejskiej nawet o 80% staje się coraz bardziej realne. Takie założenie przyświecało członkom Rady UE ds. Konkurencyjności (COMPET), którzy podczas ostatniego posiedzenia w Brukseli doprowadzili do uzgodnienia merytorycznego pakietu patentowego. Na spotkaniu Rady UE ds. Konkurencyjności, której przewodniczył w ramach polskiej prezydencji wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, wynegocjowano tekst umowy tworzącej Jednolity Sąd Patentowy. Powołanie tej instytucji usprawni m.in. procedury rozstrzygania sporów patentowych. Umowa ta jest jednym z elementów całego pakietu umożliwiającego wprowadzenie wspólnego systemu patentowego na terenie Unii Europejskiej. O problemach z ustanowieniem patentu europejskiego pisaliśmy we wcześniejszym numerze biuletynu (nr 4/2010), wskazując na sprzeciw Włoch i Hiszpanii, dotyczący wyboru jedynie trzech języków zgłoszenia patentu europejskiego (angielski, niemiecki, francuski). Pomimo sprzeciwu możliwe jednak było prowadzenie dalszych prac nad ustanowieniem jednolitego systemu ochrony patentowej poprzez zastosowanie procedury tzw. wzmocnionej współpracy. Zakończenie po 30 latach prac nad utworzeniem jednolitego systemu ochrony patentowej umożliwi zniesienie barier w skutecznym i prawidłowym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Dlatego tak ważne wydaje się jak najszybsze przyjęcie całego pakietu, który umożliwi uzyskanie ochrony we wszystkich państwach UE na podstawie jednego zgłoszenia. Spór o zderzak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie wspierać firmę EPAR w sporze z Uniwersytetem w Cambridge. Spór dotyczy technologii opracowanej przez polskich wynalazców, a bazującej na systemie absorbcji energii kinetycznej, zwanej Energetycznym Przetwornikiem Akumulacyjno-Rozpraszającym. Przetwornik zamienia energię kinetyczną powstałą w chwili zderzenia na ruch wirowy koła zamachowego. Spór rozgorzał po opatentowaniu przez Uniwersytet w Cambridge wynalazku, bazującego na technologii wynalezionej przez Polaków, ujawnionej kilka lat wcześniej. Firma EPAR zgłosiła naruszenie, które rozpoczęło proces przed Europejskim Urzędem Patentowym. W tym przypadku pomoc Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ma polegać na pokryciu kosztów postępowania administracyjnego i obsługi prawnej. Wsparcie, na jakie może liczyć firma EPAR, to nawet 10 mln zł. O innowacyjnym rozwiązaniu było głośno, gdy jeden z twórców, Lucjan Łagiewka, przeprowadził test zderzaka przymocowanego do fiata 126p, który z prędkością ok. 50 km/h uderzył w ścianę, nie powodując żadnych uszkodzeń samochodu i kierowcy. Ponownie można było usłyszeć o technologii firmy EPAR 5 października, gdy rozwiązanie zostało nagrodzone przez Międzynarodową Federację Organizacji Wynalazczych uzyskując tytuł najlepszego wynalazku pierwszej dekady XXI wieku (Best Invention of the First Decade of 21st Century). Ankieta Zapraszamy na stronę www.proregio.org.pl do wypełnienia ankiety podsumowującej projekt, w ramach którego był wydawany biuletyn Własność Intelektualna. Światowy handel podróbkami Niniejszy numer biuletynu Własność Intelektualna dotyczy naruszeń praw własności intelektualnej. Poniżej prezentujemy zestawienie najczęściej przechwytywanych artykułów przez służby celne państw Unii Europejskiej, statystyki dotyczące pochodzenia podróbek oraz najczęściej wykorzystywane środki ich transportu. Najczęściej przechwytywane artykuły w podziale na kategorie 30,08% 33,54% 6,52% 6,71% 6,81% 0,26% 6,12% 3,30% 1,00% 7,69% 7,91% 8,43% 84,92% 81,63% papierosy artykuły papiernicze inne artykuły tytoniowe etykiety ubrania zabawki inne Kraje pochodzenia przechwytywanych artykułów 0,91% 0,66% 1,44% 3,58% 2,06% 2,95% 3,48% Chiny Indie Hongkong Mołdawia Turcja Grecja Zjednoczone Emiraty Arabskie Inne Najczęściej wykorzystywane środki transportu droga morska droga samochodowa poczta kurier express kolej droga lotnicza Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej MARIUSZ MAMET/MAC MAP WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 4(8)/2011 19

Dotacje na innowacje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego