praktyczne aspekty dla przedsiębiorców

Transkrypt

1 PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W CZASACH INTERNETU praktyczne aspekty dla przedsiębiorców Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa biuro@kondrat.pl

2 Program PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ - ustawa Prawo własności przemysłowej - zasady stosowania prawa wspólnotowego w Polsce - znaczenie dyrektyw, rozporządzeń, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich - jak rejestrować i chronić domeny - domeny krajowe.pl i europejskie.eu - do jakich domen mamy prawa - na co uwaŝać przy rejestracji domen DOMENY INTERNETOWE ZASADY REJESTRACJI ZNAKÓW TOWAROWYCH W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIECH - znaczenie znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej - strategia przedsiębiorstw w zakresie rejestracji i ochrony znaków - zalety i wady róŝnych systemów międzynarodowej ochrony znaków towarowych - koszty rejestracji znaków towarowych - jak się bronić przed wspólnotowymi znakami? - jak chronić wspólnotowe znaki towarowe? - najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w zakresie znaków towarowych

3 Program ZNAKI TOWAROWE A DOMENY INTERNETOWE - znaki towarowe a domeny internetowe - zasady rozstrzygania sporów o domeny internetowe - piractwo domenowe w Polsce jak odzyskać domenę - krajowy i europejski arbitraŝ domenowy NARUSZENIA PRAW WYŁĄCZNYCH W INTERNECIE - Przesłanki stwierdzenia naruszenia znaków towarowych w internecie - Naruszenia praw poprzez linki i metatagi - Naruszenia praw autorskich przez zawartość stron internetowych LICENCJE W PRAWIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ - Pojęcie i znaczenie licencji - Licencje na znaki towarowe i patenty - Licencje na prawa autorskie i programy komputerowe - Licencje wyłączne i niewyłączne; licencje przymusowe

4 Podstawowe obowiązujące przepisy Ustawa Prawo własności przemysłowej Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dyrektywa 89/104 w sprawie znaków towarowych Rozporządzenie 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

5 Prawo UE Zasady stosowania prawa wspólnotowego w Polsce Znaczenie dyrektyw i rozporządzeń Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

6 Znaki towarowe

7 Sposoby ochrony Znaki towarowe najdłuŝszy dostępny monopol ALE dla określonych towarów i usług (klasa 5) nie tylko nazwa, równieŝ kolorystyka, kształt opakowania publiczna dostępność baz danych: UPRP, CTM-ONLINE, ROMARIN, Madrid Express opłaty okresowe sądy powszechne Domeny internetowe monopol na nowej platformie komunikacji, jaką jest Internet niemoŝliwość istnienia dwóch identycznych domen niezaleŝnie od treści stron www wyłącznie nazwa (z pominięciem prefiksów i sufiksów) publiczna dostępność baz danych: WHOIS opłaty okresowe sądownictwo polubowne

8 Część I: znaki towarowe Źródła ochrony znaków towarowych

9 prawo międzynarodowe: Konwencja Paryska klauzula narodowa, prawo pierwszeństwa Porozumienie TRIPS Źródła ochrony znaków towarowych postanowienia ogólne, egzekwowanie praw Porozumienie i Protokół Madrycki ułatwienia proceduralne w rejestracji znaków w róŝnych państwach Porozumienie Nicejskie międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług Porozumienie Wiedeńskie międzynarodowa klasyfikacja elementów graficznych

10 Źródła ochrony znaków towarowych Unia Europejska: Art. 28 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską: realizacja zasady swobodnego przepływu towarów i usług Dyrektywa Rady (EWG) nr 89/104 o harmonizacji przepisów prawnych Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych nakaz harmonizacji Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego niezaleŝna podstawa ochrony w systemie wspólnotowym

11 Źródła ochrony znaków towarowych Polska: Ustawa Prawo własności przemysłowej ochrona w systemie krajowym Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czyny nieuczciwej konkurencji, zakaz naśladownictwa

12 Część I: znaki towarowe Kryteria zdolności rejestracyjnej: co moŝe być znakiem towarowym?

13 Definicja znaku towarowego Postrzegalne zmysłowo oznaczenie przeznaczone do odróŝniania towarów pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów pochodzących z innego przedsiębiorstwa. R. Skubisz: Prawo znaków towarowych komentarz, Warszawa 1997 Jakiekolwiek oznaczenie, które moŝna przedstawić w formie graficznej, pod warunkiem Ŝe oznaczenie takie umoŝliwia odróŝnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Art. 4 Rozporządzenia nr 40/94 KaŜde oznaczenie, które moŝna przedstawić w sposób graficzny, jeŝeli oznaczenie takie nadaje się do odróŝniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Art. 120 p.w.p.

14 Przykłady znaków towarowych wyraz, w tym nazwisko rysunek litery cyfry kształt towarów lub ich opakowań Art. 4 Rozporządzenia nr 40/94 wyraz rysunek ornament kompozycja kolorystyczna forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania melodia lub inny sygnał dźwiękowy Art. 120 p.w.p.

15 Znaki słowne: fantazyjne wyrazy np. Viagra, Aspirin, Levitra: Co moŝe być znakiem towarowym? nazwa wymyślona przez The Brand Institute bezpośrednio nie znaczy nic pośrednio wywołuje pozytywne skojarzenia: lewitować le VITA ostatnia sylaba jak w viag-ra

16 Znaki słowne: istniejące słowa: np. Dr Kac imiona, nazwiska np. Dr. Bittner, Dr. Sumi słowa z niewłaściwą pisownią: np. Ulgamax onomatopeje np. Plusssz Co moŝe być znakiem towarowym?

17 Znaki słowne: litery np. REGLA PH, AFB.K cyfry np. UNIK 1, seven for 7, KC24 slogany Co moŝe być znakiem towarowym? np. Goździkowa daje radę, Goździkowa przypomina: na ból głowy Etopiryna

18 Znaki słowno-graficzne: rysunki logo Co moŝe być znakiem towarowym? szata graficzna opakowania CERAVIX GlaxoSmithKline RENNIE Bayer

19 Znaki słowno-graficzne: kolory Co moŝe być znakiem towarowym?

20 Znaki słowno-graficzne: kombinacje kolorów Co moŝe być znakiem towarowym?

21 Znaki przestrzenne: kształt produktu: np. tabletek kształt opakowania: np. blistry, inhalatory (Glaxo) Co moŝe być znakiem towarowym?

22 Zapach: Co moŝe być znakiem towarowym? - zapach wanilii (brak reprezentacji graficznej m.in. dla plastrów firmy The Aromacology Patch Co. Ltd. OHIM: odmowa przyjęcia zgłoszenia graficzna reprezentacja specjalnego zapachu: nuta trawiastej zieleni, cytrus (bergamot, cytryna), róŝ kwiatowy (zapach pomarańczy, hiacyntu), piŝmo m.in. dla Ŝywności dietetycznej do celów leczniczych firmy Maître Yann KERLAU agissant au nom et pour compte de IPF OHIM: odmowa przyjęcia zgłoszenia

23 Dźwięk np. Hisamitsu Co moŝe być znakiem towarowym? np. Hexal AG: mówiony tekst "Arzneimittel ihres Vertrauens: HEXAL"

24 Smak Co moŝe być znakiem towarowym? - smak pomarańczy dla leków przeciwdepresyjnych firmy N.V. Organon OHIM: odmowa przyjęcia zgłoszenia sztuczny smak truskawek produktów leczniczych Hologramy np. Bio-Active Firmy Eli Lilly and Co. OHIM: odmowa przyjęcia zgłoszenia dla produktów farmaceutycznych firmy Bioclin B.V. OHIM: znak wspólnotowy zarejestrowany

25 Ruchome obrazy np. sekwencja trzech obrazów dla produktów farmaceutycznych firmy Bayer Co moŝe być znakiem towarowym? np. ruch ust Aquafresh m.in. Dla gumy do Ŝucia o właściwościach leczniczych firmy Beecham Group

26 Inne: np. twarz człowieka ulepszony Dorian Yates Co moŝe być znakiem towarowym? dla suplementów Ŝywności do celów leczniczych OHIM: odmowa przyjęcia zgłoszenia

27 Zdolność rejestracyjna Kryteria zdolności rejestracyjnej = podstawy odmowy rejestracji bezwzględne art. 129 i art. 131 p.w.p. art. 7 Rozporządzenia nr 40/94 względne art. 132 p.w.p. art. 8 Rozpodządzenia nr 40/94

28 Część I: znaki towarowe Kryteria zdolności rejestracyjnej: podstawy bezwzględne

29 Znaki krajowe 1. nie mogą być znakiem towarowym art. 129(1)(1) p.w.p. Bezwzględne podstawy odmowy Znaki wspólnotowe 1. sprzeczność z definicją znaku towarowego (art. 4) art. 7(1)(a) Rozp. 2. nie nadają się do odróŝniania 2. brak jakichkolwiek znamion towarów odróŝniających art. 129(2)(1) p.w.p. rodzaj, pochodzenie, jakość, ilość, wartość, przeznaczenie, sposób wytwarzania, skład, funkcja lub przydatność towaru 3. znaki pierwotnie rodzajowe art. 129(2)(3) p.w.p. art. 7(1)(b) Rozp. rodzaj, jakość, ilość, przeznaczenie, wartość, pochodzenie geograficzne, czas produkcji lub inne właściwości towaru art. 7(1)(c) Rozp.

30 Bezwzględne podstawy odmowy Znaki krajowe 4. znaki wtórnie rodzajowe Znaki wspólnotowe weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo uŝywane w handlu 5. efekt techniczny/ wartość art. 129(2)(3) p.w.p. art. 7(1)(d) Rozp. forma bądź inna właściwość towaru lub opakowania, która jest uwarunkowana wyłącznie jego naturą, jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru art. 131(2)(6) p.w.p. kształt wynikający z charakteru towarów, niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub zwiększający znacznie wartość towaru art. 7(1)(e) Rozp.

31 brak pozytywnej definicji legalnej Brak zdolności odróŝniającej odróŝnianie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa Art. 120(1) p.w.p.; art. 4 Rozporządzenia nr 40/94 dwa etapy badania zdolności odróŝniającej: in abstracto: czy oznaczenie w ogóle nadaje się do pełnienia funkcji znaku towarowego? in conctreto: czy oznaczenie nadaje się do pełnienia funkcji znaku dla konkretnych towarów? wyrok SN w sprawie III RN 218/01

32 Znaki opisowe oznaczenia określające cechy towarów: jakość, ilość, przeznaczenie, wartość, pochodzenie geograficzne, sposób i czas produkcji, skład, funkcja, przydatność lub inne właściwości znak słowny LEK NATURY Art. 129(2)(2) p.w.p.; art. 7(1)(c) Rozporządzenia nr 40/94 m.in. dla preparatów ziołowych do celów leczniczych firmy Leki Natury UPRP: odmowa udzielenia prawa ochronnego

33 Bezwzględne podstawy odmowy c.d. Znaki krajowe 6. oznaczenia wyłączone z moŝliwości monopolizacji nazwa lub skrót RP, województw itp., a takŝe obcych państw, organizacji międzynarodowych itp. urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie: znaki bezpieczeństwa, znaki jakości, cechy legalizacji symbole o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym art. 131(2)(2) (4) p.w.p. Znaki wspólnotowe art. 6ter Konwencji Paryskiej odznaki, godła lub herby inne niŝ art. 6ter Konwencji Paryskiej art. 7(1)(h) (i) Rozp.

34 Bezwzględne podstawy odmowy Znaki krajowe Znaki wspólnotowe 7. zasady uŝywanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich sprzeczność z prawem, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami wprowadzanie w błąd (w szczególności dot. oznaczeń geograficznych) zgłoszone w złej wierze art. 131(1)(1) (3) i art. 131(2)(1) p.w.p. sprzeczność z porządkiem publicznym lub przyjętymi dobrymi obyczajami wprowadzanie w błąd opinii publicznej art. 7(1)(f) (g) Rozp.

35 Część I: znaki towarowe Kryteria zdolności rejestracyjnej: podstawy względne

36 Znaki krajowe 1. identyczność znaków + identyczność towarów/usług Względne podstawy odmowy Znaki wspólnotowe 2. identyczność lub podobieństwo znaków + identyczność lub podobieństwo towarów, jeŝeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd 3. szczególna kategoria znaków: znaki renomowane: art. 132(2)(1) p.w.p. art. 8(1)(a) Rozp. art. 132(2)(2) p.w.p. art. 8(1)(b) Rozp. identyczność lub podobieństwo znaków, jeŝeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienaleŝną korzyść lub być szkodliwe dla odróŝniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego art. 132(2)(3) p.w.p. art. 8(5) Rozp.

37 Naruszenie wcześniejszych praw Ocena podobieństwa wytyczne ETS: 1. ocena całościowa 2. ocena w trzech płaszczyznach 3. ocena przez przeciętnego konsumenta 4. ocena in concreto w odniesieniu do towarów i usług 5. podobieństwo znaków a podobieństwo towarów 6. ryzyko skojarzenia a prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd

38 Rejestracja krajowa (prawo ochronne na znak towarowy w Polsce) zasada terytorializmu: skuteczność na terytorium państwa, które przyznało ochronę (np. Polski) rejestracja/ udzielenie prawa ochronnego Urząd Patentowy danego państwa (np. UPRP) moŝliwość rozszerzenia na terytorium innych państw w trybie madryckim (rejestracja międzynarodowa) roszczenia na podstawie prawa krajowego w Polsce: z Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z Ustawy prawo własności przemysłowej właściwość sądów powszechnych (okręgowych)

39 Rejestracja znaku wspólnotowego jednolity charakter ten sam skutek w całej WE (skuteczność + jednolity zakres ochrony) jedno zgłoszenie znaku ochrona we wszystkich krajach WE rejestracja w Urzędzie OHIM w Alicante (bezpośrednio lub za pośrednictwem UPRP) roszczenia na podstawie Rozporządzenie nr 40/94 (w sprawach nieobjętych Rozporządzeniem sąd stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego) specjalny Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych (XXII Wydz. Gosp. SO w Warszawie) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94

40 Supermarket Wyrok z dnia 27 października 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1708/05 GW Supermarket 1. Ustalenie, Ŝe oznaczenie nie ma abstrakcyjnej zdolności odróŝniającej, czyli w ogóle nie nadaje się do odróŝniania towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innych przedsiębiorstw, zwalnia organ od dalszych rozwaŝań czy dane oznaczenie ma konkretną zdolność odróŝniającą, tzn. czy ma znamiona odróŝniające konkretne, wskazane we wniosku towary (usługi) danego przedsiębiorstwa od towarów (usług) tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. ( ) Z uzasadnienia: W sprawie niniejszej badając abstrakcyjną zdolność odróŝniającą znaku słownego "supermarket" naleŝy zauwaŝyć, Ŝe jak wynika z art. 4 ust. 2 u.z.t. sam ustawodawca uznał, Ŝe wyraz jako taki zasadniczo nadaje się do odróŝniania towarów. NSA orzekając w sprawie niniejszej wyjaśnił uzasadnienie takiego unormowana i wskazał, Ŝe wyraz jest postrzegalny zmysłowo, widzialny, odrębny w stosunku do towaru, nie stanowi właściwości towaru, a ponadto jest jednolity i konkretny, gdyŝ występuje w jednej i tej samej stałej postaci. NSA wskazał, Ŝe słowo, nawet naleŝące do języka potocznego, ma abstrakcyjną zdolność odróŝniającą. Wadliwe było więc uznanie przez organ, Ŝe wyraz "supermarket" w świetle uregulowań art. 4 u.z.t. nie ma abstrakcyjnej zdolności odróŝniającej.

41 Supermarket W ocenie Sądu takie podejście jest błędne. W świetle art. 7 ust. 2 u.z.t. oznaczenie "supermarket" nie nadaje się do zarejestrowania jako znak towarowy dla sklepu czy innej placówki handlowej, gdyŝ rzeczywiście dla takich usług ma znaczenie jedynie informacyjne. Jednak nie do takich towarów (usług) znak ten został zgłoszony. Dla gazety, która nie jest przecieŝ sklepem, tylko środkiem masowego przekazu, z załoŝenia oznaczenie to uŝyte jest w przenośni i ma charakter fantazyjny, a nie informacyjny. Organ powinien zatem rozwaŝyć, czy w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego oznaczenie "supermarket" nadaje się do odróŝniania gazety reklamowej wydawanej przez wnioskodawcę od innych gazet reklamowych, wydawanych przez innych uczestników rynku. Jest to jednak tylko mały wycinek rozwaŝań, które powinny zostać przeprowadzone.

42 Opisowe/ogólnoinformacyjne Wyrok z dnia 8 czerwca 2005 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie II GSK 65/05 Calcium C W świetle art. 4 i 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) opisowy czy ogólnoinformacyjny charakter oznaczenia to cecha, która świadczy o braku konkretnej, a nie abstrakcyjnej zdolności odróŝniającej znaku towarowego. (ONSAiWSA 2006/2/57) W ocenie Sądu Urząd Patentowy RP zasadnie przyjął, iŝ zgłoszone przez stronę skarŝącą do rejestracji oznaczenie "calcium C" nie posiadało pierwotnej zdolności odróŝniającej, albowiem jest to oznaczenie słowne pozbawione jakichkolwiek elementów fantazyjnych, posiadające jedynie charakter informacyjny, wskazujący na to, Ŝe mamy do czynienia z preparatem wapniowym z dodatkiem witaminy C.

43 Calcium C Wyrok z dnia 20 lutego 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1730/05 Calcium C Sąd podzielił argumentację Urzędu Patentowego RP, Ŝe znak towarowy słowny "calcium C" dla towarów w klasie 5 (preparaty farmaceutyczne), jako oznaczenie informacyjne, nie posiadał pierwotnej zdolności odróŝniającej, a ponadto, Ŝe skarŝący nie udowodnił, Ŝeby znak ten nabył wtórną zdolność odróŝniającą. Fakt poczynienia duŝych nakładów na reklamę oraz wykazanie znaczących obrotów same w sobie nie stanowią o nabyciu przez oznaczenie wtórnej zdolności odróŝniającej. NaleŜy mieć natomiast na uwadze, Ŝe w dacie zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego "calcium C" preparaty farmaceutyczne o tej nazwie produkowały takŝe inne firmy farmaceutyczne, a preparat o nazwie Calcium C znajdował się wykazie środków farmaceutycznych publikowanym przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Oznaczenie Calcium C było więc przed datą zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego "calcium C" uŝywane do oznaczania preparatów wapniowych przez innych producentów. Strona skarŝąca nie wykazała natomiast w toku postępowania spornego przed Urzędem Patentowym, Ŝe w dacie zgłoszenia do rejestracji oznaczenie "calcium C było jednoznacznie kojarzone tylko i wyłącznie z Zakładami Farmaceutycznymi P. oraz jego preparatem wapniowym.

44 Asekuracja Wyrok z dnia 14 lipca 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1011/06 LEX nr ASEKURACJA Zdaniem Sądu naleŝy uznać, iŝ Urząd Patentowy RP zasadnie przyjął, Ŝe zarejestrowane na rzecz Przedsiębiorstwa Specjalistycznego "A." Sp. z o.o. z siedzibą w W. oznaczenie ASEKURACJA, nr R posiada zdolność odróŝniającą, albowiem jest to oznaczenie słowne o charakterze fantazyjnym, nie stanowiące zarówno nazwy rodzajowej towaru, ani teŝ nie informujące o cechach (właściwościach) towaru. W konsekwencji przyjąć naleŝy, iŝ wyraz asekuracja, stanowiący w całości sporne oznaczenie, nie ma charakteru ściśle ogólnoinformacyjnego, nie jest oznaczeniem stricte opisowym. Według ustaleń dokonanych w toku postępowania wynika, iŝ ze względu na swoją wieloznaczność - wyraz "asekuracja" nie jest nazwą rodzajową, ani określeniem ogólnoinformacyjnym w świetle przepisu art. 7 u.z.t., w odniesieniu do usług, do oznaczania których jest przeznaczony sporny znak, w tym równieŝ do usług agencji ochrony osób i mienia w klasie 45. Zob. ETS Doublemint 191/01 In so doing, the Court of First Instance applied a test based on whether the mark is exclusively descriptive, which is not the test laid down by Article 7(1)(c) of Regulation No 40/94. It thereby failed to ascertain whether the word at issue was capable of being used by other economic operators to designate a characteristic of their goods and services

45 Asekuracja Zdaniem Sądu znak towarowy ASEKURACJA jest niewątpliwie znakiem aluzyjnym, wywołującym - jak słusznie podniosła w skardze strona skarŝąca - pewne skojarzenia z kwestią zapewnienia bezpieczeństwa, jednak z całą pewnością nie stanowi przykładu oznaczenia opisowego, w tym w szczególności oznaczenia rodzajowego, bezpośrednio rozstrzygającego o przynaleŝności do towarów lub usług określonego gatunku. W ocenie Sądu z faktu pośredniego wskazywania na pewne właściwości towaru lub rodzaj usługi nie moŝna wyprowadzać wniosku o braku zdolności odróŝniającej spornego znaku towarowego R Sama moŝliwość skojarzenia u odbiorców towarów lub usług oznaczonych znakiem towarowym to za mało, by przyjąć, Ŝe znak informuje o przeznaczeniu, właściwości czy funkcji towarów lub usług (podobnie /w:/ wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 czerwca 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 1780/04, niepubl.). To stwierdzenie świadczyć moŝe takŝe o tym, Ŝe sporny znak co najwyŝej sugeruje rodzaj pewnych usług, ale w Ŝaden sposób nie stanowi wprost oznaczenia ogólnoinformacyjnego, które pozbawione byłoby zdolności odróŝniającej. Zdaniem Sądu warto jednak wyraźnie w tym miejscu podkreślić, iŝ wykonywanie praw z rejestracji znaków towarowych podobnych do oznaczeń ogólnoinformacyjnych (opisowych) jest jednak w duŝym stopniu ograniczone, a więc uprawniony z rejestracji musi liczyć się - po pierwsze z tym, Ŝe takie znaki towarowe, w razie ich rejestracji, nie powinny być podstawą domagania się zaniechania uŝywania oznaczeń ogólnoinformacyjnych, jeŝeli te ostatnie nie są uŝywane w charakterze znaku towarowego, a - po drugie, Ŝe inni przedsiębiorcy z danej branŝy (np. inne firmy ochrony osób lub mienia) będą miały prawo do oznaczania swoich wyrobów znakami zawierającymi podobny element aluzyjny wskazujący pośrednio na rodzaj usługi. W takim przypadku ochrona wynikająca z udzielonego prawa wyłącznego (prawa z rejestracji) winna być - zdaniem Sądu - w znacznym stopniu osłabiona, i w konsekwencji ograniczona wyłącznie do przypadków ewidentnego naruszenia zasad uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie w obrocie oznaczeń identycznych, czy teŝ podobnych w stopniu wyraźnie wprowadzającym odbiorców w błąd.

46 Cyjanopan Wyrok z dnia 16 lutego 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1934/06 CYJANOPAN Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie naleŝy uznać, iŝ Urząd Patentowy RP prawidłowo przyjął w niniejszej sprawie, iŝ sporny znak towarowy CYJANOPAN, nr R , przeznaczony do oznaczania "klejów innych niŝ do papieru lub do uŝytku domowego" (kl. 01) oraz "klejów do papieru lub do uŝytku domowego" (kl. 16), nie posiadał w dacie zgłoszenia zdolności odróŝniającej, albowiem zarówno przez wiele lat przed datą zgłoszenia kwestionowanego oznaczenia do ochrony, jak i przede wszystkim w tej dacie, to jest w dniu 25 sierpnia 2000 r., był stosowany w obrocie równolegle, nieprzerwanie i spokojnie przez róŝnych, niezaleŝnych od siebie przedsiębiorców, co - jak zasadnie stwierdził organ - uniemoŝliwiało potencjalnym odbiorcom łączenie towarów opatrzonych rozpatrywanym znakiem z jednym, zawsze tym samym przedsiębiorstwem.

47 Tradycyjne Wyrok z dnia 17 lutego 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 763/04 Zdaniem Sądu, naleŝy uznać, iŝ Urząd Patentowy RP zasadnie przyjął, iŝ zgłoszone przez stronę skarŝącą oznaczenie Herbatniki Tradycyjne, nr Z , nie posiada zdolności odróŝniającej, albowiem jest to oznaczenie słowne, pozbawione jakichkolwiek elementów fantazyjnych, składające się z dwóch wyrazów, z których pierwszy - Herbatniki - stanowi nazwę rodzajową towaru, a drugi - Tradycyjne - informuje o sposobie wytworzenia towaru, a mianowicie o tym, Ŝe jest on wytwarzany w sposób tradycyjny, według tradycyjnych receptur czy teŝ metod. W ocenie Sądu naleŝy zgodzić się z Urzędem Patentowym RP i uznać, iŝ przy ustaleniu, czy sformułowanie "tradycyjne" ma w niniejszej sprawie charakter czysto fantazyjny (jak uwaŝa strona skarŝąca), czy teŝ jest tylko nośnikiem informacji - nie naleŝy badać, czy rzeczywiście istnieje konkretna receptura wytwarzania herbatników, lecz wystarczające jest wskazanie na skojarzenia, jakie wiąŝą się z nim w świadomości przeciętnego odbiorcy. Urząd Patentowy RP prawidłowo - zdaniem Sądu - przyjął, iŝ w potocznym odbiorze przymiotnik "tradycyjne" oznacza, Ŝe coś jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, oparte na doświadczeniu, pewnej tradycji. W powiązaniu ze słowem "herbatniki" określenie "tradycyjne" kojarzy się więc ze sprawdzoną, klasyczną recepturą stosowaną od wielu lat, która gwarantuje, Ŝe produkt zawiera odpowiedni smak, kruchość i inne cechy właściwe dla herbatników.

48 Dzisiejsze Wyrok z dnia 31 stycznia 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1965/05 DZISIEJSZE oznaczenie słowne, pozbawione jakichkolwiek elementów fantazyjnych, wskazujące na właściwość tak oznaczanego towaru. W konsekwencji, według Sądu, przyjąć naleŝy, iŝ wyraz "dzisiejsze", stanowiący wyłączny element znaku słownego, ma charakter ściśle informacyjny, a więc nie stanowi fantazyjnej kompozycji słownej, lecz posiada jedynie swoje opisowe, dosłowne znaczenie i tylko tak moŝe być postrzegany. Zdaniem Sądu, taki znak nie spełnia prawidłowo funkcji odróŝniającej, poniewaŝ nie ma Ŝadnych cech (znamion), które utkwiłyby w pamięci odbiorcy i pozwoliły zindywidualizować dany towar na rynku wśród towarów tego samego rodzaju, ale pochodzących z róŝnych przedsiębiorstw. W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie brak zdolności odróŝniającej oznaczeń ogólnoinformacyjnych wynika z obowiązującej w obrocie handlowym zasady swobody informowania - w interesie uczestników obrotu - o istotnych właściwościach produktów i usług (tak równieŝ: R. Skubisz, "Prawo znaków towarowych. Komentarz.", Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1997, s ). Zakaz udzielania praw ochronnych na znaki opisowe wiąŝe się ściśle z regułą swobody komunikacyjnej w zakresie opisu towarów lub usług na rynku. Reguła ta gwarantuje, Ŝe Ŝaden inny podmiot w obrocie nie uzyska monopolu na uŝywanie oznaczeń, które są w nim przydatne dla informowania o cechach towarów lub usług i jako taka stanowi konkretyzację konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej. Utrzymywanie swobody w zakresie uŝywania tego rodzaju oznaczeń uzasadnia interes uczestników obrotu gospodarczego. Interes ten ujmować naleŝy jako interes publiczny (vide: W. Włodarczyk, "Zdolność odróŝniająca znaku towarowego", s. 165 i powołane tam orzeczenie ETS z dnia 4 maja 1999 r., sygn. C-108/97 i C-109/97 w sprawie Chiemsee oraz wyrok Sądu NajwyŜszego z dnia 10 grudnia 1996 r., III RN 50/96, OSNAPiUS nr 15 z 1997 r., poz. 263 w sprawie znaku WAWELSKIE).

49 SLOGAN Wyrok z dnia 15 września 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1238/06 - "przyprawy dla kaŝdej potrawy" Mając na uwadze powyŝsze Sąd rozpoznający niniejszą sprawę doszedł do przekonania, Ŝe organ nie wyjaśnił sprawy w sposób wyczerpujący, który pozwoliłby na jej ostateczne rozstrzygnięcie. Strona skarŝąca nie kwestionowała, iŝ oznaczenie "przyprawy do kaŝdej potrawy" składa się z pospolitych wyrazów o charakterze informacyjnym. Jednocześnie zwracała uwagę na fantazyjność zgłoszonego oznaczenia wynikającą z faktu, iŝ jest to slogan - rymowanka, która niewątpliwie zapada w pamięci przeciętnego odbiorcy i moŝe wywoływać skojarzenia z konkretnym przedsiębiorcą. W ocenie Sądu niezbędna zatem wydaje się ocena znaku jako całości, a nie jego poszczególnych fragmentów, jak to uczynił Urząd Patentowy RP (zgłaszającemu zawsze zostanie odmówiona ochrona dla poszczególnych słów lub termin składających się na całość znaku z uwagi na ich informacyjny charakter). Organ powinien rozwaŝyć czy rzeczywiście połączenie wyrazów naleŝących do języka potocznego, o cechach informacyjnych w określonym zestawieniu - w tym przypadku tworzącym rymowankę - nie posiada jednak zdolności odróŝniającej. Powstaje równieŝ pytanie, czy część sloganu "do kaŝdej potrawy" - stanowi informację o przeznaczeniu towarów do oznaczania których słuŝy i nie decyduje o pewnej fantazji zgłoszonego oznaczenia, skoro powszechnie wiadomo, Ŝe nie kaŝda przyprawa moŝe być wykorzystana do kaŝdej potrawy. Ponadto w ocenie Sądu istotnym naruszeniem przez Urząd Patentowy RP przepisów postępowania było zupełnie marginesowe potraktowanie kwestii nabycia przez zgłoszony do rejestracji znak "przyprawy do kaŝdej potrawy" tzw. wtórnej zdolności rejestracyjnej.

50 CYFRY Wyrok z dnia 8 lutego 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 294/04 Co do zasady, rejestracja znaków towarowych słownych, zawierających cyfry i liczby składające się z cyfr, jest dopuszczalna. Słownego znaku towarowego 700 przeznaczonego do oznaczania towarów z klasy towarowej 16, tj. broszur, czasopism, czasopism - tytułów czasopism z krzyŝówkami, ksiąŝek z krzyŝówkami Mając powyŝsze na uwadze naleŝy uznać, iŝ w toku ponownego postępowania organ winien - w ocenie Sądu - uwzględniając powyŝsze zastrzeŝenia - szczegółowo ustosunkować się do zarzutów strony skarŝącej. Organ zobowiązany jest rozwaŝyć, czy liczba, jako specyficzna kombinacja ściśle określonych trzech cyfr, niespełniająca ewentualnie Ŝadnych funkcji informacyjnych o cechach towaru, moŝe stanowić znak abstrakcyjny nadający się do odróŝniania towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innych przedsiębiorców działających na rynku. Organ zobowiązany będzie ab initio rozwaŝyć przy tym, czy uwzględniając fakt, iŝ cyfra naleŝy do domeny publicznej i musi być dostępna dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego - moŝna uznać, Ŝe określona liczba, składająca się z trzech cyfr - moŝe być zastrzeŝona jako znak towarowy. Przy ewentualnej ocenie wtórnej zdolności odróŝniającej znaku 700 organ zobowiązany będzie uwzględnić to, iŝ nabycie wtórnej zdolności odróŝniającej ma charakter następczy, który wyraŝa się w tym, Ŝe zdolność znaku do odróŝniania jest konsekwencją jego rzeczywistego i konsekwentnego uŝywania przez przedsiębiorcę dla wskazywania pochodzenia oznaczanych nim towarów. Chodzi tu więc o uŝywanie znaku w taki sposób, który umoŝliwia powstanie asocjacji znaku z towarem i jej utrwalenie. NaleŜy pamiętać więc, Ŝe oznakowany towar musi być wprowadzony na rynek i dostępny dla kupujących. Dla oceny nabycia wtórnej zdolności odróŝniającej naleŝy brać pod uwagę okoliczności faktyczne, takie jak m.in. czas uŝywania znaku, jego udział w rynku, sposób i intensywność uŝywania znaku, przy czym naleŝy mieć na uwadze, Ŝe ocena wtórnej zdolności odróŝniającej znaków opisowych powinna równieŝ uwzględniać interes konkurentów w swobodzie dostępu do oznaczeń opisowych (tak równieŝ U. Promińska (w:) E. Nowicka, U. Promińska, M. du Vall, "Prawo własności przemysłowej", Wyd. 2, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s ).

51 KOLORY Wyrok z dnia 2 marca 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1705/05 W tym miejscu podkreślenia wymaga, Ŝe przy ocenie znaku bierze się pod uwagę tylko te elementy, które mają znamiona - zdolność odróŝniającą. Dokonując oceny przestrzennej postaci znaku towarowego R Urząd Patentowy uznał, iŝ jest ona nieomal identyczna jak przestrzenne postacie przeciwstawionych znaków. Urząd przyjął między innymi, Ŝe zdolność odróŝniającą ma w tym wypadku kolorystyka przeciwstawionych znaków. Zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie przyjmuje się, Ŝe "prosty kolor nie moŝe być zarejestrowany jako znak, gdyŝ nie posiada on pierwotnej zdolności odróŝniającej. MoŜliwe jest jednak uzyskanie przez prosty kolor wtórnej zdolności odróŝniającej. JednakŜe naleŝy potwierdzić zdolność odróŝniającą koloru tylko w tych przypadkach, gdy jest on jednoznacznie łączony w obrocie z konkretnym towarem. Pierwotną zdolność odróŝniającą ma najczęściej kompozycja kilku kolorów (kombinacja), bądź teŝ kolor lub kilka kolorów mogących być elementami znaku. ZastrzeŜenie koloru lub kombinacji istotnie podwyŝsza zdolność odróŝniającą znaku, a nawet moŝe prowadzić do jej powstania". (Ryszard Skubisz, "Prawo znaków towarowych", Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1997, str. 36). W tym miejscu naleŝy jednak zauwaŝyć, Ŝe ilość kolorów a takŝe ich kompozycja jest ograniczona, a więc trudno wymagać aby kaŝdy znak towarowy - pudełko na czekoladę miał inne zestawienie kolorów.

52 Kolor jako znak Biorąc pod uwagę orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości naleŝy zauwaŝyć, iŝ w wyroku ETS z dnia 6 maja 2003 r., sprawa Libertel Groep BV (C-104/01), Trybunał wyraził pogląd, Ŝe nawet kolor per se, występujący abstrakcyjnie, bez nadania mu konkretnego kształtu czy postaci, moŝe mieć, jako znak towarowy, charakter odróŝniający, jeŝeli jest przedstawiony graficzne w sposób jasny, precyzyjny, samowystarczalny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny. RównieŜ w wyroku z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie Heidelberger Bauchemie GmbH, C-49/02 ETS zajmował się kwestią zdolności odróŝniającej znaku towarowego występującego pod postacią kombinacji dwóch kolorów. Trybunał ponownie stwierdził, Ŝe pojedynczy kolor lub połączenie kolorów przedstawione w sposób abstrakcyjny, bez konturów, mogą stanowić znak towarowy m.in. pod warunkiem, Ŝe we wniosku o rejestrację znaku zaprezentowano ten znak jako planową kompozycję kolorów, połączonych w sposób z góry określony i jednolity. W uzasadnieniu tego orzeczenia ETS podkreślił m.in., powołując się na orzeczenie Trybunału z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie Ralph Sieckmann, C-273/00, Ŝe graficzne przedstawienie znaku towarowego powinno zapewniać jego precyzyjne rozpoznawanie (pkt 25). Proste zestawienie dwóch lub więcej kolorów, bez formy lub konturów albo związek tych kolorów w kaŝdej moŝliwej konfiguracji, nie spełnia wymagania dokładności i jednolitości (pkt 34). Takie nieprecyzyjne przedstawienie znaku towarowego stanowiącego zestawienie kolorów połączonych w sposób abstrakcyjny (bez konturów) moŝe dopuszczać liczne, róŝne jego kombinacje, co z kolei nie pozwoli konsumentowi dostrzec i zapamiętać znak i przez to ponownie zakupić towar pochodzący od tego samego przedsiębiorcy (pkt 35).

53 Kolor jako znak Zaprezentowane stanowisko Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości znajduje potwierdzenie równieŝ w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z dnia 23 listopada 2004 r., sygn. akt GSK 864/04, OSP 2005/9/108 (sprawa FERRERO) NSA stwierdził, iŝ nie w pełni skonkretyzowane i niejednoznaczne przedstawienie oznaczenia zgłoszonego do ochrony jako znak towarowy, stanowiącego w tym przypadku kombinację kolorystyczną, pozwala na pewną dowolność w posługiwaniu się tą kombinacją (znakiem) w praktyce oznaczania towarów. Zdaniem NSA znak niedookreślony, niewystępujący w jednej i tej samej postaci, nie jest w stanie wytworzyć i utrwalić u konsumenta skojarzenia co do pochodzenia towaru od tego samego przedsiębiorcy. Nie ma więc - jak stwierdził NSA - dostatecznych znamion odróŝniających w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy o znakach towarowych.

54 Kolor jako znak Wyrok z dnia 31 października 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1420/06 W tej sytuacji Urząd Patentowy RP zasadnie przyjął, iŝ sporny znak towarowy zgłoszony przez spółkę I. posiadał abstrakcyjną zdolność odróŝniającą (zdolność do bycia znakiem towarowym). Jeśli chodzi o konkretną zdolność odróŝniającą koloru per se (art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p., art. 3 dyrektywy), to podnieść naleŝy na wstępie, iŝ w świetle orzecznictwa ETS przesłankę tą naleŝy interpretować w świetle interesu publicznego, który polega na tym, aby nie była niesłusznie ograniczona dostępność kolorów dla innych przedsiębiorców, którzy oferują towary lub usługi tego samego rodzaju co towary lub usługi objęte zgłoszeniem do rejestracji (tak m.in. ETS /w:/ cyt. wyroku w sprawie C-104/01, Libertel, czy teŝ wyroku z dnia 18 czerwca 2002 r., C-299/99, Philips). W związku z tym niewątpliwie naleŝy zwrócić uwagę zarówno na zwyczajowe uŝywanie znaków towarowych, jako oznaczenia pochodzenia w danych sektorach, jak i na percepcję relewantnych odbiorców, którymi są przeciętni konsumenci, a więc konsumenci naleŝycie poinformowani, uwaŝni i racjonalni (vide: m.in. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r., C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26). Jeśli chodzi o kolor per se przyjmuje się, Ŝe istnienie pierwotnej zdolności odróŝniającej (bez jakiegokolwiek wcześniejszego uŝywania) jest moŝliwe tylko w wyjątkowych okolicznościach, a w szczególności, gdy liczba towarów lub usług, dla których jest zgłoszony znak towarowy jest bardzo ograniczona i gdy rynek relewantny jest bardzo specyficzny (tak równieŝ: ETS /w:/ orzeczeniu w sprawie C-104/01, Libertel).

55 Kolor jako znak NaleŜy zauwaŝyć przy tym, iŝ w literaturze przyjmuje się, Ŝe kolory pełniące funkcję ostrzegawczą dla narzędzi lub maszyn niebezpiecznych (kolor czerwony lub pomarańczowy) powinny być pozostawione do wolnego uŝytku wszystkich uczestników obrotu gospodarczego (tak m.in. M. Kicia /w:/ Kolor per se jako znak towarowy w świetle orzecznictwa europejskiego, Rzecznik Patentowy nr 1-2 z 2004 r., s. 117 i powołane tam przykłady orzecznictwa Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego /Znaki Towarowe i Wzory/ OHIM z siedzibą w Alicante). Sprawa Viking Ponadto zauwaŝyć naleŝy, iŝ z ustaleń dokonanych przez organ wynika, Ŝe inne podmioty działające na rynku maszyn i urządzeń budowlano-remontowych równieŝ wykorzystują kolor czerwony do oznaczania swoich wyrobów, a więc trudno mówić w tym przypadku, Ŝe zestawienie koloru czerwonego z róŝnego rodzaju urządzeniami i narzędziami, czy teŝ akcesoriami wykorzystywanymi w budownictwie jest czymś nadzwyczajnym, wyjątkowym i niespotykanym, co mogłoby bezapelacyjnie utkwić w pamięci odbiorcy i pozwolić zindywidualizować dany towar na rynku wśród towarów tego samego rodzaju, ale pochodzących z róŝnych przedsiębiorstw.

56 WTÓRNA ZDOLNOŚĆ ODRÓśNIAJĄCA Art. 130 PWP. Przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odróŝniające, naleŝy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2 nie moŝe nastąpić w szczególności, jeŝeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego uŝywania, charakteru odróŝniającego w przeciętnych warunkach obrotu.

57 Wtórna zdolność Wyrok z dnia 4 grudnia 2002 r. Sąd NajwyŜszy III RN 218/01 Instytucja wtórnej zdolności odróŝniającej oznaczenia - jako wyjątek od przeszkód rejestracyjnych - powinna być stosowana ostroŝnie i z uwzględnieniem wszystkich okoliczności związanych z oznaczaniem tym oznaczeniem towarów w obrocie. Pewne wskazówki interpretacyjne wynikają z aktualnego stanu prawnego, a mianowicie z art. 130 zdanie drugie ustawy - Prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym odmowa udzielenia prawa ochronnego ze względu na brak dostatecznych znamion odróŝniających nie moŝe nastąpić, jeŝeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał w następstwie jego uŝywania charakteru odróŝniającego w przeciętnych warunkach obrotu. W wyroku z dnia 10 grudnia 1996 r., III RN 50/96 (OSNAPiUS 1997 nr 15, poz. 263), Sąd NajwyŜszy wyraził W wyroku z dnia 10 grudnia 1996 r., III RN 50/96 (OSNAPiUS 1997 nr 15, poz. 263), Sąd NajwyŜszy wyraził pogląd, Ŝe przepis art. 7 ust. 2 nie przesądza, czy wszystkie lub tylko niektóre z wymienionych w tym przepisie oznaczeń mogą nabyć zdolność odróŝniania wskutek uŝywania w obrocie gospodarczym. Przy ocenie, czy oznaczenie posiada zdolność odróŝniania naleŝy jednak uwzględniać interes uczestników obrotu gospodarczego, który wyraŝa się w swobodnym dostępie do wszystkich oznaczeń informujących o nazwie lub cechach towarów lub usług. Taki interes moŝna potwierdzić tak długo, jak długo dany znak jest odbierany jako nazwa produktu lub informacja o właściwościach towaru lub usługi. W przypadku wielu takich oznaczeń, nawet długotrwałe uŝywanie w charakterze znaku towarowego w celu wskazania na pochodzenie towaru z przedsiębiorstwa, nie moŝe doprowadzić do zmiany pierwotnej informacji odnoszącej się do produktu jako takiego w nośnik informacji właściwej znakowi towarowemu. Dlatego teŝ takie oznaczenia nie mogą być rejestrowane jako znaki towarowe. Interes uczestników obrotu gospodarczego nakazuje wyłączenie od rejestracji takich oznaczeń, poniewaŝ ich rejestracja prowadziłaby do monopolizacji uŝywania tych oznaczeń przez poszczególnych przedsiębiorców, co w rezultacie stanowiłoby bardzo powaŝne i nieuzasadnione ograniczenie działalności innych przedsiębiorców.

58 RZECZYWISTE UśYWANIE Wyrok z dnia 20 grudnia 2006 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie II GSK 210/06 ( ) oznakowany towar musi być wprowadzony na rynek i dostępny dla kupujących (tzw. rzeczywiste uŝywanie znaku) nabywa zdolność odróŝniającą w wyniku jego uŝywania dopiero wówczas, gdy moŝna identyfikować towar jako pochodzący od konkretnego przedsiębiorcy Kryteriami, które naleŝy brać pod uwagę przy ocenie nabycia zdolności odróŝniającej, są między innymi intensywność i długotrwałość uŝywania znaku, udział towaru w rynku, inwestycje na promocję znaku, sposób uŝywania znaku oraz dane wskazujące na to, Ŝe dla znaczącej grupy znak identyfikuje towar ze względu na jego pochodzenie od konkretnego przedsiębiorcy (...). Ustalenia w tym zakresie muszą opierać się na konkretnych i wiarygodnych danych, uwzględniających przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów i usług, który jest dobrze poinformowany, naleŝycie uwaŝny i ostroŝny.

59 RZECZYWISTE UśYWANIE Wyrok NSA z r. (II SA 76/02).24 Samo wieloletnie uŝywanie określonego znaku przez przedsiębiorcę nie wystarczy, by znak nabył wtórną zdolność odróŝniania. Słowny znak towarowy Podlaski. Uwzględniając powyŝsze zarzuty, sąd wskazał, iŝ nawet w wypadku długotrwałości uŝycia oznaczenie geograficzne nie moŝe nabrać wtórnej zdolności odróŝniającej wówczas, gdy przed datą zgłoszenia do rejestracji uŝywane było takŝe przez innych producentów. W takim wypadku nie jest bowiem moŝliwe, aby nabrało ono cech oznaczenia identyfikującego towary ze względu na ich pochodzenie z określonego przedsiębiorstwa, co jest podstawową funkcją znaku towarowego.

60 100panoramicznych Wyrok z dnia 4 grudnia 2002 r. Sąd NajwyŜszy III RN 218/01 Przedsiębiorca, który domaga się dostępu do rynku w ten sposób, Ŝe chce opisowo oznaczać sprzedawane przez siebie towary, ma interes prawny w domaganiu się uniewaŝnienia prawa z rejestracji opisywanego znaku towarowego. 100 PANORAMICZNYCH nie nabyło równieŝ wtórnej zdolności odróŝniania w znaczeniu przyjętym na wstępie. Jak wynika z ustaleń Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP, zarówno przed zgłoszeniem do rejestracji znaku 100 PANORAMICZNYCH, jak i po rejestracji tego znaku, w obrocie były uŝywane - na rynku wydawnictw szaradziarskich lub tylko krzyŝówkowych - liczne oznaczenia zawierające zestawienia róŝnych liczb oraz słów "panoramiczne", "krzyŝówki panoramiczne" lub "krzyŝówki" bez oznaczenia rodzaju tych krzyŝówek. NiezaleŜnie od tego naleŝy stwierdzić, Ŝe przyznanie wyłącznego prawa do uŝywania znaku towarowego 100 PANORAMICZNYCH jednemu przedsiębiorcy mogłoby istotnie ograniczyć swobodę innych przedsiębiorców w zakresie przekazywania w tej formie informacji o swoich towarach. W rezultacie trafne jest stanowisko Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP o braku zdolności odróŝniającej znaku towarowego 100 PANORAMICZNYCH. Znak ten nie informuje o pochodzeniu towaru z przedsiębiorstwa przedsiębiorcy uprawnionego z rejestracji znaku towarowego, lecz o pewnych właściwościach towaru, jakim jest czasopismo krzyŝówkowe, co stanowi oznaczenie niedające wystarczających podstaw odróŝniających pochodzenie towaru (art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych). Pomimo tego, Ŝe znak towarowy moŝe pełnić i często pełni funkcję reklamową lub informacyjną, nie oznacza to, Ŝe do tych funkcji sprowadza się warunek rejestracji i ochrony znaku skutecznej erga omnes. Niezbędną przesłanką przyznania określonemu znakowi zdolności odróŝniającej i jego rejestracji jest moŝliwość realizowania przez ten znak funkcji oznaczenia towaru jako pochodzącego od określonego przedsiębiorcy (z określonego przedsiębiorstwa). Sporny znak jako oznaczenie opisowe w odniesieniu do czasopism krzyŝówkowych nie moŝe pełnić funkcji oznaczenia pochodzenia, co dyskwalifikuje go jako znak towarowy.

61 100panoramicznych Wyrok z dnia 4 grudnia 2002 r. Sąd NajwyŜszy III RN 218/01 Okoliczność, Ŝe sporny znak 100 PANORAMICZNYCH jest skrótem, nie pozbawia go funkcji opisowej. Skrót ten ("100 panoramicznych") nie czyni z omawianego oznaczenia znaku o innej treści informacyjnej niŝ treść wynikająca z oznaczenia pełnego ("100 krzyŝówek panoramicznych" albo "100 panoramicznych krzyŝówek"). Brakujący element oznaczenia ("krzyŝówek") jest dla przeciętnego odbiorcy czasopism krzyŝówkowych łatwo domyślny. Nie chodzi tu przy tym o jakieś pośrednie skojarzenia stanowiące efekt gry wyobraźni lub skomplikowanych procesów intelektualnych, ale właśnie o natychmiastową reakcję umysłu.

62 Cyjanopan Wyrok z dnia 16 lutego 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1934/06 Uznać naleŝy, iŝ sporne słowne oznaczenie "cyjanopan", z uwagi na utrwalenie jego stosowania przez róŝnych przedsiębiorców w uczciwych i prowadzonych w dobrej wierze praktykach handlowych, powinno zostać wyłączone od moŝliwości jego "zawłaszczenia" przez jednego z konkurentów (podobnie: na gruncie przepisu art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p., U. Promińska /w:/ E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s ; patrz takŝe: art. 3 ust. 1 pkt d) Pierwszej Dyrektywy Rady EWG nr 89/104). Ustosunkowując się do zarzutu nierozpatrzenia przez Urząd Patentowy RP kwestii wtórnej zdolności odróŝniającej - stwierdzić naleŝy, iŝ brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do przyjęcia tezy, Ŝe moŝliwe jest nabycie takiej wtórnej zdolności odróŝniającej przez znak towarowy w przypadku, gdy dane oznaczenie uŝywane jest długotrwale i równolegle takŝe przez innych, niŝ podmiot zgłaszający znak do ochrony, niezaleŝnych od siebie przedsiębiorców. W tym miejscu wskazać trzeba, iŝ w wyroku z dnia 8 listopada 2002 r., sygn. akt II SA 76/02, dotyczącym znaku towarowego "Podlaski", Naczelny Sąd Administracyjny uznał, Ŝe znak nie moŝe nabyć wtórnej zdolności odróŝniania, jeśli nie jest identyfikowany z towarami pochodzącymi z określonego przedsiębiorstwa. Taka identyfikacja - według NSA - nie jest zaś z reguły moŝliwa, jeśli znak uŝywany jest takŝe przez innych producentów. W ocenie NSA samo wieloletnie uŝywanie określonego znaku przez przedsiębiorcę nie wystarczy, by znak nabył wtórną zdolność odróŝniania. RównieŜ w orzecznictwie wspólnotowym przyjmuje się, Ŝe jedynie znak towarowy, który w znaczący sposób odbiega od norm lub zwyczajów danego sektora i w związku z tym spełnia swoją podstawową funkcję wskazania pochodzenia, nie jest pozbawiony charakteru odróŝniającego (tak m.in. /w:/ wyrok ETS z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawach połączonych C-468/01 P do C-472/01 P, Procter&Gamble v. OHIM, pkt 21).

63 Cyjanopan Według Sądu niezaleŝnie od powyŝszego uznać trzeba jednakŝe, iŝ okoliczność związana z wielkością udziału w rynku wyrobów skarŝącej oznaczanych znakami zawierającymi słowo "cyjanopan" oraz jego proporcją w stosunku do udziału w rynku uczestnika postępowania, nie moŝe sama w sobie przesądzać o nabyciu przez sporne oznaczenie wtórnej zdolności odróŝniającej, tym bardziej, Ŝe skarŝąca spółka nie była pierwszym, ani teŝ jedynym podmiotem, który zastosował sporne oznaczenie. W tej sytuacji trudno mówić o moŝliwości nabycia przez skarŝącą spółkę poprzez uŝywanie zdolności odróŝniającej znaku w postaci elementu słownego "cyjanopan" w sytuacji, w której równieŝ inne podmioty gospodarcze posługiwały się wcześniej w obrocie handlowym tym oznaczeniem dla oznaczania tych samych towarów, co zgłoszone do ochrony.

64 FORMA PRZESTRZENNA Wyrok z dnia 8 stycznia 2003 r. Sąd NajwyŜszy III RN 240/01 MoŜliwość nabycia wtórnej zdolności odróŝniającej przez oznaczenia niemające dostatecznych znamion odróŝniających (art. 7 ust. 2 u.z.t.) była juŝ kwestionowana w doktrynie i orzecznictwie, w szczególności w odniesieniu do oznaczeń ogólnoinformacyjnych (por. wyrok Sądu NajwyŜszego z dnia 4 grudnia 2002 r., III RN 218/01, niepublikowany, dotyczący znaku 100 PANORAMICZNYCH). Pogląd ten moŝna odnieść do oznaczenia składającego się wyłącznie z wyobraŝenia formy towaru, uwarunkowanej koniecznością uzyskania określonych właściwości technicznych. Oznacza to, Ŝe zestaw cech funkcjonalnych towaru nie moŝe nabyć wtórnej zdolności odróŝniającej. Prowadzi to do wniosku, Ŝe forma przestrzenna będąca odzwierciedleniem towaru i podyktowana (uwarunkowana) wyłącznie właściwościami funkcjonalnymi nie ma pierwotnej zdolności odróŝniającej i nie moŝe nabyć (nie nabywa) wtórnej zdolności odróŝniającej. Por. sprawę przez ETS - Philips v. Remington

65 Kolor Wyrok z dnia 31 października 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1420/06 W tej sytuacji organ zobowiązany był rozwaŝyć, czy zgłoszony kolor per se nabył zdolność odróŝniającą, dla objętych zgłoszeniem towarów lub usług, w wyniku uŝywania (vide: art. 130 p.w.p., oraz art. 3 ust. 3 dyrektywy). W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącym tej problematyki wielokrotnie zwracano uwagę na przesłanki konieczne do uzyskania nabycia wtórnej zdolności odróŝniającej. W wyroku z dnia 4 maja 1999 r., w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97, Windsurfing Chiemsee, ETS zwrócił uwagę, Ŝe przy ustalaniu, czy znak towarowy nabył zdolność odróŝniającą w wyniku uŝywania, właściwy organ musi dokonać całościowej oceny dowodów na okoliczność, Ŝe znak zaczął identyfikować dany produkt jako pochodzący z konkretnego przedsiębiorstwa i odróŝnia tym samym ten towar od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw. Trybunał podkreślił, Ŝe przy ustalaniu zdolności odróŝniającej znaku, w związku z którym wnosi się o rejestrację, mogą być brane równieŝ pod uwagę czynniki takie jak: udział w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długotrwałość uŝywania znaku, kwota zainwestowana przez przedsiębiorstwo w promocję znaku, procent osób danej kategorii, które ze względu na znak, identyfikują towary jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa, a takŝe oświadczenia stosownych izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń handlowych i zawodowych. ETS stwierdził, Ŝe jeŝeli na podstawie powyŝszych czynników, właściwy organ ustali, Ŝe dana grupa osób, lub przynajmniej znaczna jej część, identyfikuje towary jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa ze względu na znak towarowy, musi on stwierdzić, Ŝe wymóg dotyczący rejestracji znaku, określony w art. 3 ust. 3 Dyrektywy został spełniony (podobnie /w:/ wyroku ETS z dnia 22 czerwca 2006 r., sprawa C-25/05 P, August Storck AG v. OHIM, pkt 75 i nast. i powołane tam orzecznictwo Trybunału; tak równieŝ m.in. W. Włodarczyk /w:/ Zdolność odróŝniająca znaku towarowego, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2001, s ).

66 Kolor W tej sytuacji przyjąć naleŝy, iŝ Urząd Patentowy RP prawidłowo uznał, Ŝe badania opinii publicznej (opinii rynku) powinny być przeprowadzone naukowymi metodami przez niezaleŝny, obiektywny ośrodek badań opinii, a nie tak, jak to zrobiła skarŝąca spółka - poprzez podsuwanie do podpisania swoim kontrahentom handlowym gotowej formułki oświadczenia. Ustosunkowując się z kolei do przedłoŝonych przez skarŝącą spółkę materiałów reklamowych (katalogów, folderów), przyjąć naleŝy, iŝ organ zasadnie nie uznał tych dowodów za uzasadniających nabycie wtórnej zdolności odróŝniającej przez sporny znak. Zdaniem Sądu przedmiotowe materiały reklamowe nie pozwalają na jakiekolwiek konkretne stwierdzenia dotyczące czynników świadczących o wtórnej zdolności odróŝniającej. Ponadto nie mogą one stanowić dowodu uŝywania znaku towarowego w zgłoszonej postaci, poniewaŝ - jak zasadnie uznał organ - na przedstawionych ilustracjach prezentacji zgłoszonego koloru czerwonego per se towarzyszy element słowny "I". Wynika z tego, Ŝe ww. materiały reklamowe nie mogą stanowić dowodu na to, Ŝe zainteresowany krąg odbiorców postrzega sam zgłoszony znak towarowy w postaci pojedynczego koloru czerwonego - samodzielnie i niezaleŝnie od logo firmy I., jako wskazujący pochodzenie handlowe maszyn i urządzeń produkowanych przez ten podmiot. W tym miejscu podzielić naleŝy takŝe wątpliwości organu odnoszące się do braku jakiejkolwiek informacji na temat prowadzenia reklamy w środkach masowego przekazu, na billboardach, ulotkach itp.

67 Kolor W tej sytuacji moŝna zgodzić się z organem, iŝ strona skarŝąca wykazała jedynie długotrwałe uŝywanie spornego znaku, które jest wprawdzie konieczną i zawsze bardzo istotną przesłanką udowodnienia wtórnej zdolności odróŝniającej danego znaku, ale nie jedyną i w tej sytuacji z całą pewnością niewystarczającą. Na marginesie warto jedynie zauwaŝyć, iŝ W tym miejscu trzeba przykłaistnieje uzasadniona wątpliwość, czy w ogóle moŝliwe jest nabycie wtórnej zdolności odróŝniającej przez znak towarowy w przypadku, gdy dane oznaczenie (w tym przypadku kolor czerwony per se) uŝywane jest takŝe przez innych producentów. dowo wskazać, iŝ w wyroku z dnia 8 listopada 2002 r., sygn. akt II SA 76/02, dotyczącym znaku towarowego "Podlaski", Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, Ŝe znak nie moŝe nabyć wtórnej zdolności odróŝniania, jeśli nie jest identyfikowany z towarami pochodzącymi z określonego przedsiębiorstwa. Taka identyfikacja, według NSA, nie jest zaś z reguły moŝliwa, jeśli znak uŝywany jest takŝe przez innych producentów. W ocenie NSA samo wieloletnie uŝywanie określonego znaku przez przedsiębiorcę nie wystarczy, by znak nabył wtórną zdolność odróŝniania. Sąd podkreślił w swym orzeczeniu, Ŝe w tej sprawie kluczowe znaczenie ma kwestia, czy oznaczenie było uŝywane w taki sposób, Ŝe znak mógł identyfikować towary, dla których został zgłoszony.

68 CIĘśAR DOWODU Wyrok z dnia 18 września 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie VI SA/Wa 1085/06 JednakŜe trzeba podkreślić, iŝ przyznanie prawa ochronnego mogłoby nastąpić, jeŝeli znak zaistniałby w obrocie jako wskazujący na określonego producenta. CięŜar udowodnienia wtórnej zdolności odróŝniającej ciąŝy na skarŝącej, a w niniejszej sprawie nie przedstawiła ona wystarczających dowodów na potwierdzenie tego faktu. Bezsprzecznym dowodem potwierdzającym powyŝszą okoliczność jest badanie opinii publicznej, czy dany znak kojarzy się z towarami, do oznaczania których jest przeznaczony. Przedstawione przez skarŝącą twierdzenia, Ŝe "znak PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW stał się znakiem towarowym jednoznacznie kojarzonym przez bezpośrednich odbiorców towarów i usług tzn. przede wszystkim jednostki państwowe krajowe i zagraniczne oraz samorządowe" bez poparcia tego w postaci przeprowadzonego badania opinii publicznej nie mogą być wiąŝące dla organu.

69 CIĘśAR DOWODU Wyrok z dnia 20 grudnia 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie II GSK 235/07 Naczelny Sąd Administracyjny uwaŝa to stanowisko za prawidłowe. Postępowanie sporne, prowadzone na zasadzie art. 255 p.w.p., charakteryzuje się kontradyktoryjnością. To same strony postępowania powinny przytaczać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Takie stanowisko wyraził juŝ Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 stycznia 2006 r., sygn. II GSK 320/05. Nie naleŝy go rozumieć w ten sposób, Ŝe organ administracyjny zachowuje pełną bierność w postępowaniu. Obowiązek wyjaśnienia stanu faktycznego spoczywa na organie na podstawie przepisów art. 7 i 77 k.p.a. odpowiednio stosowanych na podstawie art. 256 ust. 1 p.w.p. JednakŜe obowiązek ten powinien być tak rozumiany, Ŝe inicjatywa do powoływania argumentów i przedstawiania środków dowodowych spoczywa na stronach, zwłaszcza jeśli korzystają z profesjonalnych pełnomocników. Rola organu ma natomiast charakter uzupełniający. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, Ŝe trafne jest stanowisko Sądu pierwszej instancji co do braku wykazania przez uprawnionego ze znaku towarowego okoliczności świadczących o nabyciu przez znak "B." wtórnej zdolności odróŝniającej, poza wskazaniem na okres jego uŝywania, wobec czego do organu nie naleŝało przeprowadzanie postępowania dowodowego w tej kwestii.

70 CIĘśAR DOWODU Wyrok z dnia 20 grudnia 2006 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie II GSK 210/06 Calcium C Dopiero zaniechanie przedstawienia przez stronę dowodów, pomimo wezwania przez organ, wyłącza moŝliwość skutecznego zgłoszenia zarzutu, Ŝe zaskarŝona decyzja jest niezgodna z prawem wskutek naruszenia przez organ obowiązku wyjaśnienia okoliczności sprawy zgodnie z art. 7 i 77 K.p.a. Na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego postępowanie dowodowe podlega zasadzie oficjalności, a rola organu nie jest ograniczona tylko do oceny faktów, które przedstawił wnioskodawca (...). UwaŜa się, Ŝe w sprawach, w których na stronie spoczywa cięŝar wskazania konkretnych faktów i zdarzeń, z których wywodzi ona dla siebie określone skutki prawne, a twierdzenia strony w tym zakresie są ogólnikowe i lakoniczne, obowiązkiem organu prowadzącego postępowanie jest wezwanie strony do uzupełnienia i sprecyzowania tych twierdzeń. Dopiero gdy strona nie wskaŝe takich konkretnych okoliczności, moŝna z tego wywieść negatywne dla niej wnioski (wyrok NSA z dnia 19 września 1988 r. sygn. akt II SA 1947/87, ONSA 1988, z. 2, poz. 82, oraz W. Chróścielewski: Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2002, s. 104 i cytowana tam literatura) (...).

71 Część I: znaki towarowe Aspekty praktyczne: niezbędne badania przed wyborem marki

72 Czynniki brzmienie nazwy łatwość zapamiętywania i skojarzenia podobieństwo do nazw rodzajowych podobieństwo do nazw obecnych na rynku (nie tylko produktów leczniczych, ale równieŝ suplementów/kosmetyków) + ryzyko wprowadzenia w błąd podejście marketingowe: strategia wobec produktu konkurencja produktowa

73 Rejestracja znaków towarowych badanie zdolności rejestracyjnej oznaczenia w odpowiedniej bazie danych: baza UPRP: baza CTM ONLINE: baza Madrid Express lub ROMARIN

74 Baza UPRP wybór bazy danych znaki krajowe znaki międzynarodowe skuteczne w Polsce

75 Baza UPRP wyszukiwanie proste

76 Baza UPRP wyszukiwanie zaawansowane np. (TLP ZawWyr '...') AND (NIC ZawWyr '05') produkty lecznicze (farmaceutyczne) klasa 5

77 CTM-ONLINE wyszukiwanie podstawowe basic search znaki identyczne TM name is: znaki podobne TM name contains: podobne litery/głoski v w; c k ck; x ks; sh sz sch; tsch cz; oo u ó; b w znaczenie w innych językach WE

78 CTM-ONLINE wyszukiwanie zaawansowane advanced search produkty lecznicze (farmaceutyczne) klasa 5

79 Część I: znaki towarowe Aspekty praktyczne: zgłoszenie znaku towarowego

80 Zgłoszenie znaku krajowego 1. wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszenia: formularz do pobrania ze strony UPRP elementy: 1) określenie zgłaszającego: osoba prawna lub fizyczna 2) dane zgłaszającego: firma lub imię i nazwisko, adres, numery identyfikacyjne (NIP, PESEL/ REGON) 3) określenie pełnomocnika (jeśli przez rzecznika patentowego) 4) przedstawienie znaku, opis, prezentacja graficzna 5) dokładne określenie wykazu towarów i usług Klasyfikacja Nicejska dostępna na stronie UPRP: Teksty+klasyfikacji/default.htm 6) załączniki: pełnomocnictwo (ew.) wykaz towarów i usług (jeśli więcej niŝ 15 wyrazów) znaki słowno-graficzne: 5 odbitek kolorowych i 2 czarno-białe 2. złoŝenie w Biurze Podawczym UPRP albo listem poleconym

81 Zgłoszenie znaku krajowego 1) 6) 2) 3) 4) 5)

82 Zgłoszenie znaku krajowego Opłaty za zgłoszenie znaku towarowego: do 3 klas towarów i usług PLN powyŝej 3 klas PLN za klasę za 10-cioletnie okresy ochronne: do 3 klas towarów i usług PLN powyŝej 3 klas PLN za klasę

83 Zgłoszenie znaku wspólnotowego 1. moŝliwość dokonania zgłoszenia online (e-filing: YES#top) w kaŝdym języku WE drugi język: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski wymagane informacje: zgłaszający (nazwa/ imię i nazwisko), adres, numery identyfikacyjne (NIP, PESEL/ REGON) przedstawienie znaku, opis, prezentacja graficzna dokładne określenie wykazu towarów i usług załączniki: pełnomocnictwo (jeśli przez rzecznika patentowego) wykaz towarów i usług (jeśli więcej niŝ 15 wyrazów) znaki słowno-graficzne: 5 odbitek kolorowych 2 czarno-białe

84 Rejestracja w systemie wspólnotowym