32 SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

32 SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Formułowanie zastrzeżeń patentowych w dziedzinie chemii Seminarium współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, w ramach projektu, pt. Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce POIG.05.02.00-00-004/10 Cedzyna, 19 września 2013 r. Marek Truszczyński Departament Badań Patentowych UPRP

Formułowanie zastrzeżeń patentowych Art. 63. PWP 2. Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych. USTAWA z dnia 30 zerwca 2000 r. PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) 2

?? 3

Co może być przedmiotem wynalazku w dziedzinie chemii? 4

Przedmiot wynalazku Przykład zgłoszenia? 5

Art. 34. PWP 1. Zgłoszenie wynalazku może obejmować jeden lub więcej wynalazków połączonych ze sobą w taki sposób, że stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazczy (jednolitość wynalazku). 2. Kilka wynalazków ujętych w jednym zgłoszeniu spełnia wymóg jednolitości, jeżeli połączenie ich ze sobą opiera się na jednej lub wielu wspólnych bądź wzajemnie sobie odpowiadających cechach technicznych spośród tych, które określają zastrzegane wynalazki i decydują o wkładzie wnoszonym przez nie do stanu techniki. 6

Kategorie wynalazku : sposób wytwór (produkt) urządzenie zastosowanie 7

PRODUKT przez SPOSÓB Pod warunkiem, że Produktu nie można opisać przez cechy techniczne skład, budowa, (wzór strukturalny lub sumaryczny ) Sposób musi być prawidłowo ujawniony (określony) tak, by w sposób powtarzalny i pewny prowadził do produktu 8

PRODUKT przez SPOSÓB (c.d.) w pozostałych przypadkach Art. 64. pwp 1. Patent na wynalazek dotyczący sposobu wytwarzania obejmuje także wytwory uzyskane bezpośrednio tym sposobem. 9

ZASTOSOWANIE substancja/kompozycja X (z następującym po niej wskazaniem) np.:... do zastosowania jako lek,... do zastosowania jako środek antybakteryjny,... stosowana do leczenia choroby Y zastosowanie substancji lub kompozycji X do wytwarzania leku do nowego zastosowania Y lub w formie produkt X do zastosowania w leczeniu określonej choroby Y 10

ale Zapis w formie: Zastosowanie substancji X do leczenia choroby Y traktuje się tak jak sposób leczenia i na podstawie art. 29 ust.1 pkt 3 nie może uzyskać ochrony 11

Przykład udzielonego patentu 12

Art. 33. PWP 3. Zastrzeżenia patentowe, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, powinny być w całości poparte opisem wynalazku i określać w sposób zwięzły, lecz jednoznaczny, przez podanie cech technicznych rozwiązania, zastrzegany wynalazek oraz zakres żądanej ochrony patentowej (część znamienna zastrzeżenia). 3 1. Każde zastrzeżenie powinno być ujęte jasno, w jednym zdaniu lub równoważniku zdania. 4. Oprócz zastrzeżenia niezależnego lub zastrzeżeń niezależnych, które powinny przedstawiać ogół cech zgłaszanego wynalazku bądź kilku wynalazków, ujętych zgodnie z art.. 34 w jednym zgłoszeniu, w zgłoszeniu może występować odpowiednia liczba zastrzeżeń zależnych dla przedstawienia wariantów wynalazku lub sprecyzowania cech wymienionych w zastrzeżeniu niezależnym lub innym zastrzeżeniu zależnym. 4 1. Wzajemne powiązanie w układzie zastrzeżenia niezależnego i zastrzeżeń zależnych powinno być wyraźnie przedstawione w zgłoszeniu. 13

7.1. Zastrzeżenia patentowe, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy, nie powinny podawać, jakich cech wynalazek nie posiada. Nie powinny one też zawierać sformułowań mających charakter oceny wynalazku lub oceny poszczególnych jego cech. Przepis 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 2. W zastrzeżeniu patentowym nie należy podawać cech, które nie zostały przedstawione w opisie. 3. Jeżeli, uwzględniając złożoność wynalazku, zgłaszający sformułował więcej niż jedno zastrzeżenie, zastrzeżenia te powinny być kolejno ponumerowane cyframi arabskimi. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. (Dz. U. Nr 102, poz. 1119) ze zmianami wprowadzonymi w rozporządzeniu z dnia 14 czerwca 2005 r.(dz. U. Nr 109, poz. 910) 14

8.1. Zastrzeżenie niezależne, o którym mowa w art. 33 ust. 4 ustawy, powinno zawierać: 1) część nieznamienną, rozpoczynającą się od tytułu określającego przedmiot wynalazku zastrzeganego danym zastrzeżeniem oraz podającą zespół cech technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu wynalazku, w całości traktowany jako stan techniki, 2) część znamienną, poprzedzoną wyrazami "znamienny tym, że", podającą zwięźle te cechy techniczne (cechy znamienne) zastrzeganego wynalazku, które mają go wyróżniać spośród innych rozwiązań technicznych mających zespół cech określonych w części nieznamiennej; w przypadku związku chemicznego powinna przedstawiać ona strukturę związku łącznie z określeniem podstawników. 15

8.3. Zastrzeżenie zależne, o którym mowa w art. 33 ust. 4 ustawy, powinno zawierać w kolejności: 1) krótkie oznaczenie zastrzeganego przedmiotu, stanowiące skrócony tytuł wynalazku lub skróconą odpowiednią część tytułu wynalazku, 2) powołanie się na zastrzeżenie lub zastrzeżenia, od którego lub których jest ono zależne; powołanie to powinno podawać numer lub numery powołanych zastrzeżeń, 3) część znamienną poprzedzoną słowami "znamienny tym, że", podającą cechy znamienne zastrzegane dodatkowo danym zastrzeżeniem zależnym. 8.4. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 3, może być zależne od dwóch lub większej liczby innych zastrzeżeń. W takim przypadku zastrzeżenia patentowe powinny być pogrupowane w sposób jasno wskazujący na ich wzajemne powiązanie, jak i na chroniony tymi zastrzeżeniami przedmiot wynalazku. Zastrzeżenie patentowe nie powinno być zależne od więcej niż jednego zastrzeżenia niezależnego. 8.5. Zapis zależności zastrzeżenia od innego zastrzeżenia stosuje się, gdy zastrzeżenie zależne obok własnych cech znamiennych obejmuje wszystkie cechy zastrzeganego przedmiotu podane w zastrzeżeniu, od którego jest ono zależne. 16

8.6. Zapis zależności zastrzeżenia od więcej niż jednego zastrzeżenia stosuje się, gdy zastrzeżenie zależne obok własnych cech znamiennych obejmuje wszystkie cechy zastrzeganego przedmiotu podane w zastrzeżeniu, od którego jest ono zależne, rozważane osobno w związku z każdym zastrzeżeniem, od którego jest zależne. 8.7. Zastrzeżenia nie powinny odsyłać do opisu lub rysunków. W szczególności nie powinny zawierać takich określeń, jak: "jak jest to opisane w części... opisu" lub "jak to przedstawiono na figurze... rysunku". 8.7a. Przepis ust. 7 nie stosuje się, gdy odesłanie do opisu lub rysunku jest niezbędne dla określenia zastrzeganego wynalazku oraz zakresu żądanej ochrony patentowej. 8.8. Jeżeli zgłoszenie zawiera rysunek, to zastrzeżenia, po podaniu poszczególnych cech znamiennych, powinny zawierać oznaczenia odsyłające do poszczególnych fragmentów rysunku odpowiadających tym cechom. Oznaczenia te powinny być umieszczone w nawiasach. Jeżeli umieszczenie w zastrzeżeniu tych oznaczeń nie przyczynia się wyraźnie do lepszego zrozumienia zastrzeżeń, oznaczeń nie należy umieszczać. 17

9. Jeżeli ze względu na przedmiot wynalazku zredagowanie zastrzeżenia patentowego zgodnie z 8 ust. 1-3 byłoby utrudnione: 1) treść zastrzeżenia patentowego może być ograniczona do podania cech technicznych zastrzeganego wynalazku, które wyróżniają go spośród innych rozwiązań ze stanu techniki w rozumieniu art.. 25 ust. 2 i 3 ustawy, 2) w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy związku chemicznego, w zastrzeżeniu można poprzestać na określeniu jego struktury chemicznej, Zastrzeżenia patentowe powinny być w całości poparte opisem wynalazku, a urzeczywistnienie zamierzonego celu, a więc rozwiązanie postawionego problemu technicznego powinno być uzyskiwane w całym zakresie zastrzeganego wynalazku (Orzeczenie NSA IISA 3849/01) 18

19

Przemysłowy charakter stosowania, w rozumieniu technicznym, nie pozwala na opatentowanie wynalazku, który jest bezużyteczny (art. 27 pwp). Niewystarczające jest np. wytworzenie nowego związku chemicznego bez wskazania, do czego będzie on wykorzystywany (stosowany) w działalności przemysłowej. Sfera użyteczności należy do istoty wynalazku, a więc informacje dotyczące użyteczności muszą być podane w dacie zgłoszenia wynalazku (orzeczenie WSA VI SA/ Wa 1474/04). Samo otrzymanie nowego związku nie spełnia wymagań przemysłowej stosowalności i stanowi jedynie wzbogacenie chemii. 20

DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIAN W DOKUMENTACJI Art. 37. PWP 1. Do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu zgłaszający może, z zastrzeżeniem ust. 2, wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia, które nie mogą jednakże wykraczać poza to, co zostało ujawnione jako przedmiot rozwiązania w opisie wynalazku w dniu dokonania zgłoszenia. 2. Zmiana zastrzeżeń patentowych w sposób rozszerzający pierwotny zakres żądanej ochrony może być dokonana tylko do czasu ogłoszenia o zgłoszeniu i przy zachowaniu ograniczenia określonego w ust. 1. 21

W związku z brakiem wystarczającego ujawnienia należy rozważyć ponowne zgłoszenie wynalazku, wolne od tego braku, spełniające wymogi ustawowe. (art. 31 i 33 pwp) W takim przypadku datą zgłoszenia będzie data złożenia nowej dokumentacji. W związku z faktem, że publikacja pierwszego zgłoszenia szkodziłaby nowemu zgłoszeniu ze względu na art. 25 ust. 3 ustawy zgłaszający powinien rozważyć rezygnację ze zgłoszenia wcześniejszego przed jego publikacją 22

Dziękuję za uwagę Marek Truszczyński mtruszczynski@uprp.pl Seminarium współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, w ramach projektu, pt. Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce POIG.05.02.00-00-004/10