Używanie znaków renomowanych w Internecie, a najnowsze orzecznictwo ETS (TSUE)

Transkrypt

1 Używanie znaków renomowanych w Internecie, a najnowsze orzecznictwo ETS (TSUE) Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa biuro@kondrat.pl

2 Zagadnienia Znaki renomowane Pojęcie używania znaku Formy używania znaku w internecie: domeny, linki, metatagi, inne formy Użycie w wyszukiwarkach internetowych Używanie a wyczerpanie praw De-branding Testery

3 Znaki wyróżniają

4 Znaki komunikują Luksus, prestiż, styl Zabawa, amerykańskość, pewność Nowoczesność, niezależność, oryginalność

5 Znaki są wartością Źródło: Best Global Brands 2010,

6 Renomowany/PWP Art. 132/2/3 PWP identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

7 Kiedy znak posiada renomę? Renoma a powszechna rozpoznawalność Czy PKP to znak renomowany? (TAK )

8 Renomowany/Chevy C-375/97 GM v. Yplon (Chevy) Article 5(2) of the First Council Directive (89/104/EEC) of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks is to be interpreted as meaning that, in order to enjoy protection extending to non-similar products or services, a registered trade mark must be known by a significant part of the public concerned by the products or services which it covers. In examining whether this condition is fulfilled, the national court must take into consideration all the relevant facts of the case, in particular the market share held by the trade mark, the intensity, geographical extent and duration of its use, and the size of the investment made by the undertaking in promoting it.

9 Renomowany/Chevy ETS/Chevy 21. The German, Dutch and Swedish versions use words signifying that the trade mark must be 'known without indicating the extent of knowledge required, whereas the other language versions use the term 'reputation or expressions implying, like that term, at a quantitative level a certain degree of knowledge amongst the public. 22. That nuance, which does not entail any real contradiction, is due to the greater neutrality of the terms used in the German, Dutch and Swedish versions. Despite that nuance, it cannot be denied that, in the context of a uniform interpretation of Community law, a knowledge threshold requirement emerges from a comparison of all the language versions of the Directive. 23. It is only where there is a sufficient degree of knowledge of that mark that the public, when confronted by the later trade mark, may possibly make an association between the two trade marks, even when used for nonsimilar products or services, and that the earlier trade mark may consequently be damaged.

10 Intel Naruszenie praw do znaków renomowanych Naruszeniami, przed którymi renomowanym znakom towarowym przysługuje ochrona ustanowiona w art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy, są: po pierwsze, działanie na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, po drugie, działanie na szkodę renomy wcześniejszego znaku towarowego i po trzecie, czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku.

11 Renomowany/Intel Okoliczność, że: ETS C-252/07 INTEL (9,16,38,42) /INTELMARK (35) wcześniejszy znak towarowy dla pewnych określonych kategorii towarów i usług cieszy się dużą renomą i te towary i usługi nie są podobne lub nie są w znacznym stopniu podobne do towarów i usług, dla których został zarejestrowany późniejszy znak towarowy, i wcześniejszy znak towarowy jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług, i późniejszy znak towarowy przywodzi przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy, nie wystarczy, aby dowieść, że używanie późniejszego znaku towarowego powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działa lub może działać na ich szkodę w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy 89/104.

12 Renomowany/Intel przywodzi myśl, link, within the meaning of the judgment in Adidas Salomon and Adidas Benelux ( a link ), Istnienie takiego związku należy oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy (zob. w odniesieniu do art. 5 ust. 2 dyrektywy ww. wyroki w sprawach: Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 30; adidas i adidas Benelux, pkt 42). 42 Czynniki te mogą obejmować: stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami; charakter towarów lub usług, dla których kolidujące ze sobą znaki zostały zarejestrowane, w tym stopień pokrewności i różnic między tymi towarami lub usługami oraz dany krąg odbiorców; intensywność używania i renomę wcześniejszego znaku towarowego; stopień samoistnego lub uzyskanego w następstwie używania charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego; istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd.

13 Renomowany/Intel 44 Jeżeli chodzi o stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, im bardziej są one podobne, tym bardziej prawdopodobne jest, że późniejszy znak towarowy będzie, w odczuciu właściwego kręgu odbiorców, przywoływał na myśl wcześniejszy renomowany znak towarowy. Ma to miejsce a fortiori, gdy rozpatrywane znaki są identyczne.

14 Renomowany/Intel Artykuł 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że: używanie późniejszego znaku towarowego może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego renomowanego znaku towarowego, nawet jeśli ten ostatni nie jest niepowtarzalny; pierwsze użycie późniejszego znaku towarowego może wystarczyć, aby spowodować szkodę dla charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego; przedstawienie dowodu na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania późniejszego znaku towarowego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości. Konieczność wykazania zmiany rynkowej!

15 Renoma/wprowadzenie w błąd im bardziej znak towarowy jest znany wśród odbiorców, tym bardziej wzmocniony jest charakter odróżniający znaku Wyrok SO w W-wie Wydz. XXII, Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie sygn. akt XXII GWzt 5/06 (dostępny na stronie OHIM)

16 Renoma/wprowadzenie w błąd Renoma szkodzi przesłance wprowadzenia w błąd? Szybciej skojarzymy dane oznaczenie z oznaczeniem silnym, ale wolniej (trudniej) zostaniemy przez nie wprowadzeni w błąd Oznaczenia silne przyciągają skojarzenia, ale są na tyle silne, że odpychają ryzyko pomyłki Chronione są jednak przed naruszeniem renomy/reputacji ale to inna podstawa prawna Renomowana marka producenta dodana do znaku którym opatrzony jest produkt zwiększa jego odróżnialność Mniejsze ryzyko wprowadzenia w błąd przeciętnego odbiorcy niż w przypadku braku silnego znaku

17 ETS/TSUE Sprawa Google C-236/08 do C-238/08 (Wielka Izba) z dnia 23 marca 2010 Sprawa C-558/08 Portakabin Ltd, Portakabin BV przeciwko Primakabin BV C-278/08 Die BergSpechte Sprawa C-324/09 Ebay

18

19 Stan faktyczny Google oferuje odpłatną usługę odsyłania zwaną AdWords. Usługa ta umożliwia wszystkim przedsiębiorcom sprawienie, poprzez zastrzeżenie kilku słów kluczowych, że w razie zbieżności między tymi słowami a hasłem wpisanym przez internautę do wyszukiwarki ukaże się link reklamowy do ich strony. Na początku 2003 r. Vuitton stwierdziła, że w przypadku wprowadzenia przez internautę do wyszukiwarki Google wyrazów stanowiących jej znaki towarowe, w rubryce linków sponsorowanych wyświetlają się linki do stron oferujących podrobione wyroby Vuitton. Ustalono także, że Google oferował reklamodawcom możliwość nie tylko wyboru słów kluczowych odpowiadających znakom towarowym Vuitton, ale również wyboru tych słów w powiązaniu z wyrażeniami wiążącymi się z naśladownictwem, takimi jak imitacja i kopia. Vuitton pozwała Google, wnosząc powództwo o stwierdzenie, między innymi, że zachowanie to działała na szkodę jej znaków towarowych.

20 Stan faktyczny Google został uznany za winnego naruszenia przysługujących Vuitton praw do znaku towarowego wyrokiem tribunal de grande instance de Paris z dnia 4 lutego 2005 r. i następnie w postępowaniu odwoławczym wyrokiem cour d appel de Paris z dnia 28 czerwca 2006 r. Od tego ostatniego wyroku wniósł on skargę kasacyjną. W tych okolicznościach Cour de cassation postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z pytaniami prejudycjalnymi

21 Stan faktyczny 42 Bezsporne jest, że źródłem sporów w postępowaniach przed sądem krajowym jest użycie jako słów kluczowych w ramach usługi odsyłania w Internecie oznaczeń, które odpowiadają znakom towarowym, bez zgody ich właścicieli. Wspomniane słowa kluczowe zostały wybrane przez klientów podmiotu świadczącego usługę odsyłania, jednak zostały zaakceptowane i były przechowywane przez ten ostatni. Rzeczeni klienci zajmują się sprzedażą imitacji towarów właściciela danego znaku towarowego (sprawa C-236/08) lub są po prostu jego konkurentami (sprawy C-237/08 i C-238/08). Słowa kluczowe - wyborem klienta, ale przechowuje i usługę świadczy Google

22 Reklamodawca używa znaki Odnosząc się na wstępie do reklamodawcy nabywającego usługi odsyłania i dokonującego wyboru jako słowa kluczowego oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym należącym do innej osoby, należy stwierdzić, że w rozumieniu przytoczonego orzecznictwa używa on wspomnianego oznaczenia. 52 Z punktu widzenia reklamodawcy bowiem istotą i skutkiem wyboru słowa kluczowego identycznego ze znakiem towarowym jest wyświetlenie się linku reklamowego do strony, na której oferuje on do sprzedaży swe własne towary lub usługi. Ponieważ oznaczenie wybrane jako słowo kluczowe stanowi środek służący wywołaniu tego ogłoszenia reklamowego, nie można zaprzeczyć, że reklamodawca używa tego oznaczenia w kontekście swojej działalności handlowej, a nie w sferze prywatnej. Reklamodawca używa znak osoby trzeciej, Google nie używają

23 Google nie używa znaków Co się tyczy następnie podmiotu świadczącego usługę odsyłania, bezsporne jest, że prowadzi on działalność handlową i ma na celu uzyskanie korzyści gospodarczej, poprzez przechowywanie na potrzeby niektórych ze swych klientów oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi jako słów kluczowych i organizowanie na ich podstawie wyświetlania reklam. 54 Równie bezsporne jest też, że owe usługi nie są świadczone wyłącznie na rzecz właścicieli wspomnianych znaków lub podmiotów uprawnionych do sprzedaży towarów lub usług tych właścicieli, ale że przynajmniej w przypadku rozpatrywanych spraw są one świadczone także bez zgody właścicieli i na rzecz ich konkurentów lub naśladowców.

24 Google nie używa znaków 55 Z powyższych ustaleń wynika, że umożliwiając reklamodawcom wybór oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi jako słów kluczowych, przechowując te oznaczenia i wyświetlając na ich podstawie reklamy swych klientów, podmiot świadczący usługę odsyłania działa w obrocie handlowym, ustalenia te nie wskazują jednak na to, by usługodawca ten sam używał tych oznaczeń w rozumieniu art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/ Wniosku tego nie podważa fakt, że wspomniany usługodawca pobiera wynagrodzenie za używanie wspomnianych oznaczeń przez swych klientów. Fakt stworzenia technicznych warunków niezbędnych do używania oznaczenia i pobierania za tę usługę wynagrodzenia nie oznacza bowiem, że podmiot świadczący taką usługę sam używa wspomnianego oznaczenia. Tworzenie technicznych warunków i pobieranie opłat nie jest tożsame z używaniem znaku

25 Wpływ na funkcje znaku 76 Z przytoczonego powyżej orzecznictwa wynika, że właściciel znaku towarowego nie może sprzeciwić się używaniu oznaczenia identycznego z owym znakiem, jeżeli używanie to nie jest w stanie negatywnie wpłynąć na żadną z funkcji pełnionych przez ten znak (ww. wyroki: w sprawie Arsenal Football Club, pkt 54; w sprawie L Oréal i in., pkt 60). 77 Wspomniane powyżej funkcje obejmują nie tylko podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług (zwaną dalej funkcją wskazania pochodzenia ), lecz również inne jego funkcje, takie jak w szczególności funkcja polegająca na zagwarantowaniu jakości tych towarów lub usług czy też funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa (ww. wyrok w sprawie L Oréal i in., pkt 58). Nie ma naruszenia bo nie ma negatywnego wpływu na funkcje znaku

26 Funkcja reklamowa Właściciel znaku aby jego reklama była wyświetlona jako pierwsza musi przelicytować inne podmioty używające jego znaku 95 Owe następstwa używania przez osoby trzecie oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym nie wpływają jednak same w sobie negatywnie na pełnioną przez znak funkcję reklamową. 97 Z powyższych ustaleń wynika, że gdy internauta wprowadza jako wyszukiwane hasło nazwę znaku, strona właściciela tego znaku ukaże się w wykazie naturalnych rezultatów wyszukiwania, i to zwykle na jednej z pierwszych pozycji tej listy. Takie wyświetlenie, które jest ponadto bezpłatne, zapewnia, że towary lub usługi właściciela znaku stają się widoczne dla internauty, niezależnie od tego, czy owemu właścicielowi udało się osiągnąć, by jego reklama była również wyświetlana, na jednej z pierwszych pozycji, w rubryce linki sponsorowane. 98 Mając na względzie powyższe okoliczności, należy stwierdzić, że używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym należącym do innej osoby w ramach takiej usługi odsyłania jak będąca przedmiotem postępowań przed sądem krajowym nie może negatywnie wpływać na pełnioną przez znak funkcję reklamową. Przepłacanie za własną reklamę nie szkodzi funkcji reklamowej

27 Google nie używa znaków 105 W związku z powyższym na drugie pytanie w sprawie C-236/08 należy odpowiedzieć, że podmiot świadczący usługę odsyłania w Internecie, który przechowuje oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym cieszącym się renomą jako słowo kluczowe i organizuje na jego podstawie wyświetlanie reklam, nie używa rzeczonego oznaczenia w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 lub art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

28 Sentencja Artykuł 5 ust. 1 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania reklamodawcy reklamowania według słowa kluczowego identycznego z tym znakiem, które ów reklamodawca wybrał bez zgody wspomnianego właściciela w ramach usługi odsyłania w Internecie, towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których rzeczony znak został zarejestrowany, jeżeli reklama ta nie pozwala lub z trudnością pozwala przeciętnemu internaucie na zorientowanie się, czy towary lub usługi, których ona dotyczy, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej. Reklamodawcy można zakazać gdy wprowadza w błąd

29 Portakabin WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba) z dnia 8 lipca 2010 r C-558/08 Portakabin Ltd, Portakabin BV przeciwko Primakabin BV Primakabin sprzedaje używane produkty Portakabin Primakabin wybrała w ramach usługi odsyłania AdWords słowa kluczowe portakabin, portacabin, portokabin i portocabin.

30 Sądy różnie orzekają 18 W dniu 6 lutego 2006 r. Portakabin pozwała Primakabin do voorzieningenrechter te Amsterdam (sądu orzekającego w przedmiocie środków tymczasowych w Amsterdamie) w postępowaniu zabezpieczającym z wnioskiem o nakazanie Primakabin pod groźbą kary grzywny zaprzestania jakiegokolwiek używania oznaczeń odpowiadających znakowi towarowemu PORTAKABIN, w tym słów kluczowych portakabin, portacabin, portokabin i portocabin. 19 Orzeczeniem z dnia 9 marca 2006 r. voorzieningenrechter te Amsterdam oddalił żądanie Portakabin. Uznał on, że Primakabin nie używała słowa portakabin w celu odróżnienia towarów. Ponadto nie czerpała nienależnych korzyści ze spornego używania. Primakabin używała bowiem słowa portakabin w celu skierowania zainteresowanych na jej stronę internetową, na której oferuje do sprzedaży używane portakabiny. 20 Od tego wyroku Portakabin wniosła odwołanie do Gerechtshof te Amsterdam. Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2006 r. Gerechtshof uchylił zaskarżony wyrok i orzekł zakaz posługiwania się przez Primakabin ogłoszeniem reklamowym zawierającym określenie używane portakabiny oraz nakazał Primakabin, aby przy używaniu słowa kluczowego portakabin i jego wariantów utworzyła bezpośredni link na jej stronę internetową, jednak różną od tej, na której oferowane są do sprzedaży moduły produkowane przez Portakabin.

31 Post Google Artykuł 5 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, zmienionej Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r., należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania reklamodawcy zamieszczania, według słowa kluczowego identycznego ze wspomnianym znakiem lub do niego podobnego, które ów reklamodawca wybrał bez zgody właściciela w ramach usługi odsyłania w Internecie, reklamy towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których rzeczony znak został zarejestrowany, jeżeli reklama ta nie pozwala lub z trudnością pozwala przeciętnemu internaucie na zorientowanie się, czy reklamowane towary lub usługi pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej.

32 Użycie informacyjne? Artykuł 6 dyrektywy 89/104, zmienionej Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r., należy interpretować w ten sposób, że jeżeli używanie przez reklamodawców oznaczeń identycznych z danym znakiem towarowym lub do niego podobnych jako słów kluczowych w ramach usługi odsyłania w Internecie może zostać zakazane na podstawie art. 5 tej dyrektywy, to tacy reklamodawcy nie mogą co do zasady powoływać się na wyjątek ustanowiony w art. 6 ust. 1 wspomnianej dyrektywy celem uniknięcia takiego zakazu. Do sądu krajowego należy jednak ustalenie, na podstawie okoliczności właściwych danej sprawie, czy faktycznie nie miało miejsca używanie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) rzeczonej dyrektywy, które można by uznać za zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle. Sąd krajowy określi czy używanie miało informacyjny charakter czy nie

33 Użycie informacyjne? 65 Sąd krajowy powinien zbadać, czy używanie przez Primakabin oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym PORTAKABIN objęte jest w przypadku towarów oferowanych internautom przez tę spółkę hipotezą art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 w przedstawionym powyżej znaczeniu. 66 Gdyby sąd krajowy uznał, że w zawisłej przed nim sprawie mamy do czynienia z jednym z rodzajów używania objętego zakresem stosowania art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) dyrektywy 89/104, to powinien on na koniec zweryfikować, czy spełniona jest przesłanka nakazująca, by dane oznaczenie było używane zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle. Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że w sytuacji opisanej w pkt 54 i 68 niniejszego wyroku reklamodawca nie może co do zasady podnosić, że działał zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle. Primakabin wybrał do Adwords znaki konkurencyjne

34 Wyczerpanie praw Dotychczasowe orzecznictwo Trybunału pozwala na informacyjne posłużenie się cudzym znakiem towarowym w obrocie towarami, których prawa się wyczerpały po wprowadzeniu do obrotu Chyba, że jest uzasadniony powód zakazania, np. oznaczenia mogą naruszać renomę znaku (wyroki Dior, BMW) Naruszają renomę, gdy np. są tak prezentowane że wskazują na powiązania z uprawnionym

35 Wyczerpanie praw Artykuł 7 dyrektywy 89/104, zmienionej Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r., należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania reklamodawcy zamieszczania, w przypadku wpisania do wyszukiwarki oznaczenia identycznego ze wspomnianym znakiem lub do niego podobnego, które ów reklamodawca wybrał bez zgody właściciela jako słowo kluczowe w ramach usługi odsyłania w Internecie, reklamy dotyczącej dalszej sprzedaży towarów używanych, wytworzonych i wprowadzonych do obrotu w EOG przez owego właściciela lub za jego zgodą, chyba że istnieją uzasadnione powody w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104, które motywują sprzeciw tego właściciela, na przykład gdy takie używanie skłania do myślenia, że między sprzedawcą a właścicielem znaku towarowego istnieją powiązania gospodarcze, lub gdy takie używanie w istotny sposób narusza renomę znaku towarowego. Niedozwolone - gdy jest wrażenie powiązań gospodarczych lub szkoda na renomie

36 Wyczerpanie praw De-branding Co się tyczy drugiego ze wspomnianych elementów, Portakabin zwróciła uwagę, że Primakabin usunęła ze sprzedawanych przez siebie przenośnych systemów budowlanych znak towarowy PORTAKABIN i zastąpiła go wzmianką Primakabin. Bez rozstrzygnięcia w C-348/04 Boehringer

37 De-branding 21a ust. 9. ustawy Prawo farmaceutyczne namiastka debrandingu Podmiot uprawniony do importu równoległego może wprowadzać produkt importowany równolegle do obrotu pod nazwą: 1) stosowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 2) stosowaną w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z którego produkt leczniczy jest sprowadzany, albo 3) powszechnie stosowaną lub naukową opatrzoną znakiem towarowym lub nazwą podmiotu uprawnionego do importu równoległego.

38 Używane Sąd krajowy, do którego należy przeprowadzenie oceny, czy w zawisłej przed nim sprawie istnieją takie uzasadnione powody: nie może stwierdzić tylko ze względu na to, że reklamodawca używa znaku towarowego należącego do innej osoby z dodaniem określeń wskazujących na to, że dany towar jest przedmiotem dalszej sprzedaży, takich jak używany lub z drugiej ręki iż ogłoszenie reklamowe skłania do myślenia, że między sprzedawcą a właścicielem znaku towarowego istnieją powiązania gospodarcze lub że w istotny sposób narusza ono renomę tego znaku; jest zobowiązany stwierdzić, że taki uzasadniony powód istnieje, jeżeli sprzedawca usuwa bez zgody właściciela znaku towarowego, którego używa w ramach reklamy własnej działalności handlowej, wzmiankę o tym znaku zamieszczoną na towarach wytworzonych i wprowadzonych do obrotu przez wspomnianego właściciela i zastępuje ją etykietą, na której widnieje nazwa tego sprzedawcy, zatajając w ten sposób rzeczony znak, oraz

39 Sprzedaż innych marek jest zobowiązany stwierdzić, że sprzedawcy specjalizującemu się w dalszej sprzedaży używanych towarów oznaczonych znakiem towarowym należącym do innej osoby nie można zakazać używania owego znaku do celów poinformowania odbiorców o jego własnej działalności, która obejmuje, poza sprzedażą używanych towarów tej marki, sprzedaż innych towarów używanych, chyba że dalsza sprzedaż tych innych towarów może ze względu na swój rozmiar, sposób przedstawienia lub złą jakość istotnie naruszyć wizerunek znaku towarowego, który właścicielowi udało się dla niego wykreować. Sprzedaż innych marek OK. o ile istotnie na narusza wizerunku znaku towarowego

40 Znaki a reklamy portali aukcyjnych i podobnych - ebay

41

42 OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO N. JÄÄSKINENA przedstawiona w dniu 9 grudnia 2010 r.(1) Sprawa C-324/09 L Oréal SA Lancôme parfums et beauté & Cie Laboratoire Garnier & Cie L Oréal (UK) Limited przeciwko ebay International AG ebay Europe SARL ebay (UK) Limited

43 Stan faktyczny Głównym powodem podjęcia przez L Oréal działań w tej sprawie jest handel różnymi podróbkami jej towarów na rynku elektronicznym ebay. Dla L Oréal sytuację pogarsza fakt, że niektóre towary nie są przeznaczone do sprzedaży w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), jednak w końcu tam trafiają poprzez sprzedaż w ebay. Niektóre produkty kosmetyczne są sprzedawane bez oryginalnego opakowania. Zdaniem L Oréal, dokonując zakupu słów kluczowych, ebay przyciąga klientów do swojego elektronicznego rynku w celu zakupu towarów opatrzonych należącymi do L Oréal znakami towarowymi z naruszeniem przysługujących jej praw do tych znaku.

44 Testery nie są w obrocie 1) W przypadku gdy nieprzeznaczone do sprzedaży konsumenckiej testery i opakowania zbiorcze, z których można pobierać próbki, są dostarczane bezpłatnie autoryzowanym dystrybutorom właściciela znaku towarowego, towary takie nie zostały wprowadzone do obrotu w rozumieniu art. 7 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych oraz art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

45 Zewnętrzna opakowanie 70. W przypadku gdy stan towarów opatrzonych znakiem towarowym zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu, właściciel znaku towarowego ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi tym towarem w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104. Ocena, czy mamy do czynienia z negatywnym wpływem na oryginalny stan produktu zazwyczaj skupia się na stanie produktu wewnątrz opakowania(43). 71. Jednakże w mojej opinii nie można wykluczyć, że w przypadku towarów takich jak luksusowe kosmetyki zewnętrzne opakowanie produktu może być postrzegane jako część stanu produktu z uwagi na jego szczególną estetykę obejmującą używanie znaku towarowego. W takich przypadkach właściciel znaku towarowego jest uprawniony do sprzeciwu wobec dalszego obrotu odpakowanymi towarami 73. Po pierwsze, należy pamiętać, że zgodnie z art. 7 dyrektywy 89/104 główną zasadą jest zasada wyczerpania. W związku z tym możliwość sprzeciwu właściciela znaku towarowego wobec dalszego obrotu jego towarami po tym, kiedy osiągnął już korzyści wynikające z ekonomicznej wartości związanej ze znakiem towarowym w odniesieniu do tych towarów, należy interpretować w sposób ścisły. Zewnętrzne opakowanie istotna część stanu produktu Zasadą wyczerpanie. Wyjątki interpretacja w sposób ścisły

46 Ebay używa znaki 91. W wypadku pierwszych pięciu z sześciu przesłanek wymienionych w pkt 63 powyżej sytuacja jest następująca. Co się tyczy pierwszej z tych przesłanek, wszystkie strony z wyjątkiem ebay wydają się zgodne, że pojawienie się w linkach sponsorowanych omawianych oznaczeń zakupionych jako słowa kluczowe, które są identyczne ze znakami towarowymi, stanowi używanie w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104. W świetle orzeczenia w sprawie Google France i Google nie widzę miejsca dla wątpliwości co do tego, że ebay używa oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi, wybierając i kupując je jako słowa kluczowe od podmiotu świadczącego odpłatną usługę odsyłania z myślą o ich wyświetlaniu w linkach sponsorowanych w razie wpisania przez internautę danego oznaczenia w odpowiednie miejsce na stronie wyszukiwarki. Ebay w tej sprawie jest reklamodawcą ebay używa zlecając, Google nie używa znaków

47 Towary spoza EOG 110. Ponadto w przypadku towarów nieopakowanych lub spoza EOG nie ma możliwości naruszenia funkcji wskazania pochodzenia. Są to oryginalne towary L Oréal niezależnie od tego, czy ich oferta sprzedaży narusza prawa do znaku towarowego L Oréal, czy też nie. W odniesieniu do towarów podrobionych ocena ta jest odmienna.

48 Szkoda na renomie Tym, co może zaszkodzić renomie znaku towarowego jest brak istotnych informacji dla konsumentów, wymaganych przez zharmonizowane normy europejskie, nie zaś konsekwencje ustanawiane w takich przypadkach przez prawo krajowe państw członkowskich względem handlowców. Brak informacji wymaganych prawem może szkodzić renomie

49 Wyczerpanie 2), 3) i 4) W sytuacji gdy zewnętrzne opakowanie zostało usunięte z perfum i kosmetyków bez zgody właściciela znaku towarowego, właściciel znaku towarowego ma prawo do sprzeciwu wobec dalszego obrotu odpakowanymi towarami w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, jeżeli w wyniku usunięcia zewnętrznego opakowania towary nie są opatrzone danymi wymaganymi na podstawie art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych lub jeżeli usunięcie zewnętrznego opakowania może być uznane za zmianę lub pogorszenie stanu towarów, lub jeżeli dalszy obrót szkodzi lub może szkodzić wizerunkowi towarów i tym samym renomie znaku towarowego. W okolicznościach sprawy przed sądem krajowym skutek taki może być przedmiotem domniemania, chyba że oferta dotyczy jednego lub kilku przedmiotów oferowanych przez sprzedawcę, który w sposób oczywisty nie działa w ramach obrotu handlowego. Prawo które się wyczerpało reaktywuje się, gdy usunięte zostaje zewnętrzne opakowanie produktu luksusowego

50 Ebay używa znaki 5) W przypadku gdy przedsiębiorca obsługujący rynek elektroniczny nabywa od operatora wyszukiwarki możliwość korzystania z oznaczenia, które jest identyczne z zarejestrowanym znakiem towarowym, jako słowa kluczowego, tak że oznaczenie to jest wyświetlane użytkownikowi przez wyszukiwarkę w sponsorowanym linku do witryny operatora rynku elektronicznego, wyświetlenie tego oznaczenia w linku sponsorowanym stanowi używanie oznaczenia w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94.

51 Używa ale nie odpowiada 6) Jeżeli kliknięcie na link sponsorowany, o którym mowa w pkt 5 powyżej, powoduje przekierowanie użytkownika bezpośrednio do reklam lub ofert sprzedaży towarów identycznych z tymi, dla których zarejestrowany jest znak towarowy, pod oznaczeniem umieszczonym w witrynie przez osoby trzecie, z których to towarów niektóre naruszają znak towary, a inne nie naruszają znaku towarowego ze względu na odmienny status danych towarów, okoliczność taka stanowi używanie oznaczenia przez operatora rynku elektronicznego dla towarów naruszających prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, jednak nie wywiera negatywnego wpływu na funkcje znaku towarowego, pod warunkiem że rozsądny przeciętny konsument rozumie, na podstawie informacji zawartych w linku sponsorowanym, że operator rynku elektronicznego przechowuje w swoim systemie reklamy lub oferty sprzedaży zamieszczone przez osoby trzecie. Użycie znaku przez ebay nie ma negatywnego wpływu na funkcje znaku towarowego

52 Reklama do konsumenta 7) Jeżeli towary oferowane do sprzedaży na rynku elektronicznym nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu w EOG przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą, dla stosowania prawa wyłącznego przyznanego przez krajowy lub wspólnotowy znak towarowy wystarczające jest jednak wykazanie, że reklama skierowana jest do konsumentów na obszarze, dla którego zastrzeżono znak towarowy. 8) Jeżeli używanie zaskarżone przez właściciela znaku towarowego polega na wyświetlaniu oznaczenia w witrynie samego operatora rynku elektronicznego, a nie w linku sponsorowanym na stronie operatora wyszukiwarki, oznaczenie to nie jest używane przez operatora rynku elektronicznego dla towarów stanowiących naruszenie w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 oraz art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94.

53 Nakaz na operatora witryny 9) c) Z wiarygodnymi wiadomościami o bezprawnym charakterze działalności lub informacji lub wiedzą o stanie faktycznym lub okolicznościach w rozumieniu art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31 mamy do czynienia wówczas, gdy operator rynku elektronicznego wie, że towary były reklamowane, oferowane do sprzedaży i sprzedawane w jego witrynie z naruszeniem zarejestrowanego znaku towarowego i że te zarejestrowane znaki towarowe prawdopodobnie nadal będą naruszane w odniesieniu do tych samych lub podobnych towarów przez tego samego użytkownika witryny. 10) W przypadku gdy usługi pośrednika takiego jak operator witryny były wykorzystywane przez osobę trzecią do naruszania zarejestrowanego znaku towarowego, art. 11 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej wymaga, aby państwa członkowskie zapewniły, by właściciel znaku towarowego mógł domagać się nałożenia na pośrednika skutecznego, proporcjonalnego i odstraszającego nakazu mającego na celu zapobieżenie kontynuacji lub ponawianiu tego naruszenia przez osobę trzecią.

54 Dziękuję za uwagę!