Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie. Zarządzanie IP.

Transkrypt

1 Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie. Zarządzanie IP. Piotr Zakrzewski Kraków, 7 listopada 2013 r., Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2 Własność przemysłowa PRZEDMIOT WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PRAWO WYŁĄCZNE OKRES OCHRONY (w latach) wynalazek patent 20 * wzór użytkowy prawo ochronne 10 topografie układów scalonych prawo z rejestracji 10 wzór przemysłowy prawo z rejestracji 25 znak towarowy prawo ochronne 10 (możliwość przedłużania) oznaczenie geograficzne prawo z rejestracji bezterminowo *produkty lecznicze oraz produkty ochrony roślin - dodatkowe prawo ochronne (SPC) maksymalnie do 5 lat

3 Prawa własności przemysłowej Zasada terytorialności Prawa wyłączne do większości rodzajów własności przemysłowej powstają na mocy decyzji urzędów patentowych i obowiązują na terytorium kraju, który tych praw udzielił. Prawa wyłączne udzielane w różnych krajach są od siebie niezależne i podlegają ustawodawstwu kraju, który te prawa przyznał. We wszystkich państwach-stronach Konwencji osoby zagraniczne są w sprawach ochrony własności przemysłowej traktowane tak samo, jak osoby krajowe.

4 Prawa własności przemysłowej Zasada pierwszeństwa konwencyjnego Każdemu, kto dokona prawidłowego zgłoszenia dotyczącego udzielenia praw wyłącznych w jednym z państw-stron Konwencji, przysługuje pierwszeństwo przy ubieganiu się o ochronę w innych państwachstronach Konwencji, o ile zgłoszenia w innym kraju dokona w terminach: 12 miesięcy dla wynalazków i wzorów użytkowych, 6 miesięcy dla wzorów przemysłowych i znaków towarowych.

5 Prawa własności przemysłowej Zasada pierwszeństwa zasada first to file zasada first to invent Prawo uzyskania ochrony przysługuje osobom fizycznym/ prawnym, które pierwsze dokonają zgłoszenia Prawo uzyskania ochrony przysługuje temu, kto pierwszy opracował dane rozwiązanie techniczne, niezależnie od tego, czy zostało ono zgłoszone jako pierwsze (konieczność posiadania oznaczonych, datowanych dokumentów z przebiegu prac b+r)

6 Prawa własności przemysłowej są zbywalne i podlegają dziedziczeniu do przeniesienia praw własności przemysłowej wymagane jest zachowanie formy pisemnej umowy pod rygorem nieważności przeniesienie praw staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu do właściwego rejestru do przenoszenia praw służą umowy nazwane prawa cywilnego: sprzedaż praw, zamiana praw oraz darowizna.

7 Wynalazek zdolność patentowa Wynalazek, by uzyskać ochronę patentową, musi posiadać charakter techniczny oraz cechować się : nowością w skali światowej poziomem wynalazczym (nieoczywistością) przemysłową stosowalnością Segway najpopularniejszy wynalazek amerykańskiego przedsiębiorcy Deana Kamena, właściciela ponad 130 patentów Odzież specjalna dla pirotechników Firma Moratex z Łodzi

8 Wynalazek wytwór materialny: bezpostaciowy np. związek chemiczny lub środek spożywczy ukształtowany przestrzennie np. urządzenie sposób wytwarzania produktów materialnych nowe zastosowanie

9 Wynalazek Za wynalazki nie uważa się: odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych, wytworów o charakterze jedynie estetycznym, planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier, wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wskazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki, programów do maszyn cyfrowych, przedstawienia informacji.

10 Wynalazek zdolność patentowa Pozbawione zdolności patentowej są: wynalazki, z których korzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; sposoby diagnostyki lub leczenia ludzi oraz zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi.

11 Patent Patent udzielany jest na wynalazek. Czas ochrony patentowej wynosi 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku. W celu uzyskania patentu należy: przeprowadzić poszukiwania w światowym stanie techniki (zarówno w literaturze patentowej jak i niepatentowej) przygotować dokumentację zgłoszeniową dokonać zgłoszenia w odpowiednim urzędzie patentowym

12 Patent o Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP. o Patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu. o Uprawniony z patentu może udzielać licencji. o Umowy o przeniesieniu patentu lub udzieleniu licencji wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Stają się one skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu do rejestru UPRP.

13 Procedury patentowe: KRAJOWA - przed Urzędem Patentowym RP - przed urzędami ds. własności przemysłowej poszczególnych państw REGIONALNA w Europie w ramach Europejskiej Organizacji Patentowej MIĘDZYNARODOWA w ramach Układu waszyngtońskiego o współpracy patentowej (Patent Cooperation Treaty - PCT)

14 WZÓR UŻYTKOWY TOPOGRAFIE UKŁADÓW SCALONYCH rozwiązanie o charakterze technicznym nowe i użyteczne, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia elementów niepołączonych konstrukcyjnie przedmiotu o trwałej postaci. Rower wodny Kategoria, numer i data zgłoszenia: UZY: (21) , (22) Kategoria i numer ochrony: UZY: (11) 61586

15 Wzór przemysłowy jest to nowa i posiadająca indywidualny charakter (oryginalność) postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. Krzesło Piórka, Jan Kurzątkowski spółdzielnia Ład źródło:

16 Znak towarowy Oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

17 Znak towarowy - zasada specjalizacji Znaki towarowe zastrzega się dla konkretnych towarów lub usług, które są przyporządkowane do specjalnych klas wg. międzynarodowej klasyfikacji (tzw. klasyfikacja nicejska). Według obowiązującej obecnie dziewiątej edycji tej klasyfikacji istnieją 34 klasy towarowe i 11 klas usługowych. Dokonując zgłoszenia należy obowiązkowo zamieścić w składanym formularzu wykaz towarów lub usług oraz wskazać odpowiednie klasy towarowe lub usługowe na podstawie klasyfikacji nicejskiej.

18

19 Oznaczenia geograficzne oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru.

20 Instytucje wspierające działania ochronne Urząd Patentowy RP Al. Niepodległości 188/192; Warszawa Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization in the Internal Market OHIM/OAMI) Europejska Organizacja Patentowa (European Patent Office - EPO) Polska Izba Rzeczników Patentowych Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization WIPO)

21 Zarządzanie IP

22 Zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych dokonane przez podmioty krajowe w 2012 roku* 20% % szkoły wyższe i inne placówki naukowe podmioty gospodarcze 39% 2083 osoby fizyczne Patenty i prawa ochronne udzielone podmiotom krajowym w 2012 roku* 14% 323 *według pierwszego zgłaszającego 34% %

23 - czym jest zarządzanie IP? - czy różni się ono od klasycznego zarządzania dobrami materialnymi? - czy warto zarządzać IP?

24 Zarządzanie wiedzą w organizacji CZAS! Źródło: W. Kotarba, Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, Warszawa 2006, s. 84

25 Identyfikacja wiedzy kapitał społeczny innowacje: produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe prawa wyłączne na przedmioty własności przemysłowej prawa autorskie i prawa pokrewne know how itd.

26 Identyfikacja wiedzy rola audytu IDENTYFIKACJA POSIADANEJ WIEDZY IDENTYFIKACJA LUK (TWORZENIE I OCHRONA)

27 CZAS! Źródło: W. Kotarba, Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, Warszawa 2006, s. 84

28 Badania patentowe - rodzaje badanie zdolności patentowej lub ochronnej badanie czystości prawnej badanie polityki patentowej podmiotów konkurencyjnych

29 Badanie zdolności ochronnej

30 Rola rzecznika patentowego We właściwym zabezpieczeniu praw własności intelektualnej szkoły wyższej, w szczególności praw własności przemysłowej, konieczna jest pomoc rzecznika patentowego. Jednostki naukowe mogą korzystać zarówno z pomocy rzeczników patentowych zatrudnionych w jednostkach, jak i wyspecjalizowanych kancelarii zewnętrznych. Należy pamiętać, że wynalazki powstają w różnych dziedzinach techniki, co wymaga specjalizacji rzeczników patentowych.

31 Rola rzecznika patentowego może pomóc: przeprowadzić badania patentowe; w korzystaniu z informacji patentowej; w opracowaniu dokumentacji zgłoszeniowej np. wynalazku; w poszukiwaniach partnera zewnętrznego, uczestniczyć w negocjacjach, zredagować umowę z partnerem zewnętrznym i optymalnie zabezpieczyć prawa szkoły wyższej; prowadzić wykłady dotyczące ochrony własności intelektualnej. Rzecznik patentowy jest doradcą Dyrektora Instytutu w sprawach ochrony własności przemysłowej i zarządzania prawami wyłącznymi.

32 BADANIE ZDOLNOŚCI MARKETINGOWEJ DLACZEGO BADANIA RYNKU SĄ WAŻNE DLA KOMERCJALIZACJI ROZWIĄZANIA? o o o o POZWALAJĄ OCENIĆ RYNKOWE SZANSE PRODUKTU POMAGAJĄ ZDEFINIOWAĆ DOCELOWY KRĄG ODBIORCÓW (ZOB. PODEJŚCIE USER DRIVEN INNOVATION) WSPOMAGAJĄ KAMPANIĘ REKLAMOWĄ MINIMALIZUJĄ RYZYKO PORAŻKI

33 WYCENA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH - CELE Transakcyjny Przeniesienie praw majątkowych lub licencjonowanie Zabezpieczenie kredytu, pozyskanie finansowania Bilansowy Aktualizacja wartości prawa majątkowego Identyfikacja i wycena składników złożonych aktywów Podatkowy Transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi Ulgi podatkowe Strategiczny Zarządzanie portfelem IP Proces sądowy Uzasadniona wielkość roszczeń z tytułu naruszeń patentu Źródło: prezentacja A. Podszywałowa,

34 WYCENA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH METODY wartość księgowa a wartość rynkowa generowanie przychodów: - w drodze ich używania - licencjonowanie - zakaz używania przez osoby trzecie (monopol). METODY - rynkowa poprzez porównywanie - dochodowa przewidywanie przyszłych przepływów pieniężnych - kosztowa: koszt historyczny, wytworzenia lub substytucji.

35 CZAS! Źródło: W. Kotarba, Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, Warszawa 2006, s. 84

36 POZYSKIWANIE WIEDZY CHRONIONEJ o PRZYGOTOWANIE ZGŁOSZEŃ DO OCHRONY o PRZEPROWADZENIE PROCEDUR UZYSKIWANIA OCHRONY W TRYBIE REJESTRACJI o USTALENIE ZASAD ZACHOWANIA POUFNOŚCI Na podstawie: W. Kotarba, Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, Warszawa 2006, s. 84

37 CZAS! Źródło: W. Kotarba, Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, Warszawa 2006, s. 84

38 Umowy licencyjne umowa licencyjna wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej licencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia patentu. Strony mogą przewidzieć dłuższy okres obowiązywania umowy w zakresie postanowień innych niż licencja, obejmujących w szczególności odpłatne świadczenia konieczne do korzystania z wynalazku. licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego. Uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może na równi z uprawnionym z patentu dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej.

39 Umowy licencyjne jeżeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjodawca jest obowiązany do przekazania licencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku. w razie przejścia patentu obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego. do umowy o korzystanie z wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym, na który nie udzielono jeszcze patentu, jak również do umowy o korzystanie z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy, stosuje się odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej, chyba że strony postanowiły inaczej. Jeżeli umowa o wykonanie prac badawczych lub inna podobna umowa nie stanowi inaczej, domniemywa się, że wykonawca prac udzielił zamawiającemu licencji na korzystanie z wynalazków zawartych w przekazanych wynikach prac (licencja dorozumiana).

40 Rodzaje licencji licencja ograniczona - w umowie licencyjnej można ograniczyć korzystanie z wynalazku licencja pełna - jeżeli w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu korzystania z wynalazku, licencjobiorca ma prawo korzystania z wynalazku w takim samym zakresie jak licencjodawca licencja niewyłączna - jeżeli umowa licencyjna nie zastrzega wyłączności korzystania z wynalazku w określony sposób, udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza możliwości udzielenia licencji innym osobom, a także jednoczesnego korzystania z wynalazku przez uprawnionego z patentu sublicencja - uprawniony z licencji może udzielić dalszej licencji (sublicencja) tylko za zgodą uprawnionego z patentu; udzielenie dalszej sublicencji jest niedozwolone

41 Rodzaje licencji licencja otwarta licencja otwarta - uprawniony z patentu może złożyć w Urzędzie Patentowym oświadczenie o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z jego wynalazku. Oświadczenie takie nie może zostać odwołane ani zmienione. w razie złożenia oświadczenia o gotowości udzielenia licencji otwartej, opłaty okresowe za ochronę wynalazku zmniejsza się o połowę. Przepis ten stosuje się również do jednorazowej opłaty za ochronę lub do pierwszej opłaty okresowej, jeżeli ta zmniejszona opłata wpłynie wraz z oświadczeniem najpóźniej w wyznaczonym terminie.

42 Rodzaje licencji licencja otwarta licencja otwarta jest pełna i niewyłączna, a opłata licencyjna nie może przekraczać 10 % korzyści uzyskanych przez licencjobiorcę w każdym roku korzystania z wynalazku, po potrąceniu nakładów. licencję otwartą uzyskuje się przez: zawarcie umowy licencyjnej albo przystąpienie do korzystania z wynalazku bez podjęcia rokowań lub przed ich zakończeniem; w tym przypadku licencjobiorca jest obowiązany zawiadomić o tym pisemnie licencjodawcę w terminie miesiąca od chwili przystąpienia do korzystania z wynalazku. jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca uiszcza maksymalną opłatę w terminie miesiąca po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w którym licencjobiorca korzystał z wynalazku, chyba że oświadczenie licencjodawcy przewiduje niższą opłatę.

43 Rodzaje licencji licencja przymusowa Urząd Patentowy może udzielić zezwolenia na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej osoby, gdy: jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, w szczególności w dziedzinie obronności, porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony środowiska naturalnego; zostanie stwierdzone, że patent jest nadużywany, lub zostanie stwierdzone, że uprawniony z patentu udzielonego z wcześniejszym pierwszeństwem (patentu wcześniejszego) uniemożliwia, nie godząc się na zawarcie umowy licencyjnej, zaspokojenie potrzeb rynku krajowego przez stosowanie opatentowanego wynalazku (patent zależny), z którego korzystanie wkraczałoby w zakres patentu wcześniejszego; w tym przypadku uprawniony z patentu wcześniejszego może żądać udzielenia mu zezwolenia na korzystanie z wynalazku będącego przedmiotem patentu zależnego (licencja wzajemna).

44 RYZYKO ZWIĄZANE Z WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ możliwość wystąpienia negatywnego lub niepożądanego wydarzenia związanego bezpośrednio lub pośrednio z naruszeniem praw własności intelektualnej. Niektóre rodzaje ryzyka dotyczące własności intelektualnej: ryzyko związane z piractwem intelektualnym ryzyko wyprzedzenia w uzyskaniu ochrony przez inny podmiot ryzyko dotyczące zarządzania własnością intelektualną ryzyko związane z utratą dobrego imienia (reputacji) ryzyko ujawnienia tajemnicy ryzyko sądowo-administracyjne MNIEJSZA FIRMA WIĘKSZA SKŁONNOŚĆ DO RYZYKA

45 KOSZTY ZARZĄDZANIA IP koszty opracowania i wdrożenia strategii zarządzania w zakresie ochrony IP; koszty wizyt i rozpoznania sytuacji na miejscu na rynkach docelowych; koszty usług prawnych związanych z rejestracją praw wyłącznych (prawnik, rzecznik patentowy); koszty rejestracji przedmiotów IP na różnych rynkach; koszty czasowe koncentracja zarządu na ochronie IP (koszty alternatywne); koszty sporów prawnych pozasądowych (np. arbitraż); koszty prawne procesowe (sądowe);

46 KOSZTY ZARZĄDZANIA IP a także koszty budowy i utrzymania systemu kontroli przepływu informacji; koszty komunikacji z rynkiem ogłoszenia prasowe i przesyłanie informacji do kluczowych klientów; koszty ubezpieczenia przed ryzykami; koszty audytu systemu kontroli (dla celów ubezpieczenia); koszt monitoringu ryzyk; koszty budowy efektywnego systemu kontroli; koszty utrzymania efektywnego systemu kontroli.

47 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI wzmacnia pozycję na rynku i przewagę konkurencyjną oraz stanowi zachętę do innowacyjności i kreatywności stanowi istotny składnik majątku, w tym zwiększa dochody i umożliwia zwrot nakładów inwestycyjnych ułatwia komercjalizację i transfer technologii (umowy o przeniesieniu praw; umowy licencyjne) podnosi prestiż, kształtuje atrakcyjny wizerunek zwiększa pewność obrotu, zmniejszając ryzyko naruszeń oraz ułatwia dochodzenie roszczeń wobec nieuczciwych konkurentów

48 Podnoszenie świadomości IP Konferencje, seminaria, warsztaty, szkolenia Konkursy na: prace naukowe, dyplomowe i studenckie oraz plakat dotyczące ochrony własności intelektualnej Wydawnictwa

49 Podstawy prawne Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz z późn. zm.)

50 Dziękuję za uwagę Piotr Zakrzewski Kraków, 7 listopada 2013 r., Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego