PRAWNE ASPEKTY OCHRONY MARKI

PRAWNE ASPEKTY OCHRONY MARKI JAK BUDOWAĆ WARTOŚĆ MARKI I CZERPAĆ Z NIEJ ZYSKI. NAJNOWSZE TRENDY, MOŻLIWOŚCI I ZAGROŻENIA. Aleksandra Auleytner Radca Prawny, Senior Associate Domański Zakrzewski Palinka 1 14 września 2007

OCHRONA MARKI Marka jest to nazwa, termin, symbol itp., odróżniające określony towar od podobnych, wytwarzanych przez przedsiębiorstwa konkurencji. W gospodarce rynkowej marka ma swoją cenę, "dobra marka" jest podstawą sukcesu biznesowego (za Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna ) Marka może być chroniona na podstawie: ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności Przemysłowej (Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117), w skrócie pwp, jako: znak towarowy wzór przemysłowy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo autorskie (Dz. U. 2000, Nr. 80, poz. 904); utwory graficzne utwory słowne 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003, Nr. 153, poz. 1503), w skrócie uznk. niedozwolone naśladownictwo wprowadzanie w błąd

ZNAKI TOWAROWE PROCEDURA REJESTRACJI Prawo ochronne na znaki towarowe nabywa się w drodze rejestracji. Poprzez rejestrację nabywa się wyłączne prawo używania znaku towarowego na obszarze, w zależności od trybu rejestracji: RP (rejestracja krajowa); Unii Europejskiej (rejestracja wspólnotowa); wybranych krajów całego świata (rejestracja w trybie porozumienia madryckiego). 3

ZNAKI TOWAROWE REJESTRACJA ZNAKÓW Rejestracja krajowa ZGŁOSZENIE a) sprawdzenie możliwości zarejestrowania w bazie Urzędu Patentowego b) podanie c) wykaz towarów i usług ze wskazaniem klas odnoszących się do określonych towarów d) 7 identycznych fotografii znaku towarowego ( w tym 2 czarno-białe) e) Opłaty (koszt zgłoszenia 500 zł plus dopłata 100 zł za każdą klasę powyżej trzech. Opłata za przedłużenie na kolejne 10 lat 350 zł plus 400 zł dopłaty za każdą klasę pow. trzech) URZĄD PATENTOWY RP (UP RP) a) badanie formalno-prawne, b) ogłoszenie o zgłoszeniu znaku towarowego Biuletyn UP c) badanie zdolności ochronnej znaku towarowego 4 DECYZJA NEGATYWNA odmowa udzielenia prawa ochronnego lub REJESTRACJA Prawo wyłączne na terytorium RP 10. letni okres ochronny z możliwością przedłużenia pod warunkiem stosowania znaku

ZNAKI TOWAROWE ZNAKI TRADYCYJNE Wyrazy: fantazyjne imiona, nazwiska: SOBIESKI, CHOPIN, GIORGIO ARMANI, SOPLICA nazwy geograficzne: Żywiec, Tyskie, Nałęczowianka 5

ZNAKI TOWAROWE ZNAKI TRADYCYJNE Slogany: LOT Pod dobrymi skrzydłami BEZCENNE (znak zastrzeżony dla MasterCard International Corporation) Coca-cola, life tastes good Whiskas twój kot kupowałby Whiskas W dawnej Polsce istniał zwyczaj w myśl którego szlachcic kupował beczkę w dniu, w którym urodziła mu się córka. Beczka ta była zakopywana w ziemi i wydobywana dopiero w dniu przyjęcia weselnego dziewczyny (znak zastrzeżony Destylerni Polmos w Krakowie) Dobre pomysły, lepszy smak (Société des Produits Nestlé S.A.) Taki makaron robiła Twoja mama i babcia. Ty już nie musisz go robić. Możesz go kupić! (Czarnieckie Makarony Sp. z o.o.) To takie małe danie, więc się nazywa Danio (Compagnie Gervais Danone) 6 W nadzieniach mieszka miłość (Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A.)

KRYTERIA REJESTRACJI Slogan musi: Spełniać podstawowe warunki, wspólne dla wszystkich znaków towarowych Jednoznacznie kojarzyć się przeciętnemu konsumentowi (odpowiednio poinformowanemu i przeciętnie spostrzegawczemu) z przedsiębiorcą, od którego pochodzi usługa/towar 7

PODSTAWOWE PROBLEMY ZE SLOGANAMI Służą wyłącznie (lub przede wszystkim) celom reklamowym Co prawda ETS w sprawie Merz & Krell GmbH (C-517/99) stwierdził, że nie można wykluczyć rejestracji znaku towarowego stosowanego jako slogan reklamowy, wyłącznie ze względu na sposób jego użycia. Często jako zbyt ogólne, powszednie pozbawione są cechy odróżniającej Looks like grass Feels like grass Plays like grass (T-216/02) 8

ODMOWA REJESTRACJI Slogany: Nie może być znakiem towarowym slogan zbyt potoczny i przypominający hasło reklamowe. OHIM odmówił rejestracji sloganom: REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS (sprzęt komputerowy i usługi informatycze) MAGIC MOMENTS (na rzecz Colgate-Palmolive dla płynu do płukania) MAKING YOUR MOBILE LIFE EASIER (dla telefonów) Nawet, jeśli przedsiębiorca stosuje chwyty językowe, by to ukryć;) PRICESCAN (na rzecz Prisecan.com, Inc.) WRIGHT TOOL (na rzecz Wright Tool Company) 9

SLOGANY SŁOWNO-GRAFICZNE Rzadko przypisuje im się brak możliwości odróżnienia ze względu na to, że posiadają również pozasłowne elementy odróżniające: kolorystykę i grafikę. Jak od każdej zasady zdarzają się wyjątki, np. Best Buy Concepts (T- 122/01): Odmówiono rejestracji znaku w postaci kolorowej naklejki cenowej z napisem BEST BUY ze względu na powszechne stosowanie w obrocie tego typu naklejek, skojarzenie z hasłem reklamowym, a nie towarem, brak charakteru odróżniającego zarówno elementów jak i całości znaku. 10

REJESTRACJA PO CZYLI WTÓRNA ZDOLNOŚĆ ODRÓŻNIAJĄCA Dopuszczono rejestrację sloganu HAVE A BREAK (na rzecz Société des Produits Nestlé), wskazując, że uzyskał on charakter odróżniający, w związku ze stosowaniem razem z zarejestrowanym znakiem towarowym HAVE A BREAK HAVE A KIT KAT. 11

ZNAKI TOWAROWE ZNAKI TRADYCYJNE Rysunek, forma graficzna Forma przestrzenna W tej formie może być zarejestrowana: Forma towaru lub opakowania Znak towarowy, który sam w sobie jest towarem 12

ZNAKI TOWAROWE ZNAKI TRADYCYJNE Forma przestrzenna Nie mogą być znakami towarowymi formy przestrzenne, które dostatecznie nie wyróżniają się od innych form używanych dla innych wytwórców towarów podobnego typu. OHIM odmówił rejestracji: Tabletek do prania zgłoszonych przez Reckitt Benckiser N.V. i przez Procter& Gamble Kratki w przedniej części samochodu zgłoszonej przez Cadillac 13

ZNAKI TOWAROWE ZNAKI NIETRADYCYJNE Dźwięki Do rejestracji można zgłosić tylko dźwięk w postaci prawidłowego zapisu nutowego, tj. pięciolinii zawierającej takty, klucz i nuty. Dźwięk nie może być wyrażony jako onomatopeja, np. Wrrrr! albo Kukuryku! Ryk lwa używany przez Metro Goldwyn Mayer Pierwsze 9 nut Dla Elizy Beethovena zarejestrowane przez Schield Mark BV na rzecz usług doradztwa gospodarczego w zakresie praw własności intelektualnej i przemysłowej. I m lovin it zarejestrowane przez Mc Donald s na rzecz usług restauracyjnych 14

ZNAKI TOWAROWE ZNAKI NIETRADYCYJNE Pojedynczy kolor Kolor lila zarejestrowany na rzecz Kraft Foods Schweiz Holding AG Kolor purpurowy zarejestrowany na rzecz Cadbury Kolor pomarańczowy zarejestrowany na rzecz Orange Personal Communication Ltd.dla usług telekomunikacyjnych Kolor zielony na stacjach BP 15

ZNAKI TOWAROWE ZNAKI NIETRADYCYJNE Pojedynczy kolor Od niedawna rejestracja wspólnotowa pojedynczego koloru jako znaku towarowego jest coraz trudniejsza, ponieważ uznano, że: nie można ograniczać innym przedsiębiorcom dostępu do bardzo podobnych odcieni takiego samego lub podobnego koloru; kolor bardzo rzadko spełnia podstawową funkcje znaku towarowego, czyli posiada zdolność odróżniającą. Ostatnie odmowy rejestracji wspólnotowej kolorów: Zielonego i szarego na rzecz Viking-Umwettechnik GmbH (dla narzędzi ogrodniczych, : brak charakteru odróżniającego ); Niebieskiego i żółtego na rzecz IKEA (dla wyposażenia domu: brak zdolności odróżniającej, niedopuszczalność zastrzeżenia tak popularnych kolorów na rzecz jednego producenta. 16

ZNAKI TOWAROWE ZNAKI NIETRADYCYJNE Zapach Unia Europejska Tylko raz zezwolono na rejestrację zapachu świeżo ściętej trawy dla piłek tenisowych (rej. 11.02.99 na rzecz Vennootschap) Zapach nie może być znakiem towarowym, bo nie da się precyzyjnie wyrazić, nawet jeżeli w zgłoszeniu określono go w postaci: wzoru chemicznego CH=CHCOOCH3 (orzeczenie ETS w sprawie Sieckmann) zapisu elektronicznego nosa (patrz rys.) opisu słownego dołączając próbkę perfum 17

ZNAKI TOWAROWE ZNAKI NIETRADYCYJNE Zapach Rejestracja zapachu możliwa w USA: 1990 świeże kwiaty mimozy dla nici do szycia; 2001 wiśnie dla smarów syntetycznych dla samochodów wyścigowych na pokazy samochodowe; oraz Wielkiej Brytanii: 1996 gorzkie piwo dla skrzydełek rzutek używanych w pubach 2000 róże na rzecz opon Mitsubischi 18

ZNAKI TOWAROWE ZNAKI NIETRADYCYJNE Inne nietradycyjne znaki towarowe Hologramy (na razie tylko zgłoszone) Przecinanie palcami (Holandia, na rzecz Masterfoods Veghel B.V producenta batoników TWIX). Osoba pocierająca nos (Wlk. Brytania, na rzecz Derbyshire Building Society dla usług w zakresie hipoteki i inwestycji) Znak wyrażony w alfabecie Braille a (Niemcy, spółka Underberg dla piwa i napojów). 19 ZNAKI DOTYKOWE I SMAKOWE? - Jak na razie brak przypadków ich rejestracji, bo nie dadzą się wyrazić graficznie oraz nie dadzą się oddzielić od przedmiotu, który reprezentują.

ZNAKI TOWAROWE WYŁĄCZENIA SPOD REJESTRACJI Przykłady nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone (np.europeantour.com dla biura turystycznego); składają się wyłącznie z elementów wskazujących na rodzaj towaru, jakość, pochodzenie, np. Mleko, Agencja Reklamowa, Świetny, Polski; Ich forma jest uwarunkowana wyłącznie naturą towaru, niezbędną do uzyskania efektu technicznego; naruszają prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich; zawierają symbole państwowe lub organizacji międzynarodowych (herby, flagi, godła) lub inne elementy symboliczne (np. religijne, patriotyczne) 20

ZNAKI TOWAROWE WYŁĄCZENIA SPOD REJESTRACJI Ponadto nie mogą być znakiem towarowym oznaczenia: ze swojej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru, np. Rama crème fin weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (np. komputer ) są sprzeczne z dobrymi obyczajami 21

WZORY PRZEMYSŁOWE Widok z przodu samochodu (DaimlerChrysler AG) i wzór materiału (Paolo Cavazza) Opakowanie (Escada) Porcelana Torba sportowa (DE REZE) i plecak (IMPEX ) Loga (Ryder Cup 2005) 22

WZORY PRZEMYSŁOWE Ochrona w Polsce Rejestracja krajowa w Urzędzie Patentowym RP Warunki: NOWOŚĆ przed datą zgłoszenia identyczny wzór nie został udostępniony publicznie tzn. INDYWIDUALNOŚĆ wywołuje wrażenie inne od ogólnego wrażenia wywołanego przez jakikolwiek wzór publicznie udostępniony wcześniej. Uprawnienia: nabycie prawa ochronnego prawo do wyłącznego używania wzoru na obszarze RP Zakres ochrony: podobny do ochrony do znaków towarowych. Wyłączenia spod rejestracji: analogicznie do znaków towarowych Okres ochrony: 5 lat, w sumie nie dłużej niż 25 lat 23

WZORY PRZEMYSŁOWE Wspólnotowy wzór przemysłowy Rozporządzenie Rady Europejskiej o wzorach wspólnoty (6/2002/WE) Dwa typy wzorów rejestrowane w Urzędzie w Alicante (mocniejsza ochrona) i nierejestrowane w Urzędzie w Alicante (słabsza ochrona); Ochrona znaku niezarejestrowanego 3 lata; Ochrona znaku zarejestrowanego 5 lat, nie dłużej, niż w sumie 25 lat; Polski przedsiębiorca, może sprzeciwić się używaniu wzoru wspólnotowego, o ile posiada zarejestrowany wzór w polskim urzędzie, ALE... skutek takiego sprzeciwu dotyczy wyłącznie terytorium RP; 24

ZNAKI TOWAROWE A WZORY PRZEMYSŁOWE Znaki towarowe użytkować w sposób wyłączny w obrocie gospodarczym umieszczać w sąsiedztwie znaku towarowego znaczek Zakazać nadużyć polegających na posługiwaniu się znakiem: identycznym do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów identycznym lub podobnym do zarejestrowanego znaku w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd; np. (Riffles v. Ruffles WOW,Chitos c. CHEE.TOS ) identycznym lub podobnym do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego dla jakichkolwiek towarów, jeżeli może przynieść nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku Wzory przemysłowe Zakazać nadużyć polegających na: wytwarzaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, imporcie, eksporcie. używaniu lub składowaniu wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany przez osoby trzecie 25

PRODUKTY PODOBNE Produktem podobnym (ang. look alike ) jest produkt, który przypomina wyglądem ogólnym produkt markowy. Podobieństwo to uzyskuje się, naśladując pewne cechy wizualne danego produktu markowego, takie jak: kształt opakowania nazwa produktu styl i układ liter kolorystyka opakowania projekt logo 26

PRODUKTY PODOBNE Problemy związane z produktami podobnymi w sposób nieuczciwy przyciągają konsumentów, wykorzystując ich błędne przekonanie, że jeżeli produkt wygląda tak samo, to ma taką samą jakość szkodzą właścicielowi oryginalnego znaku towarowego, który musi podjąć szereg kosztownych działań, aby odróżnić swój znak towarowy od użytego dla produktu podobnego 27

PRODUKTY PODOBNE Jak chronić się przed produktami podobnymi? odpowiednio zaprojektowany wygląd produktu np. zwężenie w połowie słoika kawy Nescafe Gold Blend dało mu charakterystyczny, a co za tym idzie, trudniejszy do podrobienia kształt wykorzystywanie praw przysługujących właścicielom oryginalnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych, tj.: rejestracja wspólnotowa i krajowa znaków towarowych i wzorów przemysłowych, egzekwowanie swoich praw w sądach krajowych śledzenie rynku w celu szybkiego zidentyfikowania produktu podobnego. 28

ZNAKI TOWAROWE I WZORY PRZEMYSŁOWE Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UZNK) dotyczy nie zarejestrowanych i zarejestrowanych znaków towarowych lub wzorów przemysłowych czyn nieuczciwej konkurencji może polegać m.in. na: używaniu przez przedsiębiorcę oznaczeń innego przedsiębiorcy do swych towarów lub usług naśladowaniu produktów innego przedsiębiorcy ochrona nie powstaje w przypadku naśladowania jedynie cech funkcjonalnych produktu ochrona dotyczy tylko czynów, które: naruszają interesy innego przedsiębiorcy albo klienta i są bezprawne, to znaczy, sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami 29

CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI Przykłady: Usunięcie znaku towarowego z towaru przez pośrednika handlowego w celu umieszczenia na nim własnego znaku towarowego. Nałożenie na cudzy towar cudzego znaku z dodatkiem równie dobry jak na podstawie metody, kopia, model, rodzaj, imitacja, typ. Używanie znaku towarowego powszechnie znanego (np. Suchard ) dla innych towarów (np. mydła). 30

PRAWO AUTORSKIE Znak towarowy zarejestrowany i niezarejestrowany oraz wzór przemysłowy korzysta z ochrony przewidzianej w prawie autorskim, jeżeli posiada on cechy utworu, tzn.: stanowi rezultat pracy człowieka (twórcy) stanowi przejaw działalności twórczej (jest nowy, oryginalny) ma indywidualny charakter jest wyrazem osobistego ujęcia, interpretacji twórcy. Konieczna każdorazowa ocena, czy znak towarowy lub wzór przemysłowy posiada ww. cechy, tzn. czy jest utworem. Powstanie ochrony na gruncie prawa autorskiego nie jest uzależnione od spełnienia jakichkolwiek formalności (np. dokonania rejestracji dzieła, wniesienia jakichkolwiek opłat). Prawa autorskie prawa majątkowe przysługują twórcy do jego śmierci, a przez 70 lat od śmierci twórcy utworu jego spadkobiercom. 31

SANKCJE CYWILNE W POLSCE O ile istnieją jednolite wspólnotowe i międzynarodowe procedury rejestracji np. znaków, to sankcje (cywilne i karne) za naruszenie praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych każde państwo reguluje samo Na gruncie PWP, UZNK i PR. AUT uprawniony w przypadku naruszeń prawa do znaku towarowego i wzoru przemysłowego może żądać: zaniechania naruszania usunięcia jego skutków wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści naprawienia szkody zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej na rzecz z organizacji społecznych ogłoszenia w prasie stosownego oświadczenia Tylko na mocy PR. AUT. zapłacenia w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia. Po nowelizacji z 9 maja 2007 dodatkowe roszczenia na gruncie PWP. 32

SANKCJE KARNE W POLSCE W przypadku naruszenia praw do marki, możliwe jest też pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności na drodze karnej: Ustawa Czyn karalny Kara pwp UZNK wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym oznaczanie towarów albo usług w ten sposób, że wprowadza się klientów w błąd co do pochodzenia (...) towarów lub usług (...) grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienie wolności do lat 2 areszt albo grzywna 33 Prawo autorskie rozpowszechnianie cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3

Aleksandra Auleytner Radca Prawny, Senior Associate Tel: 22 557 7673 e-mail: aleksandra.auleytner@dzp.pl 34

Nasze biura www.dzp.pl ul. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa tel. 48 (22) 557 7600 fax 48 (22) 557 7601 ul. Paderewskiego 8 61-770 Poznań tel. 48 (61) 642 4900 fax 48 (61) 642 4950 ul. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław tel. 48 (71) 712 4700 fax 48 (71) 712 4750 Szosa Chełmińska 17 87-100 Toruń tel. 48 (56) 622 00 53 fax 48 (56) 621 95 83 35