Zasady oceny naruszenia patentu w oparciu o teorię ekwiwalentów w świetle aktualnego krajowego i zagranicznego orzecznictwa sądowego WYKŁAD OTWARTY, UP RP, 23 luty 2016 r. DR JUSTYNA OŻEGALSKA-TRYBALSKA W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane wnioski z badań prowadzonych w ramach projektu badawczego Naruszenie patentu na tle prawnoporównawczym. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS5/03700.
Teoria ekwiwalentów w prawie patentowym Założenia: zakres patentu obejmuje nie tylko cechy literalnie zastrzeżone, ale także równoważniki (ekwiwalenty) tych cech do naruszenia patentu dochodzi także wówczas, gdy rozwiązanie kolidujące z chronionym wynalazkiem nie posiada cech technicznych literalnie wskazanych w zastrzeżonym rozwiązaniu, ale pod względem funkcji, sposobu działania oraz uzyskiwanego efektu technicznego posiada cechy ekwiwalentne w stosunku do opatentowanego wynalazku
Zakres patentu w ujęciu normatywnym a teoria ekwiwalentów (KPE) Art. 69 Konwencji o patencie europejskim (KPE) Zakres ochrony przyznany patentem europejskim lub europejskim zgłoszeniem patentowym określa treść zastrzeżeń patentowych. Niemniej jednak opis i rysunki służą do interpretacji zastrzeżeń patentowych. Protokół Interpretacyjny do art. 69 KPE 1. Art. 69 nie powinien być interpretowany w taki sposób, że przez zakres ochrony przyznanej patentem europejskim rozumie się zakres określony ściśle literalnym znaczeniem sformułowań użytych w zastrzeżeniach, przy czym opis i rysunki mają służyć jedynie w celu wyjaśnienia niejasności stwierdzonych w zastrzeżeniach. Nie powinien też być rozumiany w taki sposób, że zastrzeżenia służą jedynie jako wskazówka i że faktyczna przyznana ochrona może obejmować to, co w ocenie znawcy z danej dziedziny według opisu i rysunków było zamierzeniem właściciela patentu. Przeciwnie, art. 69 należy interpretować w taki sposób, że określa on stanowisko pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, które łączy w sobie słuszną ochronę dla właściciela patentu z uzasadnionym stopniem pewności prawnej dla osób trzecich 2. W celu określenia zakresu ochrony przyznanej patentem europejskim należy brać pod uwagę wszelkie elementy, które są ekwiwalentne wobec elementów określonych w zastrzeżeniach patentowych
Zakres patentu a teoria ekwiwalentów w ujęciu normatywnym (PWP) Art. 63 ust. 2 PWP Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych Brak normatywnej podstawy dla rozszerzania zakresu patentu na rozwiązania w krajowych przepisach
Możliwość stosowania Protokołu Interpretacyjnego w odniesieniu do patentów udzielonych w trybie krajowym na podstawie PWP Wyrok SA w Łodzi z dnia 9 listopada 2012 r., I ACa 612/12 potwierdzony obowiązek stosowania przez krajowe sądy w sporze o naruszenie patentu reguł interpretacyjnych określonych w Protokole Interpretacyjnym do art. 69 KPC także w przypadku badania naruszenia patentu udzielonego w trybie krajowym (tj. gdy KPE nie znajduje zastosowania)
Kryteria oceny naruszenia patentu w oparciu o teorię ekwiwalentów praktyka angielskich sądów Wyrok w sprawie Kirin-Amgen v. Transkaryotic Therapies [2003] RPC (3) 3131 1) istniejąca między chronionym a przeciwstawianym rozwiązaniem różnica nie ma istotnego wpływu z punktu widzenia efektu technicznego wywoływanego przez wynalazek ( ten sam efekt techniczny ), 2) przeciwstawiane rozwiązanie ma charakter oczywisty dla specjalisty w danej dziedzinie techniki, przy czym ocena oczywistości powinna być weryfikowana jest na moment publikacji patentu ( oczywistość ekwiwalentu), 3) przeciwstawiane rozwiązanie nie wchodzi w zakres patentu, jeżeli z treści zastrzeżenia wynika, że uprawniony życzył sobie takiej właśnie ochrony, jaką wysłowił w zastrzeżeniach (równoważność rozwiązań w świetle wiedzy technicznej ujawnionej w zastrzeżeniu oceniana z punktu widzenia woli uprawnionego).
Kryteria oceny naruszenia patentu w oparciu o teorię ekwiwalentów praktyka niemiecka Wyrok w sprawie Schneidmesser v. Cutting Blade, BGH 2002, 150 BGHZ 149 [2003]: 1) zmodyfikowana cecha w przeciwstawianym opatentowanemu rozwiązaniu uzyskuje ( ten sam efekt techniczny - Gleichwirkung). 2) zastosowanie równoważnego środka jest w dacie pierwszeństwa patentu - oczywiste dla specjalisty z danej dziedziny w świetle cechy literalnie zastrzeżonej w opatentowanym wynalazku ( oczywistość zmodyfikowanej cechy Auffindbarkeit). 3) przeciwstawnie rozwiązanie - wykorzystujące taką zmodyfikowaną cechę (cechy) pozwala osiągnąć analogiczny skutek techniczny w tak samo efektywny sposób, przy czym wniosek taki nie może mieć charakteru abstrakcyjnego (być możliwy do sformułowania na podstawie ogólnej wiedzy w danej dziedzinie techniki), ale musi wynikać z wiedzy technicznej ujawnionej w zastrzeżeniu (równoważność rozwiązań Gleichwertigkeit)
Kryteria oceny naruszenia patentu w oparciu o teorię ekwiwalentów - praktyka krajowa Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 2008 r. I ACa 229/08 (niepubl.) Ekwiwalentne w stosunku do rozwiązania objętego zastrzeżeniami patentowymi jest rozwiązanie, w którym: 1) 2) 3) środek techniczny określony w zastrzeżeniach patentowych zastąpiono innym, wywołującym jednak powstanie takiego samego (zamierzonego) efektu, jak rozwiązanie zastrzegane (ten sam efekt techniczny) dla przeciętnego znawcy zastosowanie tego innego (ekwiwalentnego) środka nie wymaga wkładu twórczego (oczywistość ekwiwalentu) Zastosowanie przeciwstawianego środka jest w istocie urzeczywistnieniem pomysłu zawartego w zastrzeżeniach patentowych i dla przeciętnego znawcy stanowi równoważne odchylenie (równoważność rozwiązań)
Oczywistość ekwiwalentnego środka Wyrok SA w Łodzi z dnia 9 listopada 2012 r., I ACa 612/12 Brak oczywistości środków użytych w opatentowanym wynalazku jeżeli: dla specjalisty z danej dziedziny nie jest wiadome, że zastąpienie jednego środka technicznego objętego zastrzeżeniem innym, ekwiwalentnym środkiem przyniesie ten sam skutek końcowy i tylko ten skutek końcowy
Równoważność środka technicznego (rozumienie w aktualnej praktyce niemieckiej) Spór o naruszenie patentu (Okklusionsvorrichtung) chronione urządzenie medyczne do wykrzepiania naczyń krwionośnych, składające się z metalowej tkaniny wykonanej z plecionych nici metalowych, charakteryzujące się klamrami służącymi do zaciskania końcówek nici na przeciwnych końcach urządzenia przeciwstawiane urządzenie do wykrzepiania naczyń krwionośnych z klamrą zaciskającą tylko na jednym końcu, przyspawaną w celu lepszego przymocowania do reszty urządzenia
Równoważność środka technicznego (restrykcyjne rozumienie w aktualnej praktyce niemieckiej) Wyrok niemieckiego BGH z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie Okklusionsvorrichtung, X ZR 16/09 jeżeli zastrzeżenie patentowe uwzględnia selektywną decyzję polegającą na wyborze jednej z wielu możliwości, ocena różnych opcji modyfikacji objętych zastrzeżeniami dokonywana przez specjalistę także musi uwzględniać ten wybór (selektywną decyzję) jeżeli część opisu pozostaje w kolizji z brzmieniem zastrzeżeń np. w zakresie wskazania większej ilości możliwości niż ma to miejsce w zastrzeżeniu te części opisu nie mogą być traktowane jako wyjaśnienie zastrzeżenia i nie mogą być objęte zakresem patentu
Równoważność środka technicznego (restrykcyjne rozumienie w aktualnej praktyce niemieckiej) Spór o naruszenie patentu (Regenschirm) opatentowany mechanizm do automatycznego otwierania i składania parasola przez naciśnięcie przycisku możliwego do zablokowania przed automatycznym otwarciem czy złożeniem parasola w wyniku przypadkowego dotknięcia przycisku poprzez opuszczanie mechanizmu poniżej przycisku przeciwstawiane rozwiązanie wykorzystujące mechanizm zabezpieczający przed automatycznym otwarciem lub złożeniem nie poprzez opuszczenie, ale składanie się tego mechanizmu
Równoważność środka technicznego (restrykcyjne rozumienie w aktualnej praktyce niemieckiej) Wyrok OLG w Düsseldorfie z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie Regenschirm, I-2 U 22/07 jeżeli uprawniony mimo świadomości wielu opcji uzyskania określonego efektu technicznego - zastrzega tylko jedną z nich, tym samym dokonuje selektywnego wyboru, skutkującego rezygnacją z drugiej z opcji, która tym samym nie jest objęta zakresem patentu, a zastosowanie takiego opcjonalnego rozwiązania przez inny podmiot nie prowadzi do naruszenia patentu
Znaczenie zmodyfikowanego środka technicznego z punktu widzenia jego zastąpienia przez środek ekwiwalentny Wyrok niemieckiego BGH z dnia 13 stycznia 2015 r., w sprawie Kochgefäß, X ZR 81/13 przy stosowaniu teorii ekwiwalentów nie powinno mieć znaczenia, czy dany efekt techniczny jest istotny z punktu widzenia wynalazku tzn., czy jest wywołany przez istotną cechę czy nie Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 2008 r., I ACa 229/08 Konieczność oceny, czy w przeciwstawianym produkcie kwestionowany element zastępuje istotne dla wynalazku elementy zawarte w chronionym rozwiązaniu, a następnym ocena, czy zmiana jednego składnika drugim składnikiem miała istotny (zasadniczy) wpływ na sposób działania opatentowanego wynalazku Wyrok SN z dnia 16 stycznia 2014 r., IV CSK 219/13 wszystkie zastrzeżenia mają charakter istotnych - nie można wśród zastrzeżeń ochronnych wyróżnić zastrzeżeń o charakterze istotnym i nieistotnym ze względu na brak przepisu, który definiował taki podział zastrzeżeń
Jaki punkt czasowy powinien być brany pod uwagę przy ocenie oczywistości ekwiwalentu? Data pierwszeństwa? Data Publikacji? Data naruszenia?
Kto powinien dokonywać oceny oczywistości środka ekwiwalentnego i równoważności rozwiązań? Znawca (specjalista w danej dziedzinie, fachowiec) jako punkt odniesienia dla zrozumienia zastrzeżeń i oceny wiedzy technicznej w nich zawartej brak precyzyjnej normatywnej definicji znawcy w przepisach z zakresu międzynarodowe i krajowego prawa patentowego Regulamin wykonawczy do KPE znawca w danej dziedzinie techniki to praktyk posiadający przeciętną wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie techniki oraz ogólną, powszechnie dostępną (w relewantnej dacie) wiedzę na temat stanu techniki
Definicja znawcy (praktyka krajowa) Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 października 2014 r., VI SA/Wa 1847/14 Znawca w danej dziedzinie to: 1) przeciętny praktyk dysponujący przeciętną, ogólnie dostępną wiedzą z danej dziedziny w dacie zgłoszenia, 2) mający pełny dostęp do wszystkiego, co tworzy stan techniki, a szczególnie do okazanych dokumentów przeciwstawnych, 3) mający do swojej dyspozycji typowe środki i możliwości do prowadzenia rutynowych prac i doświadczeń
Znaczenie historii udzielenia patentu dla oceny badania zakresu patentu w sporze o naruszenie Brak normatywnych podstaw do sięgania w sporze o naruszenie patentu do historii jego udzielenia w: Konwencji o patencie europejskim Porozumieniu w sprawie jednolitego sądu patentowego (postulat uwzględnienia z uwagi dla zwiększenia pewności prawnej dla osób trzecich co do tego, według jakich zasad określany jest zakres patentu europejskiego o jednolitym skutku) p.w.p. Doktryna file wrapper estoppel stosowana w amerykańskim prawie patentowym
Znaczenie historii udzielenia patentu dla oceny badania zakresu patentu w sporze o naruszenie (zagraniczna praktyka) Wyrok niemieckiego sądu - LG Düsseldorfie z dnia 3 kwietnia 2014 r., w sprawie Eli Lilly v. Company v. Actavis Group PTC odrzucenie możliwości sięgania do historii udzielenia patentu wskazującego na ograniczenie przez uprawnionego zastrzeżonych wersji wariantowych w trakcie trwania procedury udzielenia patentu Wyrok angielskiego sąd z dnia 15 maja 2014 r., w sprawie Actavis UK Limited and others v. Eli Lilly & Company dopuszczenie na etapie badania naruszenia patentu dowodów z historii udzielania patentu, z której wynikało, że uprawniony zmienił pierwotne brzmienie zastrzeżeń, zastępując a następnie doprecyzowując w zastrzeżeniu określony środek techniczny