Roszczenia pieniężne w sporach o własność intelektualną w świetle aktualnego orzecznictwa

Transkrypt

1 Roszczenia pieniężne w sporach o własność intelektualną w świetle aktualnego orzecznictwa dr Agnieszka Sztoldman Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 21 czerwca 2017 r.

2 Agenda funkcje roszczeń pieniężnych i następczej ochrony własności intelektualnej (kompensacyjna i prewencyjna); strategia dochodzenia roszczeń pieniężnych wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej; metody ustalenia wysokości roszczenia pieniężnego (strata i utracone korzyści, wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, hipotetyczna opłata licencyjna); zryczałtowana suma odszkodowania w postaci zasadniczo zwiększonej stawki opłaty licencyjnej; dochodzenie wieloterytorialnych roszczeń pieniężnych 26/06/2017 2

3 Roszczenia pieniężne w sporach o własność intelektualną płaszczyzna regulacji Prawo krajowe Art. 45 Porozumienia TRIPS Rozporządzenia unijne Dyrektywa o egzekwowaniu praw własności intelektualnej: Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Art. 3 Art /06/2017 3

4 Funkcje reguł odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie własności intelektualnej Usuwanie skutków dokonanego naruszenia Zwiększenie odszkodowania w celu pozbawienia naruszyciela zysku Ochrona przed przyszłymi naruszeniami Ograniczenia odpowiedzialności i dodatkowe przesłanki (wina) dla ochrony innowacyjności 26/06/2017 4

5 Praktyczne trudności w stosowaniu klasycznych reguł deliktowych i sposoby radzenia sobie z nimi niektóre naruszenia nie wyrządzają szkody * niektóre szkody nie dają się udowodnić * niektóre szkody dają się udowodnić, ale nie opłaca się ich wykrywać i dochodzić * niektóre szkody warto wyrządzić i naprawić roszczenia niekompensacyjne (o wydanie korzyści) * zryczałtowane odszkodowania 26/06/2017 5

6 Strategia dochodzenia roszczeń pieniężnych wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej I. Natychmiastowe przerwanie naruszenia - zabezpieczenie roszczeń II. III. Kwestie dowodowe Ocena przedawnienia roszczeń 26/06/2017 6

7 Pozyskiwanie informacji Przedmiot informacji: firmy (nazwy) adresy producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub świadczących usługi ilość wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług Możliwość uchylenia się od obowiązku udzielenia informacji (tylko ograniczony krąg osób) Podstawy roszczenia informacyjnego: interes prawny wysoce prawdopodobne naruszenie patentu 26/06/2017 7

8 Zabezpieczenie dowodu Przed wszczęciem postępowania można zabezpieczyć dowód, gdy zachodzi obawa, że jego przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy (art. 310 kpc) Zalety procedury: szybko tanio decyzja jest niezaskarżalna 26/06/2017 8

9 Zobowiązanie do złożenia dokumentów Każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że dokument zawiera tajemnicę państwową (art kpc) 26/06/2017 9

10 Inne dowody Protokoły notarialne Odtworzenie treści w Internecie Affidavit Inne, niestandardowe czynności wymagające zaprotokołowania Prywatna ekspertyza Dokument prywatny Np. ekspertyza dot. stosowanej praktyki licencyjnej w przeszłości Element stanowiska strony Argument za powołaniem biegłego sądowego (wyrok Sądu Najwyższego z 21 lipca 2016 roku, sygn. akt II CSK 668/15) 26/06/

11 Znaczenie biegłych (1) 26/06/

12 Znaczenie biegłych (2) 26/06/

13 Wiadomości specjalne Kiedy potrzebna jest pomoc biegłego Wiadomości specjalne: wykraczają poza zakres wiedzy powszechnie dostępnej ogółowi [III CKN 1238/00] ustalenia wymagające specjalistycznych pomiarów [II CR 197/84] wartości rzeczy i praw [III CSK 127/11] Wiadomości nie-specjalne: treść, wykładnia i stosowanie prawa [II CSK 550/14, IV CSK 84/09, IV CSK 299/06, IV CKN 461/01, V CKN 801/00] proste obliczenia, podstawowe działania algebraiczne [III CSK 32/10, I PK 192/09, I PK 244/07] 26/06/

14 Biegli w innej sprawie Recycling opinii biegłych Opinia na potrzeby innego postępowania: nie stanowi dowodu z opinii biegłego [I UK 210/12, II CNP 23/11] może być wykorzystana, ALE tylko jako dokument prywatny Autor opinii na potrzeby innego postępowania: może być uzupełniająco przesłuchany na rozprawie [III PRN 9/67, II UKN 552/00] ALE raczej jako świadek, nie biegły 26/06/

15 Przedawnienie roszczeń I II III /06/

16 Metody ustalenia wysokości roszczenia pieniężnego Prawo wyboru 3 alternatywne (m.zd.) metody: strata i utracone korzyści, wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, zryczałtowana suma pieniężna (hipotetyczna opłata licencyjna) odpowiednie odszkodowanie za bezprawne używanie zgłoszonego unijnego znaku towarowego otwarcie postępowania nie wpływa na ocenę wysokości roszczenia pieniężnego 26/06/

17 Odszkodowanie na zasadach ogólnych (I) Związek między naruszeniem, a zmniejszeniem wartości / wielkości sprzedaży - należy brać pod uwagę: siłę prawa liczbę konkurentów na rynku wielkość udziału sytuację na rynku Metoda ustalania szkody majątkowej w związku z naruszeniem: spadek sprzedaży / spadek ceny ścisły test (nie utrata szansy) / standard dowodu niższy niż fakt naruszenia(?) wielkość /wartość sprzedaży, którą uprawniony uzyskałby legalnie nie ma znaczenia zysk osiągnięty przez naruszyciela konieczne przedstawienie prognozy biznesu, gdyby nie naruszenie sąd uwzględnia wszystkie informacje dostępne w chwili orzekania utrata konkretnych transakcji albo udziału w rynku (łatwiejsze, gdy bezpośredni konkurenci) ujawnienie marży konkretny produkt 26/06/

18 Odszkodowanie na zasadach ogólnych (II) najczęściej zysk brutto, który uprawniony nie uzyskał wskutek sprzedaży naruszycielskiej ciężar dowodu spoczywa na uprawnionym uprawniony sam nie sprzedaje swoich produktów na rynku polskim: zryczałtowana suma licencyjna? Kiedy? np. wejście na rynek produktu leczniczego generycznego 26/06/

19 Wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści uzyskane korzyści sporne Korzyści naruszyciela = zysk X związek przyczynowo skutkowy gdzie zysk to sprzedaż minus koszty czy można połączyć roszczenie odszkodowawcze i utracone korzyści? zysk netto (VI GC 89/16), niekiedy zysk brutto Argument przeciw: wzbogacenie wskutek naruszenia Argument za: środki naprawienia uszczerbku powinny mieć też skutek prewencyjny Koszty: 1) Których naruszyciel nie poniósłby gdyby nie doszło do naruszenia 2) Związane z prowadzeniem działalności, nie dotyczące produkcji / dystrybucji naruszycielskiego towaru 26/06/

20 Hipotetyczna opłata licencyjna metoda kiedy? odszkodowanie w wysokości opłaty licencyjnej, którą uprawniony uzyskałby, gdyby zawarł umowę licencyjną z właścicielem prawa kryteria, np. standardowa opłata, charakter i rodzaj licencji, podejmowane środki w celu utrzymania monopolu, relacja między stronami, czas trwania prawa, wartość przedmiotu prawa, czy prawo samodzielne / należy do portfolio Uprawniony samemu nie korzysta z prawa IP na rynku polskim (np. udziela licencji spółce z grupy) Kilku naruszycieli Minus: naruszyciel znajduje się w pozycji uczciwego licencjobiorcy dopuszczalność zasadniczo zwiększonej stawki opłaty licencyjnej wyroki TS UE w sprawach Hansson (C-481/14) i Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa v. Stowarzyszenie Filmowców Polskich (C-367/15) prawo autorskie dwukrotność, czy też trzykrotność? , III CK 90/03; , II CSK 245/06; , I CSK 563/13 26/06/

21 Kwestie szczegółowe sytuacja rynkowa Produkt częściowo naruszycielski nie wpływa na ocenę straty / może na utraconych korzyści; nie wpływa na ocenę hipotetycznej opłaty licencyjnej Przedmiot ochrony jest związany w ramach portfolio bez znaczenia dla oceny wysokości odszkodowania; ma znaczenie dla oceny hipotetycznej opłaty licencyjnej Metody ustalenia odszkodowania lub substratu odszkodowania są akie same dla uprawnionego i licencjobiorcy wyłącznego (Ale, trzeba wykazać związek przyczynowo - skutkowy) 26/06/

22 Szkoda niemajątkowa Christian Liffers z (C-99/15) Teza możliwość łącznego (i niezależnego) dochodzenia odszkodowania za szkodę oraz zadośćuczynienia za krzywdę Uwagi na gruncie prawa polskiego: szkoda niemajątkowa wynikająca z naruszenia - wiąże się z czasem, energią i zaangażowaniem osobistym uprawnionego w rozwój oraz ochronę przedmiotu danego prawa własności intelektualnej zakres oceniany z uwzględnieniem funkcji kompensacyjnej zadośćuczynienia za krzywdę wiąże się z działaniem naruszającym cudzą wyłączność prawną brak w pwp; na gruncie k.c. w razie spełnienia przesłanek naruszenie dobra osobistego wyrządzenie szkody niemajątkowej 26/06/

23 Case study wprowadzanie do obrotu towarów podrobionych Nie ma znaczenia, czy podrobiona jest część towaru; może mieć wpływ na wykazanie, że spadek sprzedaży Hipotetyczna opłata licencyjna stosowane opłaty licencyjne Brak specyficznej sankcji w razie piractwa Pozyskiwanie informacji od naruszyciela Uwzględnienie wpływu na zdolność odróżniającą / renomę znaku / ryzyka konfuzji Brak rozróżnienie form naruszenia (zwykłe / piractwo) dla metod ustalenia odszkodowania 26/06/

24 Odpowiednie odszkodowanie za bezprawne używanie zgłoszonego unijnego znaku towarowego Irina Nikolajeva przeciwko Multi Protect OU z 22 czerwca 2016 (C-280/15) Teza TS UE - ogranicza się do wydania korzyści bezpodstawnie uzyskanych przez naruszyciela wskutek bezprawnego używania znaku towarowego we wspomnianym okresie odpowiednie odszkodowanie nie może być szersze od ograniczonego zakresu odszkodowania w razie naruszeń popełnionych nieświadomie - tylko zwrot zysków albo odszkodowanie, które może być ustalone przed postępowaniem sądowym autonomiczna i jednolita wykładnia, kontekst przepisu i cel uregulowania, niezależnie od rozumienia w ustawodawstwie oraz orzecznictwie krajowym odpowiednie odszkodowanie nie obejmuje zadośćuczynienia za krzywdę Podejście krytyczne - odpowiednie odszkodowanie obejmuje naprawienie szkody o szerszym zakresie, którą właściciel znaku towarowego mógł ponieść nie jest konieczne opublikowanie decyzji o rejestracji ustalenie zakresu tego odpowiedniego odszkodowania powinno następować w oparciu o prawo kraj. może obejmować alternatywnie także wysokość szkody poniesionej i wykazanej przez uprawnionego do prawa ochronnego na znak towarowy albo zryczałtowaną sumę w postaci hipotetycznej opłaty licencyjnej Abstrakcyjnie poza nie jest szkoda niemajątkowa 26/06/

25 Dochodzenie wieloterytorialnych roszczeń pieniężnych Gautzsch przeciwko Duna z (C-479/12) Zgodnie z zasadą jednolitości unijnych praw własności intelektualnej naruszenie ma miejsce na terytorium całej UE Sąd, w którym wniesiono powództwo rozpoznaje sprawę o roszczenie pieniężne z tytułu naruszenia albo zagrożenia naruszenia / roszczenie informacyjne w celu ustalenia wartości roszczenia pieniężnego Sankcje inne, niż wskazane w rozporządzeniach unijnych są regulowane przez prawo krajowe, dlatego sądy innego państwa nie oceniają ich; w konsekwencji stosuje się regułę kolizyjną lex fori Inaczej wyrok BGH I ZR 253/14 z (World Warcraft II) 26/06/

26 Dziękuję adw. dr Agnieszka Sztoldman Instytut Allerhanda