Prof. Ryszard Skubisz 1
Zagadnienie jednolitości unijnego znaku towarowego (jednolitego prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego) należy rozpatrywać w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej rozporządzenie) W toku stosowania przepisów rozporządzenia należy uwzględnić treść norm ustalanych w wyrokach Trybunału Sprawiedliwości wydanych na podstawie art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Nieuwzględnienie norm o treści ustalonej przez Trybunał stanowi naruszenie obowiązków państwa członkowskiego i uzasadnia odpowiedzialność odszkodowawczą tego państwa wynikającą z członkostwa w UE. 2
Przepis art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 ustanawia zasadę jednolitości unijnego znaku towarowego. Jednolitość tego znaku (prawa z rejestracji) oznacza przede wszystkim, że nie jest to wiązka praw krajowych, lecz jednolite (jedno) ponadnarodowe prawo podmiotowe. Obejmuje ono całe terytorium UE. Zasada jednolitości wyraża ideę zapewnienia na rynku wewnętrznym analogicznych warunków do tych, jakie występują na rynku krajowym / / unijne znaki towarowe gwarantują tożsamość właściciela na całym terytorium, na którym są stosowane i zapewniają swobodny przepływ towarów. Z tego powodu, jeśli przepisy wyraźnie nie stanowią inaczej, unijny znak towarowy wywiera te same skutki na całym terytorium Unii (opinia rzecznika generalnego M. Szpunara w sprawie C-223/15, combit Software GmbH przeciwko Commit Business Solutions Ltd., pkt 19) 3
Rozporządzenie ustanawia wyjątki od zasady jednolitości prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego. Są to te wszystkie sytuacje, gdy następuje, mocą szczególnego przepisu tego rozporządzenia, ograniczenie używania unijnego znaku towarowego. Dotyczy to licencji na używanie unijnego znaku towarowego, zakazu używania tego znaku ze względu na prawo z rejestracji wcześniejszego krajowego znaku towarowego, rozstrzygania kolizji unijnych znaków towarowych (praw z rejestracji unijnych znaków) ze znakami krajowymi w następstwie rozszerzenia UE. 4
W aspekcie jednolitego prawa z rejestracji unijnego znaku, należy odróżnić dwie płaszczyzny: 1. Naruszenie prawa lub groźby naruszenia prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego przez używanie identycznego lub podobnego znaku przez osobę trzecią (art. 9 ust. 2 lit a), b), c) rozporządzenia. 2. Unijny znak towarowy jako przeszkoda rejestracji krajowego znaku towarowego (art. 5 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 (i) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. 5
ODNOŚNIE DO NARUSZENIA Jednolitość unijnego znaku towarowego nie jest równoznaczna z jednolitą regulacją naruszenia i środków ochrony tego znaku. Dlatego należałoby mówić raczej o jednolitości prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego oraz o jednolitości ochrony tego prawa. Zasadą jest jednolitość prawa oraz jednolitość regulacji naruszenia i środków ochrony, dochodzonej przed sądem właściwym w sprawach o naruszenie, chyba że rozporządzenie stanowi inaczej (art. 1 ust. 2 i art. 14). 6
W sprawach o naruszenie prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego co do zasady właściwy jest sąd z siedzibą w państwie członkowskim, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania/siedzibę, lub jeżeli nie ma on miejsca zamieszkania/siedziby w żadnym z państw członkowskich, w tym, w którym ma przedsiębiorstwo (art. 97 ust. 1). W Polsce właściwy jest Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. 7
Przepisy art. 101 ust. 1 i ust. 2 odsyłają do krajowych przepisów w tych sprawach, które nie są objęte rozporządzeniem nr 207/2009 i rozporządzeniem 2015/2424. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wymogów dotyczących treści i formy pozwu oraz wniosku o środki tymczasowe, włącznie z zabezpieczeniem powództwa. W tym obszarze nie występuje zatem jednolitość regulacji. 8
Jeśli sąd orzekający potwierdzi naruszenie prawa z rejestracji unijnego znaku, wydany przez niego zakaz naruszenia, co do zasady, powinien obejmować cały obszar UE. (wyr. TSUE z 12.4.2011 r., C-235/09, DHL Express France SAS v. Chronopost SA, pkt 44. ) 9
Trybunał uznał możliwość odstępstwa od jednolitych skutków ochrony tego prawa i wymienił dwa przypadki ograniczenia zakazu w płaszczyźnie terytorialnej: 1. gdy sam powód w pozwie ogranicza swoje żądanie zakazowe do wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej (wyr. TSUE z 12.4.2011 r., C-235/09, DHL Express France SAS v. Chronopost SA, pkt 48) 2. gdy na określonym terytorium działanie osoby trzeciej nie wpływa negatywnie na funkcje znaków towarowych (powołany wyżej wyrok TSUE, pkt 46). 10
Pierwsza sytuacja wydaje się nie wywoływać wątpliwości. Powód, stosownie do zasady dyspozycyjności obowiązującej w prawie państw członkowskich w postępowaniu cywilnym, może domagać się ochrony jedynie na części terytorium UE (jednego lub więcej państw członkowskich). W praktyce powstaje jednak problem rozumienia treści żądania pozwu dotyczącego zaniechania używania unijnego znaku towarowego. Chodzi o interpretację żądania pozwu przez sąd orzekający w sytuacji, gdy powód domaga się zaniechania przez pozwanego bez uściślania, czy to żądanie dotyczy całego terytorium UE, czy tylko jednego lub kilku państw członkowskich. 11
Odpowiedzi należy poszukiwać w przepisach postępowania cywilnego obowiązujących w państwie, w którym powód domaga się ochrony (art. 102 ust. 3). W odniesieniu do prawa polskiego można bronić poglądu, iż na tle art. 187 1 k.p.c., ze względu na wymóg dokładnego określenia żądania pozwu, powód powinien wprowadzić do żądania stosowną informację. Ograniczenie się jedynie do żądania zaniechania, bez uściślenia aspektu terytorialnego, należy rozumieć jako sprecyzowanie żądania wyłącznie do terytorium Polski. To stanowisko jest tym bardziej uzasadnione, gdy powód w postępowaniu powołuje dowody dotyczące jedynie naruszenia na terytorium Polski. To stanowisko znajduje także uzasadnienie w praktyce sądów państw członkowskich UE orzekających w sprawach o naruszenie unijnych znaków towarowych oraz dominuje w doktrynie tych państw (zob. R. Skubisz, Jednolitość wspólnotowego znaku towarowego, Państwo i Prawo, 2015, Nr 4, s. 23). 12
Jeżeli chodzi o drugi wyjątek od zasady jednolitości ochrony prawa, to należy zauważyć, że prawo z rejestracji znaku towarowego jako prawo wyłączne zabezpiecza interesy uprawnionego związane z jego znakiem towarowym. Te interesy należy rozpatrywać na tle funkcji realizowanych przez znak towarowy w obrocie gospodarczym. Zakłócenie tych funkcji, objętych przecież wyłącznym prawem, narusza interesy uprawnionego i tym samym stanowi bezprawną ingerencję w prawo z rejestracji znaku towarowego. W sprawie funkcji znaku towarowego zamiast wielu zob. wyr. TSUE z 23.3.2010 r., C-236/08 C-238/08, Google France SARL, Google Inc., pkt 75 i cyt. tam orzecznictwo. 13
Według TSUE jedną z postaci braku negatywnego oddziaływania na funkcję znaków są względy językowe. Są to te sytuacje, gdy w języku urzędowym danego państwa członkowskiego (grupy państw członkowskich) określenie stanowiące znak towarowy (jego część) funkcjonuje przykładowo jako informacja o cechach towarów lub usług (oznaczenie opisowe). W takiej sytuacji wykluczone jest niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów. Jest możliwe zatem, co do zasady ograniczenie terytorialne zakazu używania przez pozwanego kolizyjnego znaku towarowego. Powstaje praktyczny problem co do ciężaru dowodu dotyczącego naruszenia lub groźby naruszenia prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego. 14
W rachubę wchodzą następujące warianty: 1. Powód powinien wykazać naruszenie lub groźbę naruszenia, w szczególności niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd osobno na terytorium każdego państwa, którego dotyczy żądanie pozwu. 2. Powód powinien wykazać naruszenie, lub groźbę naruszenia, w szczególności niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, na terytorium jednego państwa i sąd niejako z urzędu bada naruszenie na terytorium państw objętych żądaniem pozwu 3. Powód powinien wykazać naruszenie lub groźbę naruszenia na terytorium jednego państwa i przesuwa się na pozwanego ciężar wykazania braku naruszenia lub groźby naruszenia, w szczególności braku niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd na terytorium pozostałych państw objętych żądaniem pozwu. 15
Rzecznik generalny M. Szpunar opowiedział się za trzecim wariantem, ponieważ wyraził pogląd, iż to pozwany powinien przedstawić konkretną argumentację pozwalającą wykluczyć istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (zob. powołana wyżej opinia w sprawie C-223/15, combit Software GmbH przeciwko Commit Business Solutions Ltd., pkt 50). M. Szpunar odwrócenie ciężaru dowodu wywodzi z jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego. 16
ODNOŚNIE DO KOLIZJI KRAJOWEGO ZNAKU TOWAROWEGO W POSTĘPOWANIU PRZED UP Jednolitość unijnego znaku towarowego należy także rozpatrywać w płaszczyźnie uprawniony z rejestracji unijnego znaku towarowego zgłaszający kolizyjny krajowy znak towarowy z późniejszym pierwszeństwem. Chodzi o to, czy w takiej sytuacji unijny znak towarowy zawsze wyłącza rejestrację krajowego znaku towarowego. 17
W tej płaszczyźnie kluczowe są przepisy prawa krajowego które implementowały postanowienia o znakach towarowych (np. ustawy prawo własności przemysłowej). W postępowaniu przed polskim Urzędem Patentowym przeszkodą rejestracji zgłoszonego znaku towarowego stanowić może unijny znak towarowy z wcześniejszym pierwszeństwem w trzech sytuacjach: Po pierwsze, chodzi o sytuację podwójnej identyczności. Po drugie, jest to przypadek niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia. Po trzecie, kolizja z renomowanym znakiem towarowym. Chodzi o możliwość powołania się na taki unijny znak w celu sprzeciwienia się rejestracji zgłoszonego znaku. 18
Pierwsze dwie sytuacje zdają się nie budzić wątpliwości. Trzeci przypadek stanowił już przedmiot wyroku Trybunału Sprawiedliwości. (wyrok z 3.9.2015 r., w sprawie C-125/14, Iron & Smith kft przeciwko Unilever NV). W tym wyroku Trybunał stwierdził, iż wspólnotowy (obecnie unijny) znak towarowy powinien legitymować się renomą na istotnej części obszaru UE, niekoniecznie będącego tym państwem, w którym dokonano zgłoszenia do rejestracji późniejszego krajowego znaku towarowego / /. Ponadto, wymagane jest, aby niebagatelna część odbiorców państwa członkowskiego w którym dokonano zgłoszenia krajowego znaku towarowego znała ten znak i dostrzegała związek z tym znakiem z późniejszym krajowym znakiem towarowym. Wreszcie powinny być spełnione wszelkie pozostałe przesłanki naruszenia wymienione w art. 4 ust. 3 dyrektywy, czyli powinno istnieć naruszenie prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego lub groźba jego naruszenia. 19
ODNOŚNIE DO TERYTORIALNEGO ZAKRESU ŻĄDANIA POZWU OPARTEGO NA RENOMOWANYM UNIJNYM ZNAKU TOWAROWYM Trybunał Sprawiedliwości nie miał dotąd okazji wypowiedzieć się w powyższej kwestii. Dlatego w razie wyłonienia się w praktyce sądowej takiego zagadnienia należy sugerować wystąpienie z pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości (art. 267 TFUE). Niezależnie od skierowania takiego pytania przez sąd krajowy można podjąć próbę wyrażenia poglądu w kwestii zakresu terytorialnego żądania pozwu opartego na unijnym renomowanym znaku towarowym. Pomocne w szczególności będą wypowiedzi Trybunału w sprawie Iron&Smith. 20
Unijny znak towarowy powinien być renomowany na istotnej części terytorium UE (wystarczy terytorium jednego państwa członkowskiego) Znak towarowy pozwanego powinien przywoływać w świadomości niebagatelnej części potencjalnych nabywców towarów w Polsce unijny znak towarowy (związek pomiędzy renomowanym znakiem a znakiem pozwanego). Występują pozostałe przesłanki naruszenia lub groźba ich wystąpienia. Powód powinien wykazać powyższe przesłanki naruszenia na terytorium istotnej części UE (terytorium jednego państwa). Pozwany, podejmując działania obronne powinien, w celu ograniczenia terytorialnego zakazu, wykazać brak wymienionych przesłanek na terytorium poszczególnych państw objętych żądaniem pozwu. 21