Sygn. akt XXII GWzt 8/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2007 r. Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII Sad Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemyslowych w skladzie nastepujacym : Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska Protokolant aplikant adwokacki Marta Duchlinska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2007 r. sprawy z powództwa ICEHOTEL AB z siedziba w Jukkasjärvi (Szwecja) przeciwko ICE BAR Spólce z ograniczona odpowiedzialnoscia w Warszawie o nakazanie 1. zakazuje ICE BAR Spólce z ograniczona odpowiedzialnoscia w Warszawie naruszania praw ICEHOTEL AB z siedziba w Jukkasjärvi z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego ICEBAR (CTM nr 002958072), zobowiazujac pozwana do : - zaprzestania prowadzenia baru pod nazwa ICE BAR, - zaprzestania uzywania nazwy ICE BAR w dokumentach handlowych i w reklamie, - zmiany firmy Spólki - ICE BAR; 2. nakazuje pozwanej opublikowanie w terminie 7 dni, liczac od dnia uprawomocnienia sie niniejszego orzeczenia, w czasopismach: Media&Marketing (w dziale Aktualosci, na stronie 6 do 10, wielkosci 204x44 mm, pasek na dole strony) i Nowosci Gastronomiczne (na stronie 3 do 10, wielkosci 103x135 mm) oraz w dzienniku Gazeta Wyborcza (w piatkowym wydaniu warszawskiego dodatku Co jest grane, na pierwszej stronie dzialu Menu poswieconego gastronomii i restauracjom warszawskim, wielkosci 148,4x57,5 mm i w dodatku weekendowym Gazeta Wyborcza Stoleczna, na stronie 1 do 4, o wielkosci 148,4x57,5 mm) ogloszen o tresci : Ice Bar Sp. z o.o. w Warszawie przeprasza Icehotel AB z siedziba w Szwecji za naruszenie praw do wspólnotowego znaku towarowego ICEBAR i informuje, iz bar prowadzony w Warszawie nie ma zadnych zwiazków z barami prowadzonymi przez Icehotel AB pod nazwa Icebar oraz Absolut Icebar w Londynie, Mediolanie, Sztokholmie, Reykiawiku i Tokio. 3. zasadza od pozwanej ICE BAR Spólki z ograniczona odpowiedzialnoscia w Warszawie na rzecz powoda ICEHOTEL AB z siedziba w Jukkasjärvi kwote 2.295 (dwa tysiace dwiescie dziewiecdziesiat piec) zlotych, tytulem zwrotu kosztów procesu. 4. zwraca pozwanej, z kasy Sadu kwote 120 (sto dwadziescia) zlotych uiszczona 13 grudnia 2006 r., a zaksiegowana pod poz. 06090-9b 49, tytulem nienaleznej oplaty sadowej od zazalenia, prawomocnie odrzuconego. 1
Sygn. akt XXII GWzt 8/06 UZASADNIENIE W dniu 8 XI 2006 r. ICEHOTEL AB w Jukkasjärvi (Szwecja) wniósl o : nakazanie pozwanej ICE BAR Spólce z ograniczona odpowiedzialnoscia w Warszawie zaprzestania naruszania praw powoda z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego ICEBAR (CTM nr 002958072) poprzez: - zaprzestanie prowadzenia baru pod nazwa ICE BAR, - zaprzestanie uzywania nazwy ICE BAR w dokumentach handlowych i w reklamie, - zmiane firmy pozwanej Spólki, nakazanie opublikowania okreslonej tresci ogloszen o przeproszeniu. W uzasadnieniu wyjasnil, ze powód bedacy spólka prawa szwedzkiego prowadzi od 12 lat miedzynarodowa siec barów pod nazwa ICEBAR w Londynie, Mediolani e, Sztokholmie, Reykiawiku i Tokio, urzadzonych wedlug jednolitego wzoru i pomyslu. Charakteryzuje go wystrój z lodu oraz stala, ujemna temperatura w barze, niezaleznie od temperatury na zewnatrz. Od 12 listopada 2004 r. nazwa ICEBAR korzysta z ochrony jako wspólnotowy znak towarowy na podstawie rejestracji dokonanej w Urzedzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod nr CTM 002958072 w klasach 11 (lód i chlodnie), 21 (naczynia na napoje wykonane z lodu), 32 (piwo, napoje bezalkoholowe), 33 (napoje alkoholowe), 37 (wykonanie konstrukcji z lodu), 40 (rzezba), 42 (projektowanie budynków m.in. z lodu) i 43 (uslugi zwiazane z podawaniem posilków i napojów). Powód zarzucil, ze 4 lutego 2006 r. pozwana otworzyla w Warszawie przy ul. Panskiej 61 bar pod nazwa ICE BAR, pod która takze prowadzi dzialalnosc gospodarcza. Formula baru jest tozsama z formula barów powoda. Wewnatrz panuje ujemna temperatura, sciany wylozone sa brylami lodu, z którego wykonane sa takze meble i naczynia. Sciany udekorowane sa lodowymi rzezbami. W lokalu podawane sa napoje i posilki. Zakres swiadczonych przez obydwie strony uslug jest zatem identyczny. Pozwana narusza w ten sposób prawa powoda, wprowadzajac w blad klientów. Odmowa dobrowolnego zaprzestania naruszania prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego uzasadnia roszczenia zmierzajace do zapewnienia prawom ICEHOTEL AB nalezytej ochrony. Jako podstawe prawna roszczenia wskazal powód przepisy Rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 XII 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz ustawy z dnia z 30 VI 2000 r. Prawo wlasnosci przemyslowej. Zarzucil, ze podobienstwo znaku towarowego powoda i oznaczenia pozwanej, w warstwie fonetycznej i koncepcyjnej) nie budzi watpliwosci. W warstwie graficznej (pisownia) róznice sa niewielkie spacja pomiedzy wyrazami ice i bar. Identyczne sa uslugi swiadczone pod spornymi oznaczeniami, zachodzi wiec daleko posuniete prawdopodobienstwo zaistnienia ryzyka wprowadzenia w blad odbiorców. Przekonuja o tym publikacje prasowe po swiecone otwarciu baru pozwanej. Autorzy czasopism Nowosci Gastronomiczne, Media & Marketing wyraznie lacza dzialalnosc stron. 2
Zarzucil pozwanej dzialanie w zlej wierze, powolujac wypowiedzi prezesa zarzadu Spólki Ice Bar, który w wywiadach dla Gazety Wyborczej i Angory przyznaje, ze wiedzial o istnieniu sieci barów prowadzonych przez powoda, na których wzorowal formule lokalu ICE BAR. Oznaczenie stosowane przez pozwana jest w powszechnym odbiorze tozsame ze wspólnotowym znakiem towarowym powoda. Uzasadnia to zgloszone zadania. W zakresie zmiany firmy roszczenie oparte jest na zasadzie art. 158 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 14 ust. 1 Rozporzadzenia. W ocenie powoda, dopóki pozwana prowadzi bar pod nazwa ICE BAR jest on praktycznie pozbawiony mozliwosci podjecia dzialalnosci gospodarczej na terenie Polski. Pomimo wezwan do zaniechania naruszen (k.26-32) pozwana nie zaprzestala prowadzenia baru. Na poparcie swych roszczen powód zawnioskowal dowody z dokumentu urzedowego swiadectwa rejestracji OHIM, wydruki ze stron internetowych pozwanej, artykuly prasowe z informacjami o sieci barów powoda i o otwarciu baru pozwanej w Warszawie. (k.1-32) 28 XI 2006 r. Sad postanowil udzielic powodowi ICEHOTEL AB w Jukkasjärvi zabezpieczenia jego roszczen, zakazujac pozwanej ICE BAR Spólce z ograniczona odpowiedzialnoscia w Warszawie, na czas trwania procesu : a. korzystania z nazwy ICE BAR na oznaczenie prowadzonego przez nia baru oraz b. uzywania nazwy ICE BAR w zwiazanych z tym dokumentach handlowych i reklamie. (k.46-49) Odpowiadajac na pozew ICE BAR Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia w Warszawie zazadala oddalenia powództwa i zasadzenia na jej rzecz zwrotu kosztów procesu. Przyznala prawo powoda z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego oraz fakt prowadzenia wskazanej dzialalnosci gospodarczej (bary, dostarczanie zywnosci dla odbiorców zewnetrznych) pod firma ICE BAR. Pozwana otworzyla bar w Warszawie pod wlasna nazwa w przekonaniu, ze nie narusza praw powoda. Oznaczenie ice bar wskazuje bowiem na rodzaj dzialalnosci, podobnie jak bar mleczny, grill itp. Przyznala podobienstwo znaku i oznaczenia, zaprzeczajac jednak istnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w blad, ryzyka skojarzenia obu znaków. Powód prowadzi dzialalnosc gospodarcza nie pod nazwa ICE BAR lecz ABSOLUT ICEBAR. Klientela stron nie jest tozsama poniewaz powód, co sam przyznaje nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej na terenie Polski. Powolala sie przy tym na przepisy prawa krajowego Prawa wlasnosci przemyslowej. Spólka nie zglosila zadnych wniosków dowodowych. Stwierdzila, ze prowadzi dzialalnosc gospodarcza zgodnie z prawem, korzystajac z konstytucyjnej (art. 6) swobody dzialalnosci gospodarczej. (k. 71-76) Powód nie zgodzil sie z postawionymi zarzutami, wskazujac, ze wspólnotowe prawo z rejestracji znaku towarowego daje mu wylaczne uprawnienie uzywania znaku ICEBAR na terytorium calej Unii Europejskiej. Z prawa tego korzysta, prowadzac bary lodowe w wielu miastach. Zaprzeczyl, aby slowa ice bar pisane lacznie lub rozdzielnie charakteryzowaly oferowany towar, rodzaj, pochodzenie, przeznaczenie uslug. Nie zachodza zadne okolicznosci uzasadniajace ograniczenie praw powoda. (k.80-89) 3
Sad ustalil, ze: Powód, bedacy spólka prawa szwedzkiego, prowadzi od 12 lat miedzynarodowa siec barów pod nazwa ICEBAR, miedzy innymi w Londynie, Mediolanie i Sztokholmie, urzadzonych wedlug jednolitego wzoru i pomyslu. Charakteryzuje go wystrój z lodu oraz stala, ujemna temperatura w barze, niezaleznie od temperatury na zewnatrz. (bezsporne) ICEHOTEL AB w Jukkasjärvi jest, od 12 listopada 2004 r. uprawniony z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego ICEBAR, zarejestrowanego przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM) w Alicante pod nr CTM 002958072 dla towarów i uslug wymienionych w klasach 11 (lód i chlodnie), 21 (naczynia na napoje wykonane z lodu), 32 (piwo, napoje bezalkoholowe), 33 (napoje alkoholowe), 37 (wykonanie konstrukcji z lodu), 40 (rzezba), 42 (projektowanie budynków m.in. z lodu) i 43 (uslugi zwiazane z podawaniem posilków i napojów). W dniu 4 lutego 2006 r. pozwana Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia ICE BAR otworzyla w Warszawie przy ul. Panskiej 61 bar pod nazwa ICE BAR, którego formula jest tozsama z formula barów powoda. Wewnatrz panuje ujemna temperatura, sciany wylozone sa brylami lodu, z którego wykonane sa takze meble i naczynia. Sciany udekorowane sa lodowymi rzezbami. W lokalu podawane sa napoje i posilki. Zakres swiadczonych przez obydwie strony uslug jest identyczny. (bezsporne tak tez kopie informacji prasowych k.22-25, wydruków ze stron internetowych k.19-21) Wspólnotowy znak towarowy ICEBAR zarejestrowany na rzecz ICEHOTEL jest znakiem slownym. Slowo takie nie istnieje jednak w zadnym jezyku. Przez podobienstwo do angielskiego okreslenia, pisanego prawidlowo rozdzielnie, ice bar w warstwie konceptualnej kojarzy sie z barem lodowym. Oznaczenie baru pozwanego - ICE BAR jest pozbawione jakiegokolwiek szczególnego charakteru graficznego czy figuratywnego, wykazuje oczywiste, graniczace z identycznoscia, podobienstwo ze znakiem slownym powoda. Nalezy wiec przyjac, ze przecietny konsument uzna sporne znaki towarowe za wizualnie podobne, poniewaz wymowa elementu slownego oznaczenia wplynie na wizualne postrzeganie liter. (ocena sadu dokonana na podstawie swiadectwa rejestracji k.14-18) Identycznosc znaku ICEBAR i oznaczenia ICE BAR wystepuje na plaszczyznie znaczeniowej i fonetycznej. W warstwie wizualnej róznice istnieja, jednakze sa niewielkie, praktycznie niezauwazalne przy pobieznym zetknieciu sie z nazwa baru przez przecietnego zorientowanego, rozwaznego klienta tego typu barów. Bedzie on osoba bardziej nastawiona na oryginalnosc miejsca oraz wyjatkowy sposób serwowania potraw, niz osoba przywiazana do tradycji kulinarnych, znajdujaca upodobanie w dobrej kuchni. Tym bardziej znaczace bedzie dla niego skojarzenie z miejscem ICEBAR (ICE BAR), w którym serwowane sa proste posilki i napoje. Mniejsza wage przywiazywac bedzie do pisowni (strony wizualnej) znaku towarowego, szczególnie, jesli nie bedzie mógl porównac bezposrednio znaku i oznaczenia miejsc swiadczenia uslug gastronomicznych, odnajdujac te minimalna róznice. Pozwana narusza w ten sposób prawa powoda, uzywajac oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla identycznych uslug. Znak i oznaczenie w zaden sposób nie róznia sie na plaszczyznie fonetycznej, ani znaczeniowej. Róznica wizualna sprowadzajaca sie do zastosowania pisowni lacznej ICEBAR lub rozdzielnej ICE BAR jest w istocie niedostrzegalna dla przecietnego, dobrze zorientowanego odbiorcy tego rodzaju uslug, nalezacych nie tylko do tej samej klasy 43 (uslugi zwiazane z podawaniem posilków i napojów) ale dodatkowo upodobnionych oryginalna koncepcja lokalu, w którym sa swiadczone i sposobem serwowania potraw. 4
Podwójna identycznosc oznaczenia/znaku towarowego i uslugi/towaru skutkuje niewatpliwym wprowadzeniem w blad klientów co do ich pochodzenia od powoda. Wskazuja na istnienie pomiedzy stronami sporu powiazan gospodarczych lub organizacyjnych, które uprawniaja pozwanego do uzywania wspólnotowego znaku towarowego powoda. (ocena Sadu tak tez artykuly z informacjami o sieci barów powoda i o otwarciu baru pozwanej w Warszawie Media i Marketing z 22 II 2006 r., Nowosci Gastronomiczne ze stycznia 2006 r., Gazeta Wyborcza 4-5 II 2006 r., Angora. (k.22-25) ICE BAR Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia w Warszawie nie ma praw do znaku ICE BAR. ICEHOTEL AB nie wyrazala zgody na uzywanie zarejestrowanego na jej rzecz znaku wspólnotowego, dzialania te maja zatem charakter bezprawny. (fakt niezaprzeczony przez pozwana) Sad zwazyl co nastepuje: Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujacym w oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 XII 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U.UE.L. 94.11.1 z dnia 14 I 1994 r., Dz.U.UE-sp.17-1-146), które reguluje w sposób calosciowy kwestie zwiazane ze wspólnotowymi znakami towarowymi dla towarów lub uslug, w szczególnosci zasady rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno -prawnym Rozporzadzenia, jako czesc acquis communautaire stanowia element polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie. W wiekszosci stanowia one powtórzenie regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znaków towarowych. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementujaca ja ustawa Prawo wlasnosci przemyslowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w Rozporzadzeniu Rady (WE), w szczególnosci zas, w tym zakresie w jakim odsyla ono do wlasciwych przepisów prawa krajowego. Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywoluje on ten sam skutek w calej Wspólnocie; moze on byc zarejestrowany, zbyty, byc przedmiotem zrzeczenia sie lub decyzji stwierdzajacej wygasniecie praw wlasciciela znaku lub uniewaznienie znaku, a jego uzywanie moze byc zakazane jedynie w odniesieniu do calej Wspólnoty. (art.1 ust.2) Nie mozna zatem ograniczac uprawnien plynacych z rejestracji do jednego tylko, lub kilku, Panstw Czlonkowskich, w których znak ten jest faktycznie uzywany. Znak ten uzyskuje sie poprzez rejestracje (art. 6), która jest skuteczna na terenie calej Wspólnoty, a zatem od dnia 1 V 2004 r. takze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znak rejestrowany jest przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante na okres 10 lat od daty dokonania zgloszenia (z mozliwoscia przedluzenia). (art. 46) Prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego sa skuteczne wobec osób trzecich z dniem publikacji. (art. 9 ust.3 zd.1) Zgodnie z przepisem art. 95 ust.1 Rozporzadzenia, sady uznaja wspólnotowy znak towarowy za wazny, o ile nie jest to przedmiotem powództwa wzajemnego o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie. Jezeli zatem obrona pozwanego nie przyjela formy pozwu wzajemnego z zadaniem uniewaznienia znaku, co do którego istnieja bezwzgledne przyczyny odmowy rejestracji, sad nie jest uprawniony dokonywac samodzielnie oceny znaku, w szczególnosci jego zdolnosci odrózniajacej. Wspólnotowy znak towarowy moze skladac sie z jakiekolwiek oznaczenia, które mozna przedstawic w formie graficznej, w szczególnosci z wyrazów, lacznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, ksztaltu towarów lub ich opakowan, pod warunkiem, ze oznaczenia takie umozliwiaja odróznianie towarów lub uslug jednego przedsiebiorstwa od towarów 5
lub uslug innych przedsiebiorstw. (art.4) Podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub koncowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub uslugi oznaczonych znakiem, odróznienia, bez ewentualnosci wprowadzenia w blad, tego towaru lub uslugi od towarów lub uslug innego pochodzenia. (por. wyroki ETS z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips) Zgodnie z art. 12, wylacznosc uprawnien do znaku podlega pewnym ograniczeniom. Znak wspólnotowy nie uprawnia bowiem do zakazania osobie trzeciej uzywania w obrocie: a. jej nazwiska (nazwy) lub adresu; b. oznaczen dotyczacych rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub swiadczenia uslugi, lub tez innych wlasciwosci towarów lub uslug; c. znaku towarowego w przypadku gdy jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towarów lub uslug, pod warunkiem, ze uzywa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu. Wspólnotowy znak towarowy przyznaje uprawnionemu prawa wylaczne. Jest on uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim uzywania, bez jego zgody, w obrocie handlowym oznaczenia: a. identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub uslug identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany, b. w przypadku gdy z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa towarów lub uslug, których dotycza znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii publicznej, obejmujace równiez prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym, (art.9 ust.1) Rozporzadzenie stanowi, ze prócz, wymienionych w art. 7 ust.1 bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji, na skutek sprzeciwu wlasciciela wczesniejszego znaku, zgloszonego znaku nie rejestruje sie, jezeli: a. jest on identyczny z wczesniejszym, a towary lub uslugi, dla których wnioskuje sie o rejestracje sa identyczne z towarami lub uslugami, dla których wczesniejszy znak towarowy jest chroniony; b. na skutek podobienstwa towarów lub uslug istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii publicznej na terytorium, na którym wczesniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad obejmuje równiez prawdopodobienstwo skojarzenia z wczesniejszym znakiem towarowym. (art. 8) Zakaz okreslony w art. 9 ust.1 a i b. ma charakter zbiezny ze wzglednymi podstawami odmowy rejestracji wskazanymi w art. 8 ust.1a i b., stad dla sadowej oceny istnienia naruszenia prawa z rejestracji istotne znaczenie miec beda rozwazania zawarte w uzasadnieniach orzeczen Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci w Luksemburgu i Sadu Pierwszej Instancji odnoszace sie do: identycznosci lub podobienstwa towarów lub uslug, istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad. Kwestie te byly takze przedmiotem oceny na gruncie przepisów powolywanej wyzej Dyrektywy. Sad pragnie podkreslic, ze poglady ETS i Sadu Pierwszej Instancji cechuje w tym zakresie duza jednolitosc i stabilnosc. W najnowszych orzeczeniach powolywane sa tezy wczesniejszych wyroków i opinii, do których, jako majacych istotne znaczenie dla zrozumienia pojecia naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, Sad pragnie sie odniesc. 6
Ocena podobienstwa czy identycznosci znaków powinna sie opierac na ich zgodnosci graficznej, fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej), sporne znaki nalezy porównywac calosciowo, a decydujace znaczenie miec beda elementy odrózniajace i dominujace, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe sa do siebie podobne jezeli, z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorców, sa one przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen i z 25 XI 2003 r. w sprawie T-286/02 Kiap Mou) Identycznosc porównywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia wystepuje wówczas, gdy sa one dokladnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzuja sie niedostrzegalnymi dla przecietnego konsumenta róznicami. Moga zatem wystepowac na tyle drobne, nieznaczace róznice, ze znaki sa w praktyce trudne do odróznienia Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie sa identyczne, czy tez mozna mówic zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich calosciowego oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. (por. wyrok Trybunalu z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion) Reguly te sa powszechnie stosowane przez OHIM (por. Wytyczne w postepowaniu sprzeciwowym ) oraz sady znaków towarowych i wzorów Wspólnoty. Znak i oznaczenie zostana uznane za identyczne takze wówczas, gdy : rózny jest rodzaj, wielkosc lub kolor czcionki (o ile nie bedzie to stanowic cechy graficznej znaku), slowa pisane sa malymi lub duzymi literami, litery, z których sa zlozone sa zapisane lacznie lub rozdzielo ne. Przy ustalaniu identycznosci towarów lub uslug nalezy sie kierowac, w pierwszym rzedzie, ich przynaleznoscia do tych samych klas towarów lub uslug wedlug klasyfikacji nicejskiej. (por. tez : Michal Mazurek Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego przez uzycie identycznego znaku dla identycznych towarów (w swietle prawa wspólnotowego). Europejski Przeglad Sadowy 11/2005 s.34-41) Wlasciwy krag odbiorców sklada sie z przecietnych konsumentów, nalezycie poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych (deemed to be reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé), przy czym poziom uwagi konsumentów moze sie róznie ksztaltowac w zaleznosci od kategorii przedmiotowych towarów lub uslug. (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer i z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, z 12 I 2006 r. w sprawie C -361/04 P Picasso) Dokonujac oceny podobienstwa towarów (uslug) nalezy brac pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujace, zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczególnie rodzaj towarów lub uslug, ich przeznaczenie, sposób uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sa sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo, z 8 VII 2004 r. w sprawie T-203/02 Vitafruit, z 4 V 2005 r. w sprawie T-359/02 Star TV) Calosciowa ocena zaklada pewna wspólzaleznosc miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczególnosci podobienstwem znaków towarowych oraz podobienstwem towarów lub uslug, których one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa miedzy oznaczonymi towarami lub uslugami moze byc zrównowazony znaczacym stopniem podobienstwa miedzy znakami towarowymi i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci - por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin) 7
W mysl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad (likelihood of confusion, le risque de confusion), istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznac, ze dane towary lub uslugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa, ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo. (por. wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C- 39/97 Canon, z 4 V 1999 r. Rec. str. I-5507, w sprawach polaczonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 Mülhens wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties, z 15 I 2003 r. w sprawie T-99/01 Mystery, z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 Budmen, z 17 III 2004 r. w sprawach T-183/02 i T-184/02 Mudicor, z 11 V 2005 r. w sprawie T-31/03 Grupo Sada z 13 VI 2006 r., w sprawie T-153/03 Réprésentation d'une peau de vache, z 10 X 2006 r. w sprawie T -172/05 Armafoam) Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad powinno byc oceniane w sposób calosciowy, zgodnie ze sposobem postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, w szczególnosci wzajemnej zaleznosci miedzy podobienstwem oznaczen, a podobienstwem towarów lub uslug, których one dotycza. (por. wyroki Sadu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills Rec. str. II-2821, z 12 X 2004 r. w sprawie T-35/03 Carpo, z 11 V 2005 r. w sprawie T-31/03 Grupo Sada, wyrok ETS z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 Mülhens, z 10 X 2006 r. w sprawie T -172/05 Armafoam) Ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w zakresie podobienstwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczen powinna sie opierac na wywieranym przez nie calosciowym wrazeniu ze szczególnym uwzglednieniem ich elementów odrózniajacych i dominujacych. (por. wyroki Sadu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01 BASS, z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 Chufafit, z 5 IV 2006 r. w sprawie T-344/03 ORO SAIWA) Z zasady, odbiorcy nie uznaja elementu opisowego, stanowiacego czesc zlozonego znaku towarowego, za element odrózniajacy i dominujacy w calosciowym wrazeniu, jakie ten znak wywiera. (por. wyroki Sadu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 BUDMEN i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 Chufafit) O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako calosc i nie zaglebia sie w analize jego poszczególnych elementów (por. wyroki ETS z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 Armafoam), o tyle to wlasnie dominujace i odrózniajace cechy oznaczenia sa, co do zasady, najlatwiej zapamietywane. (por. wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties) Zawarty w znaku towarowym element opisowy nie moze byc uznany za dominujacy, albowiem ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad nie moze byc oparta na elementach nie podlegajacych ochronie przepisami dotyczacymi znaków towarowych. (por. wyrok Sadu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin) Znak towarowy, który nie zawiera jakiegokolwiek elementu opisowego dla okreslonej kategorii towarów lub uslug posiada charakter wysoce odrózniajacy. (por. wyrok ETS z 12 I 2006 r. w sprawie C-361/04 P Picasso) Nadaje to ogromna wage elementowi dominujacemu znaku towarowego, który konsument zauwaza i zapamietuje. Dlatego koniecznosc oceny ogólnego wrazenia, jakie wywoluje oznaczenie, nie wyklucza analizy kazdego jego skladnika w celu ustalenia elementu dominujacego. (por. wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T -104/01 Fifties) Przecietny konsument rzadko ma mozliwosc przeprowadzenia bezposredniego porównania róznych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawac sie na zachowany w pamieci niedoskonaly obraz tych znaków towarowych. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad jest tym wieksze im silniejszy jest charakter odrózniajacy znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub jego renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci znaku na rynku). (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, wyroki Sadu z 22 X 2003 r. w sprawie T-311/01 Stari x, z 22 VI 2004 r. w sprawie T-66/03 8
Galáxia, z 1 II 2005 r. w sprawie T-57/03 Hooligan, z 21 II 2006 r. w sprawie T-214/04 POLO, z 5 IV 2006 r. w sprawie T- 202/04 Echinacin) Mozna uznac, ze istnieje pewna wspólzaleznosc pomiedzy znajomoscia znaku towarowego wsród odbiorców, a jego charakterem odrózniajacym i stwierdzic tym samym, ze im bardziej znak towarowy jest znany wsród odbiorców, tym bardziej wzmocniony jest charakter odrózniajacy tego znaku. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce odrózniajacym charakterem wynikajacym z jego znajomosci wsród odbiorców, nalezy rozpatrzyc wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szczególnosci udzial znaku towarowego w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugosc okresu jego uzywania, wielkosc inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo wcelu jego promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak towarowy umozliwia zidentyfikowanie towarów lub uslug jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak równiez oswiadczenia izb handlowych i przemyslowych lub innych stowarzyszen zawodowych (por. wyrok Sadu z 12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke). Dokonujac oceny wspólnotowego znaku towarowego ICEBAR i oznaczenia pozwanej ICE BAR mozna zasadnie uznac, ze sa ona identyczne na plaszczyznie koncepcyjnej i fonetycznej. Jedyna, drobna, niezauwazalna dla przecietnego konsumenta tego rodzaju uslug róznica w pisowni znaku i oznaczenia (oddzielenie liter) pozostaje bez znaczenia dla odbioru znaków jako tozsamych. Warstwa koncepcyjna, skojarzenie z oryginalnie urzadzonym miejscem, w którym uslugi restauracyjne sa swiadczone narzuca przekonanie o tozsamosci znaków, a w konsekwencji takze przedsiebiorcy, który uslugi swiadczy. Dodatkowym elementem utrudniajacym odróznienie znaku i oznaczenia jest uzycie do ich stworzenia slów w jezyku angielskim, których pisownia, w spoleczenstwie polskim, nie musi byc powszechnie znana. Zwazywszy dodatkowo niepodwazalna identycznosc swiadczonych przez obydwie strony pod spornymi znakiem i oznaczeniem uslug nalezy stwierdzic, ze pozwana dopuscila sie naruszenia naleznego powodowi prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego ICEBAR, o którym mowa w art. 9 ust. 1 a Rozporzadzenia. Powód jest zatem w pelni uprawniony do zadania zakazania jej uzywania, bez jego zgody, w obrocie handlowym oznaczenia: identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub uslug identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany. (klasa 43 w klasyfikacji nicejskiej - uslugi zwiazane z podawaniem posilków i napojów). Sad uznal, ze wystepujac na droge sadowa powód, jak byl do tego zobowiazany (art. 479 12 1 k.p.c.), juz w pozwie przedstawil wszystkie twierdzenia i dowody, z których wynikaly: jego prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego ICEBAR Nr 002958072, ich naruszenie przez pozwana swiadczenie uslug restauracyjnych (tego samego rodzaju) pod identycznym oznaczeniem, w konsekwencji uprawnienie do wystepowania z roszczeniami okreslonymi w pozwie. Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadzenia. W innych przypadkach, naruszenie wspólnotowego znaku towarowego podlega prawu krajowemu odnoszacemu sie do naruszenia krajowego znaku towarowego. Rozporzadzenie nie stanowi przeszkody dla wnoszenia powództw w sprawach wspólnotowego znaku towarowego na mocy ustawodawstwa panstw czlonkowskich dotyczacego w szczególnosci odpowiedzialnosci cywilnej oraz nieuczciwej konkurencji. (art.14 ust.2) 9
Zadanie zakazania pozwanej narusza nia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego wynika wprost z ust. 1a art. 9 Rozporzadzenia. Nawet gdyby jednak przyjac, ze rozlaczna pisownia elementów znaku ICEBAR wyklucza uznanie, iz oznaczenie uzywane przez pozwana jest identyczne z podlegajacym ochronie w calej Wspólnocie znakiem towarowym powoda, to wysoki stopien podobienstwa znaków i identycznosc uslug uzasadniaja prawdopodobienstwo wprowadzenia nabywców wblad co do pochodzenia uslug, w szczególnosci istnienia pomiedzy stronami tego rodzaju powiazan gospodarczych, które uprawniaja pozwana do uzywania w obrocie znaku towarowego powoda. Potwierdzaja to dodatkowo relacje prasowe z otwarcia baru pozwanej w Warszawie. (ust. 1a art. 9 Rozporzadzenia) Dzialanie Spólki ICE BAR jest sprzeczne z cel em ochrony znaku towarowego, jakim jest zapobieganie sytuacji, w której to konsument móglby odniesc mylne wrazenie co do pochodzenia towarów lub uslug (od okreslonego przedsiebiorcy). Uzasadnia to zastosowanie sankcji zakazowych oraz srodków, jakie prawo krajowe przewiduje dla praw ochronnych na znaki towarowe i czynów nieuczciwej konkurencji. Wobec sformulowania przez ICEHOTEL AB zadan wynikajacych z naruszenia praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego przez OHIM pod nr 002958072, Sad pominal, jako nie majace znaczenia dla rozstrzygniecia sporu twierdzenia odnoszace sie do prawa krajowego w takim zakresie w jakim znak reguluje Rozporzadzenie. I tak, w przypadku, gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba ze istnieja szczególne powody zaniechania tego, decyzje zakazujaca pozwanemu dzialan stanowiacych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Stosuje równiez takie srodki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 98 ust.1) W celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, na podstawie ust. 1 art. 9 rozporzadzenia moga byc zakazane, w szczególnosci, nastepujace dzialania: a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach; b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i swiadczenie uslug pod tym oznaczeniem; d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust.2) W ocenie Sadu, naruszenie przez pozwana prawa powoda z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w pelni uzasadnia zastosowanie wzgledem niej wymienionych wyzej sankcji. Sad nie znajduje zadnych przyczyn dla odstapienia od takiej decyzji, w szczególnosci, nie sa to okolicznosci, na które powoluje sie spólka ICE BAR w uzasadnieniu odpowiedzi na pozew (korzystanie ze swobody dzialalnosci gospodarczej z naruszeniem praw powoda, czy nieprowadzenie przez ICEHOTEL AB dzialalnosci gospodarczej w Polsce, przy jednolitym charakterze znaku).. Na zasadzie art. 98 ust. 1 in fine Rozporzadzenia, Sad uznal, ze dla zapewnienia przestrzegania nalozonego zakazu konieczne jest zobowiazanie pozwanej do : 1. zmiany firmy Spólki, 2. nakazania jej opublikowania okreslonej tresci ogloszen o przeproszeniu. Z przepisu art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 30 III 2000 r. Prawo wlasnosci przemyslowej wynika, ze uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy (odpowiednik wspólnotowego prawa z rejestracji znaku towarowego) moze zakazac 10
poslugiwania sie przez inna osobe nazwa, pod która prowadzi ona dzialalnosc gospodarcza, chyba ze nazwa ta nie jest uzywana w charakterze oznaczenia towarów bedacych przedmiotem tej dzialalnosci i nie zachodzi mozliwosc wprowadzenia odbiorców w blad co do pochodzenia towarów, w szczególnosci ze wzgledu na rózny profil dzialalnosci lub lokalny zasieg uzywania tej nazwy. Przepis ten musi byc w niniejszej sprawie stosowany odpowiednio, przy jego wykladni nalezy kierowac sie nie literalnym brzmieniem ustawy lecz celem jaki ma pelnic. Ogranicza on bowiem mozliwosc stosowania sankcji w postaci obowiazku zmiany firmy, pod jaka dzialalnosc gospoda rcza prowadzi przedsiebiorca dopuszczajacy sie naruszenia prawa do znaku towarowego, w sytuacji, gdy sama ta firma nie ma zwiazku z oznaczeniem oferowanych towarów lub uslug i nie istnieje mozliwosc konfuzji co do ich pochodzenia. W niniejszej sprawie, jakkolwiek firma pozwanej ICE BAR nie oznacza wprost rodzaju uslug, to jest z nimi tak silnie zwiazana, ze pozostawienie Spólce prawa poslugiwania sie dotychczasowa firma dalej wywolywac bedzie przekonanie o istnieniu powiazan prawnych organizacyjnych lub gospodarczych pomiedzy stronami. W sytuacji istnienia wspólnego rynku, swobody prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i swiadczenia uslug, a takze swobody przemieszczania sie osób i przeplywu towarów w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ograniczenie w postaci lokalnego zasiegu uzywania tej nazwy przez pozwana nie moze miec zadnego znaczenia. Przepis art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi podstawe orzeczenia zakazujacego konkretnych, niedozwolonych dzialan konkurencyjnych, które zagrozily lub naruszyly interes innego przedsiebiorcy. (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 22 X 2002 r. III CKN 271/01 OSNC 2004/2/26) Zgodnie z nim., w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca, którego interes zostal zagrozony lub naruszony, moze zadac zlozenia jednokrotnego lub wielokrotnego oswiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy, czynami nieuczciwej konkurencji sa w szczególnosci : wprowadzajace w blad oznaczenie przedsiebiorstwa, falszywe lub oszukancze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo uslug, wprowadzajace w blad oznaczenie towarów lub uslug. Zadanie zlozenia oswiadczenia o przeproszeniu jest scisle zwiazane z faktem naruszenia i ukierunkowane jest na wyjasnienie osobom, które sa przekonane o powiazaniach gospodarczych pomiedzy stronami procesu. Zastosowane srodki pozwola przerwac dzialanie naruszajace prawo powoda i przywrócic stan poprzedni, usunie tez, realne, sadzac z postawy pozwanego, zagrozenie dalszego prowadzenia dzialalnosci gospodarczej swiadczenia uslug restauracyjnych pod firma i z oznaczeniem ICE BAR. O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 98 1 k.p.c., odpowiedzialnosci za wynik sporu. Do niezbednych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki oplat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. ( 3 art. 98 k.p.c.) Do niezbednych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki oplat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. 11
( 3.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego lub rzecznika patentowego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej wedlug przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.) Oplaty za czynnosci radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie oplat za czynnosci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu. Zasadzajac oplate za czynnosci radcy prawnego sad bierze pod uwage niezbedny naklad pracy, a takze charakter sprawy i wklad pracy pelnomocnika w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. ( 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia oplaty stanowia okreslone w rozdzialach 3-4 stawki minimalne. Oplata nie moze byc wyzsza od szesciokrotnej stawki minimalnej, ani wartosci przedmiotu sporu. ( 2 ust.2.) Wysokosc stawki minimalnej zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. ( 4 ust.1.) Wysokosc stawki minimalnej zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. ( 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa ochronnego wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 zl ( 10 ust. 1 pkt 18). Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznal, ze adekwatne do nakladu pracy pelnomocnika powoda wykonujacego zawód radcy prawnego bedzie wynagrodzenia w podwójnej minimalnej wysokosci. (2 x 840 zl + 15 zl, tytulem oplaty skarbowej od pelnomocnictwa) Sad postanowil takze zwrócic pozwanej, z kasy Sadu kwote 120 zl uiszczona, tytulem nienaleznej oplaty sadowej. (art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych). 12