Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

Transkrypt

1 Biuletyn kwartalny nr 4/2014 (16) Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja Wstęp Miło nam oddać w Państwa ręce kolejne wydanie biuletynu dotyczącego tematyki znaków towarowych oraz nieuczciwej konkurencji. Opisujemy tu zagadnienia związane z nowymi inicjatywami ustawodawcy, jak również ostatni dorobek orzeczniczy, zarówno sądów europejskich, jak i polskich. Jeżeli chodzi o nowości z Unii Europejskiej związane ze znakami towarowymi na uwagę zasługują orzeczenia dotyczące aspektów proceduralnych, np. wyrok Sądu Unii Europejskiej dotyczący wpływu wygaśnięcia znaku towarowego stanowiącego podstawę sprzeciwu. Warto też wspomnieć o orzeczeniu dotyczącym znaku towarowego przestrzennego odzwierciedlającego opakowanie jogurtu Fantasia, które stanowi kolejną odsłonę sporu. W biuletynie znaleźć możemy również interesujący materiał na temat możliwości rejestracji przestrzennych znaków towarowych. Jak dowiadujemy się z najnowszego orzecznictwa, kształt opakowania musi znacząco odbiegać od standardów branżowych, aby uzyskać zdolność odróżniającą. Na uwagę również zasługują kwestie dotyczące polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie tylko Sąd Najwyższy zabrał ostatnio głos w sprawie opłat półkowych, ale i Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w tej materii. Opisany w tym wydaniu wyrok Trybunału stanowi, że przepis zabraniający pobierania innych nich marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży jest zgodny z Konstytucją, a tym samym znajduje miejsce w naszym porządku prawnym. W kontekście nieuczciwej konkurencji na uwagę zasługuje również postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące uciążliwego marketingu polegającego na wysyłce wiadomości tekstowych oraz telefonowaniu do abonentów konkurenta. Postanowienie to ma precedensowy charakter. Ten biuletyn zawiera także artykuły prasowe opublikowane przez członków naszego zespołu, a dotyczące tematyki biuletynu. Między innymi zamieszczamy artykuł dotyczący nowej inicjatywy IPO zmierzającej do umożliwienia skutecznego dochodzenia praw z tytułu naruszenia praw do znaków towarowych w Internecie. W tym wydaniu nieco miejsca poświęcamy również zagadnieniu wprowadzenia nowej marki modowej - publikujemy materiał opracowany przez naszą koleżankę z australijskiego biura K&L Gates, pt. New Fashion Brand? Key Considerations Before Launch. Pani Lisa Egan opowiada w tym materiale o zagadnieniach prawnych istotnych z punktu widzenia projektantów wchodzących na rynek. To interesujący materiał pozwalający na spojrzenie na te kwestie z szerszej, międzynarodowej perspektywy. K&L Gates Jamka sp.k. Plac Małachowskiego Warszawa, Polska T: F: Życzę przyjemnej lektury. Oskar Tułodziecki

2 Pragniemy złożyć naszym Czytelnikom życzenia wspaniałych i pełnych radości świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku pasma sukcesów i spełnienia wszystkich marzeń i planów. Dział własności intelektualnej warszawskiego biura kancelarii K&L Gates Antonio Balestra ( ), Adoracja pasterzy, ok r., Wenecja, kościół Św. Zachariasza

3 Spis treści Legislacja Znak towarowy jako nośnik informacji dla konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta... 4 Projekt nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej... 4 Orzecznictwo Kontynuacja sporu SUPERGLUE i SUPER GLUE postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej... 5 Znak towarowy nie może przedłużać ochrony praw, które bez rejestracji znaku by wygasły wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej... 5 Jak bardzo przeciętny konsument lodów zwraca uwagę na ich opakowanie? wyrok Sądu Unii Europejskiej... 6 Najpierw zbadanie używania, potem analiza prawdopodobieństwa wprowadzania w błąd wyrok Sądu Unii Europejskiej w sprawie znaków K-W SURGICAL INSTRUMENTS oraz KA-WE... 7 Wpływ wygaśnięcia znaku towarowego stanowiącego podstawę sprzeciwu na postępowanie przed Sądem Unii Europejskiej wyrok Sądu Unii Europejskiej... 8 Brak charakteru odróżniającego kształtu napinacza przeszkodą w rejestracji jako trójwymiarowego znaku towarowego wyrok Sądu Unii Europejskiej... 9 Trybunał Konstytucyjny o opłatach półkowych Kolejne wyroki korzystne dla dostawców zwrot innych niż marża opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży wyrok Sądu Najwyższego oraz Sądu Okręgowego w Warszawie Czy Urząd Patentowy RP musi wyznaczyć dodatkowy termin na złożenie ekspertyzy? wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Opakowanie jogurtu Danone Fantasia nie działa jak znak towarowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Podobieństwo znaków CLIRO i CLIO rozpatrywane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Podobieństwo znaków to kwestia stanu faktycznego, nie prawa orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie znaków JURAPARK v. JURASSIC PARK i JURASSIC PARK DINO ATTACK Odmowę udostępnienia informacji publicznej na podstawie tajemnicy przedsiębiorstwa trzeba należycie uzasadnić wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Uciążliwy marketing polegający na wysyłce wiadomości tekstowych oraz telefonowaniu do abonentów konkurenta postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie Inne zagadnienia Gdy konkurent podbiera pracowników Znak towarowy w sieci nowe propozycje IPO do walki z piractwem w Internecie Wielu graczy w polo w branży odzieżowej New Fashion Brand? Key Considerations Before Launch... 26

4 Legislacja Znak towarowy jako nośnik informacji dla konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Uchwalona w czerwcu 2014 r. ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 r., nie tylko wprowadzi szereg nowych rozwiązań w handlu elektronicznym, ale też zmodyfikuje ogólne przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży i poświęcone odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji. Przy okazji wprowadzania nowych regulacji ustawodawca dostrzegł znaczenie znaków towarowych oraz ich funkcję w obrocie. W nowej ustawie zwraca uwagę odniesienie do znaków towarowych jako instrumentów, dzięki którym następuje identyfikacja producenta. W nowych przepisach przyjęto jednolicie dla obrotu konsumenckiego i pozakonsumenckiego, że wada fizyczna rzeczy polega na niezgodności towaru z umową. Rzecz sprzedana jest niezgodna z umową wówczas, gdy nie ma określonych właściwości, w szczególności takich, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego. Dodatkowo, jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia osoby, która przez umieszczenie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego na rzeczy sprzedanej, przedstawia się jako producent (art znowelizowanego Kodeksu cywilnego). Przepis ten, podkreślający funkcję znaku towarowego, jaką jest oznaczenie pochodzenia towaru, wcześniej umiejscowiony był w niemal identycznym brzmieniu w innym akcie prawnym ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. W dniu 25 grudnia 2014 r. akt ten zostanie uchylony, zaś przepisy o sprzedaży konsumenckiej znajdą się w całości w Kodeksie cywilnym. Nowością jest szereg przepisów poświęconych gwarancji. Ustawodawca w przepisach o formie i treści oświadczenia gwarancyjnego przyjął, że w przypadku rzeczy wprowadzanych do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczenie gwarancyjne sporządza się w języku polskim (Art znowelizowanego Kodeksu cywilnego). W odniesieniu do tematyki niniejszego biuletynu wymaga przy tym podkreślenia, że wymóg ten nie dotyczy nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej. Przedsiębiorcy nie będą więc musieli tłumaczyć obcojęzycznych nazw i znaków towarowych dla potrzeb obrotu konsumenckiego. Źródło: Ewa.Rusak@klgates.com Projekt nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej W Biuletynie nr 3/2012 oraz nr 3/2013 pisaliśmy o rozpoczętych pracach nad kolejną nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej ( pwp ) szczegółowo analizując przedstawione propozycje. Na podstawie przyjętych w dniu 16 lipca 2013 r. przez Radę Ministrów Założeń przedłożonych przez Ministerstwo Gospodarki, Rządowe Centrum Legislacji opracowało tekst projektu ustawy, który de facto stanowi odwzorowanie owych Założeń. Na przełomie października i listopada 2014 r. projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej trafił pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie instytucji tzw. listów zgody, dzięki którym łatwiej będzie można zarejestrować znak towarowy podobny do innego, wcześniejszego znaku. List zgody to nic innego jak oświadczenie, w którym uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego wyraża zgodę na rejestrację na rzecz innej osoby podobnego lub identycznego znaku towarowego. Nowe przepisy mają ponadto umożliwić podmiotom zgłaszającym m.in. znak towarowy częściowe zwolnienie z opłaty za zgłoszenie do Urzędu Patentowego (do 80 proc. wysokości opłaty). Trzeba będzie przy tym wykazać wykazać, że nie jest się w stanie zapłacić całej kwoty. Propozycje zmian w ustawie pwp dotyczą również innych praw własności przemysłowej, w tym patentów i praw z rejestracji wzorów przemysłowych. Źródło: Michal.Ziolkowski@klgates.com 4 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

5 Orzecznictwo Kontynuacja sporu SUPERGLUE i SUPER GLUE postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Postanowienie wydane w ostatnim czasie przez Trybunał (C-91/14 P) zakończyło kolejny etap sporu pomiędzy Przedsiębiorstwem Handlowym Medox Lepiarz Jarosław, Lepiarz Alicja sp. j. (dalej: PH Medox ) z jednej strony a OHIM i Henkel Corp. (interwenientem), z drugiej strony. Spór dotyczył poniższego oznaczenia graficznego: Oznaczeniu temu został przeciwstawiony słowny znak towarowy zarejestrowany w krajach Beneluksu, tj. znak towarowy SUPERGLUE. W wyroku zapadłym w tej sprawie w dniu 11 grudnia 2013 r. (T-591/11), Sąd oddalił skargę PH Medox o stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej OHIM. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w decyzji Izby Odwoławczej istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. PH Medox wniósł do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi w celu ponownego rozpoznania. PH Medox zarzucił Sądowi, iż ten orzekł o podobieństwie oznaczenia zgłoszonego do rejestracji w charakterze znaku towarowego z wcześniejszym znakiem towarowym. PH Medox podniósł także, że Sąd nie dokonał oceny, jaki minimalny stopień podobieństwa pomiędzy omawianymi oznaczeniami pozwala w tej sprawie na przyjęcie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. PH Medox zakwestionował ponadto wizualne i konceptualne podobieństwo przeciwstawionych sobie oznaczeń, a także wskazał, że znak towarowy, który wykazuje słabo lub bardzo słabo odróżniający charakter nie powoduje prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Trybunał nie podzielił jednak stanowiska prezentowanego przez PH Medox. Zdaniem Trybunału charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego stanowi wyłącznie jeden z wielu elementów branych pod uwagę przy ocenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Istotna jest natomiast całościowa ocena istnienia takiego prawdopodobieństwa. Pojęcie podobieństwa powinno być interpretowane w powiązaniu z prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd. Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zależy natomiast w dużej mierze od rozpoznawalności znaku towarowego na rynku i stopnia podobieństwa między znakiem towarowym a zgłoszonym oznaczeniem, a także między oznaczonymi towarami lub usługami. Sąd w przywołanym wyżej wyroku potwierdził wniosek Izby Odwoławczej, w świetle którego słabo odróżniający charakter wyrazów super glue nie wyklucza istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału zawartym w postanowieniu, Sąd nie naruszył prawa potwierdzając wniosek Izby Odwoławczej, zgodnie z którym towary oznaczone dwoma kolidującymi ze sobą oznaczeniami są identyczne oraz że przeciwstawione sobie oznaczenia są podobne pod względem wizualnym, fonetycznym oraz konceptualnym. Trybunał uznał także, iż działanie PH Medox polegające na zarzuceniu Sądowi dokonania błędnej oceny podobieństwa oznaczeń oraz prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku przeciwstawionych sobie oznaczeń, było w rzeczywistości próbą nakłonienia Trybunału, aby ten ponownie przeanalizował ocenę stanu faktycznego dokonaną przez Sąd. W świetle okoliczności sprawy Trybunał doszedł do takiego wniosku pomimo niewykazania, a nawet niepodniesienia przez PH Medox, że doszło do przeinaczenia przez Sąd okoliczności faktycznych lub dowodów. Źródło: wwww.curia.europa.eu Ewelina.Madej@klgates.com Znak towarowy nie może przedłużać ochrony praw, które bez rejestracji znaku by wygasły wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Firmy Hauck oraz Stokke, znane na rynku akcesoriów dla dzieci, toczyły spór dotyczący krzesełka do karmienia. Hauck wystąpiła o unieważnienie znaku towarowego zarejestrowanego przez Stokke w krajach Beneluksu. Oznaczenie miało 4/2014 5

6 kształt krzesełka dziecięcego. Krzesło to wprowadzone na rynek pod nazwą Tripp-Trapp. W efekcie postępowania w Niderlandach, sprawa trafiła pod rozstrzygnięcie Trybunału (C-205/13). Postawione pytanie prejudycjalne dotyczyło interpretacji art. 3 dyrektywy w sprawie znaków towarowych, który ustanawia przyczyny odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji. Dyrektywa konstytuuje zasadę, wedle której nierejestrowalne są znaki, które składają się wyłącznie z kształtu wynikającego z samych towarów; kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego; czy też kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru. Pytanie prejudycjane dotyczyło w pierwszym rzędzie tego, czy przywołany wyżej artykuł 3 w odniesieniu do kształtu wynikającego z charakteru samych towarów może mieć zastosowanie tylko do przypadku, w którym oznaczenie składa się wyłącznie z kształtu niezbędnego do funkcji towaru, czy też w sytuacji, gdy oznaczenie składa się wyłącznie z kształtu wykazującego jedną lub więcej istotnych cech użytkowych, których może poszukiwać klient w towarach konkurencji. Trubunał podkreśla dotychczasowy dorobek orzeczniczy EU w zakresie znaków przestrzennych (m. in. sprawę Lego Juris v OHIM), zaznaczając, że istotą zakazu rejestrowania kształtów funkcjonalnych jako znaków towarowych jest przeciwdziałanie przedłużaniu ochrony, która inaczej (w braku rejestracji jako znaku towarowego) wygasłaby, zgodnie z intencją ustawodawcy. W przedmiocie przytoczonego wyżej pytania Trybunał rozstrzygnął, że podstawa odmowy rejestracji dotycząca odwzorowania w znaku kształtu wynikającego z charakteru samych towarów może mieć zastosowanie również w przypadku, gdy oznaczenie składa się z kształtu towaru wykazującego jedną lub więcej cech użytkowych istotnych i nierozerwalnie związanych z funkcją lub funkcjami rodzajowymi tego towaru, których konsument może ewentualnie poszukiwać w towarach konkurencji. Kolejnym zagadnieniem, nad którym pochylił się Trybunał była kwestia dotycząca odmowy rejestracji oznaczenia, które składa się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru. Pytanie postawione w tym przedmiocie zmierzało do rozstrzygnięcia, czy ta przesłanka odmowy może mieć zastosowanie do znaku, który składa się wyłącznie z kształtu towaru mającego kilka istotnych cech, mogących nadać mu różne znaczące wartości. Kolejnym wątkiem w tych rozważaniach była kwestia, czy przy dokonywaniu takiej oceny należy brać pod uwagę sposób postrzegania kształtu towaru przez docelowy krąg obiorców. W odniesieniu do pierwszego wątku Trybunał odpowiedział twierdząco, zaś w odniesieniu do drugiego zaznaczył, że sposób odbioru kształtu przez docelowy krąg odbiorców stanowi wyłącznie jeden z elementów oceny. Trybunał argumentuje, że znaczenie frazy kształt zwiększający znacznie wartość towaru nie może być limitowane do kształtu mającego wartość artystyczną, czy ozdobną. Zwiększenie wartości towaru może bowiem wynikać również z jego cech funkcjonalnych. W odniesieniu do postrzegania przez krąg odbiorców Trybunał podkreśla, że nie jest to jedyne kryterium, które należy oceniać. Innymi elementami wpływającymi na ostateczną decyzję o zastosowaniu tej przesłanki odmowy rejestracji są cechy takie jak natura właściwej kategorii towarów, wartość artystyczna danego kształtu, czy też istotna różnica ceny w porównaniu do podobnych wyrobów. Na końcu Trybunał zaznaczył, że zarówno przesłanka odmowy rejestracji dotycząca kształtu wynikającego z samych towarów, jak i przesłanka dotycząca kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru mogą być stosowane łącznie. Źródło: Marta.Wysokinska@klgates.com Jak bardzo przeciętny konsument lodów zwraca uwagę na ich opakowanie? wyrok Sądu Unii Europejskiej 5 września 2014 r. zapadł wyrok Sądu UE (sygn. T-474/12) w sprawie unieważnienia prawa do trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego tworzonego przez kształt dwóch opakowanych pucharków do lodów. 6 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

7 Powyższy znak, zarejestrowany w 2009 roku na rzecz Giorgia Giorgisa dla produktów takich jak między innymi: lody, sorbety, jogurty mrożone, został unieważniony wskutek wniosku interwenienta francuskiej spółki Comigel SAS. Wydział Unieważnień OHIM stanął na stanowisku, że znak pozbawiony jest charakteru odróżniającego oraz nie uzyskał on charakteru odróżniającego w następstwie jego używania. Powyższą argumentację podzieliła następnie Izba Odwoławcza OHIM. Giorgio Giorgis wniósł więc skargę do Sądu UE. Przede wszystkim podniósł w niej, że znak posiada zdolność odróżniającą, wbrew odmiennej ocenie OHIM. OHIM stwierdził bowiem, że towary, dla których zarejestrowany jest znak, są artykułami spożywczymi, które trafiają zazwyczaj do sklepu w opakowaniu, a poziom uwagi wykazywanej przez konsumentów względem ich wyglądu nie jest szczególnie wysoki. W opinii skarżącego przeciętny konsument lodów wykazuje wysoki poziom uwagi, ponieważ dokonuje wyboru na podstawie rozmaitych czynników, takich jak smak lodów, sposób ich spożycia, rodzaj i ewentualnie skład. Sąd UE przyznał rację OHIM i odniósł się w uzasadnieniu do szczególnej kategorii znaków towarowych, jakimi są znaki trójwymiarowe, tworzone przez opakowanie produktu. Sąd stwierdził, że ustalenie istnienia charakteru odróżniającego takiego znaku może okazać się trudniejsze, niż w przypadku innych znaków. Przeciętni konsumenci nie mają bowiem w zwyczaju wyciągać wniosków o pochodzeniu towaru na podstawie ich kształtu albo kształtu opakowania. Tylko znak, który znacząco odbiega od normy lub zwyczajów branżowych nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego, bowiem wtedy może pełnić funkcję oznaczenia pochodzenia. W branży spożywczej do sprzedaży lodów, deserów, sorbetów i jogurtów powszechnie stosuje się opakowania o podobnych kształtach. Skoro na sporny znak towarowy składa się kształt dwóch przezroczystych szklanych pojemników wyglądających jak pucharki, nie można uznać, że posiada on zdolność odróżniającą. Z powyższych względów skarga została oddalona. Źródło: Ewa.Rusak@klgates.com Najpierw zbadanie używania, potem analiza prawdopodobieństwa wprowadzania w błąd wyrok Sądu Unii Europejskiej w sprawie znaków K-W SURGICAL INSTRUMENTS oraz KA-WE Po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 29 kwietnia 2014 r. Sąd stwierdził nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, dotyczącej postępowania w sporze pomiędzy Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. a Koscher + Würtz GmbH (T-455/12). W kwietniu 2008 r. Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej przyznało Koscher + Würtz GmbH (dalej: skarżącej ) rejestrację międzynarodową wskazującą Wspólnotę Europejską w odniesieniu do poniższego oznaczenia graficznego. W lipcu tego samego roku o rejestracji został powiadomiony OHIM. Towary, które zostały objęte tym zgłoszeniem należały do klasy 10 klasyfikacji nicejskiej: aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów; artykuły ortopedyczne; materiały chirurgiczne. W maju następnego roku Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. wniosła sprzeciw wobec tej rejestracji oparty na zgłoszonym wcześniej (od 1930 r.) w Niemczech krajowym słownym znaku towarowym KA WE dla niemal identycznych towarów. W czerwcu 2011 r. Wydział Sprzeciwów OHIM oddalił ten sprzeciw ze względu na stwierdzony brak prawdopodobieństwa wprowadzenia potencjalnego odbiorcy w błąd. Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. w konsekwencji wniosła odwołanie od wydanej w tej sprawie decyzji. W 2012 r. Czwarta Izba Odwoławcza OHIM uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów, 4/2014 7

8 a co za tym idzie odmówiła skarżącej udzielenia ochrony wynikającej z rejestracji międzynarodowej w odniesieniu do Wspólnoty. Krąg odbiorców został ustalony jako: niemieccy profesjonaliści posiadający wiedzę w dziedzinie medycy. W samych oznaczeniach Izba Odwoławcza stwierdziła istnienie identycznego elementu w postaci liter k i w, stanowiących dominującą i najbardziej odróżniającą część zgłoszonego znaku towarowego. Stwierdzono zatem istnienie podobieństwa wizualnego niskiego stopnia między porównywanymi oznaczeniami. Co więcej, znaki te zostały uznane za identyczne lub wysoce podobne pod względem fonetycznym, zwłaszcza przy ustalonej praktyce składania zamówienia na towary nimi oznaczone drogą telefoniczną. Skarżąca na poparcie swoich żądań przed Sądem podniosła następujące zarzuty: pierwszy dotyczący niezbadania czy wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany oraz drugi oparty na braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd potencjalnych odbiorców. Po zbadaniu sprawy Sąd uznał pierwszy zarzut za słuszny, dochodząc do konkluzji, że Izba Odwoławcza naruszyła prawo. Wniosek o wykazanie rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego został złożony przez skarżącą w postepowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów, mimo to Izba Odwoławcza odmówiła skarżącej ochrony bez uprzedniego rozpatrzenia kwestii rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego. W odniesieniu do drugiego zarzutu zaskarżoną decyzją Izba Odwoławcza stwierdziła, iż wcześniejszy znak towarowy ma przeciętnie odróżniający charakter. Sąd przychylił się do argumentacji OHIM w tym zakresie, uznając litery k i w za dominującą i najbardziej odróżniającą część zgłoszonego znaku towarowego. Porównywane oznaczenia uznane zostały także za identyczne pod względem fonetycznym. Sąd uznał, że umieszczenie elementu słownego surgical instruments nie neutralizuje podobieństwa wizualnego i fonetycznego pomiędzy rozpatrywanymi znakami towarowymi. Zarzut braku prawdopodobieństwa wprowadzania w błąd został tym samym uznany za bezpodstawny. OHIM został zobowiązany do zbadania kwestii rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego oraz w razie potrzeby do orzeczenia ponownie w przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przez zgłoszone oznaczenie. Źródło: Emilia.Pisarek@klgates.com Wpływ wygaśnięcia znaku towarowego stanowiącego podstawę sprzeciwu na postępowanie przed Sądem Unii Europejskiej wyrok Sądu Unii Europejskiej Wyrok z dnia 8 października 2014 roku (T-342/12) dotyczył konkurencyjnych oznaczeń odnoszących się do towarów powszechnego użytku. W roku 2006 Max Fuchs z Niemiec zgłosił do rejestracji w OHIM następujący znak: w odniesieniu do następujących klas towarów: klasa 18: artykuły sportowe i rekreacyjne, a mianowicie torby, przewieszane torby, plecaki ; klasa 24: tkaniny i dzianiny, a mianowicie etykiety wyżej wymienionych towarów klasa 25: odzież militarna i odzież do noszenia na zewnątrz, wykonane z tekstyliów technicznych i innych składników technicznych, w tym spodnie, kurtki, koszule, t-shirty, kamizelki, wiatrówki, swetry, bluzy sportowe, płaszcze, skarpetki, bielizna, chustki, szale, rękawiczki; nakrycia głowy; paski. Ze sprzeciwem wystąpiła francuska spółka Les Complices SA, która sprzeciw ten opierała na rejestracjach następującego oznaczenia, zarejestrowanego zarówno jako wspólnotowy znak towarowy, jak i krajowy znak francuski: Jako wspólnotowy znak towarowy (CTM) oznaczenie to było zarejestrowane w odniesieniu do następujących klas: klasa 18: skóra i imitacja skóry; torebki, torebki wieczorowe, torby sportowe, torby turystyczne, walizki, sakiewki, portmonetki, etui na karty, etui na książeczki czekowe, portfele, tornistry, kufry i torby podróżne; 8 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

9 parasolki, parasole przeciwsłoneczne, skórzane smycze ; klasa 24: tekstylia i wyroby tekstylne; zasłony i obicia ścienne [z materiałów tekstylnych]; tekstylne artykuły kąpielowe, ręczniki, rękawice-myjki i serwetki tekstylne do demakijażu; bielizna pościelowa, kapy na łóżka, prześcieradła, poszewki na poduszki, kołdry [przykrycia], pledy podróżne, śpiwory; bielizna stołowa, obrusy stołowe [niepapierowe], podkładki na stół nie z papieru, serwetki stołowe tekstylne. To samo oznaczenie we Francji zostało zarejestrowane dla następujących towarów: klasa 25: odzież, obuwie i nakrycia głowy. OHIM uwzględnił sprzeciw w odniesieniu do klas 18 i 25, a rozstrzygnięcie to w roku 2011 zaskarżył zgłaszający. Już po zaskarżeniu decyzji doszło do stwierdzenia przez OHIM wygaśnięcia znaku CTM przysługującego francuskiej spółce. Rozpatrując skargę Sąd UE stanął przed koniecznością rozstrzygnięcia nie tylko kwestii podobieństwa konkurujących oznaczeń, lecz przede wszystkim ważnej kwestii proceduralnej. Chodziło mianowicie o to, jaki wpływ na rozstrzyganie Sądu i na status składającego skargę w postępowaniu sądowym ma stwierdzenie wygaśnięcia jednego ze znaków, na których opierał się sprzeciw. Znak ten nie był już chroniony w czasie prowadzenia przez Sąd postępowania oraz wydawania wyroku. Z drugiej jednak strony, w chwili wydawania przez OHIM decyzji uwzględniającej sprzeciw znak ten pozostawał jeszcze w mocy. Sąd musiał więc ocenić to, w jaki sposób odnieść się do wymogu posiadania przez skarżącego interesu prawnego, rozumianego jako możliwości poprawy jego sytuacji prawnej w przypadku uwzględnienia skargi. Zgodnie z rozumowaniem Sądu, pomimo tego, że konkurencyjny znak wygasł, skarżący wciąż miał interes prawny w kontynuacji postępowania; w przeciwnym razie Sąd nie miałby innego wyboru, jak tylko umorzyć postępowanie w sprawie. Doszedłszy do konstatacji dotyczącej sytuacji prawnej skarżącego, Sąd mógł przejść do merytorycznego rozpatrzenia skargi i wydał wyrok w sprawie. Co interesujące, Sąd nie znalazł proceduralnej możliwości, aby z urzędu uwzględnić wygaśnięcie znaku francuskiej spółki; postępowanie było prowadzone, a wyrok wydany tak, jakby stan prawny po wydaniu decyzji przez OHIM nie uległ zmianie. Sąd EU dokonał przy okazji ważkiego rozróżnienia. Gdyby bowiem sprzeciw został cofnięty z inicjatywy osoby, która go wniosła, zgłaszający mógłby zarejestrować swój znak w zakresie niekolidującym z tym sprzeciwem. Skoro jednak wspólnotowy znak spółki francuskiej przestał obowiązywać w wyniku wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia złożonego przez osobę trzecią, to fakt ten nie ma wpływu ani na decyzję OHIM o odrzuceniu sprzeciwu, ani też na zakres rozpoznania sprawy przez Sąd. Jeżeli chodzi o meritum sporu, to Sąd UE uznał konkurujące oznaczenia jako myląco podobne. Sąd nie podzieli argumentu skarżącego odnoszącego się do bardzo niskiej dystynktywności obu oznaczeń. Według skarżącego w przypadku, gdy zdolność odróżniająca obu oznaczeń jest bardzo niska, nawet niewielkie różnice pomiędzy nimi wykluczają ryzyko pomyłki. Skarżący dodatkowo uznawał oba oznaczenia jako różne w warstwie graficznej, bo oparte na odmiennym koncepcie. Sąd nie podzielił tych argumentów, uznając zarówno wysokie podobieństwo zarówno oznaczeń, jak i towarów, w odniesieniu do których zostały zgłoszone. Źródło: Oskar.Tulodziecki@klgates.com Brak charakteru odróżniającego kształtu napinacza przeszkodą w rejestracji jako trójwymiarowego znaku towarowego wyrok Sądu Unii Europejskiej Spółka Peri GmbH, dokonała zgłoszenia w OHIM wspólnotowego znaku towarowego trójwymiarowego przedstawiającego kształt napinacza. Towary, dla których wystąpiono o rejestrację to deskowania do betonu i ich akcesoria z metalu oraz deskowania do betonu i ich akcesoria niemetalowe (klasa 6 oraz 19 klasyfikacji nicejskiej). Zgłaszająca uzyskała decyzję odmowną, wobec 4/2014 9

10 której złożyła odwołanie. Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie, uzasadniając, że oznaczenie trójwymiarowe, o którego rejestrację w charakterze znaku towarowego wystąpiono, było pozbawione charakteru odróżniającego w odniesieniu do rozpatrywanych towarów. Właściwy krąg odbiorców mógłby bowiem postrzegać to oznaczenie przede wszystkim jako rozwiązanie techniczne. Niewielkie różnice wykazywane przez omawiany napinacz w stosunku do innych modeli nie pozwalają zdaniem Izby Odwoławczej na postrzeganie zgłoszonego znaku trójwymiarowego jako wyrazu niepowtarzalnej i wybijającej się ponad przeciętność koncepcji. Sprawa trafiła do Sądu UE, stając się przedmiotem wyroku z dnia 25 września 2014 r. (sygn. T-171/12). Spółka Peri GmbH była zdania, że wyeksponowana zębatka i centralne nacięcie w trzonie umocowania nadają wspomnianemu znakowi charakter odróżniający, co jednak nie przekonało Sądu. Odróżniający charakter znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 oznacza, że znak towarowy pozwala na rozpoznanie towaru, dla którego wystąpiono o rejestrację, jako pochodzącego z określonego przedsiębiorstwa i tym samym na odróżnienie tego towaru od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw. Ów charakter odróżniający znaku towarowego należy oceniać, po pierwsze, w stosunku do towarów lub usług, dla których wystąpiono o rejestrację, i po drugie, w stosunku do sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców składający się zwłaściwie poinformowanych oraz dostatecznie uważnych i rozsądnych przeciętnych konsumentów wspomnianych towarów lub usług. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem kryteria oceny odróżniającego charakteru znaków towarowych tworzonych przez wygląd samego towaru nie różnią się od kryteriów stosowanych do innych kategorii znaków. Zdaniem Sądu przy stosowaniu tych kryteriów należy uwzględnić okoliczność, że sposób postrzegania znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców niekoniecznie będzie taki sam w przypadku trójwymiarowego znaku towarowego, który odpowiada wyglądowi zewnętrznemu samego towaru, jak w przypadku znaku słownego lub graficznego, którym jest oznaczenie niemające związku z wyglądem oznaczonych nim towarów. Jednak przy braku elementów graficznych lub słownych przeciętni konsumenci nie mają zwyczaju wyciągać wniosków na temat pochodzenia towarów na podstawie ich kształtu czy kształtu ich opakowania i dlatego ustalenie istnienia charakteru odróżniającego w przypadku znaku trójwymiarowego może okazać się trudniejsze niż w przypadku znaku słownego czy graficznego. Ponadto, im bardziej kształt, o którego rejestrację w charakterze znaku towarowego wystąpiono, przypomina kształt, który prawdopodobnie przybierze dany towar, tym bardziej prawdopodobne jest, że ów kształt pozbawiony będzie charakteru odróżniającego. W tych okolicznościach tylko znak, który w sposób znaczący odbiega od normy lub zwyczajów branżowych i z tego względu może pełnić podstawową funkcję wskazywania pochodzenia, nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego. Omawiany napinacz nie posiada zdaniem Sądu na tyle niezwykłego charakteru, by można było stwierdzić, że już samo jego trójwymiarowe przedstawienie pozwala postrzegać zgłoszony znak towarowy jako samoistnie zdolny do odróżniania oznaczonych nim towarów od towarów konkurencji. Źródło: Michal.Ziolkowski@klgates.com Trybunał Konstytucyjny o opłatach półkowych wyrok Trybunał zajmował się w ostatnim czasie sprawą dotyczącą rozstrzygnięcia, czy art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( uznk ) jest zgodny z art. 20 w zw. z art. 22 Konstytucji RP (SK 20/12). Zakwestionowany przepis stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Art. 20 Konstytucji brzmi: Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej, zaś art. 22 Konstytucji zabrania ograniczania wolności działalności gospodarczej inaczej niż tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Skargę konstytucyjną wniosła spółka SCA PR Polska sp. z o.o. Sąd Okręgowy w Poznaniu, rozstrzygający sprawę przeciwko tej spółce w drugiej instancji, zasądził od niej na rzecz powoda zwrot kwot pobranych jako opłata marketingowa naliczana procentowo od wartości towaru zakupionego od powoda. Opłata za marketing została naliczona obok marży 10 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

11 handlowej. Sąd Okręgowy uznał, że opłaty marketingowe stanowiły opłatę za przyjęcie towaru do sprzedaży, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk, a więc niezgodne z prawem. Pozwana spółka uznała, że ten wyrok godzi w jej prawa i wolności konstytucyjne. Skarżąca wskazała, że art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk narusza zasadę swobody umów wyrażoną w art Kodeksu cywilnego, która wynika z zasady wolności działalności gospodarczej. Dokonując analizy sprawy Trybunał zwrócił uwagę na szereg rozbieżnych stanowisk w doktrynie i orzecznictwie dotyczących interpretacji tego przepisu uznk. Zaznaczył przy tym, że występowanie takich różnic nie decyduje o braku konstytucyjności zaskarżonego przepisu. W celu zbadania, czy ograniczenie wolności działalności gospodarczej wprowadzone przez zaskarżony przepis nastąpiło ze względu na ważny interes publiczny, dzięki czemu zapewniona byłaby jego konstytucyjność, Trybunał rozstrzygnął kwestię jego przydatności, niezbędności oraz proporcjonalności. W odniesieniu do przydatności analizowanego przepisu Trybunał podkreślił następujące kwestie. Celem wprowadzenia tego przepisu przez ustawodawcę było przeciwdziałanie nadużyciom pozycji rynkowej przez uczestników rynku w relacjach z innymi podmiotami gospodarczymi. Wprowadzenie tej normy było wywołane praktykami rzeczywiście stosowanymi przez przedsiębiorców o silnej pozycji rynkowej. W związku z tym przepis ten nie powinien być stosowany, gdy podmioty wchodzące ze sobą w relację, której elementem jest ustalenie opłat innych niż marża handlowa, są równorzędne. Jednak Trybunał rozstrzygając skargę dotyczącą art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk wziął pod uwagę obecną sytuację na rynku, na którym jednak dominują wielkopowierzchniowe sklepy. Trybunał podkreślił też, że norma zawarta w tym przepisie może mieć zarówno skutek prokonkurencyjny, jak i antykonkurencyjny, co było również dostrzeżone przez Komisję Europejską. Dlatego też konieczna jest każdorazowa analiza dotycząca poszczególnych przypadków pobierania opłat, a wyciągnięcie ogólnego wniosku o charakterze abstrakcyjnym (tj. wniosku o braku przydatności tego przepisu) nie jest możliwe. Analiza taka ma nastąpić w sądowym procesie stosowania prawa. Dlatego też przepis ten należy zakwalifikować jako przydatny dzięki niemu bowiem możliwa będzie sądowa kontrola konkretnego stanu faktycznego. Ponadto przepis ów stanowi również uszczegółowienie zakazu nadużywania pozycji dominującej nałożonego prawem ochrony konkurencji. Zaskarżony przepis jest zatem przydatny również do ochrony jakości konkurencji. Pochylając się nad kwestią niezbędności wprowadzenia omawianego uregulowania, Trybunał podkreślił, że przepis ten jest w istocie niezbędny bowiem pobieranie opłat dodatkowych niewątpliwie wywiera wpływ na sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez dostawców towarów. Trybunał zaznacza, że zaskarżony przepis służąc ochronie jakości konkurencji, nie upoważnia państwa do podejmowania działań bezpośrednio ingerujących w stosunki umowne, ale jedynie wyposaża podmioty prawa prywatnego w dodatkowe narzędzie ochrony równowagi kontraktowej oraz pozwala prowadzić różnym podmiotom ulokowanym na różnych szczeblach łańcucha dystrybucji towarów sprawiedliwą i odpowiedzialną społecznie działalność gospodarczą. Co więcej, przepis ten jest niezbędny dla prawidłowej realizacji wolności umów. Wolność ta jest ograniczona w wyniku funkcjonowania norm moralnych i obyczajowych, stosowania zasad porządku publicznego, czy też potrzeby ochrony praw innych uczestników obrotu. Ograniczenia te służą czasami po to, aby przywrócić zachwianą przez pozycję stron równowagę kontraktową. Trybunał doszedł do wniosku, że nie jest możliwe osiągnięcie takiego samego rezultatu poprzez zastosowanie mniej dolegliwych środków ograniczenia wolności gospodarczej, a w szczególności nie będzie takim środkiem zastosowanie kazuistycznego wyliczenia niedozwolonych klauzul umownych i prowadzenie rejestru takich klauzul przez organ antymonopolowy. Kolejnym kryterium oceny zastosowanym przez Trybunał Konstytucyjny było kryterium proporcjonalności sensu stricto. Ograniczenia wolności konstytucyjnych zastosowane w ustawach nie mogą nakładać ciężarów w sposób nieadekwatny. Trybunał rozstrzygnął, że przepis art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk nie narusza zasad proporcjonalności między innymi ze względu na to, że nie zakazuje on pobierania opłat w sposób bezwzględny. Zakaz ten odnosi się jedynie do opłat utrudniających dostęp do rynku, będących sprzecznymi z dobrymi obyczajami. Źródło: Marta.Wysokinska@klgates.com 4/

12 Kolejne wyroki korzystne dla dostawców zwrot innych niż marża opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży W ostatnim czasie zapadły kolejne wyroki na korzyść dostawców w sporach przeciwko sieciom handlowym o zwrot innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży (zakazanych przez art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Sąd Najwyższy rozstrzygnął dwie sprawy przeciwko sieci Auchan, która została pozwana przez dostawców (dostawcę kurtek spółkę Dereni z Krakowa sygn. akt: I CSK 597/13 oraz spółkę Reden z Łodzi sygn. akt I CSK 615/13). W uzasadnieniu ustnym wyroku, jaki zapadł w sprawie zainicjowanej przez Dereni, sędzia SN Mirosław Bączyk wskazywał na dużą rolę sądu i oceny każdego przypadku w zależności od okoliczności faktycznych i prawnych w sprawach o zwrot opłat pozamarżowych. Stwierdził ponadto, że wygórowaną marżę można uznać za bezprawną opłatę. Również w sądach niższych instancji tego typu sprawy kończą się wygraną dostawców. Wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz powoda (dostawcy pieczywa) kwotę ,88 zł wraz z odsetkami tytułem zwrotu pobranych opłat z tytułu usług promocyjnych, premii od obrotu oraz opłaty za rozszerzenie sieci. Sąd orzekł, że wszystkie te opłaty stanowiły inne niż marża handlowa opłaty z tytułu przyjęcia towaru do sprzedaży. Opłata za usługi promocyjne nie była w ocenie sądu uzasadniona jakimikolwiek wykonanymi na rzecz dostawcy usługami. Świadkowie zawnioskowani przez pozwanego nie wskazali ani jednej konkretnej akcji promocyjnej, której beneficjentem byłby powód. Premia od obrotu stanowiła element kontraktu stron, którego akceptacja była istotnym warunkiem nawiązania współpracy. Sąd stwierdził, że było to swoiste wynagrodzenie za sprzedaż produktów dostarczonych przez powoda. Opłata za rozszerzanie sieci pobierana była w związku z tym, że pozwany żądał od powoda przesyłania faktur drogą elektroniczną przy użyciu systemu udostępnionego przez podmiot trzeci. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną było korzystne dla pozwanego i ułatwiało prowadzenie współpracy z wieloma dostawcami. Taki system funkcjonował na żądanie pozwanego i powinien stanowić koszt jego własnej działalności. Sąd dodał, że bez znaczenia jest, czy opłaty pobrane przez pozwanego były narzucone czy też zostały uzgodnione przez strony. Sama okoliczność, że strony uzgodniły wysokość opłat nie pozbawia czynu pozwanego bezprawnego charakteru. Sąd odniósł się też do kwestii ewentualnej konieczności zbadania, czy pobieranie opłat przez pozwanego utrudniało powodowi dostęp do rynku. Stwierdził, że art. 15 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji został tak sformułowany, że czyny w nim wymienione stanowią egzemplifikację utrudniania dostępu do rynku. Wskazanie w tym przepisie pobierania innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży jako formy utrudniania dostępu do rynku ma ten skutek, że w przypadkach stanów faktycznych objętych hipotezą tej normy nie jest już konieczne wykazywanie, iż nastąpiło w jego wyniku utrudnienie dostępu do rynku. Źródło: Ewa.Rusak@klgates.com Czy Urząd Patentowy RP musi wyznaczyć dodatkowy termin na złożenie ekspertyzy? wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego W dniu 2 października br. NSA oddalił skargę kasacyjną w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słownograficzny KORPORCJA REMIX (sygn. akt: II GSK 1241/13). UPRP w lipcu 2012 r. wydał decyzję dotyczącą częściowej odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słownograficzny KORPORCJA REMIX : Odmowa udzielenia ochrony dotyczyła towarów zarejestrowanych w klasie 25 (m.in. bielizna, bielizna damska) oraz usług w klasie 35 (sprzedaż promocyjna dla osób trzecich towarów zgłoszonych w klasie 25). Zgłoszony znak został uznany za podobny w rozumieniu przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej: pwp ) do znaków towarowych słowno-graficznych DESIGNERS REMIX COLLECTION (CTM ) i DESIGNERS REMIX COLLECTION 12 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

13 (IR ), zarejestrowanych z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz spółki D. R. C. A/S. Podobieństwo między porównywanymi znakami dotyczy warstwy wizualnej, fonetycznej oraz znaczeniowej, a jedynym elementem w tych oznaczeniach posiadającym zdolność odróżniającą jest wyraz remix użyty jako dodatek do mających charakter opisowy wyrazów: korporacja, designers i collection. Co więcej, wskazane powyżej znaki służą do oznaczania tych samych towarów w klasie 25 i tych samych usług w klasie 35. UPRP uznał, że zbieg wymienionych powyżej okoliczności powoduje istnienie ryzyka wprowadzenia odbiorów w błąd co do pochodzenia towarów i usług sygnowanych zgłoszonym do rejestracji znakiem. WSA wobec stwierdzonego braku naruszeń prawa zarówno materialnego, jak i procesowego, zgodził się całkowicie z kontrolowaną decyzją UPRP. Wobec powyższego wniesiono skargę kasacyjną, którą oparto wyłącznie na zarzutach naruszenia prawa procesowego. Przede wszystkim zarzucono UPRP brak wyznaczenia w trybie art. 242 ust. 2 pwp dłuższego niż pierwotnie wskazany terminu dla umożliwienia złożenia skarżącemu ekspertyzy dotyczącej zgłoszonego znaku towarowego, mogącej zmienić stanowisko organu w sprawie. NSA zważył, że przepis, na który powołał się skarżący, przyznaje UPRP prawo do wyznaczenia stronie w toku prowadzonego postępowania dodatkowego terminu do dokonania określonej czynności. Termin ten, w zależności od miejsca pobytu lub siedziby strony, może wynosić 1 miesiąc lub 2 miesiące lub może być w uzasadnionych wypadkach dłuższy, jednak nie więcej niż o 3 miesiące. Skarżący pismem złożonym w 2012 r. do UPRP wniósł o przedłużenie terminu do przedłożenia wyżej wspomnianej ekspertyzy. Ustawa nie przewiduje takiej instytucji, więc UPRP zasadnie potraktował to pismo jako informację o przyczynach niedotrzymania terminu, dzięki czemu skarżący z mocy prawa uzyskał uprawnienie do złożenia stanowiska w terminie dodatkowych 2 miesięcy. Oznacza to, że dysponował on odpowiednio długim czasem na przedłożenie ekspertyzy i miał zapewnioną możliwość wypowiedzenia się w sprawie, a mimo to ekspertyzy nie przedstawił. Kolejnym zarzutem skargi było nieuwzględnienie wniosku o zawieszenie postępowania lub jego odroczenie. NSA uznał, że nie zachodziły podstawy określone przepisami prawa, aby wniosek taki mógł być uwzględniony. Skarżący reprezentowany był przez pełnomocnika, który został prawidłowo powiadomiony o rozprawie, a treść pełnomocnictwa nie wskazywała na żadne ograniczenia w reprezentowaniu skarżącego przed sądem. Niemożność skontaktowania się pełnomocnika z jego mocodawcą nie wstrzymuje postępowania sądowoadministracyjnego, tym bardziej, że co do zasady obecność stron nie jest obowiązkowa. W wyniku przytoczonych powyżej argumentów NSA uznał, iż skarga kasacyjna nie znalazła usprawiedliwionych podstaw. Źródło: www. oami.europa.eu, Emilia.Pisarek@klgates.com Opakowanie jogurtu Danone Fantasia nie działa jak znak towarowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Wyrokiem z dnia 18 lipca 2014 r. WSA w Warszawie oddalił skargę C. S.A. z siedzibą w P., Francja na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej unieważniającą w części uznanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego przestrzennego w części dotyczącej towarów ujętych w klasie 29: produkty nabiałowe (m.in. desery mleczne, jogurty, jogurty pitne, musy, desery śmietankowe) oraz w klasie 30: lody jadalne całkowicie lub częściowo zrobione z jogurtu, zamrożone jogurty (lody cukiernicze). Znak ten miał postać dwukomorowego opakowania na desery jogurtowe. UPRP unieważnił uznanie ochrony powyższego znaku na wniosek B. sp. z o.o. z siedzibą w W. Podczas postępowania badana była przede wszystkim zdolność odróżniająca opakowania na jogurt zawierającego drugą komorę na dodatkowy produkt. W ocenie wnioskodawcy ze względu na to, że jogurt w powyższym 4/

14 opakowaniu jest dwuskładnikowy, z samej jego istoty wynika, że składniki tego deseru muszą być od siebie oddzielone. Liczba potencjalnie dostępnych kształtów opakowań na dwuskładnikowe desery jogurtowe jest ograniczona, a rozwiązanie zastosowane w spornym znaku jest jednym z bardzo niewielu praktycznie uzasadnionych rozwiązań. Forma stanowiąca przedmiot spornego znaku towarowego jest zatem rozwiązaniem, które jest funkcjonalne technicznie. Takie rozwiązania nie mogą być przedmiotem ochrony na podstawie przepisów prawa znaków towarowych. Skarżący wniósł o oddalenie wniosku. Analizując powyższy znak UPRP uznał, że właściwy krąg odbiorców nie skojarzy formy opakowania z pochodzeniem towarów od konkretnego przedsiębiorcy, lecz z samym produktem i jego składem. Kształt rozpatrywanego opakowania jest bowiem banalny i nie zawiera żadnych elementów charakterystycznych, które pozwalałyby na jego utożsamienie z konkretnym źródłem. Dla potencjalnego odbiorcy samo opakowanie jest informacją, że ma do czynienia z dwoma oddzielnymi produktami produktem głównym i dodatkiem do niego, takim jak dżem lub kruszonka. Organ stwierdził, że mimo iż na rynku występują różne kształty opakowań dwukomorowych, analizowane opakowanie nie może stanowić znaku towarowego, który ma pełnić funkcję gwarancyjną, to jest ma być gwarantem, że produkt oznaczany tym znakiem, ma niezmienioną jakość. O ile znak towarowy Fantasia czy DANONE używany do oznaczania produktu może taką funkcję pełnić, o tyle w przypadku samego, pozbawionego jakichkolwiek dodatkowych oznaczeń, opakowania konsument może mieć wątpliwości, czy na pewno w tym opakowaniu zawiera się poszukiwany produkt. Potencjalny odbiorca nie dostrzeże w pojemniku informacji o pochodzeniu produktu. Rozpatrywana forma stanowiąca kształt opakowania dla potencjalnego odbiorcy będzie wyłącznie informacją, że opakowanie to składa się z dwóch komór i jest przeznaczone do przechowywania dwóch różnych składników: produktu podstawowego oraz dodatku. UPRP uznał, że Skarżący nie wykazał używania opakowania w postaci objętej ochroną w funkcji znaku towarowego. Natomiast zgodnie z orzecznictwem znaki towarowe stanowiące opakowanie dla towaru o konsystencji płynnej, któremu formę nadaje to opakowanie, zasadniczo podlegają odmowie rejestracji, jeżeli nie posiadają żadnych elementów dystynktywnych pozwalających na odróżnienie danego towaru od towarów innych przedsiębiorców. Skarżący wniósł skargę do WSA. UPRP w odpowiedzi na skargę wniósł o oddalenie skargi, odwołując się do stanowiska zajętego w uzasadnieniu skarżonej decyzji. Wnioskodawca przyłączył się do stanowiska organu. Zdaniem WSA stanowisko UPRP, że potencjalny odbiorca nie dostrzeże w samym pojemniku informacji o pochodzeniu produktu, lecz kształt opakowania będzie dla niego informacją, że opakowanie jest dwukomorowe co oznacza, iż jest przeznaczone do przechowywania dwóch różnych składników, a mianowicie produktu podstawowego oraz dodatku, jest przekonujące. Intensywne używanie i renoma znaków Fantasia oraz DANONE nie może automatyczne przenosić się na znak przestrzenny. Sąd oddalił skargę na decyzję UPRP. Źródło: Dorota.Kosela@klgates.com Podobieństwo znaków CLIRO i CLIO rozpatrywane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie WSA w Warszawie rozpatrywał sprawę w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy słownograficzny CLIRO, zgłoszony dla oznaczania towarów z klasy 16 klasyfikacji nicejskiej, tj. papier higieniczny i papier toaletowy. Zanim sprawa trafiła pod obrady WSA była przedmiotem decyzji UPRP, który rozpatrywał sprzeciw wobec rejestracji znaku CLIRO oparty na istnieniu wcześniejszej wspólnotowej rejestracji znaku słownego CLIO. W ocenie wnoszącego sprzeciw istniało ryzyko skojarzenia przez potencjalnych odbiorców towarów oznaczanych porównywanymi znakami. Wnoszący sprzeciw wskazał, że przeciwstawione znaki są podobne na płaszczyźnie fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej. Są one zbudowane z identycznej sekwencji liter, a różnią się jedynie występowaniem dodatkowej litery R, która z łatwością może umknąć uwadze przeciętnego odbiorcy. Uprawniony do znaku CLIRO uznał sprzeciw za bezzasadny i wniósł o jego oddalenie. Podniósł, że znaki te różnią się pisownią, kolorystyką i grafiką liter, 14 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

15 a także znaczeniem. Jego zdaniem wnoszący sprzeciw błędnie słyszy warstwę fonetyczną, gdyż spółgłoska R w spornym znaku jest dźwięczna i twarda, a także wyraźnie słyszalna. Dodał, że sporny znak przeznaczony jest do oznaczenia na rynku wąskiej grupy szczególnych towarów, która została w całości zawłaszczona przez wnioskodawcę, mimo iż szeregu tych towarów nie produkuje. UPRP uznał, że porównywane znaki przeznaczone są do oznaczenia podobnych towarów, lecz nie istnieje pomiędzy nimi ani wizualne, ani fonetyczne podobieństwo. UPRP wskazał, że sporny znak jest znakiem słowno-graficznym, składającym się z jednego elementu słownego, jakim jest słowo CLIRO. Na jego grafikę składa się fantazyjna, pogrubiona czcionka, której litery wypełnione są kolorem zielonym. Przeciwstawiony wspólnotowy znak towarowy jest zaś znakiem słownym, składającym się z jednego elementu słownego tj. słowa CLIO, pisanego standardową czcionką w kolorze czarnym. Organ przyznał, że wprawdzie kolizyjne znaki różnią się w warstwie słownej tylko jedną literą R, to jednak litera ta, w jego ocenie różnicuje te znaki dostatecznie w warstwie fonetycznej, gdyż jest ona wyraźnie słyszalna w wymowie spornego znaku, który będzie wymawiany przez odbiorców jako kliro, podczas gdy przeciwstawiony znak będzie wymawiany jako klio, bądź klijo. Różnicę w wymowie uznał za znaczną, gdyż dzięki temu, że litera R jest wyraźnie słyszalna nie istnieje ryzyko, aby odbiorcy jej nie zauważyli. Zdaniem UPRP litera R jest także wyraźnie dostrzegana w warstwie wizualnej spornego znaku i w jego ocenie nie istnieje niebezpieczeństwo, aby odbiorcy jej nie zauważyli, jako że jest to znak krótki, a w tego rodzaju znakach łatwo dostrzegalne są ich wszystkie elementy. Dodatkowo UPRP wskazał, że sporny znak posiada grafikę, która nie jest zepchnięta na drugi plan, a wręcz przeciwnie, współtworzy z elementem słownym CLIRO charakter odróżniający całego oznaczenia. Wielkość liter, a także grubość czcionki oraz wyraźny kolor zielony organ uznał za elementy dodatkowo różnicujące porównywane znaki w warstwie wizualnej. W zakresie porównania spornych znaków w warstwie znaczeniowej UPRP uznał, że skoro sporne oznaczenie CLIRO nie ma żadnego konkretnego znaczenia w języku polskim, to trudno mówić o jakimkolwiek podobieństwie pomiędzy porównywanymi znakami w warstwie znaczeniowej. Trudno w takiej sytuacji uznać, aby znaczeniowo znak sporny, który jest fantazyjnym określeniem, kojarzył się ze znakiem przeciwstawionym CLIO. Badając przesłankę ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym, UPRP wskazał, że nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów nimi oznaczanych. Znaki te różnią się pod względem wizualnym i fonetycznym, a także znaczeniowym, w tak dalekim stopniu, że nie istnieje niebezpieczeństwo, że odbiorcy towarów do oznaczenia których są one przeznaczone stwierdzą, iż mają do czynienia z towarami pochodzącymi od tego samego przedsiębiorcy lub z towarami wytwarzanymi przez podmioty powiązane. Zdaniem WSA, pod obrady którego sprawa trafiła w związku ze złożoną skargą, UPRP nie dopuścił się naruszenia przepisów prawa w stopniu wymagającym uchylenia zaskarżonej decyzji. W ocenie Sądu zasadnie UPRP przyjął, że porównywane znaki przeznaczone są dla towarów tego samego rodzaju. Ponieważ kwestia podobieństwa towarów co do zasady nie budziła wątpliwości w sprawie zatem w rezultacie taki stan rzeczy winien skutkować ostrzejszymi kryteriami analizy podobieństwa przeciwstawionych znaków. Jednak samo podobieństwo, a nawet tożsamość towarów/usług nie ma żadnego wpływu na podobieństwo znaków towarowych, może jedynie powodować bardziej drobiazgową ocenę stopnia tego podobieństwa. Rozpoznając skargę Sąd doszedł do przekonania, że UPRP dokonał trafnej analizy stopnia podobieństwa porównywanych znaków towarowych z uwzględnieniem wszystkich reguł stosowanych przy ocenie znaków towarowych. W konsekwencji WSA podzielił stanowisko UPRP w kwestii oceny ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Przedmiotowe znaki, oceniane jako całość, są na tyle zróżnicowane, że wywierają odmienne wrażenie na odbiorcach, a tym samym nie są podobne w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp i brak tego podobieństwa znaków wyklucza możliwość wprowadzenia w błąd odbiorców pomimo podobieństwa towarów. Źródło: Michal.Ziolkowski@klgates.com 4/

16 Podobieństwo znaków to kwestia stanu faktycznego, nie prawa orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie znaków JURAPARK v. JURASSIC PARK i JURASSIC PARK DINOATTACK W wyroku wydanym przez WSA w Warszawie w dniu 4 lipca 2014 r. (VI SA/Wa 2791/13) w kwestii powyższych oznaczeń, Sąd odniósł się przede wszystkim do oceny podobieństwa pomiędzy przeciwstawionymi sobie powyżej znakami towarowymi dokonanej przez UPRP. UPRP porównywał w tej sprawie sporny znak JURAPARK (R ): z krajowym znakiem towarowym JURASSIC PARK (R-86544): oraz wspólnotowym znakiem towarowym JURASSIC PARK DINO ATTACK (CTM ): Sporny znak towarowy JURAPARK został przeznaczony do oznaczania towarów i usług z klasy 9, 28, 39 oraz 41. Przeciwstawione spornemu znakowi powyższe znaki towarowe zostały przeznaczone do oznaczania towarów z klasy 16 i 25 ( JURASSIC PARK ) oraz z klasy 9 i 28 ( JURASSIC PARK DINO ATTACK ). URPR dokonując oceny uznał, że brak jest identyczności bądź podobieństwa towarów i usług, do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy JURAPARK oraz pierwszy z przeciwstawionych mu znaków towarowych, tj. JURASSIC PARK. Wobec czego w opinii organu badanie podobieństwa tych znaków nie było zasadne. W wyniku porównania spornego znaku ze znakiem wspólnotowym, organ doszedł do wniosku, że są one przeznaczone to oznaczenia takich samych i podobnych towarów w klasie 9 i 28. Ponadto organ stwierdził, że nie dopatrzył się podobieństwa spornego znaku towarowego JURAPARK do drugiego z przeciwstawionych mu znaków towarowych, tj. JURASSIC PARK DINO ATTACK. Brak podobieństwa wynika w opinii organu z istotnych różnić w warstwie wizualnej. Różnica ta polega na odmiennym sposobie przedstawienia szkieletów dinozaurów umieszczonych w znakach oraz na odmiennym sposobie rozmieszczenia poszczególnych elementów zarówno słownych jak i graficznych. Odmienności występują w opinii organu również w warstwie fonetycznej obu oznaczeń. UPRP oddalił ostatecznie sprzeciw wniesiony przez Universal City Studios LLC oraz Amblin Entertainment Inc. w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy JURAPARK. Wobec czego obie powyższe spółki wniosły do WSA skargę o uchylenie zaskarżonej decyzji. Skarżący podnosili w tej sprawie m.in. zarzut zgłoszenia spornego oznaczenia w złej wierze. Wskazali przy tym na naruszenie renomy przeciwstawionych znaków oraz na fakt istnienia wcześniejszych podobnych znaków towarowych. Skarżący powoływali się także na znajomość i popularność filmu Jurassic Park oraz logo tożsame ze znakiem towarowym JURASSIC PARK. W opinii skarżących uprawniony świadomie nawiązał do przeciwstawionych oznaczeń kojarzonych ze znanym i szeroko rozpoznawalnym tytułem filmowym. WSA doszedł do wniosku, że UPRP nie rozpoznał sprawy w sposób wszechstronny i wyczerpujący, a tym samym naruszył przepisy postępowania administracyjnego w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Sąd doszedł do konkluzji, iż konieczne jest ponowne przeprowadzenie postępowania administracyjnego oraz dokonanie szerszych ustaleń faktycznych w tej sprawie. Sąd nie odniósł się w ogóle do podnoszonych przez skarżących zarzutów prawa materialnego. Uznał bowiem, że 16 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

17 zajęcie stanowiska odnośnie do trafności rozstrzygnięcia zawartego w uchylonej decyzji UPRP byłoby przedwczesne. Jedną z podstaw przyjętej przez Sąd konkluzji był uznany w orzecznictwie NSA pogląd, zgodnie z którym przyjmuje się, że kwestia podobieństwa bądź niepodobieństwa znaków towarowych należy do sfery przepisów o postępowaniu administracyjnym, a nie do sfery prawa materialnego. Kwestia ustalenia czy znaki towarowe są do siebie podobne, czy też nie dotyczy bowiem stanu faktycznego, a nie prawa. WSA w wydanym wyroku wskazał m.in., iż organ przyjmując brak podobieństwa spornego znaku do znaku JURASSIC PARK DINO ATTACK wskazywał na wyeksponowanie części napisu DINO ATTACK, zamieszczenie w grafice znaku fragmentu krajobrazu, użycie innej czcionki, inne rozmieszczenie napisów oraz umieszczenie w znaku czaszki innego dinozaura oraz skierowanie głowy dinozaura w inną stronę. WSA przyznał rację skarżącemu, który podniósł, że UPRP dokonując powyższej oceny pominął istnienie podobieństwa między przeciwstawionymi znakami ( JURAPARK i JURASSIC PARK DINO ATTACK ), w tym nie odniósł się do tych elementów, które powtarzają się w obu oznaczeniach. WSA zauważył także, że podnoszone przez organ skierowanie głowy dinozaura w inną stronę w znaku JURASSIC PARK DINO ATTACK występuje również w znaku JURASSIC PARK i nie stanowiło dla UPRP argumentu, który przemawiałby za przyjęciem braku podobieństwa ocenianych oznaczeń (tj. znaku spornego ze znakiem JURASSIC PARK ). WSA uznał, że sprawa musi zostać ponownie rozpoznana wobec zbadania sprawy przez organ wyłącznie w ograniczonym zakresie. W opinii WSA konieczne jest dokładne zbadanie i odniesienie się przez organ do wszystkich okoliczności faktycznych i całego materiału dowodowego. Bez tego wydanie decyzji obejmującej wszelkie aspekty tego sporu nie jest możliwe. Na ostateczne rozstrzygnięcie kwestii podobieństwa powyższych znaków towarów będzie trzeba zatem jeszcze poczekać. Źródło: Ewelina.Madej@klgates.com Odmowę udostępnienia informacji publicznej na podstawie tajemnicy przedsiębiorstwa trzeba należycie uzasadnić wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Wyrok zapadł 25 września 2014 r. w sprawie ze skargi M.K. na decyzję zarządu spółki A. sp. z o.o. z siedzibą w Ż. (sygn. IV SA/Gl 655/14). Skarżąca zwróciła się do spółki z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej poprzez odpowiedź na pytania dotyczące realizacji przez spółkę zamówienia publicznego w postaci inwestycji o nazwie Stworzenie regionalnego produktu turystycznego budowa [...] w Ż.. oraz zażądała udostępnienia dokumentów związanych z tym zamówieniem. Spółka podlega obowiązkom określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ponieważ 100% udziałów w niej ma Gmina Miasto Ż., a w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej spółka dysponuje majątkiem komunalnym. Zarząd spółki odmówił skarżącej udostępnienia informacji powołując się na art. 5 ust. 2 wyżej przywołanej ustawy, zgodnie z którym prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Zarząd spółki swoją decyzję uzasadniał tym, że włada majątkiem publicznym jednakże jest zarazem spółką prawa handlowego i pozostaje w sporach dotyczących tego majątku, z którym związane są wnioskowane informacje (m.in. odnośnie do wad inwestycji). W ocenie zarządu spółki ujawnienie skarżącej żądanej informacji publicznej skutkowałoby naruszeniem zasady równości stron, ponieważ spółka nie dysponowała informacjami z narad, spotkań i korespondencji prowadzonej przez drugą stronę sporu. Ponadto, sposób sformułowania wniosku sugeruje, iż chodzi w nim nie tyle o uzyskanie informacji, co o uzyskanie takiego dokumentu, który mógłby zostać wykorzystany w toku postępowań sądowych przeciwko spółce. Dlatego do momentu zakończenia sporu sądowego z dzierżawcą budynków zbudowanych w ramach realizowanej przez spółkę inwestycji informacje objęte wnioskiem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Skarżąca złożyła do zarządu spółki wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zarząd spółki utrzymał w mocy decyzję powołując się dodatkowo na definicję tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 4/

18 ( uznk ) jako powód odmowy udostępnienia informacji publicznej. Skarżąca złożyła 13 czerwca 2014 r. skargę do WSA na powyższą decyzję zarządu spółki. Zdaniem skarżącej uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia wnioskowanej informacji zostało sformułowane ogólnikowo. W szczególności nie wskazano na konkretne ryzyka związane z udostępnieniem poszczególnych informacji, uznając, że wszystkie żądane informacje mogą wpłynąć negatywnie na trwające postępowania sądowe. Nie wskazano również, w jaki sposób udostępnienie m.in. umowy o dofinansowanie, kosztorysu budowlanego bądź pism otrzymanych od instytucji kontrolującej rozliczenie dotacji unijnej mogło mieć wpływ na trwające postępowania sądowe spółki. W ocenie WSA zaskarżona decyzja nie mogła się ostać ponieważ jej uzasadnienie (jak i uzasadnienie decyzji ją poprzedzającej) nie spełnia wymogów stawianych przez art Kodeksu postępowania administracyjnego, który określa podstawowe części składowe, jakie decyzja powinna zawierać, w tym uzasadnienie faktyczne i prawne. Uzasadnienie zatem stanowi integralną cześć decyzji, a jego zadaniem jest wyjaśnienie rozstrzygnięcia, stanowiącego dyspozytywną część decyzji. W omawianej sprawie uzasadnienie zaskarżonej decyzji w zasadzie sprowadzało się do przytoczenia wyżej już opisanego przepisu art. 11 ust. 4 uznk oraz przepisu art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowiącego, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Wobec powyższego WSA uchylił zaskarżoną decyzję i decyzję ją poprzedzającą. Źródło: Dorota.Koseła@klgates.com Uciążliwy marketing polegający na wysyłce wiadomości tekstowych oraz telefonowaniu do abonentów konkurenta postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie Postanowieniem z dnia 4 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia tymczasowego przed wszczęciem postępowania w sprawie sporu pomiędzy dwoma operatorami telekomunikacyjnymi. Powód domagał się tymczasowej ochrony na czas trwania procesu w związku z działaniami marketingowymi konkurenta, którego przedstawiciele kontaktowali się z abonentami powoda, oferując im zmianę dostawcy usług telekomunikacyjnych. Omawiane działania marketingowe pozwanego dotyczyły kontaktowania się z abonentami za pomocą wiadomości tekstowych (SMS), a także za pomocą telefonowania oraz rozmów bezpośrednich. Pomimo tego, że omawiane postanowienie jest nieprawomocne, postanowiliśmy je opisać z uwagi na precedensowy charakter oraz bardzo interesującą tematykę. W szczególności Sąd Okręgowy w Warszawie, uwzględniwszy dwa z licznych żądań powoda, zakazał pozwanemu następujących działań: 1. wysyłania bez zgody adresatów wiadomości SMS o treści: Czy zgadzasz się na kontakt doradcy w celu przedstawienia propozycji przeniesienia numeru do ( )? Już 6 miesięcy (firma), 3 miesiące (osoba prywatna) przed końcem obecnej umowy możesz przejść do naszej sieci. W przypadku zgody odpisz TAK a ten SMS, Czy zgadzasz się na kontakt doradcy w celu przedstawienia propozycji przeniesienia numeru do ( )? Już kilka miesięcy przed końcem obecnej umowy możesz przejść do naszej sieci. W przypadku zgody odpisz TAK na ten SMS ( ) 2. składania propozycji przeniesienia numeru do sieci pozwanego w trakcie rozmów telefonicznych, bez zgody abonenta. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że te dwa wyżej opisane działania pozwanego winny być wstrzymane na czas procesu. Treść tego rozstrzygnięcia jest interesująca z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, Sąd Okręgowy zakwalifikował oferowanie przez operatora telekomunikacyjnego usług własnych w warunkach kontaktowania się z klientem konkurenta jako nakłanianie tego klienta do rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Takie nakłanianie jest wprost zakazane ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Doniosłość tej interpretacji jest o tyle istotna, że w odniesieniu do pewnych rodzajów usług odbiorcy korzystają typowo tylko z jednego dostawcy. Zmiana dostawcy wiązać się będzie każdorazowo z rozwiązaniem umowy z dostawcą poprzednim. Co więcej, Sąd Okręgowy zrównał skierowaną do konsumenta 18 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

19 prośbę o zgodę na przedstawienie oferty z zakazanym przez ustawę przesyłaniem niezamówionych wiadomości handlowych, a więc z wiadomością nazywaną popularnie spamem. O ile postanowienie to zostanie potwierdzone ostatecznym wyrokiem w sporze, taka interpretacja powinna powstrzymać obecną praktykę firm marketingowych oraz niektórych reklamodawców, którzy pod pozorem prośby o uzyskanie zgody na przesłanie informacji handlowej w istocie prowadzą działania reklamowe. Co więcej, zakaz ten Sąd rozciągnął nie tylko na komunikację drogą elektroniczną, ale również na bezpośrednie kontaktowanie się telefoniczne z abonentami konkurenta. W ten sposób Sąd Okręgowy zastosował nie tylko regulacje antyspamowe, lecz również ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sąd ten uznał bowiem, że oprócz przepisów zakazujących przesyłania wiadomości o charakterze spamu, zastosowanie mają również przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zakazujące reklamy w sposób uciążliwy naruszającej sferę prywatności konsumentów. Jako kolejną podstawę udzielenia zabezpieczenia Sąd Okręgowy przywołał art. 9 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, zakazujący uciążliwego i niewywołanego działaniem konsumenta nakłaniania za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Wydając zabezpieczenie tymczasowe, Sąd Okręgowy podkreślił znaczenie upływu czasu dla sytuacji prawnej powoda. Dobrem powoda, które ma być chronione przez zabezpieczenie, jest zaufanie klientów. Gdyby nie interwencja Sądu w postaci udzielonego zabezpieczenia, dobro to mogłoby doznać uszczerbku wskutek długotrwałości postępowania sądowego, co spowodowałoby zaistnienie nieodwracalnych skutków. W efekcie cel postępowania, jakim byłoby udzielenie powodowi ochrony prawnej, nie zostałby osiągnięty, a naruszenie jego praw spowodowałoby nieodwracalne skutki. W orzeczeniu tym na uwagę zasługują również te żądania powoda, które nie zostały uwzględnione przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Dotyczy to oferowania osobom, które zrezygnują z usług powoda i zdecydują się na zmianę usługodawcy w zakresie telefonii, warunków, z których nie mogą korzystać obecni abonenci pozwanego. Powód, domagając się bezpośrednio ochrony swojej sytuacji prawnej, domagał się więc pośrednio ochrony dotychczasowych abonentów pozwanego przed swoistą ich dyskryminacją, kosztem uprzywilejowania nowych abonentów. Oddalone zostały również wnioski o usunięcie treści reklamowych pozwanego, znajdujące się na jego stronie internetowej, a także wniosek o zagrożenie pozwanego nakazaniem zapłaty kwot pieniężnych w przypadku niepodporządkowania się postanowieniu zabezpieczającemu. Jak już wspomniano, orzeczenie to dotyka wielu interesujących zagadnień ze sfery prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, a sprawa ta zasługuje na to, aby bacznie śledzić jej rozwój, zarówno w odniesieniu do dalszych faz postępowania zabezpieczającego, jak i rozstrzygnięć merytorycznych w sprawie głównej. Źródło: Oskar.Tulodziecki@klgates.com 4/

20 Inne zagadnienia Gdy konkurent podbiera pracowników 1 dr Patrycja Zawirska Nie można zabronić składania ofert pracy osobom, które są już zatrudnione przez inny podmiot. Jest to działanie powszechne i dozwolone dopóki nie przybiera formy agresywnego podkradania pracowników (tzw. employee poaching). To ostatnie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Będzie tak np. w sytuacji, gdy menadżer odchodzi do innej spółki i namawia podwładnych do przyłączenia się do transferu, wykorzystując przy tym wiedzę na temat ich dotychczasowego wynagrodzenia. Gama dostępnych środków obrony jest szeroka. Większość z nich należy stosować prewencyjnie. Przede wszystkim wskazane jest zawarcie z kluczowymi pracownikami umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Ich zasadniczą część stanowi zakaz współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność konkurencyjną wobec pracodawcy. Umowy te mogą odnosić się również do czynów nieuczciwej konkurencji, w tym do zakazów naruszania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz nakłaniania pracowników lub innych kontrahentów pracodawcy do zakończenia z nim współpracy. Można zastrzec, że naruszenie tych zakazów po ustaniu stosunku pracy skutkuje koniecznością zapłaty na rzecz byłego pracodawcy wysokiej kary umownej. Co więcej, jeśli spółka inwestuje w rozwój pracowników, ponosząc w tym celu dodatkowe wydatki, to warto podpisać z nimi umowy zobowiązujące do zwrotu kosztów szkolenia w przypadku przedwczesnego porzucenia pracy. Wprowadzenie zaś monitoringu służbowej poczty zwiększy szanse na szybkie wykrycie pierwszych prób podkradania pracowników. Opisane środki prewencyjne nie ochronią jednak przed działaniami podmiotów zdeterminowanych, by zaszkodzić przedsiębiorcy. Atakowany pracodawca nie musi czekać z reakcją do momentu aż jego pracownik zdecydują się ofertę zatrudnienia przyjąć. Wystarczy, że dojdzie do nakłaniania, a okoliczności sprawy będą wskazywały, iż miało ono na celu przysporzenie korzyści nakłaniającemu lub osobom trzecim albo szkodzenie przedsiębiorcy. Wtedy od nieuczciwego podmiotu można domagać się nie tylko zaniechania niedozwolonych działań (zaprzestanie nakłaniania do rozwiązania umowy) i usunięcia ich skutków (np. poprzez wycofanie propozycji zatrudnienia w najdalszym zakresie dopuszczalnym przez prawo). Można wystąpić również z roszczeniem o złożenie przez podkupującego odpowiedniego oświadczenia. Nic nie stoi na przeszkodzie, by było to publiczne oświadczenie z przeprosinami. Ono z kolei może negatywnie wpłynąć na reputację i obroty nieuczciwego przedsiębiorcy. Możliwe jest także dochodzenie naprawienia wyrządzonej szkody. Uzyskanie odszkodowania nie jest jednak łatwe. Wymaga twardych dowodów i wykazania istnienia adekwatnego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy podkradaniem pracowników a wyrządzoną szkodą. 1) Artykuł ukazał się w Pulsie Biznesu dnia 28 listopada 2014 r. pod tytułem: Komentarz prawnika: Gdy konkurent podbiera pracowników ; autorka jest radcą prawnym kierującym zespołem Prawa Pracy w kancelarii K&L Gates Jamka sp.k. 20 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja