Nazwy Leków, Suplementów Diety i Kosmetyków

Transkrypt

1 Nazwy Leków, Suplementów Diety i Kosmetyków Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa mariusz@kondrat.pl

2 Program Co moŝe być marką: oznaczenia, opakowania, kolory, kształty, itp. granice moŝliwej monopolizacji Nazwy leków jak wybierać, na co zwracać uwagę, jak oceniać Niezbędne badania przed wyborem nazwy leku Specyfika produktów leczniczych, kosmetyków, produktów spoŝywczych Nazwy leków uwarunkowania prawa farmaceutycznego Kryterium przeciętnego odbiorcy dla kaŝdego z typów towarów Uwarunkowania sektorowe Produkty podobne: suplementy diety leki; leki kosmetyki Przykładowe postępowania przed sądami krajowymi lub wspólnotowymi

3 Program Ocena podobieństwa nazw produktów Rx doświadczenia polskie i europejskie Spory o nazwy leków w Polsce Postępowanie przed URPL w sprawie zmiany nazwy leku Nazwy leków w procedurach rejestracyjnych ocena dopuszczalności nazw Nazwy leków Rx w reklamie Marki leków a nazwy suplementów diety Ochrona marek systemy, obowiązujące przepisy, granice ochrony Znaki krajowe, międzynarodowe i wspólnotowe Praktyka Urzędu Patentowego i OHIM w rejestracji znaków towarowych Unijne znaki towarowe w Polsce jak egzekwować swoje prawa

4 Nazwy leków Dwa podstawowe aspekty Organy Farmaceutyczny: URPL/MZ Znaki towarowe: UPRP Ustawa PF Ustawa PWP Przepisy

5 Nazwy leków co moŝe być znakiem towarowym

6 Co moŝe być znakiem Jakiekolwiek oznaczenie, które moŝna przedstawić w formie graficznej, pod warunkiem Ŝe oznaczenie takie umoŝliwia odróŝnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Art. 4 Rozporządzenia nr 40/94 KaŜde oznaczenie, które moŝna przedstawić w sposób graficzny, jeŝeli oznaczenie takie nadaje się do odróŝniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Art. 120 p.w.p.

7 Nazwy leków Znaki towarowe leków to takŝe: Hasła reklamowe Wzory opakowań Postacie graficzne Symbole Ma to znaczenie w takich sprawach jak reklama przypominająca leków, import równoległy

8 Znaki słowne: Co moŝe być znakiem towarowym? fantazyjne wyrazy np. Viagra, Aspirin, Levitra istniejące słowa np. Dr Kac imiona, nazwiska np. Dr. Bittner, Dr. Sumi słowa z niewłaściwą pisownią np. Ulgamax onomatopeje np. Plusssz

9 Co moŝe być znakiem towarowym? Znaki słowne: litery cyfry slogany np. REGLA PH, AFB.K np. UNIK 1, seven for 7, KC24 np. Goździkowa daje radę, Goździkowa przypomina: na ból głowy Etopiryna

10 Znaki słowno-graficzne: rysunki logo Co moŝe być znakiem towarowym? szata graficzna opakowania CERAVIX GlaxoSmithKline RENNIE Bayer

11 Znaki słowno-graficzne: kolory Co moŝe być znakiem towarowym?

12 Znaki słowno-graficzne: kombinacje kolorów Co moŝe być znakiem towarowym?

13 Znaki przestrzenne: kształt produktu: np. tabletek kształt opakowania: np. blistry, inhalatory (Glaxo) Co moŝe być znakiem towarowym?

14 Zapach: Co moŝe być znakiem towarowym? zapach wanilii (brak reprezentacji graficznej) m.in. dla plastrów firmy The Aromacology Patch Co. Ltd. OHIM: odmowa przyjęcia zgłoszenia graficzna reprezentacja specjalnego zapachu: nuta trawiastej zieleni, cytrus (bergamot, cytryna), róŝ kwiatowy (zapach pomarańczy, hiacyntu), piŝmo m.in. dla Ŝywności dietetycznej do celów leczniczych firmy Maître Yann KERLAU agissant au nom et pour compte de IPF OHIM: odmowa przyjęcia zgłoszenia

15 Dźwięk np. Hisamitsu Co moŝe być znakiem towarowym? np. Hexal AG: mówiony tekst "Arzneimittel ihres Vertrauens: HEXAL"

16 Smak Co moŝe być znakiem towarowym? smak pomarańczy dla leków przeciwdepresyjnych firmy N.V. Organon OHIM: odmowa przyjęcia zgłoszenia sztuczny smak truskawek produktów leczniczych Hologramy np. Bio-Active Firmy Eli Lilly and Co. OHIM: odmowa przyjęcia zgłoszenia dla produktów farmaceutycznych firmy Bioclin B.V. OHIM: znak wspólnotowy zarejestrowany

17 Smak Co moŝe być znakiem towarowym leków? smak pomarańczy dla leków przeciwdepresyjnych firmy N.V. Organon OHIM: odmowa sztuczny smak truskawek produktów leczniczych Firmy Eli Lilly and Co. OHIM: odmowa Hologramy

18 Co moŝe być znakiem towarowym leków? Ruchome obrazy np. sekwencja trzech obrazów dla produktów farmaceutycznych firmy Bayer np. ruch ust Aquafresh m.in. Dla gumy do Ŝucia o właściwościach leczniczych firmy Beecham Group

19 Inne: np. twarz człowieka Co moŝe być znakiem towarowym leków? ulepszony Dorian Yates dla suplementów Ŝywności do celów leczniczych OHIM: odmowa

20 Kolor jest znakiem?

21 Ocena podobieństwa znaków Kiedy znaki są zbyt podobne do innych

22 Praktyka UPRP Uznaniowość w praktyce UPRP i URPL Viagra vodka dla wódki Pharma leki, witaminy, środki odŝywcze Pharma (Phoenix pharma) - leki Eko-lek leki (na bazie produktów pszczelich)

23 Nazwy rodzajowe/opisowe Ograniczenia w zakresie rejestracji INNs nie powinny być zawłaszczane Im bardziej znak podobny do INNs tym słabsza ochrona Rutinoscorbin/Novorutin/Rutinacea/Ascoru tical składnik rutyna

24 Podobieństwo nazw Elementy brane pod uwagę: Zakres podobieństwa nazw Podobieństwo do INNs Graficzna prezentacja produktu Zakres uŝywania na rynku Ewentualne przejawy nieuczciwej konkurencji

25 Nazwy leków ocena podobieństwa Zakwestionowane podobne nazwy generyku i oryginalnego w praktyce OHIM Remicade v. Humicade Hu od human Oropram v. Seropram uznane podobieństwo Oro podawany ustnie Tempovate v. Emovate OHIM uznaje podobieństwo

26 Nazwy leków ocena podobieństwa Elementy brane pod uwagę: To czy leki są wydawane bez recepty Tendencja konsumentów do samoleczenia Mały wyraźne pismo lekarzy Disprin i Aspro (indyjskie aspiryny ), później Disprin Plus i Aspro Plus z paracetamolem

27 Praktyka w USA Losec (omeprazole) ryzyko pomyłki z produktem firmy Hoechst-Roussel - Lasix W US Losec nazywa się Prilosec Zmiana wymuszona przez FDA

28 Praktyka w USA - FDA Labeling and Nomenclature Committee (LNC) utworzona w celu oceny proponowanych nazw leków Przeciwdziała uŝywaniu wprowadzających w błąd nazw Od powstania wpłynęło na ok. 600 nazw leków

29 Praktyka w USA - FDA Produkt Pharmacia & Upjohn s na wypadanie włosów Regaine - suggestive of a promise that you re going to get something back that you lost, when in fact, you ll only keep it as long as you use it," Zmieniono nazwę na Rogaine.

30 Nazwy podobne i wprowadzające w błąd Zakwestionowane podobieństwo nazw leków w USA Atarax and Ativan Atarax and Ativan Benylin and Benadryl Diovan and Zyban Vioxx and Zyvox

31 Praktyka w USA - FDA Look-alike medication names cause up to 25 per cent of errors. The FDA reported that of 400 deaths, 16 per cent involved name mix-ups. Drugs with similar-sounding names have led to deaths. Cox AR. Marriott JF. Safety First. Pharmaceutical Marketing, February Patient Safety Problems

32 EMEA - znaki Wytyczne GUIDELINE ON THE ACCEPTABILITY OF INVENTED NAMES FOR HUMAN MEDICINAL PRODUCTS PROCESSED THROUGH THE CENTRALISED PROCEDURE CPMP/328/98, zmienione od 2008 Dostępne na stronie EMEA gaffair/032898en.pdf

33 EMEA - znaki The invented name of a medicinal product should not convey misleading therapeutic or pharmaceutical connotations, The invented name of a medicinal product should not be misleading with respect to the composition of the product. The invented name of a medicinal product should not be liable to cause confusion in print, handwriting or speech with the invented name of an existing medicinal product

34 Wytyczne EMEA The invented name should not convey any promotional message with respect to the therapeutic and/or pharmaceutical characteristics and/or the composition of the medicinal product. The invented name should not appear offensive or have a bad connotation in any of the official EU languages.

35 Wytyczne EMEA When assessing the potential for such confusion, the following aspects are considered systematically: The indication(s); Patient population(s); The pharmaceutical form(s); The route(s) of administration; The strength(s); The setting for dispensing and use; The legal status/ classification for supply (i.e. medicinal product subject to medical prescription, medicinal product not subject to medical prescription, medicinal product subject to restricted and/or special medical prescription). Orphan (designation) status; (Potential) New pharmaceutical forms and/or routes of administration for the medicinal product concerned, as appropriate. Assessment of potential for harm to the patient in case of a mix-up.

36 Wytyczne EMEA Where a similarity between a proposed invented name and an existing INN is identified, the following criteria should be taken into consideration: The closeness either in speech or in writing with its own or a different INN; The similarity in medicinal setting, general use (indication) of concerned medicinal products; The similarity in classification for supply of the concerned medicinal products e.g. restricted to hospital setting, specialists The route(s) of administration and, where possible the concerned pharmaceutical forms.

37 Polska praktyka w rejestracji i ocenie podobieństwa znaków leków

38 Nazwy leków polska praktyka Rejestracje: Vitamineral, Vitaminets, vitrum calcium + vitamin D3, CENTRUM. VITAMINS FOR A GOOD DAY, Vitaminella (publikacja 2003) Odmowa: Vitaminum C Forte, Vitaminka, Krynica Vitamin

39 Nazwy leków praktyka UE - CTM Rejestracje: VITAMIN ZELL KOMPLEX, BABY VITAMIN F, VITAMIN A bis MINERAL ZINK, Vitamin Zoo, VITAMIN EXPRESS Odmowy: MICRO-VITAMIN-K, VITAMIN WORLD,

40 Wyrok SN w spr. II CSK 289/07 Stan faktyczny: Powód: roszczenie o wydanie nakazu rozpowszechnienia reklamy i zamieszczenie ogłoszeń z przeprosinami reklama wprowadzająca w błąd niedozwolona reklama porównawcza Sporna reklama: ulotka zawierająca zestawienie zawsze znacznie niŝszych cen, po jakich moŝna kupić wybrane leki recepturowe i refundowane w aptekach pewnej sieci z cenami określanymi jako typowe, sugerowane

41 Motywy wyroku (SN): Wyrok SN w spr. II CSK 289/07 cel: zachęcenie do kupowania produktów leczniczych zestawienie cen leków na receptę i refundowanych jest reklamą adresatami reklamy są ludzie chorzy i starzy nie ma zastosowania wzorzec tzw. uwaŝnego i zorientowanego konsumenta niedozwolone posługiwanie się nieostrymi, nieweryfikowalnymi określeniami, np. cena typowa niedozwolone stosowanie małej wielkości czcionki nie do odczytania

42 Wyrok SN: Wyrok SN w spr. II CSK 289/07 uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania: naruszenie art. 57 ust. 1 pkt 1 i 3 pf = czyn nieuczciwej konkurencji zamieszczenie ogłoszeń o odpowiedniej treści w prasie konieczne ze względu na pacjentów

43 Zdolność odróŝniająca znak towarowy słowny PHARMA m.in. dla produktów farmaceutycznych, weterynaryjnych i higienicznych wytwarzanych na bazie ziół UPRP: decyzja o udzieleniu ochrony

44 Zdolność odróŝniająca znak towarowy słowno-graficzny dla produktów farmaceutycznych na liście INN (International Nonproprietary Names) pod numerem 392: heparinum sodium UPRP: decyzja o udzieleniu ochrony

45 OMEPRAZOL-GZF znak towarowy słowny dla preparatów farmaceutycznych Zdolność odróŝniająca na liście INN (International Nonproprietary Names) pod numerem 5081: Omeprazole UPRP: Odmowa

46 Nazwy podobne do INN Znak towarowy GLAZIDE - substancja gliclazidium (gliclazide) - UPRP przyznał ochronę - WSA podtrzymał decyzję UPRP (sygn. akt VI SA/Wa 492/08) Znak towarowy AMLOPIN - substancja amlodypina (amlodipinum) - UPRP uniewaŝnił znak słowny

47 Sprawa Calcium C Znak towarowy słowny Calcium C zarejestrowany na rzecz Polfy Łódź Sprawa wielokrotnie na wokandzie sądów powszechnych i administracyjnych UPRP dwukrotnie uniewaŝniał rejestrację znaku ze względu na ogólnoinformacyjny charakter znaku Sądy administracyjne uchylały decyzje UPRP ze względu na uchybienia proceduralne

48 Sprawa Calcium C Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2006 r. (Sygn. akt VI SA/Wa 1730/05) Urząd Patentowy RP zasadnie przyjął, iŝ zgłoszone przez stronę skarŝącą do rejestracji oznaczenie Calcium C nie posiadało pierwotnej zdolności odróŝniającej, albowiem jest to oznaczenie słowne pozbawione jakichkolwiek elementów fantazyjnych, posiadające jedynie charakter informacyjny, wskazujący na to, Ŝe mamy do czynienia z preparatem wapniowym z dodatkiem witaminy C

49 Sprawa Calcium C Sąd NajwyŜszy w wyroku z 21 czerwca 2006, sygn. II CSK 34/06: Oznaczanie wprowadzanego na rynek preparatu leczniczego nazwą mogącą wywoływać u klientów przeświadczenie o jego toŝsamości z cieszącym się juŝ renomą innym preparatem tego samego rodzaju pozostaje w sprzeczności z dobrymi obyczajami i narusza interes konkurenta. Postępowanie takie, będące przejawem korzystania z cudzej renomy, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

50 Sprawa Calcium C Ostatecznie nie przesądzono, czy Calcium C to nazwa fantazyjna czy opisowa Nie rozstrzygnięto równieŝ o wtórnej zdolności odróŝniającej, na którą powołuje się uprawniony do znaku Aktualnie znak ten pozostaje zarejestrowany

51 Sprawa MgB6 Aflofarm: Hasco: vs. Pomimo opisowego charakteru tego oznaczenia Sąd Okręgowy w Łodzi stwierdził naruszenie prawa do znaku spółki Aflofarm i zakazał posługiwania się podobnym oznaczeniem przez spółkę Hasco

52 VITRUM PRENATAL vs. PRENATAL Urząd Patentowy odmówił rejestracji oznaczenia VITRUM PRENATAL z powodu wcześniejszego znaku PRENATAL UPRP: posłuŝenie się cudzym znakiem towarowym i uzupełnienie go o dodatkowe słowo moŝe sugerować, iŝ zgłoszony znak słowny jest odmianą wcześniejszego i pochodzi od tego samego producenta lub Ŝe istnieją związki organizacyjnoprawne łączące obie firmy. Sąd administracyjny podtrzymał odmowną decyzję Urzędu

53 VITRUM PRENATAL vs. PRENATAL Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 grudnia 2005 r., sygn. VI SA/Wa 1044/05: PRENATAL nie jest oznaczeniem stricte opisowym z faktu pośredniego wskazywania na pewne właściwości towaru nie moŝna wyprowadzać wniosku o braku zdolności odróŝniającej przeciwstawionego znaku towarowego wykonywanie praw z rejestracji znaków towarowych podobnych do oznaczeń opisowych jest ograniczona do przypadków ewidentnego naruszenia zasad uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie oznaczeń identycznych, czy teŝ podobnych w stopniu wyraźnie wprowadzającym odbiorców w błąd nawet zwykły ostateczny odbiorca (a więc nie tylko profesjonalista) podczas zakupu produktów farmaceutycznych jest wyjątkowo uwaŝny w wyborze prawidłowego produktu, poniewaŝ kupowany produkt nie jest towarem zwykłym, lecz takim, który będzie miał skutki dla jego zdrowia

54 Echinaid vs. Echinacin Wyrok SPI w sprawie T-202/04 (Echinaid) Ocena, czy słowny znak towarowy wprowadza odbiorców w błąd, koncentruje się na tych jego elementach, które nie mają charakteru opisowego Przedrostek (echina-) odnosi się do naukowej, łacińskiej nazwy jeŝówki (Echinacea) i naleŝy go w związku z tym uznać za opisowy, a skoro tak, to jego zamieszczenie w obu znakach nie przesądza o istnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd To końcówki -id (Echinaid) lub -cin (Echinacin) decydują o zdolności odróŝniającej.

55 Taką sytuację zidentyfikowała amerykańska FDA Jedna nazwa dla róŝnych leków Nazwa leku Skład leku w USA Skład leku w innym kraju Calan werapamil Japonia: winpocetyna Dilacor diltiazem Serbia: digoksyna, Brazylia: werapamil, Argentyna: barnidypinę Rubex doksorubicyna Irlandia: kwas askorbowy Norpramin desipramina Hiszpania: omeprazol

56 Nazwy leków w imporcie równoległym

57 Nazwa import równoległy Art. 21 a ustawy PF 9. Podmiot uprawniony do importu równoległego moŝe wprowadzać produkt importowany równolegle do obrotu pod nazwą: 1) stosowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 2) stosowaną w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z którego produkt leczniczy jest sprowadzany, albo 3) powszechnie stosowaną lub naukową opatrzoną znakiem towarowym lub nazwą podmiotu uprawnionego do importu równoległego.,

58 Nazwa import równoległy Bardzo liberalny zapis Znacznie bardziej niŝ orzecznictwo ETS ETS sprawa Upjohn/Paranova moŝliwość zmiany nazwy na nazwę pod którą produkt jest w obrocie w kraju importu Czy jednak ma praktyczne znaczenie?

59 Ustawa PF Art. 21a ust. 9 ustawy Prawo farmaceutyczne dopuszczalność zmian nazwy leków w imporcie równoległym Podmiot uprawniony do importu równoległego moŝe wprowadzać produkt importowany równolegle do obrotu pod nazwą: 1) stosowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 2) stosowaną w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z którego produkt leczniczy jest sprowadzany, albo 3) powszechnie stosowaną lub naukową opatrzoną znakiem towarowym lub nazwą podmiotu uprawnionego do importu równoległego.

60 ETS C-348/04 Boehringer z 26 kwietnia 2007 r. Import równoległy leków i przepakowanie Wyczerpanie praw ze znaków towarowych Przepakowanie i zmiana nazwy w Przepakowanie i zmiana nazwy w imporcie równoległym leków

61 ETS Warunki przepakowania w imporcie równoległym Artykuł 7 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliŝenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, w brzmieniu zmienionym porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. winien być interpretowany w ten sposób, Ŝe uprawniony do znaku towarowego moŝe zasadnie sprzeciwiać się dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu leczniczego przywoŝonego z innego państwa członkowskiego w oryginalnym opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym, z dodatkową etykietą nałoŝoną przez podmiot dokonujący przywozu, chyba Ŝe: zostanie ustalone, iŝ korzystanie przez uprawnionego z prawa do znaku towarowego w celu sprzeciwienia się wprowadzaniu do obrotu produktu z nową etykietą opatrzonego tym znakiem towarowym przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi; zostanie wykazane, Ŝe nowa etykieta nie moŝe naruszyć oryginalnego stanu produktu wewnątrz opakowania; na nowym opakowaniu zostanie wyraźnie wymieniony podmiot, który dokonał nałoŝenia nowej etykiety, jak równieŝ nazwa wytwórcy produktu; wygląd produktu z nową etykietą nie będzie w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego; etykieta nie moŝe być zatem uszkodzona, złe jakości lub nieschludna, a takŝe podmiot dokonujący przywozu zawiadomi uprawnionego do znaku towarowego przed wprowadzeniem produktu z nową etykietą do sprzedaŝy i dostarczy mu, na Ŝądanie, próbkę tego produktu.

62 Nazwy leków w harmonizacji

63 Nazwy Art. 8. ustawy o zmiany ustawy PF Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu lub które były przedmiotem postępowania o dopuszczenie do obrotu w dniu wejścia w Ŝycie ustawy, których nazwa nie odpowiada wymaganiom określonym w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą znajdować się w obrocie pod nazwą dotychczasową do dnia 31 grudnia 2008 r.

64 Nazwy Art. 2 pkt 14 PF nazwą produktu leczniczego - jest nazwa nadana produktowi leczniczemu, która moŝe być nazwą własną niestwarzającą moŝliwości pomyłki z nazwą powszechnie stosowaną albo nazwą powszechnie stosowaną lub naukową, opatrzoną znakiem towarowym lub nazwą podmiotu odpowiedzialnego;

65 Komunikat Prezesa URPL z 21 marca 2008 r. Nazwy

66 Nazwy Komunikat Prezesa URPL z 12 marca 2008 r. W sprawie nadawania oraz zmiany nazwy produktu leczniczego Zawiera restrykcyjne postanowienia (nazwa musi róŝnić się co najmniej 3 literami, nie moŝe mieć sekwencji 2 tych samych liter) Nazwa nie powinna zawierać wybiórczo wskazań Wiele postanowień ma charakter uznaniowy

67 Nazwy

68 Nazwy

69 Nazwy

70 Znaki towarowe Zdolność odróŝniająca

71 Zdolność odróŝniająca Kryteria zdolności odróŝniającej = podstawy odmowy rejestracji bezwzględne art. 129 i art. 131 p.w.p. art. 7 Rozporządzenia nr 40/94 względne art. 132 p.w.p. art. 8 Rozpodządzenia nr 40/94

72 Znaki krajowe 1. nie mogą być znakiem towarowym art. 129(1)(1) p.w.p. Bezwzględne podstawy odmowy Znaki wspólnotowe 1. sprzeczność z definicją znaku towarowego (art. 4) art. 7(1)(a) Rozp. 2. nie nadają się do odróŝniania 2. brak jakichkolwiek znamion towarów odróŝniających art. 129(2)(1) p.w.p. rodzaj, pochodzenie, jakość, ilość, wartość, przeznaczenie, sposób wytwarzania, skład, funkcja lub przydatność towaru 3. znaki pierwotnie rodzajowe art. 129(2)(3) p.w.p. art. 7(1)(b) Rozp. rodzaj, jakość, ilość, przeznaczenie, wartość, pochodzenie geograficzne, czas produkcji lub inne właściwości towaru art. 7(1)(c) Rozp.

73 Bezwzględne podstawy odmowy Znaki krajowe Znaki wspólnotowe 4. znaki wtórnie rodzajowe weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo uŝywane w handlu 5. efekt techniczny/ wartość art. 129(2)(3) p.w.p. art. 7(1)(d) Rozp. forma bądź inna właściwość towaru lub opakowania, która jest uwarunkowana wyłącznie jego naturą, jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru art. 131(2)(6) p.w.p. kształt wynikający z charakteru towarów, niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub zwiększający znacznie wartość towaru art. 7(1)(e) Rozp.

74 brak pozytywnej definicji legalnej Zdolność odróŝniająca odróŝnianie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa Art. 120(1) p.w.p.; art. 4 Rozporządzenia nr 40/94 dwa etapy badania zdolności odróŝniającej: in abstracto: czy oznaczenie w ogóle nadaje się do pełnienia funkcji znaku towarowego? in conctreto: czy oznaczenie nadaje się do pełnienia funkcji znaku dla konkretnych towarów? wyrok SN w sprawie III RN 218/01

75 Zdolność odróŝniająca LEK NATURY znak towarowy słowny m.in. dla preparatów ziołowych do celów leczniczych oznaczenie określające cechy towarów: jakość, ilość, przeznaczenie, wartość, pochodzenie geograficzne, sposób i czas produkcji, skład, funkcja, przydatność lub inne właściwości Art. 129(2)(2) p.w.p.; art. 7(1)(c) Rozporządzenia nr 40/94 UPRP: odmowa udzielenia ochrony

76 Zgłoszenie znak towarowy graficzny dla produktów farmaceutycznych i antygrzybicznych UPRP: odmowa udzielenia ochrony Zdolność odróŝniająca Wcześniej stosowane szaty graficzne opakowań:

77 znak towarowy słowny VILCACORA zgłoszony w trybie Porozumienia Madryckiego Zdolność odróŝniająca m.in. dla produktów farmaceutycznych, weterynaryjnych i higienicznych oznaczenie określające rodzaj towarów Art. 129(2)(2) p.w.p. UPRP: odmowa udzielenia ochrony

78 Zdolność odróŝniająca znak towarowy słowno-graficzny m.in. dla zwiórkowanej lub sproszkowanej kory amazońskiej liany UPRP: decyzja o udzieleniu ochrony

79 Zdolność odróŝniająca znak towarowy słowny PHARMA m.in. dla produktów farmaceutycznych, weterynaryjnych i higienicznych wytwarzanych na bazie ziół UPRP: decyzja o udzieleniu ochrony

80 Zdolność odróŝniająca znak towarowy słowno-graficzny dla produktów farmaceutycznych na liście INN (International Nonproprietary Names) pod numerem 392: heparinum sodium UPRP: decyzja o udzieleniu ochrony

81 Zdolność odróŝniająca znak towarowy słowny OMEPRAZOL-GZF dla preparatów farmaceutycznych na liście INN (International Nonproprietary Names) pod numerem 5081: Omeprazole UPRP: decyzja o udzieleniu ochrony

82 Bezwzględne podstawy odmowy c.d. Znaki krajowe 6. oznaczenia wyłączone z moŝliwości monopolizacji nazwa lub skrót RP, województw itp., a takŝe obcych państw, organizacji międzynarodowych itp. urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie: znaki bezpieczeństwa, znaki jakości, cechy legalizacji symbole o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym art. 131(2)(2) (4) p.w.p. Znaki wspólnotowe art. 6ter Konwencji Paryskiej odznaki, godła lub herby inne niŝ art. 6ter Konwencji Paryskiej art. 7(1)(h) (i) Rozp.

83 Znaki niedozwolone

84 7. zasady Znaki krajowe Bezwzględne podstawy odmowy Znaki wspólnotowe uŝywanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich sprzeczność z prawem, porządkiem sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami wprowadzanie w błąd (w szczególności dot. oznaczeń geograficznych) zgłoszone w złej wierze art. 131(1)(1) (3) i art. 131(2)(1) p.w.p. np. imię, nazwisko, firma np. HWDP, zajebiste publicznym lub przyjętymi dobrymi obyczajami wprowadzanie w błąd opinii publicznej art. 7(1)(f) (g) Rozp.

85 Znaki krajowe 1. identyczność znaków + identyczność towarów/usług Względne podstawy odmowy Znaki wspólnotowe 2. identyczność lub podobieństwo znaków + identyczność lub podobieństwo towarów, jeŝeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd 3. szczególna kategoria znaków: znaki renomowane: art. 132(2)(1) p.w.p. art. 8(1)(a) Rozp. art. 132(2)(2) p.w.p. art. 8(1)(b) Rozp. identyczność lub podobieństwo znaków, jeŝeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienaleŝną korzyść lub być szkodliwe dla odróŝniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego art. 132(2)(3) p.w.p. art. 8(5) Rozp.

86 Ryzyko konfuzji 1. ocena całościowa 2. ocena w trzech płaszczyznach 3. ocena przez przeciętnego konsumenta dla leków: profesjonaliśći lekarze, farmaceuci, personel medyczny osoby pozbawione jakiejkolwiek wiedzy medycznej pacjenci 4. ocena in concreto w odniesieniu do towarów i usług 5. podobieństwo znaków a podobieństwo towarów 6. ryzyko skojarzenia a prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd 7. jednakowe kryteria bez względu na rodzaj znaku

87 znak towarowy słowny SUPERLINE Ryzyko konfuzji m.in. dla odŝywek wzmacniających zawierających preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów (klasa 05) Późniejsze zgłoszenia: SUPERSLIM oraz EXTRALINE znaki towarowe słowne UPRP: odmowa udzielenia ochrony

88 znak towarowy słowny DALTON CELUMAR Ryzyko konfuzji dla farmaceutycznych wyrobów i preparatów do pielęgnacji zdrowia Późniejsze zgłoszenie: znak towarowy słowny CELLUMED dla preparatów oftalmologicznych, włączając oftalmologiczne roztwory smarujące i zwilŝające UPRP: odmowa udzielenia ochrony

89 znak towarowy słowny VIAGRA Ryzyko konfuzji dla produktów farmaceutycznych, w tym preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń erekcji Późniejsze zgłoszenie: znak towarowy słowno-graficzny dla herbaty (klasa 30) UPRP: decyzja o udzieleniu ochrony

90 Czynniki oceny podobieństwa brzmienie nazwy łatwość zapamiętywania i skojarzenia podobieństwo do nazw rodzajowych podobieństwo do nazw obecnych na rynku (nie tylko produktów leczniczych, ale równieŝ suplementów/kosmetyków) + ryzyko wprowadzenia w błąd podejście marketingowe: strategia wobec produktu konkurencja produktowa

91 Rejestracja znaków towarowych badanie zdolności rejestracyjnej oznaczenia w odpowiedniej bazie danych: baza UPRP: baza CTM ONLINE: baza Madrid Express lub ROMARIN

92 Baza UPRP wybór bazy danych znaki krajowe znaki międzynarodowe skuteczne w Polsce

93 Baza UPRP wyszukiwanie proste

94 Baza UPRP wyszukiwanie zaawansowane np. (TLP ZawWyr '...') AND (NIC ZawWyr '05') produkty lecznicze (farmaceutyczne) klasa 5

95 CTM-ONLINE wyszukiwanie podstawowe basic search znaki identyczne TM name is: znaki podobne TM name contains: podobne litery/głoski v w; c k ck; x ks; sh sz sch; tsch cz; oo u ó; b w znaczenie w innych językach WE

96 CTM-ONLINE wyszukiwanie zaawansowane advanced search produkty lecznicze (farmaceutyczne) klasa 5

97 Postępowania przed sądami krajowymi i wspólnotowymi

98 SPI VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN Hasło reklamowe: Ze źródła doskonałości Wyrok SPI T-28/06 z 6 listopada 2007 piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów; mieszanki tych napojów naleŝące do klasy 32; napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) naleŝące do klasy 33.

99 SPI Sąd jest zdania, Ŝe koncepcyjna zawartość zgłoszonego znaku towarowego stanowi dostatecznie bezpośrednie i konkretne odniesienie do właściwości towarów wymienionych w zgłoszeniu, to jest napojów alkoholowych i bezalkoholowych W istocie slogan odwołuje się wyraźnie do czystości i doskonałości substancji podstawowych napojów, a w szczególności do uŝytej wody, a przecieŝ czystość i doskonałość substancji podstawowych ma szczególne znaczenie w przypadku towarów z klas 32 i 33. Jeśli chodzi o wody mineralne, doskonałe pochodzenie uŝytej wody źródlanej ma decydujące znaczenie dla jakości napoju, zarówno pod względem smaku, jak i walorów zdrowotnych Odmowa

100 SPI TWIST & POUR Sprawa T-190/05 The Sherwin-Williams Company z 12 czerwca 2007 klasa 21: Pojemniki plastikowe z uchwytem, sprzedawane jako element procesu składowania i przelewania farby płynnej Izba Odwoławcza słusznie zatem stwierdziła, Ŝe wyraŝenie to rozpatrywane w swym całokształcie oznacza twist and pour, czyli odkręcić i wylać lub odkręć i wylej. (powinno być wlać) Odmowa

101 T-270/06 (12/11/1008) Lego Sporny kształt ma charakter funkcjonalny JednakŜe naleŝy stwierdzić, Ŝe analiza ta zawiera równieŝ wszystkie elementy widoczne na graficznym wyobraŝeniu przedstawionym powyŝej w pkt 2, a kaŝdy z nich, zdaniem Wielkiej Izby Odwoławczej, spełnia szczególne funkcje techniczne, a mianowicie, zgodnie z brzmieniem pkt 54 zaskarŝonej decyzji: wysokość i średnica głównych bolców w zakresie sczepiania klocków ze sobą, ich liczba w zakresie wielofunkcyjności łączenia, a ich rozmieszczenie w zakresie konfiguracji łączenia; boki w zakresie zestawiania z bokami innych klocków, aby zbudować ścianę; ogólny kształt klocka konstrukcyjnego, a wreszcie jego rozmiar, umoŝliwiające, by dziecko trzymało je w ręce. NaleŜy równieŝ stwierdzić, Ŝe Ŝadna z informacji zawartych w aktach sprawy nie pozwala podwaŝyć prawidłowości ustalenia, Ŝe właściwości te są zasadniczymi właściwościami spornego kształtu Odmowa

102 Przeciętny odbiorca Wyrok z dnia 2 października 2007 r. Sąd NajwyŜszy II CSK 289/07 Oceniając, czy reklama moŝe wprowadzać w błąd naleŝy odwołać się do modelu przeciętnego odbiorcy reklamy - konsumenta reklamowanych artykułów lub usług. Chodzi więc nie o ogólny model przeciętnego konsumenta, lecz o model przeciętnego konsumenta reklamowanych towarów, w tym przypadku przeciętnego konsumenta leków, do którego kierowane były gazetki reklamowe pozwanej spółki komandytowej. Jak słusznie wskazał Sąd NajwyŜszy w powołanym przez Sąd Okręgowy orzeczeniu z dnia 3 grudnia 2003 r., I CK 358/02 (niepubl.), równieŝ w Polsce co do zasady, naleŝy obecnie przyjąć powszechnie stosowany w Unii Europejskiej model przeciętnego konsumenta jako osoby naleŝycie poinformowanej, uwaŝnej, ostroŝnej i rozsądnie krytycznej. Wzorzec ten nie moŝe być jednak definiowany w oderwaniu od konkretnych warunków ustalonych w sprawie oraz od realiów związanych z odbiorcą określonych produktów, do którego kierowana jest reklama (porównaj wyrok Sądu NajwyŜszego z dnia 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00, OSNC z 2003 r., nr 5, poz. 73). Nie moŝna zatem pomijać, Ŝe konsumentami leków są osoby chore, często o zmniejszonej z tego powodu zdolności postrzegania oraz rozsądnej i krytycznej oceny, podobnie jak osoby starsze, stanowiące takŝe znaczną grupę konsumentów leków. Są to z reguły osoby bardziej podatne na sugestię i mniej krytyczne. Do nich kierowana jest reklama leków i przy ocenie moŝliwości wprowadzenia w błąd, cechy tej grupy odbiorców naleŝy wziąć pod uwagę jako model przeciętnego odbiorcy.

103 Nazwy leków ocena podobieństwa Elementy brane pod uwagę: To czy leki są wydawane bez recepty Tendencja konsumentów do samoleczenia Mały wyraźne pismo lekarzy

104 ETS TRAVATAN a TRIVASTAN Sprawa Alcon z 26 kwietnia 2007 C-412/05 Oznaczenie TRAVATAN dla oftalmicznych preparatów farmaceutycznych (klasa 5) Biofarma złoŝyła sprzeciw w oparciu o znak TRIVASTAN W konsekwencji, biorąc pod uwagę fakt, Ŝe znaki towarowe są podobne na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej oraz Ŝe występuje pewne podobieństwo towarów, odmówił on rejestracji w charakterze znaku towarowego zgłoszonego oznaczenia słownego TRAVATAN ze względu na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, obejmującego prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem, we Włoszech. SPI: oba oznaczenia składają się ze słów mających tę samą długość fonetyczną, ten sam początek (»tr«), tę samą końcówkę (sylabę»tan«), prawie identyczne środkowe głoski (»va«i»vas«) umieszczone w tym samym porządku, jako Ŝe większość fonemów jest identyczna i pojawia się w tym samym porządku. NaleŜy wskazać, Ŝe istnienie tak licznej ilości wspólnych elementów nie pozwala włoskiemu konsumentowi na wyraźne dostrzeŝenie małych odrębności tych oznaczeń, co stwarza moŝliwość wywołania u niego pewnego poczucia dezorientacji.

105 ETS W pkt 63 zaskarŝonego wyroku Sąd ocenił podobieństwo wizualne pomiędzy oboma oznaczeniami w sposób ogólny, nie precyzując, w jakim zakresie ocena ta dotyczy konsumentów końcowych, a w jakim specjalistów z dziedziny ochrony zdrowia, przez dokonanie, w zaleŝności od potrzeby, podziału lub rozróŝnienia oceny w zaleŝności od określonej części właściwego kręgu odbiorców. Konkluzja: ocena powinna być dokonywana zarówno przez konsumentów końcowych jak i specjalistów z dziedziny W tych okolicznościach, w pkt 75, 76 i 80 tego wyroku Sąd uznał, Ŝe biorąc pod uwagę znaczne podobieństwo towarów oraz wizualne i fonetyczne podobieństwo oznaczeń, zachodzi w odniesieniu do nich niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, gdyŝ odbiorcy mogliby uznać, iŝ dane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. W konsekwencji Sąd oddalił drugi zarzut skarŝącej, a tym samym oddalił skargę w całości.

106 SPI PRAZOL v. PREZAL Sprawa Aventis T-95/07 z 21/10/2008 Izba Odwoławcza: wyraźne róŝnice fonetyczne SPI: Podobieństwo znaków przewaŝa nad ich róŝnicami. Małe róŝnice

107 COLOR EDITION COLOR EDITION dla kosmetyków SPI - 8 lipca T-160/07 Sprawa Lancôme v. OHIM Wydział uniewaŝnień odmówił, Druga Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie i uniewaŝniła Lancome próbuje uchylić decyzję uniewaŝniającą

108 COLOR EDITION znak towarowy złoŝony z elementów, z których kaŝdy opisuje właściwości towaru lub usługi, dla których wniesiono o rejestrację, sam w sobie takŝe opisuje właściwości tych towarów lub usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, chyba Ŝe istnieje dostrzegalna róŝnica między zgłoszonym znakiem towarowym a zwykłą sumą znaczeń tworzących go elementów. Oznacza to, Ŝe z uwagi na nietypowe dla tych towarów lub usług połączenie objęty wnioskiem znak towarowy wywiera wraŝenie, które jest dostatecznie dalekie od wraŝenia będącego wynikiem zestawienia wskazówek dostarczanych przez tworzące go elementy (zob. ww. w pkt 41 wyrok w sprawie PAPERLAB, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo).

109 COLOR EDITION W tym względzie naleŝy zauwaŝyć, Ŝe angielski termin color oznacza kolor lub odcień i jest często uŝywany w branŝy kosmetycznej dla określenia przeznaczenia lub właściwości towarów. Słowo edition odsyła nie tylko do świata literatury lub prasy, lecz oznacza równieŝ, jak zauwaŝyła Izba Odwoławcza, gamę towarów w jednej lub wielu wersjach lub formach. Tak samo jak termin color jest ono równieŝ stosowane w branŝy kosmetycznej. 48 NaleŜy zatem uznać, Ŝe znak COLOR EDITION jest złoŝony wyłącznie ze wskazówek, które mogą słuŝyć do określenia niektórych właściwości rozpatrywanych towarów. Jak zauwaŝyła Izba Odwoławcza, znak ten wyraŝa przekaz, który zostanie natychmiast i w sposób bezpośredni zrozumiany przez zainteresowanych odbiorców, a mianowicie odniesienie do gamy produktów kosmetycznych lub kosmetyków kolorowych w róŝnych odcieniach.

110 COLOR EDITION Poza tym naleŝy zauwaŝyć, Ŝe skojarzenie słów color i edition nie jest, z punktu widzenia zasad leksyki języka angielskiego, zestawieniem niecodziennym, tylko potocznym. Objęty wnioskiem znak towarowy nie wywołuje zatem u docelowych odbiorców wraŝenia na tyle odbiegającego od wraŝenia wywieranego przez zwykłe zestawienie tworzących go elementów słownych, aby zmienić ich znaczenie lub zakres. Z tego względu naleŝy uznać, podobnie jak to uczyniła Izba Odwoławcza, Ŝe dla zrozumienia tego przekazu nie jest potrzebny Ŝaden wysiłek intelektualny iŝe zwykłe zestawienie analizowanych słów nie zmienia opisowego charakteru poszczególnych elementów znaku. Jednocześnie OHIM zarejestrował znaki słowne w klasie 3: EXTREME, L EXTREME

111 SPI Ocena całościowa SPI z 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczeń powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wraŝeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróŝniających i dominujących.

112 NSA Ocena całościowa oznaczeń Sporny znak towarowy musi być oceniany, przy rozpatrywaniu jego podobieństwa ze znakiem wcześniej zarejestrowanym, jako całość, w związku z czym brak jest podstaw do porównywania podobieństwa tylko jednego słowa składającego się na ten znak. ( ) W przypadku kolizji dwóch zarejestrowanych znaków słownych, z których jeden jest znakiem jedno- a drugi znakiem wielowyrazowym, nie moŝe być podstawą Ŝądania stwierdzenia niewaŝności prawa ochronnego z rejestracji znaku z gorszym pierwszeństwem wyłącznie podobieństwo znaczeniowe jednego słowa składającego się na znak wielowyrazowy, jeŝeli pozostałe wyrazy uŝyte w tym znaku nadają mu wystarczającą zdolność odróŝniającą w zwykłych warunkach obrotu handlowego. wyrok NSA z dnia 26 września 2006 r. w sprawie sygn. akt II GSK 105/06

113 Ocena podobieństwa by wyłączyć podobieństwo ( ) w znakach słownych średniej długości (do 8 liter włącznie) róŝne powinny być co najmniej dwie litery. ( ) [I tak na przykład] MAGNAT i MAGNUM według tego naleŝą do słów średniej długości, gdyŝ zawierają 6 liter, z czego dwie są róŝne, co w zupełności wystarcza do uznania braku podobieństwa w płaszczyźnie wizualnej. wyrok WSA w W-wie z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie sygn. akt VI Sa/Wa 1343/05

114 Ryzyko wprowadzenia w błąd Znaczenie kanałów dystrybucji i ceny Celem ochrony znaku towarowego jest zapobieganie sytuacji, w której to konsument mógłby odnieść mylne wraŝenie, co do pochodzenia towarów (od określonego przedsiębiorcy). [Na przykład] w przypadku, gdyby okulary pozwanego dystrybuowane były w salonach optycznych i miały ceny mieszczące się w tym samym przedziale wartości, co ceny okularów oryginalnych, ryzyko wprowadzenia w błąd byłoby większe. Wyrok SO w W-wie Wydz. XXII, Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z dnia 9 października 2006 r. w sprawie sygn. akt XXII GWzt 2/06

115 Ryzyko wprowadzenia w błąd im bardziej znak towarowy jest znany wśród odbiorców, tym bardziej wzmocniony jest charakter odróŝniający znaku Wyrok SO w W-wie Wydz. XXII, Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie sygn. akt XXII GWzt 5/06

116 Ryzyko wprowadzenia w błąd Im bardziej znany znak, tym mniejsze ryzyko wprowadzenia w błąd??? Sąd tej tezy nie werbalizuje, ale wydaje się być akceptowana w świetle cytowanego fragmentu I uzasadniona, bo trudniej pomylimy oznaczenie X ze znakiem Microsoft, niŝ ze znakiem Macrosoft, choć moŝe łatwiej z nim skojarzymy Ryzyko skojarzenia a ryzyko pomyłki

117 Ryzyko wprowadzenia w błąd Szybciej skojarzymy dane oznaczenie z oznaczeniem silnym, ale wolniej (trudniej) zostaniemy przez nie wprowadzeni w błąd Oznaczenia silne przyciągają skojarzenia, ale są na tyle silne, Ŝe odpychają ryzyko pomyłki Chronione są jednak przed naruszeniem renomy/reputacji ale to inna podstawa prawna

118 Ryzyko wprowadzenia w błąd Renomowana marka producenta dodana do znaku którym opatrzony jest produkt zwiększa jego odróŝnialność Mniejsze ryzyko wprowadzenia w błąd przeciętnego odbiorcy niŝ w przypadku braku silnego znaku Wprowadzenie w błąd odnośnie pochodzenia

119 Ryzyko wprowadzenia w błąd III CSK 299/06 wyrok SN OSNC 2007/11/172 Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, przewidziane w art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz ze zm.), zaleŝy w szczególności od stopnia znajomości znaku zarejestrowanego, jego siły (zdolności) odróŝniającej, stopnia podobieństwa znaków i towarów oraz okoliczności, w których oznakowane towary są sprzedawane.

120 Dziękuję za uwagę! Mariusz Kondrat