Przewodnik. poprzez spółki spin-off. komercjalizacji dóbr intelektualnych. Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. INNOSTART

Transkrypt

1 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. INNOSTART Przewodnik komercjalizacji dóbr intelektualnych poprzez spółki spin-off Autorzy: Damian Dec Karol Lityński Szczecin, grudzień 2008 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa

2 Przewodnik powstał w ramach projektu Komercjalizacja technologii poprzez spółki spin-off na Politechnice Szczecińskiej, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, ze środków programu Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Przewodnik został wydany w ramach Projektu pt. Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. INNOSTART, realizowanego przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Szczecińskiej w partnerstwie z Polską Fundację Przedsiębiorczości i finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2010 r. na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Więcej informacji na stronie 1

3 Spis treści 1. Wstęp Definicje i skróty Co to jest spółka spin-off? Zanim powstanie spółka spin-off Co to są dobra intelektualne? Finansowanie prac B+R prowadzących do powstania spółki spin-off Identyfikacja dóbr intelektualnych stanowiących podstawę tworzenia spin-off Ochrona praw własności intelektualnej Metody komercjalizacji dóbr intelektualnych Tworzymy spółkę spin-off Identyfikacja dóbr intelektualnych do komercjalizacji poprzez spółkę spin-off Udziałowcy spółki spin-off Finansowanie spółki spin-off Strategia inwestycyjna Stopień zaangaŝowania pracowników ZUT w spółce Rozwój spółki spin-off AIP wychodzi ze spółki spin-off

4 1. Wstęp Oddajemy do Państwa rąk przewodnik poświęcony zakładaniu spółek typu spin-off na naszej Uczelni. Mamy nadzieję, Ŝe przedstawione w nim informacje pozwolą osiągnąć cele, jakie sobie postawiliśmy, decydując się na jego opracowanie. W szczególności są to: przedstawienie jednej z form komercjalizacji dóbr intelektualnych, jaką jest spółka spin-off, usystematyzowanie wiedzy w zakresie metod tworzenia spin-off, zachęcenie pracowników naukowych do angaŝowania się w przedsięwzięcia spin-off. Z dniem r., w wyniku połączenia Politechniki Szczecińskiej z Akademią Rolniczą, powstanie nowa uczelnia pod nazwą Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Planuje się, Ŝe regulacje w zakresie ochrony praw własności intelektualnej oraz wytyczne dotyczące tworzenia spółek spin-off będą nadal obowiązywać, a RCIiTT będzie działać w niezmienionej formie. Niniejsze, drugie wydanie przewodnika, stanowi aktualizację wydania pierwszego, które powstało w efekcie realizacji projektu pt. Komercjalizacja technologii poprzez spółki spin-off na Politechnice Szczecińskiej, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego ze środków programu Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Głównym celem projektu było stworzenie przejrzystych, jasnych i korzystnych dla środowiska naukowego Politechniki Szczecińskiej zasad tworzenia i funkcjonowania spółek spin-off. Wprowadzając zasady zakładania i funkcjonowania spółek spin-off chcemy pokazać, Ŝe angaŝowanie się w działalność gospodarczą jest praktyką godną naśladowania i co więcej wspieraną przez Uczelnię konkretnymi działaniami. NaleŜy podkreślić, Ŝe zarówno regulaminy jak i niniejszy przewodnik zawierają rozwiązania konsultowane ze środowiskiem naukowym poprzez pogłębione wywiady indywidualne i warsztaty konsultacyjne. Niemniej zdajemy sobie sprawę, Ŝe dopóki rozwiązania te nie zostaną przetestowane w praktyce, mogą zawierać szereg ułomności, dlatego zachęcamy do dzielenia się z nami wszelkimi uwagami, które mogłyby słuŝyć powstawaniu spółek spin-off na Uczelni. Niniejszy przewodnik uwzględnia: Regulamin postępowania w Politechnice Szczecińskiej w sprawach ochrony własności intelektualnej, przyjęty Uchwałą Senatu Politechniki Szczecińskiej z dnia r. Projekt dokumentu Zasady tworzenia spółek spin-off w Politechnice Szczecińskiej z dnia r. W chwili wydania niniejszej publikacji, nie zostały jeszcze zakończone prace nad instytucjonalnym przygotowaniem naszej Uczelni do tworzenia spółek spin-off, jednak 3

5 zasady ich powstawania są w końcowym etapie opracowywania. Nie funkcjonuje jeszcze Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w formie spółki z o.o., tak jak to przewidują wspomniane Zasady tworzenia spółek spin-off w Politechnice Szczecińskiej, jednakŝe postanowiliśmy niniejszy przewodnik zaktualizować i wydać juŝ teraz, aby środowisko akademickie i partnerzy biznesowi byli gotowi do współtworzenia spółek spin-off jak tylko kwestie formalno-organizacyjne zostaną dopracowane. Przypominamy, Ŝe AIP prowadzi Punkt Konsultacyjny dla pracowników, studentów i doktorantów zainteresowanych załoŝeniem spółki spin-off. Konsultacje realizowane są w formie telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz osobiście w biurze AIP. Zachęcamy do kontaktu, Zespół RCIiTT 4

6 2. Definicje i skróty AIP Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości; pozauczelniana jednostka transferu technologii, której powołanie przewidują opracowywane Zasady tworzenia spółek spin-off w Politechnice Szczecińskiej. Planuje się, Ŝe AIP działać będzie w formie spółki prawa handlowego. Dobro intelektualne Uczelni dobra intelektualne, do których Uczelni przysługują prawa majątkowe. Inwestor osoba prawna / fizyczna zainteresowana objęciem udziałów w spółce spin-off w zamian za dostarczony kapitał. PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Prace B+R prace badawczo-rozwojowe Pracownik-udziałowiec pracownik ZUT zamierzający: a) załoŝyć i objąć udziały w Spółce spin-off wykorzystującej dobra intelektualne, w których wytworzeniu brał udział, lub b) przystąpić do takiej spółki. Uczelnia / ZUT Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny RCIiTT Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Regulamin ochrony własności intelektualnej Regulamin postępowania w sprawach ochrony własności intelektualnej w Politechnice Szczecińskiej Regulamin spin-off Zasady tworzenia spółek spin-off w Politechnice Szczecińskiej RPO WZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 5

7 3. Co to jest spółka spin-off? Nie kaŝda spółka utworzona przez pracowników Uczelni, czy bazująca na dobrach intelektualnych powstałych na Uczelni, moŝe być uznana za spin-off. Przykładowo, zgodnie z Załącznikiem V Słownika terminologicznego Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, spółki spin-off są to nowe przedsiębiorstwa, które zostały załoŝone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta bądź absolwenta Uczelni, w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii. Spin-off jest zwykle w pewien sposób zaleŝny (organizacyjnie, formalnoprawnie, finansowo itp.) od organizacji macierzystej (np. Uczelni). Spółki spin-off, których powstawanie wspiera Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, powinny spełniać następujące warunki: A) Celem spółki jest komercjalizacja dóbr intelektualnych powstałych na Uczelni Konsekwencją tego warunku jest wyłączenie z definicji spółek spin-off firm bazujących wyłącznie na wiedzy posiadanej przez pracowników naukowych. Ze spółkami spin-off będziemy mieli do czynienia tylko wtedy, kiedy celem ich utworzenia będzie wdroŝenie juŝ wytworzonej wiedzy w postaci chronionej lub dla której podjęto kroki w celu uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji: zgłoszenie wynalazku, wzoru uŝytkowego albo wzoru przemysłowego, patent, wzór uŝytkowy i wzór przemysłowy, know-how chroniony tajemnicą. Potencjał do stworzenia takiej wiedzy lub świadczenia usług na bazie wiedzy czy uprawnień pracowników naukowych ZUT nie są wystarczającą podstawą do angaŝowania RCIiTT w tworzenie spin-off. Co więcej, RCIiTT będzie angaŝował się wyłącznie w przedsięwzięcia, których celem jest komercjalizacja dóbr intelektualnych powstających wyłącznie na ZUT. B) Udziałowcy Udziałowcami firmy spin-off powinni być z jednej strony pracownicy Uczelni, studenci lub doktoranci, a z drugiej strony Uczelnia, reprezentowana przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Dodatkowo, w celu pozyskania kapitału niezbędnego do rozwoju firmy, AIP będzie podejmował działania zmierzające do przyciągnięcia inwestorów prywatnych, którzy, obejmując część udziałów, wnosić będą środki finansowe. Warto jednak podkreślić, Ŝe docelowo AIP powinien wyjść ze spółki, jak tylko uzyska ona stabilizację swojej pozycji. Planowany czas pozostawania AIP w roli udziałowca to 1-3 lata. NaleŜy podkreślić, Ŝe wyjście AIP ze spółki będzie kaŝdorazowo regulowane umową spółki, a docelowymi jej udziałowcami powinni być pracownicy Uczelni, jej studenci i doktoranci oraz inwestorzy wnoszący kapitał. 6

8 C) Przedmiot działania i poziom innowacyjności Rodzaj działalności podejmowanej przez spółki spin-off musi charakteryzować się znaczącym poziomem innowacyjności i stosunkowo wysoką oczekiwaną stopą zwrotu z inwestycji ze względu na planowane pozyskanie inwestora kapitałowego. Podsumowując Spółka spin-off to podmiot ustanowiony na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, którego celem jest komercjalizacja dóbr intelektualnych powstałych na Uczelni. Udziałowcami spółki, oprócz Twórców dóbr intelektualnych podlegających komercjalizacji, powinna być równieŝ Uczelnia, za pośrednictwem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Inwestor prywatny, wnoszący kapitał niezbędny do rozwoju firmy. WaŜne jest równieŝ to, aby przedmiot działalności spółki charakteryzował się znaczącym poziomem innowacyjności i wysokim potencjałem rynkowym oraz aby był spójny z kierunkami rozwoju Uczelni, regionu i kraju w zakresie polityki proinnowacyjnej. 7

9 4. Zanim powstanie spółka spin-off 4.1. Co to są dobra intelektualne? Na dobra intelektualne Uczelni składają się: a) projekty wynalazcze, b) utwory w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U nr 24 poz. 83), w tym utworów naukowych, a takŝe baz danych i programów komputerowych chronionych prawem autorskim, c) inne materiały naukowe i dydaktyczne (opinie, ekspertyzy, metody badawcze, wyniki eksperymentów, zbiorów okazów, instrukcji dydaktycznych, przewodników do ćwiczeń, preparatów, modeli, prezentacji multimedialnych itp.), d) bazy danych, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie baz danych; e) dobra intelektualne stanowiące tajemnicę (know-how) Uczelni, f) inne rozwiązania stanowiące wyniki prac naukowo-badawczych. Projekty wynalazcze to: wynalazki, wzory uŝytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie. Projekty racjonalizatorskie - to nowe i mogące się nadawać do wykorzystania przez Uczelnię rozwiązania o charakterze technicznym lub techniczno - organizacyjnym, nie będące wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem uŝytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, a w szczególności rozwiązania dotyczące: a) maszyn, urządzeń i wyrobów, b) sposobów wytwarzania, c) sposobów pomiaru i kontroli, d) ulepszeń lub uzupełnień maszyn, urządzeń i wyrobów, sposobów wytwarzania oraz sposobów pomiaru i kontroli, zwłaszcza jeŝeli umoŝliwia ono zwiększenie wydajności pracy lub pełniejsze wykorzystanie środków pracy, bądź teŝ przynosi efekty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub ochrony naturalnego środowiska człowieka. Projekt racjonalizatorski uwaŝa się za nowy, jeŝeli w Uczelni nie był stosowany, wykorzystywany lub uprzednio zgłoszony przez inną osobę. Projekt racjonalizatorski moŝe równieŝ polegać na twórczym przystosowaniu znanego rozwiązania do potrzeb Uczelni. Zgodnie z art. 1, przedmiotem ustawy o prawie autorskim, są w szczególności utwory: a) wyraŝone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), b) plastyczne, c) fotograficzne, d) lutnicze, e) wzornictwa przemysłowego, f) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, g) muzyczne i słowno-muzyczne, h) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, i) audiowizualne (w tym filmowe). Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, baza danych oznacza zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, 8

10 wymagający istotnego, co do jakości i ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości Finansowanie prac B+R prowadzących do powstania spółki spin-off Jak juŝ zostało wspomniane, źródłem przewagi konkurencyjnej spółki spin-off są wyniki prac B+R, w oparciu o które powstały oferowane przez nią produkty/usługi. Badania naukowe i prace rozwojowe mogą być realizowane zarówno przez Uczelnię, jak i przez spółkę spin-off. Dzięki temu, Ŝe potencjalni załoŝyciele spółki spin-off są blisko tych badań, które realizowane są przez Uczelnię, mają oczywistą i naturalną przewagę nad innymi firmami, które chociaŝ formalnie teŝ mają dostęp do wyników badań naukowych, nie czerpią w praktyce tylu korzyści. W niniejszym rozdziale zajmiemy się źródłami finansowania działalności B+R Uczelni, na które składają się: środki publiczne przekazywane Uczelni w związku z realizacją działalności statutowej, środki publiczne na projekty badawcze i rozwojowe, realizacja projektów celowych, na które przedsiębiorca lub inny podmiot mający zdolność bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce, otrzymał wsparcie ze środków publicznych, prace B+R zamawiane przez przemysł, finansowane ze środków prywatnych. Źródła finansowania tych prac B+R róŝnią się w zaleŝności od ich typu (badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe) oraz głównego ich beneficjenta (Uczelnia lub spółka spin-off) co przedstawia Schemat 1. Schemat 1 Źródła finansowania prac B+R Koszty wdroŝeń Prace rozwojowe Badania przemysłowe Badania podstawowe Działanie PO IG Projekty rozwojowe Środki krajowe na działalność statutową Uczelni UCZELNIA Inne środki publiczne i prywatne, w tym VII Program Ramowy UE, prace B+R zamawiane przez przemysł, projekty kluczowe w ramach działania 1.1. i 1.2. PO IG oraz 1.2. RPO WZ. Dotacje i inne formy wsparcia dla istniejących i nowotworzonych firm z RPO, PO IG, PROW, PO KL. Projekty celowe NOT SPIN-OFF Działanie PO IG Wsparcie na prace badawcze i wdroŝenie ich wyników 9

11 Warto podzielić te źródła finansowania prac B+R na dwie grupy w oparciu o rodzaj ich odbiorcy/zleceniodawcy. Prace, które realizowane są na rzecz konkretnego przedsiębiorcy, w tym spółki spin-off, będą objęte zasadami pomocy publicznej, co w konsekwencji oznacza konieczność dysponowania wkładem własnym przez przedsiębiorcę na pokrycie części kosztów tych prac. Jeśli natomiast prace B+R nie są realizowane na potrzeby konkretnej firmy, a ich wyniki zostaną udostępnione z zachowaniem przejrzystych, równych dla wszystkich zasad, nie będą podlegały przepisom pomocy publicznej. Wyniki tych prac mogą być udostępniane zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. W przypadku projektów rozwojowych finansowanych w ramach PO IG, odpłatne udostępnianie ich wyników będzie skutkować dla Uczelni pomniejszeniem poziomu dofinansowania o przychody netto generowane w związku ze sprzedaŝą praw do dóbr intelektualnych powstałych w ramach projektu. Dlatego kaŝdorazowo, tworząc projekt w ramach działania 1.3. PO IG, Uczelnia musi zastanowić się nad sposobem udostępniania wyników badań. Działanie 1.3. PO IG pozwala sfinansować prace związane z kontynuacją lub dokończeniem niezbędnych prac B+R zanim spółka spin-off zostanie załoŝona. Rozwiązanie to pozwala przesunąć moment załoŝenia firmy do chwili, w której dobro intelektualne będzie w pełni gotowe do komercjalizacji, co w konsekwencji zminimalizuje ryzyko działalności spółki. Rolą AIP na tym etapie jest organizacja finansowania ze środków publicznych dla tych prac i nadzór nad ich prawidłową realizacją, dlatego chcąc uzyskać tego typu środki, warto skontaktować się z jego pracownikami. Pozwoli to wspólnie zastanowić się, na co moŝna zdobyć dofinansowanie tak, aby jak najlepiej przygotować grunt pod przyszłą spółkę spin-off Identyfikacja dóbr intelektualnych stanowiących podstawę tworzenia spin-off Podstawą tworzenia spółek spin-off będą dobra intelektualne, do których Uczelni przysługują prawa majątkowe. Dlatego warto przyjrzeć się, do których dóbr intelektualnych i na jakich zasadach Uczelni przysługują te prawa. Zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach ochrony własności intelektualnej w Politechnice Szczecińskiej, Uczelni słuŝą prawa majątkowe do dóbr intelektualnych: powstałych w wyniku wykonywania przez Twórców obowiązków wynikających ze stosunku pracy z Uczelnią, przekazanych przez Twórcę nieodpłatnie lub za uzgodnioną opłatą, zamówionych przez Uczelnię, zamówionych przez podmioty zewnętrzne, jeśli wynika to z umowy. Dodatkowo, jeśli w trakcie tworzenia dobra intelektualnego student/doktorant/staŝysta korzystać będzie ze wsparcia finansowego, materiałowego i organizacyjnego Uczelni albo praca studenta/doktoranta/staŝysty stanowi fragment grantu lub innej pracy naukowobadawczej realizowanej przez Uczelnię, podpisana zostanie z nim umowa regulująca kwestię praw majątkowych do stworzonego dobra intelektualnego. Aby móc odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim stopniu prawa do dóbr intelektualnych naleŝą do Uczelni, musi ona posiadać system gromadzenia informacji o powstających dobrach intelektualnych, który uwzględniać będzie prawa Twórców do generowanych przez nie korzyści materialnych. 10

12 Zasady gromadzenia informacji o dobrach intelektualnych, które mogą podlegać komercjalizacji reguluje art. 9 Regulaminu ochrony własności intelektualnej. NajwaŜniejsze zasady w tym obszarze prezentuje Ramka 1. Ramka 1 Zasady gromadzenia informacji o projektach wynalazczych Zgodnie z Regulaminem ochrony własności intelektualnej: 1. Twórca projektu wynalazczego jest obowiązany zgłosić niezwłocznie projekt w Dziale Wynalazczości i Ochrony Patentowej, a jeŝeli dokonał zgłoszenia projektu wynalazczego w innym podmiocie gospodarczym lub w urzędzie patentowym na swoją rzecz, powiadomić o tym fakcie Uczelnię. 2. Regulamin ochrony własności intelektualnej w art. 9 szczegółowo określa zakres informacji, które naleŝy zamieścić w zgłoszeniu i procedurę dokonania zgłoszenia. 3. Uczelnia dokonuje oceny przydatności gospodarczego wykorzystania projektu wynalazczego oraz moŝliwości uzyskania ochrony prawnej dla projektu wynalazczego w terminie dwóch miesięcy od daty jego zgłoszenia. 4. Decyzja o zgłoszeniu do ochrony projektu wynalazczego jest podejmowana po zbadaniu zdolności patentowej rozwiązania. Koszty tego badania pokrywa jednostka wnioskująca o utrzymanie projektu w tajemnicy. NaleŜy podkreślić, Ŝe zgłoszenie projektu wynalazczego do ochrony prawnej nie jest prawem (przywilejem), a obowiązkiem, który ciąŝy na Twórcach. Zapis taki wymaga gromadzenia informacji o wszystkich moŝliwych wynikach prac naukowo-badawczych, które mogą doprowadzić do uzyskania efektów stanowiących podstawę do ochrony, a w przyszłości do czerpania korzyści ekonomicznych z praw do tych dóbr. W przypadku pozostałych typów dóbr intelektualnych, twórcy zobowiązani są do zachowania poufności, a jednostki organizacyjne Uczelni do organizacji systemu gromadzenia informacji o tych dobrach Ochrona praw własności intelektualnej Art. 6 pkt 1.3 Regulaminu ochrony własności intelektualnej zobowiązuje Uczelnię do zapewnienia własnym dobrom intelektualnym ochrony prawnej w kraju i za granicą. Ochrona ta ma słuŝyć korzystaniu z praw majątkowych do dóbr intelektualnych w wyniku ich gospodarczego wykorzystania, czyli komercjalizacji. Skuteczna komercjalizacja dóbr intelektualnych nastąpi wyłącznie wtedy, gdy zapewniona zostanie prawna ochrona tych dóbr. Podmiot decydujący się na korzystanie z dóbr intelektualnych ZUT musi mieć pewność, Ŝe uzyskuje prawo wyłączności (całkowitej lub ograniczonej) do dóbr intelektualnych, które będą źródłem jego przewagi konkurencyjnej. Ochrona dóbr intelektualnych wynika z kilku aktów prawnych w zaleŝności od rodzaju dobra: ustawa Prawo autorskie w przypadku utworów, ustawa Prawo własności przemysłowej w przypadku patentów oraz dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnych na wzory uŝytkowe i znaki towarowe, a takŝe praw z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne, 11

13 Tajemnica handlowa w przypadku know-how. NaleŜy pamiętać, Ŝe nie zawsze najlepszym sposobem ochrony własności intelektualnej jest ochrona prawna. W wielu sektorach stosowane rozwiązania zmieniają się na tyle szybko lub ewentualne korzyści nie są na tyle istotne, aby decydować się na Ŝmudną i kosztowną procedurę ochrony dóbr intelektualnych. Często zdarza się, Ŝe efektywniejszym rozwiązaniem jest zachowanie tajemnicy (dobro intelektualne chronione tajemnicą nazywamy know-how ) i szybkie wejście z produktem/usługą na rynek. Zanim konkurencja wejdzie z podobną ofertą próbując nas naśladować, my będziemy juŝ myśleć o zmianach w dotychczasowym produkcie/usłudze. Strategia ta pozwala zebrać śmietankę z tytułu szybkiego wejścia na rynek i moŝe być stosowana w sektorach, gdzie cykl Ŝycia produktu/usługi jest bardzo krótki. Skorzystanie z ochrony gwarantowanej przez Prawo własności przemysłowej, poza korzyściami wynikającymi z ochrony prawnej, daje jeszcze jedną, bardzo waŝną przewagę. Polega ona na tym, Ŝe na etapie zgłaszania projektu wynalazczego naleŝy dokonać badania tzw. czystości patentowej. Badanie to prowadzi się zawsze, gdy wynik pracy naukowo-badawczej ma być wykorzystany gospodarczo, a jego celem jest ustalenie, czy wprowadzenie na rynek wyrobu lub przemysłowe zastosowanie technologii nie narazi stosującego lub sprzedającego wyniki pracy naukowo-badawczej na odpowiedzialność prawną z powodu naruszenia praw osób trzecich. Korzystając z dóbr intelektualnych podlegających ochronie prawnej wynikającej z Prawa własności przemysłowej, mamy nie tylko pewność, Ŝe dobra te charakteryzują się zdolnością patentową, która daje przewagę konkurencyjną w związku z ich zastosowaniem w praktyce, ale równieŝ pewność, Ŝe nie naruszamy praw osób trzecich do tych dóbr. Procedury postępowania w sprawach ochrony własności intelektualnej zawarte są w art. 9 ust. 3 Regulaminu ochrony własności intelektualnej. W szczególności naleŝy zwrócić uwagę na następujące rozwiązania przyjęte w Regulaminie: Uczelnia w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia, weryfikuje potencjał rynkowy dobra i podejmuje decyzję o jego ewentualnej ochronie. Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej bierze na siebie obowiązek opracowania dokumentacji zgłoszeniowej, jednak Twórcy mają prawo uczestniczyć w tym procesie, a na etapie postępowania przed urzędem patentowym mają obowiązek udzielania niezbędnych wskazówek i informacji. Koszty związane z postępowaniem przed urzędami patentowymi ponoszą jednostki organizacyjne wnioskujące o ochronę projektów wynalazczych. Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej prowadzi rejestr projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w kraju i za granicą oraz udzielonych patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji. Regulamin ochrony własności intelektualnej obejmuje wszystkie dobra intelektualne, nie tylko projekty wynalazcze. Przykładowo, zgodnie z art. 12. ust 4, bez zgody Uczelni nie wolno korzystać z programów komputerowych, stanowiących jej dobro intelektualne, dla 12

14 celów komercyjnych, nie wolno takŝe sporządzać ich fragmentów oraz udostępniać ich, nawet nieodpłatnie, zarówno na nośnikach materialnych, jak i za pomocą terminali. JeŜeli więc, w związku z obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy, pracownicy naukowi opracują program komputerowy gotowy do praktycznego wykorzystania w gospodarce, jego komercjalizacja (powielenie, promocja i dystrybucja, wsparcie serwisowe dla klientów, a takŝe dalszy rozwój programu) mogą być podstawą do stworzenia spin-off, poniewaŝ prawa do tych dóbr intelektualnych naleŝą do Uczelni Metody komercjalizacji dóbr intelektualnych Regulamin ochrony własności intelektualnej precyzuje sposoby komercjalizacji poszczególnych rodzajów dóbr intelektualnych. Najszerzej omówione są kwestie związane z projektami wynalazczymi i know-how, które osobom trzecim udostępniane mogą być na podstawie umów licencyjnych. Co do zasady, licencja musi być odpłatna. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Prorektora ds. Nauki, projekt moŝe być udostępniony nieodpłatnie. W takim przypadku nabywca licencji przejmuje koszty związane z umową oraz zobowiązania wobec twórcy i realizacji jego praw (w tym prawa do wynagrodzenia). W przypadku programów komputerowych, ich komercjalizacja moŝe odbywać się poprzez korzystanie z praw majątkowych wynikających z art. 74 ust. 4 i art. 75, które precyzują, Ŝe prawo to obejmuje rozpowszechnianie, w tym uŝyczenie lub najem programu komputerowego lub jego kopii. Regulamin ochrony własności intelektualnej, jako główną formę czerpania korzyści finansowych przez Twórcę, przewiduje wynagrodzenie z tytułu korzyści ekonomicznych będących efektem komercjalizacji dóbr intelektualnych. W przypadku projektów wynalazczych, wartość wynagrodzenia Twórców wynosi 50% uzyskanych efektów ekonomicznych netto lub, w uzasadnionych sytuacjach, w wysokości ustalonej w drodze porozumienia między Twórcą a Uczelnią. W przypadku utworów, w tym programów komputerowych oraz baz danych, wynagrodzenie Twórcy rozstrzygane jest na podstawie indywidualnego porozumienia, odrębną umową między Uczelnią a Twórcą, a dopiero w sytuacji braku takiej umowy, stosuje się poziom wynagrodzenia analogiczny jak dla projektów wynalazczych. 13

15 Ramka 2 Porównanie sposobów komercjalizacji dóbr intelektualnych spin-off a sprzedaŝ licencji. Komercjalizacja poprzez spółkę spin-off 1. Determinacja, co do komercjalizacji dobra intelektualnego. 2. DuŜe prawdopodobieństwo, Ŝe ostateczny udział w korzyściach z komercjalizacji będzie wyŝszy niŝ w przypadku tradycyjnych form wynagrodzenia twórców zatrudnionych w uczelni wyŝszej. Komercjalizacja poprzez sprzedaŝ licencji 1. Brak pewności, co do wdroŝenia dobra intelektualnego. DuŜa szansa pozostania wynalazku na półce w oczekiwaniu na licencjobiorcę. 2. Ewentualne wynagrodzenie, jako % od korzyści ekonomicznych netto Uczelni jest stosunkowo niskie. 3. DuŜy wpływ na wynik komercjalizacji moŝliwość wpływu na sukces spółki spinoff poprzez bezpośrednie angaŝowanie się w zarządzanie spółką. 3. Brak istotnego wpływu na wynik komercjalizacji, zarówno na etapie poszukiwań licencjobiorcy, jak i efektywności jego działania (w przypadku umowy prowizyjnej). Podsumowując Twórca dóbr intelektualnych, decydując się wejść do spółki spin-off w zamian za rezygnację z wynagrodzenia, które otrzymałby, gdyby dobro intelektualne było komercjalizowane innymi metodami, osiąga korzyści z komercjalizacji tego dobra poprzez wpływy z dywidend wypłacanych przez spółkę w przypadku sukcesu przedsięwzięcia. 14

16 5. Tworzymy spółkę spin-off 5.1. Identyfikacja dóbr intelektualnych do komercjalizacji poprzez spółkę spin-off We wstępie dokonaliśmy bardzo istotnego zawęŝenia definicji firmy typu spin-off. Uznaliśmy, Ŝe tego typu formą działalności gospodarczej będziemy określać wyłącznie te podmioty, których główne źródło przewagi konkurencyjnej wynika z zastosowania rozwiązań stanowiących dobro intelektualne powstałe na Uczelni. Dlatego pytanie o identyfikację dóbr intelektualnych, moŝliwych do wykorzystania w tworzeniu spółki spin-off ma kluczowe znaczenie i jest de facto pytaniem o pomysł na biznes, który ma być podstawą firmy typu spin-off. Pomysły te mogą i powinny rodzić się w umysłach Twórców to oni znają istotę tworzonego przez nich dobra intelektualnego. Dlatego, w przypadku projektu wynalazczego, zgłaszając projekt, Twórca pytany jest równieŝ o moŝliwe formy jego wykorzystania gospodarczego. Ramka 3 Zgłaszanie projektu wynalazczego w Dziale Wynalazczości i Ochrony Patentowej Art. 9 pkt 1.3. Regulaminu ochrony własności intelektualnej stanowi: Zgłoszenie projektu powinno zawierać opis projektu, a w razie potrzeby takŝe rysunki, schematy, obliczenia i receptury umoŝliwiające zrozumienie istoty tego projektu. Zgłoszenie powinno określać dotychczasowy stan techniki, wskazywać przewidywane efekty, środki i sposób realizacji projektu. W zgłoszeniu naleŝy wymieniać jego twórcę i współtwórców, określać procentowy podział wynagrodzenia oraz oświadczenie w sprawie okoliczności prawnych dokonania projektu. Pracownicy Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii śledzą na bieŝąco projekty wynalazcze zgłaszane przez Twórców do Działu Wynalazczości i Ochrony Patentowej, w celu podejmowania kroków zmierzających do ich komercjalizacji, m.in. poprzez utworzenie spółki spin-off. Warto podkreślić, Ŝe podstawą tworzenia spółki spin-off mogą być równieŝ dobra intelektualne, wobec których nie podjęto działań prawnych mających na celu ich ochronę, są one jednak chronione tajemnicą i posiadają potencjał komercyjny (know-how). W takim przypadku zachęcamy kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni do kontaktu z RCIiTT w celu weryfikacji moŝliwości komercjalizacji know-how poprzez utworzenie spinoff Udziałowcy spółki spin-off NajwaŜniejszym źródłem przewagi konkurencyjnej firmy spin-off są kompetencje pracowników naukowych, którzy decydują się wejść do spółki jako jej udziałowcy, jednocześnie wspierając jej rozwój swoją wiedzą. RównieŜ udział Uczelni, która poprzez AIP wspiera proces powstawania spółki od pomysłu do jej faktycznego funkcjonowania, jest źródłem róŝnorodnych korzyści dla spin-off. NajwaŜniejsza korzyść to prestiŝ i wiarygodność. Obecność Uczelni reprezentowanej przez AIP wśród udziałowców nowopowstałej spółki, zwiększa szansę pozyskania pierwszych klientów, a takŝe finansowania zewnętrznego (kredytu, leasingu, dotacji), czy inwestora. Jednak nawet najlepszy pomysł na biznes, realizowany z najlepszymi partnerami, nie powiedzie się, jeśli 15

17 w przedsięwzięcie nie zaangaŝowany zostanie kapitał. Dlatego, najczęściej, udziałowcami spółki spin-off będą Twórcy, AIP i zewnętrzny inwestor, który wniesie, za część udziałów, kapitał niezbędny do rozwoju firmy. Odrębną grupę inwestorów, z reguły o charakterze mniejszościowym, będą mogli stanowić pracownicy Uczelni, niebędący Twórcami dóbr intelektualnych. Zasady tworzenia spółek spin-off w ZUT będą uwzględniać moŝliwość objęcia przez takie osoby udziałów w spółkach w zamian za wniesiony wkład gotówkowy. Schemat 2 Udziałowcy spin-off Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Podział udziałów wynikający z wkładu dóbr intelektualnych i gotówki Twórcy dóbr intelektualnych SPIN - OFF Własności niematerialne i prawne Kapitał Inwestorzy (inwestorzy indywidualni, aniołowie biznesu, fundusze seed capital, przedsiębiorcy) Jaki poziom udziałów zachęci inwestora do wniesienia kapitału? Negocjacje pomiędzy przyszłymi udziałowcami odbywać się będą na dwóch poziomach: Pomiędzy AIP a Twórcami. Pomiędzy z jednej strony inwestorem, a z drugiej AIP i Twórcami. AIP obejmuje udziały/akcje w Spółce w wysokości zaleŝnej od zainwestowanego kapitału oraz naleŝących do AIP własności niematerialnych i prawnych ZUT. Udział AIP w tworzonej Spółce jest określony w umowie przedwstępnej pomiędzy przyszłymi udziałowcami/akcjonariuszami Spółki. W celu zwiększenia zaangaŝowania pracowników Uczelni w proces komercjalizacji dóbr intelektualnych poprzez spin-off, AIP moŝe zaoferować im nabycie części swoich udziałów/akcji w tworzonych spółkach spin-off lub opcje na ich objęcie w kolejnej rundzie finansowania. Planuje się, Ŝe uzyskanie udziałów będzie równoznaczne z koniecznością rezygnacji z innych form wynagradzania wynikających z uzyskiwanych efektów ekonomicznych komercjalizacji dobra intelektualnego, o których mowa w art. 9 pkt 5 Regulaminu postępowania w sprawach ochrony własności intelektualnej w PS. Korzyści Twórców bowiem będą pochodzić z dywidend wypłacanych z zysku spółki spin-off, proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Innym sposobem jest nieodpłatne przekazanie Twórcom praw do licencji dobra intelektualnego w celu wniesienia jej do spółki spin-off. Nieodpłatne przekazanie licencji Twórcom będzie warunkowane wniesieniem licencji do spółki spin-off w określonym terminie po tym terminie, jeśli nie zostanie ona wniesiona do spin-off, licencja wygasa. Co 16

18 więcej, Twórca nie moŝe dysponować licencją w inny sposób, jak tylko poprzez wniesienie jej do spółki spin-off. RównieŜ i w tym przypadku, planuje się, Ŝe uzyskanie licencji przez Twórcę w celu wniesienia do spin-off, oznaczać będzie rezygnację z innych form wynagradzania Twórcy z tytułu korzyści ekonomicznych wynikających z komercjalizacji dobra. PowyŜsze sposoby są alternatywnymi, przykładowymi rozwiązaniami, które nie wyczerpują listy wszystkich moŝliwości uwzględnienia interesów Twórców w nowotworzonej spółce spin-off. Podział udziałów w spółce spin-off pomiędzy Twórcami a Uczelnią reprezentowaną przez AIP, wynikający z wnoszonych przez strony wartości niematerialnych i prawnych w formie licencji lub praw wyłącznych do dóbr intelektualnych, będzie przedmiotem negocjacji pomiędzy AIP a Twórcami. Decyzja AIP i Twórców o załoŝeniu spółki spin-off będzie najczęściej pociągała za sobą konieczność pozyskania inwestora, który wniesie do spółki wkład w formie gotówkowej i obejmie udziały odpowiednie do wniesionego wkładu. Zadanie wyszukania i prowadzenia negocjacji z potencjalnymi inwestorami przypada zarówno na AIP jak i Twórców, którzy równieŝ powinni aktywnie uczestniczyć w trakcie negocjacji zmierzających do pozyskania inwestora. Dywidenda naleŝna AIP lub kwota pozyskana ze sprzedaŝy udziałów jest przekazywana na powiększanie jego kapitału własnego, co pozwoli na pokrycie kosztów obsługi procesu tworzenia nowych spółek, a w następstwie umoŝliwi wejścia kapitałowe AIP w kolejne przedsięwzięcia Finansowanie spółki spin-off Pod względem wielkości niezbędnego kapitału, moŝemy wyróŝnić dwa rodzaje spółek spin-off: o kapitale własnym w wysokości 5 tys. zł (minimum wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych) 1, oraz o kapitale powyŝej 5 tys. zł. W przypadku spółek, które nie wymagają zaangaŝowania istotnych środków pienięŝnych i do załoŝenia spółki wystarczający jest kapitał w wysokości 5 tys. zł, nie ma potrzeby wprowadzania do spółki zewnętrznych inwestorów. W większości przypadków taka kwota moŝe być zebrana samodzielnie przez Twórców i AIP. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe tylko niewielka część spółek jest zdolna funkcjonować w oparciu o kapitał zakładowy w wysokości 5 tys. zł. MoŜliwe to jest wyłącznie w przypadku stosunkowo małych przedsięwzięć oraz pod warunkiem, Ŝe: a) działalność nie wymaga istotnych nakładów inwestycyjnych, b) spółka posiada zdolność kredytową i część wydatków związanych z rozwojem firmy będzie finansowana źródłami zewnętrznymi (kredyt, poŝyczka, leasing), c) zarząd będzie gotowy zaakceptować wynagrodzenie powiązane z wynikami spółki lub okresowo pracować bez wynagrodzenia, 1 Od 08 stycznia 2009 roku obniŝony zostanie do poziomu 5 tys. zł minimalny wymagany kapitał zakładowy dla sp. z o.o. 17

19 d) okres od rzeczywistego rozpoczęcia działalności do uzyskania pierwszych wpływów ze sprzedaŝy będzie stosunkowo krótki, e) technologia, stanowiąca przedmiot komercjalizacji, jest gotowa i nie wymaga Ŝadnych dodatkowych prac B+R. Podsumowując, mały kapitał własny, nieprzekraczający 5 tys. zł, wystarczy wyłącznie wtedy, kiedy spółka, oprócz niewielkich nakładów inwestycyjnych, nie wymaga równieŝ zaangaŝowania kapitału obrotowego, o którym piszemy więcej w rozdziale poświęconym strategii inwestycyjnej AIP. Nieco inaczej przedstawia się organizacja kapitału własnego dla spółek, które wymagać będą zaangaŝowania większych kwot, przekraczających moŝliwości zarówno Twórców jak i AIP. Pod uwagę brane będą zarówno źródła komercyjne o charakterze zwrotnym,jak i te w formie equity (inwestor kapitałowy, obejmujący część udziałów w zamian za wkład gotówkowy). Środki prywatne W pierwszej kolejności rozpatrywana będzie zdolność pokrycia kapitału i w konsekwencji objęcia udziałów przez Twórców i/lub AIP. W miarę moŝliwości, rozpatrywany będzie równieŝ scenariusz zaciągnięcia poŝyczki/kredytu przez AIP na pokrycie wkładu gotówkowego. Szansa na otrzymanie takiej poŝyczki zaleŝeć będzie od ryzyka przedsięwzięcia, oferowanych przez AIP zabezpieczeń (np. poręczenie ze strony ZUT, funduszu poręczeniowego itd.), zdolności kredytowej AIP i doświadczenia w tworzeniu spółek spin-off. W przypadku, gdy nie uda się zgromadzić kapitału samodzielnie, AIP podejmować będzie działania zmierzające do pozyskania inwestora zewnętrznego (anioł biznesu, seed capital, przedsiębiorca posiadający wolne środki finansowe). Środki publiczne Aktualnie dostępne instrumenty wsparcia przedsiębiorczości oferują szereg moŝliwości pozyskania dofinansowania na większość etapów tworzenia i rozwoju przedsiębiorstwa od doradztwa związanego z rozpoczynaniem działalności, poprzez prace B+R niezbędne do opracowania produktu/usługi, aŝ po zakupy inwestycyjne, obejmujące maszyny i urządzenia, zmierzające do uruchomienia produkcji czy świadczenia usług, zgodnie z poniŝszym Schematem 3. 18

20 Schemat 3 Źródła finansowania tworzenia i rozwoju spółki spin-off B+R Koszty wdroŝeń Dokapitalizowanie spin-off w ramach projektu finansowanego z 3.1. POIG. Wsparcie finansowe i pomostowe z działania 6.2. PO KL Dokapitalizowanie przez fundusz seed-capital z działania 3.3. POIG. Dotacje inwestycyjne z RPO, PO IG, PROW. Projekty celowe NOT Usługi doradcze Projekty realizowane przez RCIiTT finansowane ze środków PO KL lub PO IG Działanie PO IG Wsparcie na prace badawcze i wdroŝenie ich wyników Specjalistyczne doradztwo dla MSP Wsparcie kierowane do osób, które planują załoŝenie działalności gospodarczej, najczęściej dofinansowane jest w 100%. Natomiast jeśli wsparcie kierowane będzie bezpośrednio do juŝ istniejącej spółki spin-off, jego poziom zaleŝeć będzie od dwóch czynników: Spółka spin-off jeszcze nie powstała - trwają prace przygotowawcze CZAS Spółka spin-off została zarejestrowana w KRS statusu spółki spin-off ze względu na jej wielkość (firma mała, średnia, duŝa), rodzaju realizowanych prac badawczo-rozwojowych. Warto podkreślić, Ŝe pomimo faktu posiadania tak znaczącego udziałowca, jakim jest Uczelnia reprezentowana przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości to zgodnie z definicją MSP zawartą w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), fakt ten nie będzie skutkować utraceniem przez spółkę spin-off statusu małego lub średniego przedsiębiorcy. 2 Status taki daje dodatkowe korzyści w postaci zwiększonych poziomów wsparcia, zarówno dla projektów B+R, jak i projektów wdroŝeniowych o charakterze inwestycyjnym. Tak jak wspomniano poziom wsparcia projektów B+R zaleŝy równieŝ od rodzaju realizowanych badań/prac. Im bliŝsze jest komercyjne wykorzystanie ich wyników, tym intensywność wsparcia będzie mniejsza, poniewaŝ tym większe korzyści odnosi konkretny przedsiębiorca, w naszym przypadku spółka spin-off. 2 W praktyce status ten przede wszystkim zaleŝeć będzie od wielkości ewentualnych inwestorów i zasad współpracy z nimi, które określane są w umowie spółki. 19