GUCIO kontra GUCCI rozmowa ze Sławomirem Piwowarczykiem. Wycena znaków. Rejestracja wspólnotowego znaku towarowego

Transkrypt

1 BIULETYN WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NR 1(5)/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY GUCIO kontra GUCCI rozmowa ze Sławomirem Piwowarczykiem Wycena znaków Rejestracja wspólnotowego znaku towarowego

2 Projekt Przedsiębiorco, chroń swój pomysł! Biuletyn własności intelektualnej dla przedsiębiorców jest realizowany przez Fundację ProRegio W ramach projektu od stycznia 2010 r. do marca 2012 r. ukaże się 8 edycji biuletynu. Patronat honorowy nad projektem sprawują: Patronat medialny nad projektem sprawuje: Wydawca: Fundacja ProRegio ul. 23 Lutego 7, Poznań tel , tel./fax biuro@proregio.org.pl Redakcja: Jerzy Gontarz Obsługa merytoryczno-techniczna: Paweł Siedlecki Projekt logotypu: Wojciech Janicki Projekt graficzny: Alina Merha Smartlink Skład: Smartlink Zdjęcie na okładce: Ewa Bielańczyk, Sławomir Obst

3 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY W numerze FOT. EWA BIELAŃCZYK, SŁAWOMIR OBST BIULETYN WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW N R 1( 5 )/ GUCIO kontra GUCCI rozmowa ze Sławomirem Piwowarczykiem Wycena znaków Rejestracja wspólnotowego znaku towarowego 4 GUCIO 6 Wycena się broni rozmowa ze Sławomirem Piwowarczykiem, projektantem i producentem dziecięcych butów GUCIO znaków towarowych jak określić wartość marki Szanowni Innowacyjni Przedsiębiorcy, Dlaczego spośród wielu bardzo podobnych towarów wybieramy ten jeden, mimo że nie jest on najtańszy? Dlaczego korzystamy z usług droższej, ale rozpoznawanej na rynku firmy, zamiast wybrać korzystniejszą cenowo ofertę? Co nami kieruje? Wewnętrzne przekonanie, że wybierana przez nas marka jest gwarantem jakości? Aby tak się stało, musimy ją identyfikować pozytywnie. Pierwszy w tym roku, a zarazem już piąty numer Własności Intelektualnej traktuje o znaku towarowym. Jego rola w przedsiębiorczości jest ogromna determinuje on bowiem zachowania konsumentów. Czymże zatem jest znak towarowy? Zgodnie z ustawą prawo własności przemysłowej, znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innego przedsiębiorcy. Czy jednak zawsze? Na to pytanie znajdą Państwo odpowiedź w artykule eksperta UPRP pt. Co nie może być znakiem, ukazującym procedury rejestracji. Informacje przekazane przez eksperta reprezentującego OHIM mają na celu zachęcić Państwa do ochrony znaku towarowego nie tylko na terytorium Polski. Z kolei autor artykułu Wycena znaków towarowych wskazuje, iż decydują one o wartości firmy. Wyrażam nadzieję, iż dzięki wysokiemu standardowi usług świadczonych przez naszych ekspertów identyfikują Państwo logo Fundacji ProRegio pozytywnie i chętnie sięgną Państwo po kolejny numer biuletynu Własność Intelektualna. 8 Co nie może być znakiem bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Kusząca alternatywa procedury rejestracyjne w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) Krajowe wsparcie na rozwój innowacji finansowanie polskich programów Domeny a znaki towarowe o jakich zasadach należy pamiętać przy rejestracji domen internetowych Sporny znak zastrzeżony konflikty dotyczące znaków towarowych to najczęstsza kategoria wśród sporów z dziedziny własności przemysłowej 19 Flesz wydarzenia w skrócie Zapraszam do lektury Anna Tomtas-Anders Dyrektor Generalny Fundacji ProRegio WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 1(5)/2011 3

4 (WI)WISEKCJA GUCIO się broni Sławomir Piwowarczyk projektant i producent dziecięcych butów GUCIO Gdybym nie chronił własności przemysłowej, mogłoby już mnie nie być na rynku. Gdzie się Pan nauczył projektować i wyrabiać buty? Moja przygoda ze wzornictwem przemysłowym ma początek na studiach w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Już podczas studiów opracowywałem nowy projekt bucików dla dzieci, którymi na wydziałowej wystawie na koniec roku akademickiego zainteresowali się Anglicy (był to prototyp rozwiązania zastosowanego później w GUCIACH). Żeby potwierdzić obiektywnie wartość tego, co robiłem, zgłosiłem się do Centralnego Laboratorium Przemysłu Obuwniczego po opinię na temat mojego projektu. Miałem, niestety, trochę inne zdanie niż etatowi pracownicy laboratorium i zrobiło się gorąco. Broniłem chyba jak lew swoich rozwiązań, bo sprawa otarła się o jednego z dyrektorów Jednostki Badawczo-Rozwojowej dyr. Kazimierza Nowakowskiego. Ten następnego dnia, ku mojemu zaskoczeniu, złożył mi propozycję pracy. Była to wyjątkowa sytuacja, ponieważ byłem jeszcze studentem i równocześnie dorabiałem w warsztacie mojego wuja, pracując jako ćwiekacz obuwia tekstylnego dla dzieci. Studiowałem wówczas w Katedrze Marketingowego Projektowania Produktu ASP FOT. ADA KOPEĆ-PAWLIKOWSKA u prof. Jerzego Ginalskiego, który bez wahania utwierdził mnie w powziętej już decyzji na tak. Pozostała jeszcze zgoda uczelni, ale i na nią nie musiałem czekać. Czy ASP uczyła stosowania prawa własności przemysłowej? Tak. Wykładano nam taki przedmiot i na ochronę własności intelektualnej kładziono duży nacisk. Potem tę podręcznikową wiedzę wdrożyłem do praktyki i bardzo mi się to przysłużyło. Jeszcze do tego wrócimy. Proszę trochę opowiedzieć o praktycznej nauce zawodu i doświadczeniach mediolańskich. Pracy w Centralnym Laboratorium Przemysłu Obuwniczego zawdzięczam kurs projektowania obuwia w Mediolanie w szkole ARS Sutoria na początku 1997 r. W ramach programu Tempus instytucja mogła wysłać jedną osobę na szkolenie do Mediolanu, do guru włoskiego obuwnictwa, wówczas już 73-letniego Adriano Lunatiego. Spełniałem wszystkie kryteria i posłano mnie na nauki. To był los wygrany na loterii i gdyby nie prof. Ginalski i dyrektor Nowakowski, sam nie wiem, czym zajmowałbym się dzisiaj. Tam zdobyłem prawdziwy obuwniczy warsztat projektowy, zakończony wspaniale zdanym egzaminem i dyplomem stylisty-modelisty obuwia (w Polsce chyba już tylko ja pozostałem ostatnim uczniem A. Lunatiego, który zmarł 15 sierpnia zeszłego roku). Ponieważ staż był szalenie drogi i Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego dołożyło się do mojego wyjazdu i utrzymania, zobowiązałem się do przepracowania co najmniej pięciu lat w tej instytucji badawczej. Jak zrodził się pomysł, by założyć firmę produkującą obuwie dziecięce? Początkowo buciki robiliśmy z myślą o własnych dzieciach. Potem dla dzieci przyjaciół i ich znajomych. Ten krąg stopniowo się poszerzał i dostrzegliśmy szansę na rozwój własnej firmy. Tym bardziej że od pierwszego do pierwszego z trudem wiązaliśmy koniec z końcem. Ojciec po odejściu na emeryturę z kombinatu metalurgicznego dostał 10 tys. zł od- 4 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 1(5)/2011

5 (WI)WISEKCJA prawy. Mnie i bratu przekazał po 5 tys. zł. To był cały mój wkład w firmę. Praktycznie zaczynaliśmy z żoną od zera. Mieszkanie służyło nam równocześnie za warsztat. Maszyny były z odzysku, część uratowaliśmy ze złomu i chałupniczo naprawiliśmy. Po remoncie świetnie się sprawdzały. Niektórych do dziś jeszcze używamy w firmie. Skąd wzięła się nazwa marki produkowanego przez Państwa obuwia? Nasze buty od początku charakteryzowały się podeszwą w żółtym kolorze. Takie jaskrawożółte paski ma Gucio jeden z bohaterów Pszczółki Mai (rysunkowej bajki dla dzieci). Ktoś ze znajomych podsunął nam to skojarzenie i tak zostało. To dobrze pasuje do dziecięcych butów, nawet jeśli ktoś nie ma skojarzenia z bajką, bo Gucio to zdrobnienie od Gustawa. Nasze buty były dość nieudolnie podrabiane przez jedną z polskich firm. Wystarczyło jedno pismo do właściciela i wszystkie produkty zostały wycofane z rynku Jak pan przyjął wiadomość, że włoski potentat GUCCI wszczął postępowanie w sprawie naśladownictwa znaku towarowego? Byłem zaskoczony, tym bardziej że nikt z tego koncernu nie kontaktował się z nami wcześniej. Pierwsze było zatem zdziwienie, że my ze swoją niszową, niemal chałupniczą produkcją możemy zagrażać jakiejś światowej marce. Potem był lęk, bo pierwszy prawnik, którego się poradziliśmy, powiedział mi, żebym zrobił cesję majątkową na żonę, ponieważ włoska firma pośle mnie w skarpetkach. Nie mając żadnego doświadczenia w takich sprawach, poczułem się całkowicie beznadziejnie. Przemyślałem jednak wszystko i powoli zacząłem odzyskiwać pewność siebie. Procedury w Urzędzie Patentowym RP trwały przecież bardzo długo. Na rejestrację znaku czekałem dwa lata. W tym czasie pracownicy UP RP przeglądali moje zgłoszenie i musieli się upewnić, że można mi przyznać ochronę. 30 sierpnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w swoim orzeczeniu oddalił skargę firmy GUCCI na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie udzielenia Sławomirowi Piwowarczykowi prawa ochronnego na znak towarowy GUCIO. Włosi wskazywali na podobieństwo znaku towarowego GUCCI, przeznaczonego m.in. do oznaczania obuwia dziecięcego (klasa 25) i chronionego w Polsce od maja 2004 r. Sprawa ciągnie się od 2009 r. Na rozprawie przed Urzędem Patentowym RP podałem kilka faktów. Po pierwsze, słowo GUCIO jest zdrobnieniem imienia Gustaw i był to moim zdaniem trafny zabieg na oznaczanie bucików dziecięcych. Po drugie, znaki GUCIO i GUCCI w płaszczyźnie fonetycznej mają jednak inne brzmienie i nie ma możliwości wprowadzenia klienta w błąd. Na dowód, że znaków GUCIO i GUCCI nie można pomylić, podałem, iż wyszukiwarka internetowa Google jednoznacznie rozpoznaje nazwę GUCIO i pod tą nazwą wskazuje stronę mojej firmy (nazwa firmy to Sławomir Piwowarczyk przyp. red.). Po trzecie, nasze oznaczenie na rynku polskim funkcjonuje od wielu lat i jest kojarzone z obuwiem o szczególnej, opatentowanej konstrukcji (zapiętek). Ponadto na każdym naszym opakowaniu na wieczku widnieje napis Sławomir Piwowarczyk DESIGN nie ma więc mowy o jakimkolwiek podszywaniu się pod markę GUCCI. Decyzja Urzędu Patentowego RP została następnie zaskarżona i sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ten przypadek pokazał mi, że przed laty podjąłem dobrą decyzję, składając zgłoszenie patentowe i wnosząc o ochronę znaku towarowego. Gdyby nie zastosowanie tej książkowej wiedzy, którą nam wykładano na studiach, pewnie trudniej byłoby mi się wybronić. Gdybym nie chronił własności przemysłowej, mogłoby już mnie nie być na rynku. Dziwię się, że niektórzy przedsiębiorcy z niechęcią podchodzą do zagadnień związanych z własnością intelektualną. Jej ochrona to parasol dla firmy i może mieć strategiczne znaczenie nawet w działalności prowadzonej na niską skalę. Jak dużo kosztowały te zgłoszenia? Było to lata temu i składałem trzy wnioski dwa dotyczyły patentów i jeden znaku towarowego. W sumie kosztowało to prawie 9 tys. zł i wtedy była to dla nas zawrotna kwota. Zresztą niektórzy pukali się w czoło, jak się dowiadywali, że tyle pieniędzy kosztowały te zgłoszenia. Pytali, po co to nam. Inna sprawa to czas rozpatrywania wniosków. Na ochronę znaku towarowego GUCIO czekałem dwa lata. Patent na konstrukcję zapiętka uzyskałem po trzech latach od zgłoszenia, natomiast kilka tygodni temu, po dziewięciu latach oczekiwania, dostałem informację o przyznaniu patentu na inne rozwiązanie osiowe zginanie spodu, które mamy zamiar zastosować właśnie w GUCIACH. Co się kryje za tymi patentami i jaką rolę one odegrały w historii firmy? Samousztywniający się zapiętek chroni stopę dziecka, a jednocześnie pozwala na jej prawidłowy rozwój. Zapiętek w rękach można wyginać w dowolną stronę, jest elastyczny, dopiero po założeniu na nóżkę owija się wokół piętki i usztywnia się. Można to porównać do kartki papieru, która po zwinięciu w rurkę i postawieniu na przekroju poprzecznym może już utrzymać jakiś ciężar. Opatentowanie konstrukcji pozwoliło nam na stworzenie marki zdrowego obuwia dziecięcego. Już ponad 60% produkcji sprzedajemy za granicę. Nie prowadząc żadnej kampanii reklamowej, pojawiliśmy się na amerykańskim rynku. Marketing szeptany sprawił, że GUCIE noszą dzieci hollywoodzkich gwiazd, takich jak Gwyneth Paltrow. Mój kontrahent ze Szwecji przekonywał mnie ostatnio, że wdrożenie opatentowanego osiowego zginania sprawi, że GU- CIE nie będą miały sobie równych. Jak będzie czas pokaże. Ale jestem przekonany, iż zastosowanie patentów może pomóc w zbudowaniu dobrej marki. Zresztą cały czas udoskonalamy nasze wyroby. Nie o wszystkich innowacjach informujemy klientów, często są to pozorne drobiazgi, których nie widać, a które dzieciaki wyczuwają tak, iż nie chcą zakładać innych bucików to nasze małe know-how. Mogę powiedzieć, że ostatnio zmieniliśmy na przykład tworzywo, z którego wykonujemy podeszwę. To już nie jest styrogum, lecz mikroguma zawierająca w swoim składzie czysty naturalny kauczuk. Spód wygląda tak samo, a jest trwalszy i mniej poślizgowy. Czy ktoś próbował naśladować produkty Sławomira Piwowarczyka? Tak. Nasze buty były dość nieudolnie podrabiane przez jedną z polskich firm. Szybko to wyłapaliśmy. Wystarczyło wysłanie jednego pisma do właściciela. Wiedział, czym to grozi, i od razu wycofał całą partię produktów ze sprzedaży. Taką siłę daje właśnie ochrona patentowa i ochrona znaku towarowego. Rozmawiał Jerzy Gontarz Sławomir Piwowarczyk projektant wzornictwa przemysłowego, pracował w Centralnym Laboratorium Przemysłu Obuwniczego, dorabiał jako ćwiekacz. Szlify w zawodzie zdobywał w Mediolanie, gdzie pobierał WŁASNOŚĆ nauki INTELEKTUALNA u mistrza włoskiego 1(5)/2011 obuwnictwa Adriano 5 Lunatiego.

6 RYNEK Wycena znaków towarowych Andrzej Podszywałow Andrzej Podszywałow ekspert od wyceny wartości niematerialnych i prawnych Doświadczenie uczy, że wycena znaków towarowych to w dużej mierze sztuka wsparta dobrym rzemiosłem. FOT. FRANEK MAZUR Pojęcie znaku towarowego art. 120 ustawy prawo własności przemysłowej (pwp) definiuje jako każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów (usług) jednego przedsiębiorstwa od towarów (usług) innego przedsiębiorstwa. Może to być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia bądź inny sygnał dźwiękowy. Prawo z rejestracji znaku towarowego nabiera istotnej wartości w procesie budowania marki. Ochrona wprowadza wyłączność jej użytkowania na określonych polach eksploatacji (klasa produktu/usługi, obszar geograficzny). Marka i znak towarowy Markę z definicji można traktować jako zobowiązanie firmy do ciągłego dostarczania wraz z produktem lub usługą określonego zestawu cech i korzyści dodanych dla kupującego. Dzięki stosowaniu marki: potencjalny klient ogranicza zakres porównywania cen przy wyborze usługi lub towaru i postrzega jakość usługi/ towaru poprzez markę lojalność wobec marki redukuje możliwość wypróbowania przez klientów nowej, nieznanej im marki producent ma łatwiejszy dostęp do kanałów dystrybucji i zwiększoną siłę przetargową w stosunku do dystrybutorów ułatwione jest wprowadzanie na rynek innych usług/towarów przedsiębiorstwa pod stosowaną wcześniej nazwą (marka parasol) lub poprzez skojarzenie z istniejącą marką (element składowy nowej marki). Z marketingowego punktu widzenia istotna jest wartość marki. Jeśli marka nie przynosi korzyści i z dużym prawdopodobieństwem nie przyniesie ich w przyszłości, to jest bez wartości, a w konsekwencji związany z nią znak towarowy także nie posiada istotnej wartości rynkowej. Wartość znaku towa- rowego można więc potraktować jako pochodną wartości marki na określonym polu eksploatacji. Regulacje prawne funkcjonujące w ramach prawa bilansowego i podatkowego odnoszą się jednak do pojęcia znaku towarowego, a nie do pojęcia marki. Kolokwialnie mówi się, że marka wnoszona jest aportem, ale de facto operacja ta powinna być zdefiniowana jako wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci znaku towarowego do kapitału własnego spółki. Przedmiotem wyceny, spójnym z celem wyceny, będzie więc znak towarowy. Wartość znaku towarowego zostanie ujawniona w bilansie spółki i będzie podlegać amortyzacji, zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów, jeśli zostaną spełnione wymagania prawa podatkowego. Stosowana i rozpoznawalna marka może posiadać wartość nawet wówczas, gdy nie jest jeszcze chroniona za pomocą znaku towarowego (wpłynie to na niższy wynik wyceny). Czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty zgłoszenia wniosku o ochronę. Prawo ochronne może być przedłużane na wniosek uprawnionego na kolejne okresy dziesięcioletnie i z tego punktu widzenia nie zakłada się, że prawo to wygasa. Wycena znaku towarowego wymaga ustalenia kilku kluczowych kwestii: 1. Określenia celu wyceny oraz standardów, które powinny zostać dotrzymane w procesie wyceny. 2. Identyfikacji znaku towarowego lub portfela znaków towarowych, chroniących daną markę i ich wzajemnych relacji. 3. Zdefiniowania aktualnego stanu prawnego (okres ochrony, klasy, obszar geograficzny, ewentualne roszczenia podmiotów trzecich). 4. Przeprowadzenie testu na wartość marki, prowadzącego do zweryfikowania zdolności do odróżniania marki na rynku oraz możliwości uzyskiwania ekonomicznych pożytków z posiadania i/lub posługiwania się marką. Zakłada się, że marka jest pozbawiona zdolności do odróżniania, gdy np.: 6 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 1(5)/2011

7 RYNEK jest ona całkowicie kojarzona z inną marką nie posiada samodzielnie wartości lub podlega bardzo dużym ograniczeniom w obrocie gospodarczym charakteryzuje się niską rozpoznawalnością (praktycznie jest nieznana) i potrzeba nakładów na budowę kapitału marki, które przewyższają obecne pożytki wynikające z jej stosowania stwierdzono zagrożenie marki zjawiskiem generyczności jest silnie spersonalizowana, co podnosi istotnie ryzyko wygaśnięcia pożytków ekonomicznych w wyniku transferu prawa ochronnego do innego podmiotu gospodarczego, w oderwaniu od osoby, z którą marka jest ściśle związana. Test na istnienie wartości wymaga spełnienia przynajmniej jednego z niżej wymienionych warunków, związanych z istnieniem kapitału marki: 1. Uzyskiwanie pożytków w przeszłości: istnienie pożytków bezpośrednich np. premia cenowa, która występuje w przypadku porównania marki oznaczającej wyroby ze średniej półki z produktami niemarkowymi istnienie pożytków pośrednich np. realizacja rentownej działalności operacyjnej, generowanie zysku ekonomicznego w działalności gospodarczej. 2. Potwierdzone zainteresowanie franczyzą marki (korzystanie ze znaków towarowych) lub zawarte umowy franczyzy z podmiotami niepowiązanymi. 3. Potwierdzone zainteresowanie zakupem praw do marki (znaków towarowych). Różne cele, różne metody Wycenę można sporządzić w każdych warunkach informacyjnych, ale z różną wiarygodnością. Stosowanie zasad dobrej praktyki sprawia, że raport z wyceny z dużym prawdopodobieństwem będzie spełniać istniejące standardy i wspomoże proces decyzyjny. W zależności od celu stosuje się różne metody wyceny: 1. Określenie wartości wkładu niepieniężnego (aportu) pojawia się problem zdolności aportowej, polityka użytkowania wyniku wyceny związana jest z prognozą okresu użytkowania i ryzykiem korzystania z kosztów amortyzacji podatkowej. 2. Dochodzenie roszczeń przed sądem (np. z tytułu uszkodzenia lub bezprawnego użytkowania) metoda wyceny możliwie prosta i łatwa w procesie komunikacji, bazująca na racjonalnych przesłankach i dobrze weryfikowalnych źródłach informacji, pozwalająca na dokonanie wyceny na zadany moment w okresie minionym z ograniczonym poziomem spekulacji. 3. Zabezpieczenie transakcji (np. kredytu) decyduje możliwość ustalenia wartości upłynnienia znaku towarowego w krótkim czasie. 4. Ustalenie warunków transakcji kapitałowej lub licencyjnej wycena to także zbiór argumentów negocjacyjnych, pozwalających na portfelowe potraktowanie przedmiotu wyceny i projektowanego opakowania, czyli uregulowań kontraktu licencyjnego, w tym zaprojektowania i wyceny opcji oraz praw dodatkowych. 5. Upłynnienia majątku przez syndyka wycena możliwa w ściśle określonych warunkach informacyjnych, uwzględniająca charakter planowanej i przymusowej sprzedaży oraz dostępne konkretne opcje rynkowe, w krótkim okresie od daty wyceny. 6. Zarządzanie marką metoda wyceny powinna posiadać walor powtarzalności oraz pozwalać na identyfikację i pomiar kluczowych czynników budowania wartości. 7. Sprawozdawczość finansowa/podatkowa metoda wyceny prowadząca do ustalenia wartości godziwej powinna uwzględniać uregulowania i wymagania standardów rachunkowości i prawa bilansowego oraz podatkowego. W praktyce wiele z wymienionych wyżej celów występuje łącznie. Przykładowo: wycena na potrzeby ustalenia wartości godziwej wkładu niepieniężnego do kapitału własnego spółki prawa handlowego powinna zostać scharakteryzowana jako wycena dla potrzeb transakcyjnych, bilansowych i podatkowych. Jeśli strony transakcji są powiązane w kontekście prawa podatkowego, to cel podatkowy powinien zostać dodatkowo skonkretyzowany. Model bezpośredni i pośredni Wobec braku aktywnego rynku (w znaczeniu nadanym przez prawo bilansowe) w zakresie obrotu znakami towarowymi wycenę przeprowadza się zazwyczaj z zastosowaniem dwóch metod, uwzględniających wymagania cytowanego rozporządzenia: metody porównawczej (model bezpośredni) oraz metody alokacji zysków związanych z marką (model pośredni). Wycena w modelu bezpośrednim związana jest z ustaleniem rynkowego poziomu opłat licencyjnych lub przeciętnej ceny transakcyjnej w umowach zawartych pomiędzy niepowiązanymi stronami. W tym celu przeszukiwane są bazy danych i identyfikowany jest portfel porównywalnych transakcji. W szczególnych przypadkach stosuje się podejście dochodowe, zmierzające do ustalenia wartości bieżącej hipotetycznego strumienia rynkowych opłat licencyjnych, jakie mógłby uzyskać licencjodawca, który przekazał licencjobiorcy wyłączne, bezterminowe prawo do użytkowania znaku towarowego na wszelkich możliwych polach eksploatacji. Sumaryczna kwota opłat licencyjnych odzwierciedla stawkę za transfer własności znaku towarowego. Metoda ta nazywana jest także porównawczą lub relief from royalties. Analizowane są transakcje rynkowe zawierane przez podmioty niepowiązane w kontekście prawa podatkowego. Kluczowe parametry (w tym: poziom opłat licencyjnych, dźwignia finansowa, ryzyko systematyczne) ustalane są na bazie portfela porównywalnych transakcji licencyjnych Wartość znaku towarowego można potraktować jako pochodną wartości marki na określonym polu eksploatacji i porównywalnych spółek branżowych. Obiektywizacja procesu wyceny wymaga pozyskania w wyniku analizy rynku innych istotnych parametrów (np. tempo wzrostu rynku i siła marki). W modelu pośrednim wycena znaku towarowego związana jest z ustaleniem, w jakim stopniu marka wpływa na zdolność podmiotu do generowania zysku operacyjnego, a następnie z wyliczeniem wartości bieżącej skumulowanego przyszłego strumienia zysku operacyjnego netto, który można przypisać eksploatacji znaku towarowego. Kluczowe parametry są obiektywizowane poprzez analizę danych rynkowych. Dane te (w tym: dźwignia finansowa, kapitałochłonność w zakresie niezbędnych aktywów rzeczowych i obrotowych, ryzyko systematyczne) ustalane są na bazie portfela porównywalnych spółek branżowych. Obiektywizacja procesu wyceny wymaga także pozyskania innych istotnych parametrów (np. tempo wzrostu rynku, udział marki w procesie decyzyjnym klienta, siła marki itp.). Doświadczenie uczy, że wycena znaków towarowych to w dużej mierze sztuka wsparta dobrym rzemiosłem. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 1(5)/2011 7

8 PRAWO Co nie może być znakiem Edyta Demby-Siwek Edyta Demby-Siwek naczelnik Wydziału Prawnego i Oznaczeń Geograficznych w Departamencie Badań Znaków Towarowych, Urząd Patentowy RP Bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy to wszystkie te okoliczności, które wykluczają możliwość rejestracji ze względu na charakter oznaczenia jako takiego. FOT. FRANEK MAZUR Urząd Patentowy RP w toku postępowania zgłoszeniowego dotyczącego znaków towarowych bada zarówno względne, jak i bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego. Przeszkody względne rejestracji występują wówczas, gdy osoba trzecia posiada wcześniejsze prawo podmiotowe względem uprawnionego ze zgłoszenia znaku towarowego. Innymi słowy, chodzi o przypadki kolizji zgłoszonego znaku towarowego z prawem osoby trzeciej z wcześniejszym pierwszeństwem. Przedmiotem analizy w ramach niniejszego artykułu są bezwzględne przeszkody rejestracji. Są to wszystkie te okoliczności, które wykluczają możliwość rejestracji znaku towarowego ze względu na charakter oznaczenia jako takiego. Doktryna dzieli bezwzględne przeszkody rejestracji na trzy grupy: 1. Przeszkody wynikające z braku zdolności odróżniania. 2. Przeszkody wynikające z braku dostatecznych znamion odróżniających (brak zdolności odróżniającej). 3. Przeszkody wynikające z takich cech oznaczenia, co do których ustawodawca uznał, że ich ochrona przez nadanie prawa ochronnego jest nie pożądana. Brak zdolności odróżniania Zdolność odróżniania to pierwsza i zarazem podstawowa przesłanka udzielenia prawa ochronnego, jaką bada Urząd Patentowy w toku postępowania zgłoszeniowego. Zdolność odróżniania najczęściej definiowana jest jako zdatność oznaczenia do odróżniania towarów na podstawie ich pochodzenia. Oznacza to, że znakami towarowymi mogą być tylko takie oznaczenia, które łączą w sobie następujące cechy: są zmysłowo postrzegalne, jednolite i samodzielne względem towarów, które oznaczają. Ponadto muszą się dać przedstawić graficznie (U. Promińska, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2004 r.). Oznaczenia odbierane innymi zmysłami niż wzrokowo nie zawsze dadzą się przedstawić graficznie. Dlatego obecnie w kontekście niemożności przedstawienia graficznego oznaczenia trwają spory co do rejestrowalności znaków węchowych, zapachowych czy smakowych. Urząd aktualnie odmawia udzielania prawa ochronnego na tego typu oznaczenia. Brak znamion odróżniających Pierwszą kategorią oznaczeń pozbawionych dostatecznych znamion odróżniających, która została wyodrębniona ze względu na cechy strukturalne znaku to zgodnie z art. 129 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo własności przemysłowej (pwp), są oznaczenia, które nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone. Struktura tych oznaczeń z natury nie wykazuje znamion odróżniających wobec towarów, dla których zostały zgłoszone. Najczęściej stanowią oczywisty element produktów, do których oznaczenia zostały zgłoszone. Nie wskazują w sposób jednoznaczny na pochodzenie tych towarów. Urząd Patentowy RP (a także orzecznictwo europejskie) konsekwentnie odrzuca możliwość rejestrowania znaków nazbyt oczywistych dla odbiorców, tj. oznaczeń, które są proste i nie posiadają żadnych niezwykłych, fantazyjnych kształtów. W ramce 1 przedstawiono przykłady znaków towarowych odmówionych przez Urząd Patentowy RP na podstawie art. 129 ust. 2 pkt 1 pwp. Kolejna kategoria oznaczeń pozbawionych dostatecznych znamion odróżniających to (zgodnie z art. 129 ust. 2 pkt 2 pwp) oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Są to tzw. znaki opisowe, ich bezpośrednią i jedyną funkcją jest przekazywanie informacji o towarze. Przedmiotowa przesłanka 1 Z , kl. 17, 35 8 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 1(5)/2011 IR , kl. 30 Z , kl. 32

9 PRAWO 2 Z , kl. 32 IR , kl. 30 odmowy jest najpowszechniej stosowana w praktyce. Do klasycznych przykładów oznaczeń opisowych należą: Złote piwo jasne (Z , kl. 32), Kiełbaski do piwa (Z , kl. 29), Mydło kuchenne (Z , kl. 03), Traditional polish beer (Z , kl. 32). Trzecią grupę znaków pozbawionych zdolności odróżniającej stanowią (zgodnie z art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp) oznaczenia, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Chodzi przede wszystkim o takie nazwy pospolite, jak: termos, bagietka, kajzerka, nylon. Zgodnie z art. 130 pwp przy ocenie, czy znak ma dostateczne znamiona odróżniające, należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego nie może nastąpić z powodu braku dostatecznych znamion odróżniających, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego. W przeciętnych warunkach obrotu jest to tzw. wtórna zdolność odróżniająca. Powstaje ona w wyniku rzeczywistego i konsekwentnego używania znaku przez przedsiębiorcę dla wskazywania pochodzenia oznaczanych nim towarów. Urząd dokonał rejestracji następujących znaków towarowych (ramka 2), uznając, iż w toku ich używania nabyły wtórną zdolność odróżniającą. Ochrona niepożądana Zgodnie z art. 131 ust. 1 pwp, nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste i majątkowe osób trzecich. Do zakresu tej przeszkody należą wszystkie prawa majątkowe lub osobiste, które mogłyby być naruszone przez wykonywanie prawa ochronnego, a zwłaszcza: prawa osobiste osób fizycznych (prawo do nazwiska, pseudonimu, wizerunku, czci), osobiste i majątkowe prawa autorskie, prawa na innych dobrach niematerialnych, a w szczególności prawa do nazwy przedsiębiorców. W praktyce Urząd Patentowy najczęściej spotyka się z problemem zgłaszania przez osoby trzecie cudzych nazwisk czy pseudonimów. Oto przykłady znaków, wobec których odmówiono prawa do ochrony: DODA (Z ), LADY GAGA (Z ). Ponadto zgodnie z wyżej wskazanym przepisem UPRP odmawia udzielenia prawa ochronnego, gdy zgłoszone oznaczenie jest sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Zakaz rejestracji pewnych oznaczeń może wynikać z ustawy lub innego przepisu wydanego na podstawie delegacji ustawowej, a także z ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych (np. przepisy zakazujące obrotu narkotykami). Urząd na tej podstawie odmówił rejestracji następujących znaków towarowych: LSD energy (Z , kl.: 05, 30, 32, 35) oraz Cocainka (Z , kl.: 05, 30, 32, 35). Sprzeczność z dobrymi obyczajami polega na naruszeniu norm moralnych i zwyczajowych przyjętych w działalności gospodarczej. Chodzi tu o znaki o wulgarnej bądź obraźliwej treści lub formie, np. Papryfiutki (Z , kl.: 16, 30, 31; decyzja w przedmiotowej sprawie jest nieprawomocna). W punkcie trzecim art. 131 ust. 1 pwp znajduje się zakaz udzielania prawa ochronnego na znaki mylące, tj. takie, których używanie może wprowadzić w błąd, w szczególności jeśli chodzi o charakter, jakość, właściwość, pochodzenie geograficzne. Z tym, że w odniesieniu do wyrobów alkoholowych każdy znak towarowy zawierający elementy geograficzne niezgodne z pochodzeniem wyrobu uważa się za znak wprowadzający w błąd. Do oznaczeń mylących należą np.: LI- ZAK ZOZOLE zgłoszony do oznaczania ciastek, a nie tylko lizaków, MAJONEZ HELLMAN S zgłoszony do oznaczania chrzanu, a nie tylko majonezu itd. Kolejną grupę stanowią znaki zawierające elementy symboliczne, które nie powinny być wykorzystywane do celów komercyjnych. W ramach tej grupy można dokonać następującego podziału na: 1. Znaki zawierające enumeratywnie wymienione symbole o charakterze prestiżowym (art. 6 ter Konwencji paryskiej): nazwa lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej i jej symbole nazwy lub herby polskich województw, miast bądź miejscowości, znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcje polskich orderów, odznak honorowych i oznaczeń nazwy i symbole obcych państw, organizacji międzynarodowych, przyjęte w obcych państwach oznaczenia urzędowe, stemple urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie. Urząd odmawia rejestracji znaków zawierających wyżej wymienione nazwy, symbole czy oznaczenia, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem do ich używania, w szczególności zezwoleniem właściwego organu. Przykładem odmowy rejestracji na podstawie wyżej wskazanych przesłanek są następujące znaki towarowe (ramka 3 a i b): Z , kl.: 4, 5, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 35, 36, 39, Znak ten zawiera symbol Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Z , kl.: 35, 36, 41, 42. Znak ten zawiera symbol UE. 2. Znaki zawierające elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym. Urząd odmawia rejestracji znaków zawierających tego typu elementy wówczas, gdy ich używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową, np. Z , kl.: 3, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 (ramka 3 c). Następną bezwzględną przeszkodą odmowy udzielenia prawa ochronnego jest 3 b a zgłoszenie znaku w złej wierze. Dokonywane jest ono w innym celu niż nabycie prawa w celu odróżniania własnych towarów. Takich zgłoszeń dokonywano np. po ogłoszeniu decyzji UEFA, że Polska i Ukraina będą w 2012 r. gospodarzami Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej (EURO 2012), np. Z , kl. 33 (ramka 3 d). Z możliwości udzielenia prawa ochronnego wyłączono znaki stanowiące: formę narzuconą przez naturę formę konieczną ze względów technicznych lub uwarunkowaną wyłącznie względami technicznymi (naruszałoby to interesy konkurentów) formę, która zwiększa znaczenie wartości towaru (powinny być one chronione jako wzory przemysłowe). Przykłady odmowy udzielenia prawa ochronnego na podstawie tej przesłanki są nieliczne, należy do nich przypadek znaku przedstawionego w ramce 3 e. Urząd, dokonując oceny względnych przeszkód odmowy, korzysta zarówno z bogatego dorobku doktryny, jak i orzecznictwa polskiego oraz europejskiego, starając się, aby jego praktyka w tym zakresie była zgodna z aktualną linią orzeczniczą w tej materii. c d e WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 1(5)/2011 9