Procedury usprawniające występowanie o ochronę patentową za granicą

Transkrypt

1 KANCELARIA PATENTOWA SP. Z O.O. Procedury usprawniające występowanie o ochronę patentową za granicą Marek Bury

2 Agenda 1. Ochrona patentowa: sens, znaczenie ekonomiczne i terytorialny zakres 2. Kontekst historyczny umów międzynarodowych dotyczących zgłaszania wynalazków 3. Wartość dodana zgłoszenia międzynarodowego 4. Konwencja o patencie europejskim 5. Patent "jednolity" - okres przejściowy wymaga szczególnej uwagi 2

3 OCHRONA PATENTOWA: SENS, ZNACZENIE EKONOMICZNE I TERYTORIALNY ZAKRES

4 Ochrona rozwiązań technicznych 4

5 Istota ochrony patentowej: transakcja 5

6 Istota ochrony patentowej: transakcja Państwo Zgłaszający 6

7 Istota ochrony patentowej Państwo Dostęp do rozwiązania technicznego, które byłoby wpp. trzymane w tajemnicy Rozwój gospodarczy wyższa opłacalność R&D Zgłaszający Możliwość bezpiecznego ujawnienia wynalazku Zyski zależne od rynkowego znaczenia wynalazku oraz rozmiaru rynku 7

8 Patentowalność Patenty są udzielane bez względu na dziedzinę techniki na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. 8

9 Niewynalazki Za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności: 1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych; 2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym; 3) planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier; 4) wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki; 5) programów do maszyn cyfrowych; 6) przedstawienia informacji. 9

10 Mechanizm wymiany Ujawnienie Dokumentacja zgłoszenia Istota Przykłady wykonania Rysunki Wymóg dostatecznego ujawnienia Monopol Zastrzeżenia patentowe niezależne 10

11 Zrównoważenie interesów uprawnionego i domniemanego naruszyciela Sposób interpretacji zastrzeżeń patentowych (np. teoria ekwiwalentów). Proporcja pomiędzy opłatami okresowymi a rozmiarem rynku objętego monopolem. Sposób interpretacji kryteriów patentowalności. Zaangażowanie państwa w ściganie naruszeń. Czas ochrony (SPC) 11

12 Zakres terytorialny wynika z mechanizmu wymiany Zakres terytorialny może rozciągać się tak daleko, jak daleko rozciąga się władza i jurysdykcja udzielającego monopol najczęściej do granic państwa. 12

13 Zgłaszający z zagranicy Czy zgłoszenia z zagranicy mieszczą się w koncepcji wymiany ujawnienia w zamian za monopol? Czy w ogóle jest sens udostępniać ochronę patentową obcym podmiotom? A jeżeli tak to dlaczego? Czy w innych państwach też zadawane są takie pytania? 13

14 Istota ochrony patentowej: transakcja 14

15 Transakcja? 15

16 Transakcja? 16

17 Transakcja 17

18 KONTEKST HISTORYCZNY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DOTYCZĄCYCH ZGŁASZANIA WYNALAZKÓW

19 Terytorialny zakres ochrony patentowej Historycznie: terytorium pod kontrolą władcy udzielającego monopolu 19

20 Problem: czas The poor mans story about patent, C. Dickens, a.d Telegraf transatlatycki, a.d Czas podróży przez Atlantyk: min. 10 dni. Wystawa wynalazków: niszczy nowość rozwiązania 20

21 Problem: czas 21

22 Problem: czas 22

23 Konwencja Paryska (PC) Pierwszeństwo: 12 m-cy od daty zgłoszenia Pierwszeństwo z wystawy 23

24 Układ o współpracy patentowej: PCT Wydłużenie części wspólnej do 30 m- cy Międzynarodowy raport z poszukwiań 24

25 Konwencja o patencie europejskim (EPC): nowa jakość 25

26 Patent jednolity - jeszcze raz nowa jakość 26

27 27

28 Patent Prosecution Highway (PPH) Możliwość przyspieszenia postępowania Wykorzystanie poszukiwań i badania wykonanego przez inne urzędy JPO, SIPO,..., USPTO 28

29 KANCELARIA PATENTOWA SP. Z O.O. Wartość dodana zgłoszenia międzynarodowego

30 Typowa strategia zgłaszania: PCT 30

31 Korzyści z procedury międzynarodowej Czas! (+18 miesięcy) Dodatkowy raport z poszukiwań Możliwość uzyskania międzynarodowego badania wstępnego 31

32 Korzyści z procedury międzynarodowej Możliwość dokonania zgłoszenia po polsku Możliwość zmiany zastrzeżeń w jednym postępowaniu przed jednym organem Szansa na ich ponowną ocenę (istotne dla PPH) Druga szansa na ich ponowną ocenę (istotne dla PPH) 32

33 KANCELARIA PATENTOWA SP. Z O.O. Konwencja o patencie europejskim

34 Konwencja o patencie europejskim (EPC): geografia 34

35 EPC: nowa jakość po raz pierwszy Patent Europejski po udzieleniu rozpada się na wiązkę patentów krajowych Dalsze losy tych patentów są niezależne Ściganie naruszeń: sądy krajowe Nowa jakość: dwa podmioty władne udzielić patent na jednym terytorium, na podstawie podobnych ale nie identycznych przepisów. 35

36 EPC: języki Dokonać zgłoszenia można w każdym języku Ale językiem postępowania może być tylko język urzędowy EPO (EN, FR lub DE) Po udzieleniu patentu trzeba złożyć do EPO tłumaczenie zastrzeżeń patentowych na pozostałe dwa języki urzędowe Art. 65 EPC: możliwość ustanowienia wymogu tłumaczenia na język krajowy (pod rygorem nieważności patentu w danym kraju). 36

37 Art. 65 EPC Porozumienie Londyńskie Państwa umawiają się, że nie będą stosować Art. 65 EPC w całości lub w części. Państwa, których język jest językiem urzędowym EPO w całości Inne państwa mogą wymagać tłumaczenia zastrzeżeń na własny język urzędowy albo całości dokumentacji na wskazany język urzędowy EPO Uwaga: nie wszystkie państwa członkowskie EPC przystąpiły do Porozumienia Londyńskiego (np. Polska nie) 37

38 A 65 EPC: tłumaczenia krajowe Wymagane tłumaczenie: Całość Całość -> EN Tylko zastrz. Tylko zastrz. o ile opis = EN nic 38

39 Różne wymagania w różnych krajach National law relating to the EPC 39

40 PATENT "JEDNOLITY" - OKRES PRZEJŚCIOWY WYMAGA SZCZEGÓLNEJ UWAGI

41 Patent jednolity: nowa jakość, czy Porozumienie Londyńskie bis? Sam patent nie zmienia wiele Ale przychodzi w pakiecie z jednolitym sądem patentowym 41

42 Art. 142 EPC Patent jednolity: mechanizm prawny Wzmocniona współpraca: patent Wzmocniona współpraca: tłumaczenia Porozumienie o jednolitym sądzie patentowym 42

43 Patent jednolity: geografia: EPC 43

44 Patent jednolity: geografia 44

45 Patent jednolity: wejście w życie (2015 r.?) Pierwszego dnia czwartego miesiąca po tym jak zostaną łącznie spełnione następujące warunki: 1. Ratyfikacja przez 13 państw, w tym GB, DE, FR 2. Wejście w życie zmian rozporządzenia 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych 45

46 Patent jednolity: geografia 46

47 Zmiany związane z patentem jednolitym Sposób udzielania patentów Sposób unieważniania patentów Sposób ścigania naruszeń 47

48 Uwaga: Zmiany dotyczą wszystkich udzielanych przez EPO patentów Zakres terytorialny zmian zależy od postępu ratyfikacji 48

49 Sposób udzielania patentów Patent jednolity: na wniosek w ciągu 1 miesiąca od publikacji informacji o udzieleniu. 49

50 Sposób udzielania patentów (Rzeczywistość) 50

51 Sposób unieważniania patentów Standardowa procedura sprzeciwowa przed EPO (9 miesięcy skutek wszędzie) Możliwość unieważnienia po okresie sprzeciwu przed jednolitym sądem patentowym Uwaga: to dotyczy wszystkich patentów udzielanych przez EPO i walidowanych w krajach objętych UPC po dacie ratyfikacji. W okresie przejściowym: również organy krajowe; w razie opt-out - wyłącznie 51

52 Sposób ścigania naruszeń Postępowanie przed jednolitym sądem patentowym Możliwe powództwa wzajemne o unieważnienie patentu Uwaga: to dotyczy wszystkich patentów udzielanych przez EPO i walidowanych w krajach objętych UPC po dacie ratyfikacji. 52

53 Zalety bycia poza systemem Przepisy zawarte w UPC wydają się sprzyjać uprawnionemu, kosztem domniemanego naruszyciela Mając siedzibę poza systemem można zostać pozwanym o naruszenie, jeżeli działa się w innych krajach, ale nie za działalność na własnym terytorium Mechanizmy UPC można wykorzystywać przeciwko podmiotom działającym na terytorium objętym porozumieniem. 53

54 Wady bycia poza systemem Konieczność działania przez pełnomocników przed UPC Brak wpływu na położenie oddziału lokalnego UPC Konieczność złożenia tłumaczenia w UPRP dla uzyskania ochrony patentowej z udzielonego patentu europejskiego w Polsce. 54

55 Okres przejściowy Są dwa okresy przejściowe I okres przejściowy umocowany w 1260/2012 dotyczy okresu, kiedy wszystkie patenty jednolite będą tłumaczone w całości na j. angielski przewiduje się, że będzie trwał 12 lat. II okres przejściowy dotyczy jednolitego sądu patentowego i ma trwać 7 lat. W tym okresie będzie można wyłączyć jurysdykcję UPC 55

56 I okres przejściowy: tłumaczenia patentów jednolitych Jeżeli patent EP został udzielony po FR lub DE, to w okresie przejściowym musi zostać przetłumaczony ręcznie na EN. Jeżeli patent EP został udzielony po EN to musi zostać przetłumaczony na dowolny inny język urzędowy EU. Uwaga, to może być polski. 56

57 Compensation scheme A /2012 (Wzmocniona współpraca) R8 w regułach wykonawczych Proprietor of European patents with unitary effect for which the European patent application was filed in an official language of the European Union other than English French or German shall be entitled to compensation for translation costs if their residence or principal place of business is in a member state of EU + warunek: {MŚP, osoby prywatne, uczelnie, instytuty badawcze} 57

58 II Okres przejściowy: opt-out Możliwość opt-out dotyczy również patentów, dla których nie złożono wniosku o jednolitą ochronę Opt-out można zgłosić do końca II okresu przejściowego. Pozostanie w mocy po jego zakończeniu Opt-out można wycofać w każdej chwili. Opt-out nie można zgłosić, gdy zaczęło się już postępowanie o naruszenie/unieważnienie przed UPC. 58

59 II Okres przejściowy: opt-in Opt-out można wycofać -> opt-in. Ale tylko raz Opt-in nie jest możliwe, gdy zaczęło się już postępowanie o naruszenie/unieważnienie przed organem krajowym. 59

60 Okresy przejściowe 60

61 Okresy przejściowe Jurysdykcja UPC będzie się automatycznie powiększała w funkcji czasu Zakres terytorialny raz zarejestrowanego jednolitego efektu pozostanie bez zmian Ale kolejne rejestrowane jednolite efekty będą dotyczyły powiększonego terytorium 61

62 Koszt utrzymania ochrony (tzw. Renewals) Kalkulowane na 3-5 krajów Nie wiadomo na ile dokładnie Nie wiadomo których 62

63 Obowiązkowy patent jednolity? Zamknięcie drogi PCT (BE, CY, FR, GR, IE, IT, LV, MT, MC) Zamknięcie drogi EPC (za 7 lat, ew. 14) Powrót do Konwencji Paryskiej? 63

64 Warto rozważyć Testowanie (rejestracja jednolitego efektu dla kilku patentów) Zgłoszenia wydzielone dla kluczowych wynalazków i dublowanie procedur (możliwości wydzielania warto przewidzieć już na etapie opracowywania dokumentacji zgłoszeniowej) Opt-out dla zdublowanych zgłoszeń, a jednolity efekt dla oryginałów Monitorowanie akcji konkurencji (rejestracje jednolitego efektu, opt-out) Śledzenie orzeczeń UPC pod kątem unieważnień porównanie z Opposition przed EPO 64

65 Dziękuję za uwagę!

66 Koszt patentu per capita Dane Komisji Europejskiej, Working Paper 482/2,

67 Koszt patentu per capita Dane Komisji Europejskiej, Working Paper 482/2,

68 Koszt uzyskania EP Postępowanie przed EPO aż do udzielenia patentu: ~5655 EUR Walidacje (tłumaczenia, lokalni pełnomocnicy etc.). Reguła kciuka: ~1000Eur/kraj EP-UE Postępowanie przed EPO aż do udzielenia patentu: ~5655 EUR Wniosek o jednolity skutek:? > EUR W sumie przypuszczalnie mniej niż EUR 68

69 Ale... Jaki zgłaszający potrzebuje patentu ważnego w 25 krajach w Europie? Z wyłączeniem Włoch i Hiszpanii i Polski...Turcji, Szwajcarii i Norwegii 69