Prawnokarna ochrona prawa do znaku towarowego

Transkrypt

1 M. Kucharska-Derwisz Marzena Kucharska-Derwisz Prawnokarna ochrona prawa do znaku towarowego W dobie rozwiniętej gospodarki wolnorynkowej znak towarowy stał się znaczącym instrumentem w walce o potencjalnego klienta, gdyż działania podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodarczym są w szczególności ukierunkowane na zyskanie coraz większej ilości nabywców na rynku, co w efekcie pozwala na zbycie większej ilości towarów. Z uwagi na powyższe przed znakiem towarowym stawia się podstawowe zadanie wywołania wśród nabywców na tyle określonych skojarzeń, właściwych konotacji, które pozwolą na odpowiednią indywidualizację oznaczonego towaru i jednocześnie będą stanowić impuls do jego nabycia. W literaturze przedmiotu aspekt prawnokarny w przeciwieństwie do cywilistycznego nie doczekał się całościowego opracowania, pomimo wzrastającego zainteresowania, jakie towarzyszy problematyce znaku towarowego w obrocie gospodarczym 1. Naturalną konsekwencją wzrostu liczby wniosków o udzielenie prawa ochronnego na dany znak towarowy musi być nawet ze statystycznego punktu widzenia wzrost liczby naruszeń prawa do znaku towarowego, często powodujących wyłącznie odpowiedzialność cywilną, niekiedy zaś prowadzących do realizacji znamion czynu zabronionego stypizowanego w art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej 2. Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy i w jakim zakresie w aktualnym stanie prawnym prawo ochronne udzielone na znak towarowy, tj. wyłączne prawo używania takiego znaku towarowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ma zapewnioną właściwą ochronę prawnokarną i czy obowiązujące rozstrzygnięcia ustawodawcze w sposób znaczący wpływają na pozytywne kształtowanie obrotu gospodarczego, swobodną wymianę towarów na rynku i czy tym samym ochraniają skutecznie mechanizmy temu służące. Pojęcie znaku towarowego zostało zdefiniowane przez ustawodawcę jako każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się 1 Wystarczającym potwierdzeniem faktu, że przedmiotowy temat staje się współcześnie coraz bardziej aktualny jest lawinowy wzrost ilości wniosków o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, których w roku 1989 było zaledwie 2.257, w 1992 r , zaś w 2000 roku zgłoszono ponad dziesięciokrotnie więcej znaków, tj Szerzej na ten temat (w:) A. Grzeszczak, Cena Marki, Polityka nr 6 (2179) z dnia 6 lutego 1999 r.; dane zawarte na stronie internetowej: (listopad 2001 r.). 2 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz z późn. zm., zwana dalej u.p.w.p. 70 i Prawo 3, 2006

2 Prawnokarna ochrona prawa do znaku towarowego w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów innych przedsiębiorstw (art. 120 ust. 1 u.p.w.p.). Znakiem towarowym w takim rozumieniu może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy 3. Przedmiotowa definicja znaku towarowego ma charakter mieszany, tj. opisowo-funkcjonalny 4, co oznacza, że z jednej strony określa, jakie oznaczenia mogą być znakami towarowymi ze względu na ich formę zewnętrzną, zaś z drugiej strony podkreśla znaczenie zdolności odróżniającej każdego znaku, która to przesądza o możliwości pełnienia przez niego funkcji wyróżniającej 5. W powyższym rozumieniu znakiem towarowym jest oznaczenie połączone z towarem tak postrzegane zmysłowo, że pozwala dokonać odróżnienia towaru pochodzącego od jednego podmiotu od towaru tego samego rodzaju innego podmiotu. Tym samym znak towarowy rozumiany jest jako związek oznaczenia i towaru z tym zastrzeżeniem, iż każdy przeciętny odbiorca musi mieć możliwość pojęciowego rozdzielenia tegoż oznaczenia od towaru. Ponadto tak pojmowane oznaczenie musi nadawać się do odróżniania towarów, gdyż zdolność odróżniania stanowi cechę o każdorazowym bycie znaku towarowego 6. Znak towarowy uważany jest za dobro niematerialne o charakterze intelektualnym, które posiada istotną wartość gospodarczo-ekonomiczną i dla własnego funkcjonowania wymaga odpowiednich nośników materialnych 7. Znak towarowy musi posiadać dostatecznie odróż- 3 Ustawodawca poprzez użycie w analizowanym przepisie zwrotu w szczególności stwarza szerokie ramy dla formy przedstawieniowej znaku towarowego, dając przedsiębiorcy dowolność w wyborze środków przekazu (treści) i zastrzegając, iż nie mogą wprowadzać w błąd co do źródła pochodzenia towaru, a ponadto ich wykorzystanie nie może być bezprawne. Por. M. K u c h a r s k a, Prawnokarne aspekty ochrony prawa do znaku towarowego, Zamojskie Studia i Materiały 2000, nr 1, s. 74; H. F edorowicz, Marka to esperanto w handlu, Rzeczpospolita z dnia 6 grudnia 2004 r. 4 Taki sam charakter miała definicja zawarta w art. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 roku o znakach towarowych (Dz. U. z 1985 r., Nr 5, poz. 17 z późn. zm.), zwana dalej u.z.t., która od dnia 22 sierpnia 2001 roku utraciła moc na podstawie art. 326 pkt 2 u.p.w.p. Podobny charakter ma definicja znaku towarowego zawarta w art. 15 Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (w skrócie Porozumienie TRIPS), jak również definicje większości ustawodawstw krajowych oraz innych aktów o zasięgu międzynarodowym w dziedzinie prawa znaków towarowych. 5 Por. E. Wojcieszko-Gł uszko, Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne, (w:) J. B a r - ta, R. Markiewicz, Własność intelektualna w Światowej Organizacji Handlu (WTO), Kraków 1998, s Por. R. S k u b i s z, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, s Materialnymi nośnikami znaku towarowego jest zarówno konkretny egzemplarz towaru i oznaczenie na nim (bądź na jego opakowaniu), jak również m.in.: wszelkiego rodzaju dokumenty handlowe, różnorodne formy reklamy (np. reklama prasowa, telewizyjna bądź ulotki reklamowe). Ponadto por. R. S k u b i s z, Funkcje znaku towarowego, (w:) Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s i Prawo 3,

3 M. Kucharska-Derwisz niające go znamiona w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego, gdyż stanowi on w sobie kumulację informacji, skojarzeń, implikacji co do towaru opatrzonego danym znakiem. Całokształt działań znaku towarowego występującego w obrocie gospodarczym określa się generalnie mianem funkcji znaku towarowego, który połączony (fizycznie lub pojęciowo) z towarem odróżnia go od towaru innego rodzaju (funkcja oznaczenia pochodzenia), tworząc wyobrażenie stałej, wysokiej jakości towarów opatrzonych tym znakiem (funkcja jakościowa) i przyciąga do nich potencjalnych klientów (funkcja reklamowa) 8. Właściwe rozumienie funkcji, jakie pełni znak towarowy w systemie gospodarczym, umożliwia dokonanie oceny, czy w sposób prawidłowy został skonstruowany model ochrony prawnej dla znaków towarowych w danym ustawodawstwie. Znak towarowy, na który zostało udzielone prawo ochronne, stanowi w świetle polskiego ustawodawstwa przedmiot ochrony zarówno cywilnej, jak i karnej. Dotychczas podstawowe znaczenie miała cywilnoprawna ochrona znaków towarowych, ale w ostatnich latach coraz większą rolę zaczyna spełniać zwalczanie naruszeń praw dotyczących znaków towarowych na drodze karnej. Zasadniczą rolę w ochronie znaków towarowych przed wejściem w życie obecnie obowiązującej ustawy Prawo własności przemysłowej odgrywały przepisy ustawy o znakach towarowych i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 9. Podstawowe normy prawnokarne w dziedzinie ochrony znaków towarowych zostały określone w art. 305 i 308 u.p.w.p., które expressis verbis przewidują tę ochronę 10. Dokonując analizy dogmatycznej ustawowych znamion czynu zabronionego z art. 305 u.p.w.p., należy wskazać jako główny przedmiot ochrony interes osoby uprawnionej z prawa ochronnego uzyskanego na znak towarowy, który sprowadza się do wyłączności używania znaku i w związku z tym 8 Por. R. S k u b i s z, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym, Lublin 1988, s ; t e n ż e, Prawo znaków..., op. cit., s. 3 6; M. M o z g a w a, R. S k u b i s z, Prawnokarna ochrona znaków towarowych, Państwo i Prawo 1993, nr 7, s Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm. zwana dalej u.z.n.t. 10 Treść art. 305 u.p.w.p. brzmi: 1. Kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary podrobionym znakiem towarowym lub oznaczone takim znakiem towary wprowadza do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat W wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 podlega grzywnie. 3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Treść art. 308 u.p.w.p. brzmi: Kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny. 72 i Prawo 3, 2006

4 Prawnokarna ochrona prawa do znaku towarowego przekazywania prawdziwych informacji co do pochodzenia towarów bądź usług z danym znakiem. Tym samym przedmiotem ochrony jest bezpieczeństwo i prawidłowość obrotu gospodarczego, bowiem każde zachowanie naruszające prawo ochronne uzyskane na znak towarowy stanowi zagrożenie dla należytego funkcjonowania obrotu. Istotnym elementem ochrony jest zagwarantowanie poprawnych stosunków pomiędzy partnerami obrotu gospodarczego, w tym w szczególności relacji występujących pomiędzy producentami towarów, a ich konsumentami. Z drugiej strony ochrona dotyczy również interesu adresata towarów i usług, tzn. klienta (nabywcy, konsumenta), który to możemy uznać za uboczny przedmiot ochrony 11. Ochrona rozciąga się na interes nabywcy z tego powodu, że dokonując wyboru towaru bądź usługi, niejednokrotnie będzie się on kierował przekonaniem, iż określony towar (usługa) pochodzą od uprawnionego podmiotu gwarantującego odpowiednie wymogi jakościowo-przedmiotowe. Natomiast za przedmiot czynności wykonawczej należy uznać towar oznaczony podrobionym znakiem towarowym pamiętając oczywiście, że określenie tego przedmiotu stanowi znamię strony przedmiotowej 12. Analizując znamiona strony przedmiotowej czynu z art. 305 ust. 1 u.p.w.p., należy przede wszystkim wskazać odmiany zachowania się sprawcy, spenalizowane przez ustawodawcę, jako oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym w celu wprowadzenia ich do obrotu i/lub wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym. Zachowanie sprawcy zostało przez ustawodawcę opisane za pomocą znamion czasownikowych ( oznacza, wprowadza ) wyrażających działanie. Daje to podstawę do przyjęcia, iż art. 305 ust. 1 u.p.w.p. dotyczy przestępstwa z działania (delicta commissiva). Ponadto omawiany czyn we wszystkich typach posiada charakter wieloodmianowy, co oznacza, że dla zaistnienia przestępności wystarczy realizacja jednej z określonych w nim odmian zachowania. Ustawodawca nie definiuje znamienia strony przedmiotowej, jakim jest określenie oznaczanie. Uważam, że należy je rozumieć w tym samym znaczeniu, w jakim jest stosowane w innych przepisach ustawy normujących 11 Mianem klienta należy określić nabywcę bądź odbiorcę towaru lub usług, niezależnie od tego, czy jest on ostatecznym nabywcą, czy też tylko pośrednio nabywającym towar w celu dalszej odsprzedaży, por. M. M o z g a w a, (w:) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod red. J. S z w a j i, Warszawa 2000, s Zgodnie z przepisem art. 120 ust. 3 pkt 2 u.p.w.p. przez towar należy rozumieć w szczególności wyroby przemysłowe, rzemieślnicze, płody rolne oraz produkty naturalne, zwłaszcza wody, minerały, surowce, a także usługi. Oznacza to, że przez pojęcie towarów należy rozumieć zarówno towary w znaczeniu ścisłym rozumiane jako każde dobro gospodarcze o charakterze materialnym, jak i usługi. Na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej znak towarowy jako przedmiot ochrony prawnej może odnosić się zatem do wszelkich towarów lub usług, gdyż w powyższym zakresie ustawodawca nie przyjął żadnych ograniczeń zgodnie z zasadą swobody wyboru towarów i usług. i Prawo 3,

5 M. Kucharska-Derwisz stosunki w zakresie znaków towarowych, a w szczególności w art. 154 u.p.w.p. 13, który odnosi się do definicji używania znaku i odgrywa praktyczne znaczenie przy ustalaniu, jakie ewentualne działanie osoby trzeciej, dokonywane bez zgody osoby uprawnionej z prawa ochronnego uzyskanego na znak, można rozpatrywać w kontekście uznania bądź nie za akt naruszenia prawa. Komentowany przepis przez używanie znaku rozumie różne przypadki czynnego posługiwania się nim w obrocie (tzw. pozytywne określenie praw podmiotowych przyznanych osobie uprawnionej) 14. Zgodnie z jego treścią jednym z uprawnień używania znaku jest prawo umieszczania takiego znaku na towarach, objętych uzyskanym na nie prawem ochronnym, bądź na ich opakowaniach (tj. prawo oznaczania). Termin oznaczanie został zaczerpnięty z języka potocznego i mając na uwadze brak definicji legalnej, wypełnienie go treścią prawną należy do zadań nauki i orzecznictwa. Ogólnie przez pojęcie oznaczania należy rozumieć:...zrobić (np. postawić, napisać, nakreślić itp.) na czymś znak, opatrzyć znakiem, być znakiem czegoś, świadczyć o czymś 15. Czynność oznaczania obejmuje każde zachowanie polegające na połączeniu znaku towarowego z towarem lub jego opakowaniem. Jak słusznie zauważa R. Skubisz, rezultatem oznaczania jest wytworzenie fizycznego związku pomiędzy towarem a znakiem (np. naklejenie, namalowanie, wszycie, wyżłobienie, wytłoczenie, wplecenie, wycięcie, wypalenie itp.) bądź związku pojęciowego między nimi 16. Pojęcie opakowania obejmuje to wszystko, co służy czynności opakowania, zabezpieczenia, przetransportowania, a więc m.in.: butelki, flakony, słoje, beczki, tubki, zbiorniki, pudła. Zachowanie polegające na oznaczaniu towaru znakiem towarowym ma na celu osiągnięcie integralności konkretnego towaru i określonego znaku, co pozostaje w ścisłym związku z podstawową funkcją znaku towarowego. Powstanie przedmiotowego związku ma na celu wskazanie potencjalnym nabywcom towaru, co jest źródłem jego pochodzenia. Jednocześnie należy podkreślić, iż termin oznaczanie nie odnosi się tylko co do czynności pierwotnego oznaczania towaru, ale obejmuje swym zakresem pojęcio- 13 Brzmienie art. 154 u.p.w.p. jest następujące:... Używanie znaku towarowego polega w szczególności na: 1) umieszczaniu tego znaku na towarach objętych rejestracja lub ich opakowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu; 2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług; 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy. 14 Potocznie przez pojęcie używania rozumie się stosowanie, korzystanie, posługiwanie się, robienie użytku. Do zasadniczych kryteriów oceny używania znaku towarowego należy zaliczyć funkcje i specjalizację znaku. Używanie znaku polega na jego stosowaniu w celu odróżnienia towarów i usług nim oznaczonych od konkurencyjnych; por. U. P r o m i ń s k a, Ustawa o znakach towarowych. Komentarz, Warszawa 1998, s. 54; R. S k u b i s z, Prawo znaków..., op. cit., s. 126 i nast. 15 Por. Mały słownik języka polskiego, pod red. E. S obol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s Por. R. S k u b i s z, Prawo znaków..., op. cit., s i Prawo 3, 2006

6 Prawnokarna ochrona prawa do znaku towarowego wym również przerabianie, podrabianie bądź usuwanie znaku. Może to nastąpić przez częściowe zaklejenie dotychczasowego znaku, dodanie w odpowiedniej technice wykonania (np. domalowywanie, grawerowanie, naszywanie) pewnych elementów bądź ich usuwanie. Zasadnym jest więc przyjęcie, iż wszelkie czynności faktyczne, zmierzające do zmiany stanu powstałego wskutek oznaczenia towaru lub w konsekwencji dążące do pozbawienia towaru związku ze znakiem, traktuje się na równi z pierwotnym oznakowaniem towaru 17. Ponadto w doktrynie podkreśla się, że integralność powstała w wyniku oznaczenia towaru danym znakiem towarowym tak długo funkcjonuje, dopóki towar jest tym towarem, na który został pierwotnie nałożony znak 18. Konkludując, poprzez ustawowe znamię czasownikowe oznaczania znakiem towarowym konkretnego towaru należy rozumieć trwałe połączenie znaku z towarem dokonane w jakiejkolwiek technice, w efekcie czego powstaje pomiędzy nimi pełny stan integralności. Celem powyższego zachowania jest ujawnienie znaku towarowego jako oznaczenia wskazującego na pochodzenie danego towaru od podmiotu uprawnionego, mające skutkować wytworzeniem i zakodowaniem w świadomości nabywcy asocjacji pomiędzy określonym towarem a znakiem. Za fakt bezsporny należy uznać, iż pierwotnej czynności oznaczenia towaru może dokonać jedynie uprawniony z prawa ochronnego uzyskanego na przedmiotowy znak towarowy 19. Druga odmiana zachowania się sprawcy czynu unormowanego w art. 305 ust. 1 u.p.w.p. została opisana przy pomocy znamienia czasownikowego wprowadza. W potocznym znaczeniu termin wprowadza rozumie się jako...spowodowanie pojawienia się, obecności czyjeś albo czegoś; umieszczanie czegoś gdzieś; upowszechnianie, objaśnianie; rozpoczęcie stosowania 17 Por. R. S k u b i s z, Prawo znaków..., op. cit., s ; Z. Ć wią kalski, Wybrane zagadnienia ochrony prawno-karnej w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej, (w:) Naruszenia praw na dobrach niematerialnych, pod red. T. S z y m a n k a, Warszawa 2001, s Zasygnalizowana problematyka dotyczy oceny takich sytuacji, jak: uzupełnienie lub zastąpienie oryginalnego znaku producenta znakiem dystrybutora towarów, dokonywanie zmian, napraw, modernizacji, przeróbek już po wprowadzeniu do obrotu oryginalnie oznaczonego towaru, usuwanie znaków towarowych z towarów oryginalnie oznaczonych, które stanowią element składowy innego towaru (tj. produktu finalnego); por. U. P r o m i ń s k a, Ustawa o..., op. cit., s. 57 i nast.; t e j ż e, Zakres ochrony prawa do znaku towarowego na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej, (w:) Naruszenia praw..., op. cit., s ; R. S k u - b i s z, Prawo znaków..., op. cit., s Uprawnienie do pierwotnego oznaczania rozciąga się na prawo żądania poszanowania integralności znaku oraz towaru. Zarówno w orzecznictwie, jak i doktrynie przeważa pogląd, iż uprawnienie do oznaczania towaru nie podlega konsumpcji bez względu na ilość cykli cyrkulacji tak oznaczonego towaru po wprowadzeniu go do obrotu; por. U. P r o m i ń s k a, Ustawa o..., op. cit., s. 58. i Prawo 3,

7 M. Kucharska-Derwisz czegoś; oddanie do użytku bądź na czyjeś usługi 20. Znamię wprowadzenia towaru oznaczonego znakiem towarowym należy rozumieć jako czynność, która następuje w momencie kumulatywnego spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze, musi nastąpić przejście faktycznego władztwa nad konkretnym egzemplarzem oznakowanego towaru z osoby uprawnionej na inny podmiot. Po drugie, zamiarem osoby uprawnionej z prawa ochronnego na dany znak towarowy jest udostępnienie tak oznaczonego towaru osobie trzeciej 21. Ponadto podobne rozumienie pojęcia wprowadzenia do obrotu wskazuje E. Łętowska, podkreślając, iż należy je rozumieć jako pierwszą transakcję wyrobem, przy czym decydująca jest chwila wydania rzeczy, ponieważ w tym momencie następuje utrata kontroli nad nią przez producenta 22. Zachowanie odnoszące się do wprowadzenia towaru oznakowanego do obrotu jest ściśle powiązane z funkcją odróżniającą znaku towarowego. Zgodnie z jej istotą zostaje umożliwione zaistnienie znaku towarowego w obrocie, jednocześnie wskazując na źródło pochodzenia produktu oznaczonego konkretnym znakiem. Znamię czasownikowe wprowadzenia do obrotu zalicza się do pojęć ujmowanych szeroko 23. Z tego też powodu mówiąc o wprowadzaniu do obrotu należy mieć na uwadze nie tylko wykonanie umowy sprzedaży, ale również zamiany, darowizny, najmu, dostawy, dzierżawy, użyczenia, leasingu itp. Ponadto w doktrynie wskazuje się zarówno eksport, jak i import, jako kolejne dopuszczalne formy wprowadzania do obrotu. Jednocześnie neguje się tranzyt towarów oznaczonych znakami towarowymi ze względu na brak zamiaru wydania przedmiotowych towarów na terytorium kraju, przez który są przewożone 24. Niewątpliwie w praktyce gospodarczej największe znaczenie ma wprowadzanie do obrotu dokonane na skutek odpłatnych czynności przenoszących własność. W doktrynie podnoszono wątpliwości w stosunku do regulacji art. 57 u.z.t., czy sformułowanie kto wprowadza towary jednocześnie wskazuje na konieczność wystąpienia wielości towarów, czy też nie 25. Analizując ustawowe określenie art. 305 ust. 1 u.p.w.p., ponownie rodzi się pytanie, czy z dokonaniem przewidzianego w nim czynu mamy do czynienia w sytuacji, gdy został wprowadzony do obrotu choćby jeden egzemplarz towaru, czy też 20 Por. Słownik języka polskiego, t. III, pod red. M. S z y m c z a k a, PWN, Warszawa 1989, s Por. M. M o z g a w a, R. S k u b i s z, Prawnokarna ochrona znaków..., op. cit., s Por. E. Ł ę t o w s k a, Ochrona niektórych praw konsumentów, Warszawa 2001, s Por. M. B o j a r s k i, (w:) M. B o j a r s k i, W. R a d e c k i, Przewodnik po pozakodeksowym prawie karnym, Wrocław 1998, s Por. M. M o z g a w a, J. R a d o n i e w i c z, Funkcjonowanie uregulowań dotyczących prawnokarnej ochrony znaków towarowych, i Prawo 1998, nr 6, s. 36; O. G ó r n i o k, Odpowiedzialność karna menadżerów, Toruń 2004, s Por. M. M o z g a w a, R. S k u b i s z, Prawnokarna ochrona..., op. cit., s. 35; R. S k u b i s z, Prawo znaków..., op. cit., s i Prawo 3, 2006

8 Prawnokarna ochrona prawa do znaku towarowego konieczne jest wprowadzenie większej ilości towaru, a przedmiotowe zachowanie sprawcy powinno odznaczać się powtarzalnością. Uważam, że wbrew wykładni gramatycznej należy przyjąć, iż doszło do dokonania przestępstwa bądź ewentualnie wziąć pod uwagę karalne usiłowanie w przypadku wprowadzenia do obrotu choćby jednej sztuki towaru oznaczonego podrobionym znakiem towarowym. Wychodząc z założenia, iż znak towarowy stanowi dobro niematerialne, wszelkie akty naruszenia prawa ochronnego uzyskanego na taki znak i związana z tym szkoda, w tym m.in. dewaluacja marki, bądź utrata renomy, następują bez względu na ilość wprowadzonych do obrotu towarów 26. Do wyczerpania dyspozycji art. 305 ust. 1 u.p.w.p. dochodzi zarówno przy jednorazowym wprowadzeniu produktu na rynek, jak i w przypadku podjęcia czynności o charakterze wielokrotnym. Łącznie z wykładnią uprawnienia wprowadzenia do obrotu należy rozpatrywać konstrukcję tzw. wyczerpania prawa. Koncepcja wyczerpania prawa dotyczy poszczególnych praw własności przemysłowej i prawa autorskiego. Zasada odnosząca się do wyczerpania praw własności przemysłowej w stosunku do towarów wprowadzanych do obrotu powinna być postrzegana jako swoista próba znalezienia kompromisu pomiędzy monopolem przysługującym uprawnionemu z praw wyłącznych a dalszym swobodnym obrotem towarami 27. Teoria wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy zakłada, że pierwsze legalne przeniesienie prawa własności danego egzemplarza towaru oznaczonego znakiem towarowym skutkuje wygaśnięciem (konsumpcją) uprawnień bądź podmiotu prawa ochronnego na znak, bądź osoby, która wywodzi od takiego podmiotu prawo do wprowadzenia przedmiotowego produktu do obrotu (np. licencjobiorca, sublicencjobiorca, użytkownik) 28. Pierwszy akt przeniesienia faktycznego władztwa nad oznakowanym towarem skutkuje wyczerpaniem wyłącznego uprawnienia wprowadzania do obrotu określonego egzemplarza towaru oznaczonego znakiem towarowym stanowiącym pewną nienaruszalną integralność. Wyczerpanie następuje, gdy wprowadzenie do obrotu zostało dokonane przez samego uprawnionego bądź podmiotu legitymującego się jego zgodą, w efekcie czego nabywca uzyskuje prawo dysponowania towarem oznakowanym. Prawo to dotyczy samodzielnych, kolejnych aktów dystrybucji danego towaru (tj. czynności dalszego wprowadzania do obrotu), 26 Por. M. M o z g a w a, R. S k u b i s z, Prawokarna ochrona..., op. cit., s. 35; M. M o z g a w a, J. Radoniewicz, Funkcjonowanie uregulowań..., op. cit., 36 37; M. M o z g a w a, Przestępstwa i wykroczenia nieuczciwej konkurencji i inne czyny karalne popełniane w obrocie gospodarczym, (w:) Prawo karne gospodarcze, pod red. O. G ó r n i o k, Warszawa 2003, s Por. K. Szczepanowska-Kozł o w s k a, Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy, Monitor Prawniczy 2002, nr 16, s. 729 i nast. 28 Por. R. S k u b i s z, Prawo znaków..., op. cit., s. 171 i nast.; U. P r o m i ń s k a, Ustawa o znakach..., op. cit., s. 59 i nast. i Prawo 3,

9 M. Kucharska-Derwisz ale, co wymaga szczególnego podkreślenia, nie skutkuje wyłączeniem pozostałych uprawnień wynikających z prawa ochronnego uzyskanego na znak towarowy, zwłaszcza uprawnienia do oznaczania nim produktu 29. R. Skubisz podkreśla, że jakakolwiek ingerencja osoby trzeciej w całość, na którą składa się towar oznaczony danym znakiem towarowym, na dalszych etapach obrotu (np. usunięcie znaku z towaru, renowacja czy modernizacja produktu i pozostawienie dotychczasowego oznaczenia), podjęta bez zgody uprawionego, stanowi akt naruszenia prawa ochronnego uzyskanego na znak towarowy 30. W polskiej doktrynie przeważa pogląd, iż koncepcja wyczerpania obejmuje swym zakresem...jedynie normalne procesy dystrybucyjne, nie grożące utratą lub zachwianiem związku znaku z towarem 31, co w rezultacie umożliwia znakowi wypełnianie jego funkcji. Przyjęty obecnie w art. 155 u.p.w.p. model wyczerpania prawa ochronnego do znaku towarowego ma stanowić ekonomiczno-gospodarcze gwarancje odpowiadające interesom z jednej strony producentów i dystrybutorów, a z drugiej strony konsumentów. Obejmuje swoim zakresem tylko standardowe procesy dystrybucyjne dotyczące wyłącznie oryginalnych towarów opatrzonych autentycznym znakiem towarowym, podczas których nie następuje naruszenie integralności znaku i towaru, gwarantując w omawianym zakresie prawidłowość procesów cyrkulacji konkretnego towaru w obrocie. Do znamion strony przedmiotowej zalicza się również te okoliczności, które określają przedmiot czynu (zwany również przedmiotem czynności wykonawczej lub przedmiotem bezpośredniego działania) i w omawianym przypadku czasownikowe znamiona zachowania sprawcy oznacza i wprowadza odnoszą się do towarów z podrobionym znakiem towarowym. Przez znak towarowy podrobiony zgodnie z brzmieniem przepisu art. 297 ust. 2 u.p.w.p. należy rozumieć...znak identyczny lub taki, który nie może być odróżniony w zwykłych warunkach obrotu od znaku zarejestrowanego, użyty bezprawnie dla towarów objętych prawem ochronnym. Przez zwykłe warunki obrotu należy rozumieć możliwość wywołania na ich gruncie reakcji przeciętnego odbiorcy na znak podrobiony i tym samym umożliwienie rozpoznania, że nie jest on oryginalny 32. Takie rozwiązanie stanowi realizację wy- 29 Por. M. K ę piń ski, Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego, Poznań 1979, s. 170 i nast.; R. S k u b i s z, Prawo z rejestracji znaku..., op. cit., s. 144 i nast.; U. P r o m i ń - s k a, Ustawa o znakach..., op. cit., s. 59; B. S o ł t y s, Problematyka wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego, Rejent 1993, nr 5, s Zmiany naruszające integralność towaru ze znakiem obejmują wynikające z prawa ochronnego uprawnienia zarówno do oznaczania, jak i wprowadzania do obrotu, szerzej R. S k u - b i s z, Prawo znaków..., op. cit., s. 172 i nast. 31 Por. U. P r o m i ń s k a, Ustawa o..., op. cit., s. 60; podobnie R. S k u b i s z, Prawo karne..., op. cit., s Por. K. Stefanowicz, A. Mechowska, Oryginał czy kopia naśladownictwo produktów jako czyn podlegający odpowiedzialności karnej, Monitor Prawniczy 2002, nr 15, s i Prawo 3, 2006

10 Prawnokarna ochrona prawa do znaku towarowego suwanego przez przedstawicieli doktryny postulatu penalizowania zachowań odnoszących się do oznaczania towarów znakiem towarowym nie tylko identycznym, ale i podobnym do tego stopnia, że w zwykłych warunkach obrotu uniemożliwia to jego odróżnienie od znaku zarejestrowanego 33. Oznacza to, że ochrona prawnokarna rozciąga się zarówno na tzw. reprodukcję oznaczonego towaru, jak i jego imitację. Przestępstwo określone w art. 305 ust. 1 u.p.w.p. jest przestępstwem materialnym znamiennym skutkiem. W rozumieniu treści omawianego artykułu i gramatycznej wykładni znamion oznacza oraz wprowadza skutkiem jest fałszywe oznaczanie towarów lub ich wprowadzanie do obrotu. Ponadto omawiane przestępstwo jest nacechowane zachowaniem się sprawcy przedsięwziętym w celu wywołania tegoż skutku, co oznacza, że mamy do czynienia z przestępstwem materialnym kierunkowym. Ustawodawca włączył do określenia czynu przewidzianego w art. 305 ust. 1 u.p.w.p. dodatkowe znamię określające warunki, w jakich powinien zostać popełniony. Chodzi o określenia kto w celu wprowadzenia do obrotu bądź wprowadza do obrotu. Treść art. 305 ust. 1 u.p.w.p. jest związana z pojęciem obrotu towarowego (gospodarczego), które nie zostało w przepisach ustawy zdefiniowane. Jednak biorąc pod uwagę kontekst normatywny, w jakim występuje ten termin, należy uznać, że obrót stanowi całokształt działalności związanej funkcjonalnie ze zbytem towarów i ich cyrkulacją na rynku 34. Mając powyższe na uwadze, należy przyjąć, iż odpowiedzialność karna z art. 305 u.p.w.p nie powstaje w przypadku, gdy osoba oznacza podrobionym znakiem towarowym towary nie przeznaczone do wprowadzenia do obrotu (np. naszycie na ubraniu znaku towarowego znanej firmy odzieżowej do wykorzystania na własny użytek) 35. Dokonując analizy kolejnych ustawowych znamion omawianego czynu zabronionego, należy wskazać, iż przestępstwo określone w art. 305 ust. 1 u.p.w.p. jest przestępstwem powszechnym i w rozumieniu omawianego przepisu podmiotem czynu może być każda osoba fizyczna. Należy jednak wziąć pod uwagę regulację wynikającą z treści art. 309 u.p.w.p., który stanowi, iż...w jednostkach organizacyjnych odpowiedzialność określoną w art. 303, art. 304, art. 305, art. 307 i art. 308 ponosi osoba prowadząca lub kierująca jednostką, chyba że z podziału kompetencji wynika odpowiedzialność innej osoby. Oznacza to, że za czyny popełnione w zakresie działal- 33 Por. M. M o z g a w a, R. S k u b i s z, Glosa do postanowienia SN z dnia 27 października 1994 r., I KZP 26/94, Przegląd Prawa Handlowego 1995, nr 3, s ; U. P r o m i ń ska, Ustawa o znakach..., op. cit., s Próbę zdefiniowania obrotu na potrzeby rozumienia regulacji dotyczącej znaków towarowych dokonał R. S k u b i s z, przeciwstawiając obrotowi gospodarczemu obrót konsumencki i inne formy działalności, por. R. S k u b i s z, Prawo znaków..., op. cit., s Por. M. M o z g a w a, R. S k u b i s z, Prawnokarna ochrona..., op. cit., s. 52; M. M o z g a w a J. Radoniewicz, Funkcjonowanie uregulowań..., op. cit., s. 38. i Prawo 3,

11 M. Kucharska-Derwisz ności jednostki przez osobę w niej zatrudnioną odpowiedzialność ponosi zasadniczo podmiot prowadzący bądź kierujący tą jednostką. Wyjątkowo może na podstawie art. 309 u.p.w.p. odpowiadać sprawca czynu bądź jeszcze inna osoba pod warunkiem, że zgodnie na przykład z normą prawną lub regulaminem (statutem) taki podmiot posiadał kompetencje do działania i z tego względu może ponosić odpowiedzialność za własne czyny, które podejmuje w imieniu jednostki 36. Przechodząc do analizy strony podmiotowej omawianego przestępstwa, należy wyróżnić dwie odmiany przestępnego zachowania. Pierwsza z nich dotyczy zachowania polegającego na podjęciu czynności oznaczania towarów podrobionym znakiem towarowym, które w rezultacie mają być wprowadzone do obrotu 37. Czynności oznaczania towarów muszą być podjęte w celu wprowadzenia ich do obrotu. Oznacza to, że strona podmiotowa tego czynu zabronionego została objęta zamiarem bezpośrednim, a dokładnie jego szczególną postacią, tj. zamiarem bezpośrednim o szczególnym zabarwieniu (dolus directus coloratus). Tym samym ustawodawca, determinując stronę podmiotową przestępstwa przewidzianego w art. 305 ust. 1 u.p.w.p. dodatkowym znamieniem określonego celu, podkreślił, że sprawca przedmiotowego czynu musi podejmować działania z zamiarem dokładnie ukierunkowanym. Jednocześnie został zawężony zakres odpowiedzialności sprawcy, któremu można przypisać popełnienie przestępstwa oznaczania towaru podrobionym znakiem towarowym tylko w przypadku, gdy tak oznakowany towar zostanie wprowadzony do obrotu 38. Drugą postacią przestępnego zachowania określoną w art. 305 ust. 1 u.p.w.p. jest bezpośrednie wprowadzenie do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym. Przesłanką odpowiedzialności w tym przypadku jest umyślność objęta zarówno zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym. Z punktu widzenia przestępności zachowania niezwykle istotne jest ustalenie, że sprawca czynu posiadał świadomość co do tego, iż towar został oznaczony podrobionym znakiem towarowym, a nie autentycznym oraz co do tego, że zostanie on w następstwie dowolnych czynności wprowadzony do obrotu 39. Zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności karnej określonymi w art. 8 k.k. czyn zabroniony w art. 305 ust. 1 u.p.w.p. może zostać popełniony wyłącznie umyślnie. Z. Miklasiński, analizując jego treść, podnosi, iż 36 Por. Z. M i k l a s i ń s k i, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2001, s Z. Ć wią kalski określa przedmiotową postać przestępnego zachowania mianem swoistego przygotowania, por. Z. Ć w i ą k a l s k i, Wybrane zagadnienia ochrony prawnokarnej w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej, (w:) Naruszenia praw..., op. cit., s Oznacza to, że nie ponosi odpowiedzialności karnej osoba, która tylko fizycznie oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, jeśli nie kieruje się zamiarem wprowadzenia tych towarów do obrotu. 39 Por. Z. Ć wią k a l s k i, Wybrane zagadnienia ochrony..., op. cit., s i Prawo 3, 2006

12 Prawnokarna ochrona prawa do znaku towarowego wprowadzenie odpowiedzialności karnej w przypadku nieumyślnego popełnienia omawianego czynu byłoby...dobrym mechanizmem prewencyjnym, wspomagającym walkę z nadużyciami 40. Uważam ten postulat za zbyt daleko idący, zwłaszcza mając na uwadze funkcjonującą na gruncie prawa karnego zasadę ograniczonej penalizacji występków nieumyślnych. W kontekście ustawowych zasad jawności rejestru znaków towarowych (tj. tych znaków, na które zostały udzielone prawa ochronne), jego powszechnej dostępności oraz domniemania znajomości i prawdziwości wpisów dokonywanych w przedmiotowym rejestrze, należy uznać, iż zgodnie z wykładnią przepisu art. 288 ust. 3 i 4 u.p.w.p. nikt nie może zasłaniać się ich nieznajomością. Ustawowe domniemanie znajomości i prawdziwości wpisów do rejestru znaków towarowych odgrywa istotną rolę przy ocenie znamion strony podmiotowej czynu zabronionego. Oznacza to, że osoba przed podjęciem jakiejkolwiek czynności w zakresie posługiwania się znakiem towarowym, między innymi takich czynności, które mogą być objęte dyspozycją art. 305 u.p.w.p., powinna zasięgnąć informacji dotyczących prawa ochronnego udzielonego, bądź nie, na konkretny znak towarowy. Wszelkie dane związane z faktem zarejestrowania znaku towarowego powinny zostać zbadane w szeroko pojętym interesie osoby przystępującej do określonej działalności, związanej z obrotem towarami oznaczonymi znakiem towarowym. Dlatego też zaniedbanie powyższych obowiązków, skutkujące naruszeniem określonych reguł ostrożności, nie wymaga aż tak daleko posuniętej ingerencji środków prawnokarnej ochrony. Wydaje się, iż w tym zakresie wystarczającą bazę stanowią instrumenty cywilnoprawnej ochrony i dopiero przy stwierdzeniu ich nieskuteczności, należałoby sięgać do środków represji prawnokarnej w myśl zasady traktującej karę jako środek ostateczny (poena ultima ratio). W art. 305 ust. 2 u.p.w.p. ustawodawca wprowadził odpowiedzialność karną sprawcy w wypadku mniejszej wagi, zagrożonym wyłącznie grzywną. Tym samym wyodrębnił uprzywilejowany typ czynu zabronionego przewidzianego w art. 305 ust. 1 u.p.w.p., przyjmujący postać tzw. wypadku mniejszej wagi 41 kwalifikowanego przy uwzględnieniu takich okoliczności, jak m.in. rozmiar wyrządzonej lub grożącej szkody, rozumianej nie tylko jako szkoda majątkowa, ale również jako uszczerbek doznawany przez poszkodowanego we wszelkiego rodzaju dobrach prawnie chronionych (przykładowo można wskazać pomniejszenie renomy znaku towarowego tworzonej przez uprawnionego z prawa ochronnego na ten znak uzyskanego, utrata zaufania do producenta towarów wprowadzanych do obrotu z podrobionym 40 Por. Z. M i k l a s i ń s k i, Prawo własności..., op. cit., s Por. M. M o z g a w a, Przestępstwa i wykroczenia nieuczciwej..., op. cit., s i Prawo 3,

13 M. Kucharska-Derwisz znakiem, tym samym produktów gorszych jakościowo itp.) 42. Rozmiar szkody powinien podlegać ocenie przez pryzmat naruszeń interesów partnerów obrotu gospodarczego, tj. z jednej strony producentów towarów, a z drugiej ich konsumentów. Przy analizie okoliczności przedmiotowo-podmiotowych konkretnego czynu należy zwrócić również uwagę na wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, czy na przykład w przypadku sprawcy prowadzącego działalność gospodarczą nie mamy do czynienia z naruszeniem modelu staranności przyjętego dla sumiennego kupca przy dokonywaniu transakcji handlowych. Ponadto warto zbadać motywację sprawcy, czy kierował się chęcią łatwego, jednostkowego zysku, czy też działał w celu ukierunkowanym na przejęcie części klienteli danego producenta bądź pasożytnicze wykorzystanie wizerunku i renomy jego firmy. Jednocześnie ustawodawca przewidział typ kwalifikowany czynu zabronionego określonego w art. 305 ust. 1 u.p.w.p. w ustępie 3 tegoż przepisu. Analizowany typ kwalifikowany charakteryzuje się dwoma, niezależnymi od siebie okolicznościami obciążającymi 43. Pierwszym ze znamion kwalifikujących przestępstwo wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym bądź ich oznaczania takim znakiem w celu wprowadzenia do obrotu jest uczynienie sobie z jego popełnienia stałego źródła dochodu. Uczynienie sobie z działalności przestępnej stałego źródła dochodu stanowi pewien rodzaj działalności, która świadczy o określonej postawie życiowej i społecznej sprawcy, charakteryzuje jego osobowość. Dlatego w doktrynie podkreśla się, że pomimo pewnych wątpliwości, czy w omawianym przypadku nie mamy do czynienia z cechą zachowania się sprawcy, przyjmuje się, iż stałe źródło dochodu kwalifikuje przestępstwo ze względu na podmiot czynu 44. Drugą okolicznością obciążającą przewidzianą w typie kwalifikowanym z art. 305 ust. 3 u.p.w.p. jest dopuszczenie się czynu zabronionego przewidzianego w ust. 1 tegoż przepisu w stosunku do towaru o znacznej wartości. Wydaje się, iż pojęcie to należy rozumieć w sposób analogiczny do zdefiniowanego w art k.k. określenia mienia znacz- 42 Sprawcy czynów wypełniający swoim zachowaniem znamiona przewidziane w art. 305 u.p.w.p. wprowadzają w błąd odbiorców towarów, którzy nabywają je zachęceni widniejącymi na nich znakami towarowymi. Nabywcy kierują się w swoich decyzjach zaufaniem do danych firm, które konkretnym znakiem towarowym gwarantują doskonałą technologię produktu, wysoką jakość wyrobu. W przypadku wyrobów nieoryginalnych, o wątpliwej jakości, niezadowolenie klienta koncentruje się na właścicielu znaku. Obniżenie renomy, utrata zaufania, brak pewności i gwarancji co do obrotu towarami oznaczonymi danymi znakami, powinno być rozważane przy ocenie zakresu powstałej szkody, por. wyrok SN z dnia 26 listopada 2004 r. sygn. I CK 300/04; I. L e w andowska, Bezprawne korzystanie z cudzej renomy, Rzeczpospolita z dnia 7 grudnia 2004 r. 43 Por. M. M o z g a w a, Przestępstwa i wykroczenia nieuczciwej konkurencji..., op. cit., s Por. T. B o j a r s k i, Odmiany podstawowych typów przestępstw w polskim prawie karnym, Warszawa 1982, s i Prawo 3, 2006

14 Prawnokarna ochrona prawa do znaku towarowego nej wartości. Na gruncie karnoprawnej ochrony znaków towarowych wystąpienie znamion kwalifikujących w postaci stałego źródła dochodu bądź towaru o znacznej wartości będzie uzależnione od okoliczności przedmiotowych i podmiotowych konkretnego czynu zabronionego. W art. 308 u.p.w.p. ustawodawca zrealizował postulat doktryny dotyczący spenalizowania w postaci wykroczenia zachowania polegającego na wprowadzeniu do obrotu towaru oznaczonego znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony 45. Na gruncie ustawy o znakach towarowych, uprawniony z tytułu rejestracji znaku towarowego posiadał fakultatywne uprawnienie do umieszczania literatury R wpisanej w okrąg w sąsiedztwie znaku towarowego, na potwierdzenie faktu, iż znak został zarejestrowany (art. 13 ust. 4 u.z.t.) 46. W praktyce dość powszechnie występującym zjawiskiem było wówczas umieszczanie obok niezarejestrowanego znaku towarowego litery R wpisanej w okrąg, co miało służyć wywołaniu u potencjalnego nabywcy towarów lub usług przeświadczenie, iż dany znak został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym. Podnoszono, iż takie zachowanie było ukierunkowane na stworzenie pozytywnego wyobrażenia co do towarów oznaczonych dodatkowym symbolem. Miał on stanowić gwarancję dobrej jakości i determinować decyzje co do nabycia tak oznaczonych towarów 47. W przypadku, gdy znak umieszczony na towarach wprowadzonych do obrotu nie był właściwie zarejestrowany, to takie zachowanie sprawcy należało rozumieć jako ukierunkowane na wprowadzenie w błąd odbiorców towarów. Jednakże na gruncie prawnokarnej ochrony przewidzianej w przepisach art. 57 (ust. 1 i 1a) u.z.t. przedmiotowy czyn sprawcy nie wypełniał ustawowych znamion, a ewentualna możliwość sięgnięcia po inne przepisy prawa karnego budziła w doktrynie odmienne poglądy 48. Wprowadzenie do obrotu towarów ozna- 45 Por. uwagi na temat omawianych postulatów: M. M o z g a w a, R. S k u b i s z, Prawnokarna ochrona znaków..., op. cit., s. 36; M. M o z g a w a, Prawnokarne aspekty ochrony znaków towarowych i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, (w:) Materiały z konferencji nt. Naruszenia praw na obrotach niematerialnych, Warszawa 2000, s Symbol to międzynarodowe oznaczenie zarejestrowanych znaków towarowych informujące uczestników obrotu gospodarczego oraz nabywców, że konkretny znak towarowy został zarejestrowany i z tego tytułu korzysta ze szczególnej ochrony prawnej. Jednocześnie stanowi ostrzeżenie skierowane do konkurentów, że z danym znakiem towarowym ściśle wiąże się określone prawo o charakterze bezwzględnym skuteczne erga omnes. Użycie tego symbolu w poszczególnych systemach prawnych normują wewnętrzne przepisy krajowe lub zwyczaje obrotu gospodarczego, por. R. S k u b i s z, Prawo znaków..., op. cit., s. 132; U. P r o m i ń s k a, Ustawa o znakach..., op. cit., s Por. M. M o z g a w a, R. S k u b i s z, Prawnokarna ochrona..., op. cit., s. 36; M. M o z g a w a, Prawnokarne aspekty..., op. cit., s Według M. M o z g a w y i R. S k u b i s za nie wchodziła w grę możliwość zastosowania innych przepisów prawa karnego. Odmiennie na ten temat wypowiadał się M. B o j a r s k i i W. R a - d e c k i, którzy stali na stanowisku, iż w omawianych przypadkach...nie jest wykluczona od- i Prawo 3,

15 M. Kucharska-Derwisz czonych znakiem towarowym z wyróżnikiem stanowiącym fałszywe oznaczenie tego rodzaju, że może wywołać u nabywcy nieuzasadnione przeświadczenie co do szczególnych właściwości tych towarów, których faktycznie nie posiadają, należy uznać za czyny naruszające normy społeczne, zagrażające relacjom producent klient, wypaczające wolną konkurencję. Objęcie omawianych zachowań normami ustawowych znamion wykroczenia przewidzianego w art. 308 u.p.w.p. należy uznać za słuszne i potrzebne rozwiązanie ustawodawcze. Przedmiotem ochrony w przypadku analizowanego wykroczenia jest prawidłowość obrotu gospodarczego, gdyż wszelkiego rodzaju działania mające na celu wywołanie mylnego mniemania, iż dane towary korzystają z ochrony prawnej, stanowią zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania obrotu. Nabywca towarów oznaczonych fałszywym wyróżnikiem działa w istocie w błędzie, co skutkuje naruszeniem jego praw majątkowych. Za przedmiot ochrony uważa się również interes adresata towarów, tj. klienta. Wprowadzenie do obrotu towarów z fałszywym wyróżnikiem jest ukierunkowane na stworzenie u klienta bezpodstawnego przypuszczenia, że konkretne towary charakteryzują się szczególnymi właściwościami, w tym stosownie do danej firmy właściwą jakością, a w rzeczywistości ich nie posiadają. Ochrona przed używaniem fałszywych oznaczeń dodatkowo umieszczonych obok znaku towarowego uzależniona jest od tego, czy takie zachowanie może wywołać mylne mniemanie (tj. wprowadzić w błąd) co do pochodzenia towaru od określonego producenta i przede wszystkim co do konkretnych wymogów jakościowych charakterystycznych dla danego towaru pochodzącego z tego konkretnego przedsiębiorstwa. Dlatego przedmiotem ochrony jest zagwarantowanie przejrzystości rynku. Przechodząc do analizy ustawowych znamion strony przedmiotowej wykroczenia określonego w art. 308 u.p.w.p., zauważyć należy, że dyspozycja przepisu obejmuje zachowanie polegające na wprowadzeniu do obrotu towarów oznaczonych znakiem towarowym z wyróżnikiem, mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony. Zachowanie się sprawcy przedmiotowego wykroczenia zostało opisane przy pomocy znamienia czasownikowego wprowadza wyrażającego działanie. Znamię strony przedmiotowej, jakim jest określenie wprowadza, należy rozumieć identycznie jak użyte w treści przepisu art. 305 u.p.w.p. Analiza strony przedmiotowej wskazuje, iż dokonanie wykroczenia jest uzależnione od wystąpienia określonego w przepisie skutku, tj. faktu samego wprowadzenia do obrotu towaru oznaczonego znakiem towarowym z określonym wyróżnikiem, powiedzialność za oszustwo z art. 205 k.k. z 1969 roku, jeżeli inne znamiona tego przestępstwa zostały wyczerpane, por. M. M o z g a w a, R. S k u b i s z, Prawnokarna ochrona..., op. cit., s. 36; M. M o z g a w a, Prawnokarne aspekty..., op. cit., s. 53; M. B o j a r s k i, W. R a d e c k i, Pozakodeksowe przepisy karne z komentarzem, Warszawa 1992, s i Prawo 3, 2006

16 Prawnokarna ochrona prawa do znaku towarowego który w zamierzeniu sprawcy wywołać ma mylne mniemanie u nabywców towaru. To zaś, czy mniemanie takie zostanie faktycznie wywołane, czy też nie, jest dla bytu wykroczenia obojętne. Mamy w omawianym przypadku do czynienia z wykroczeniem materialnym znamiennym skutkiem, którego ustawowo określonym skutkiem jest już samo wprowadzenie do obrotu, bez konieczności wystąpienia dalszych jego następstw. Wykroczenie przewidziane w art. 308 u.p.w.p. może być popełnione tylko umyślnie. Zgodnie bowiem z zasadą wynikającą z art. 5 k.w. tylko w przypadku, gdy przepis szczególny wyłącza popełnienie czynu nieumyślnie, można przyjąć umyślną formę popełnienia wykroczenia. Jeżeli zachodzi takie wyłączenie (a w omawianym przypadku ma to miejsce) 49, to wykroczenie może być popełnione tylko umyślnie z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym. Konkludując, penalizacja analizowanego wykroczenia czyni zadość postulatom doktryny, która od lat wskazywała na taką konieczność. Wpływa to na wzmocnienie prawnokarnej ochrony prawa ochronnego udzielanego na znak towarowy wynikającej z przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej. Dokonując analizy uregulowań związanych z prawnokarną ochroną znaków towarowych, należy zwrócić uwagę na poszczególne możliwości zaistnienia rzeczywistego zbiegu przepisu art. 305 u.p.w.p. z innymi przepisami karnymi. Przykładowo można wskazać przypadki rzeczywistego zbiegu przepisów art. 305 u.p.w.p. i art. 286 k.k. (tj. przestępstwo oszustwa). Na podstawie art. 286 k.k. odpowiedzialność karną może ponieść jedynie osoba wprowadzająca fałszywie oznaczone towary do obrotu, której cechą zachowania będzie zamiar wprowadzenia nabywcy w błąd bądź wyzyskania błędu, a w dalszej konsekwencji osiągnięcie nienależnego zysku. Mając na uwadze, że sprawca jednym czynem narusza dwa przepisy, a próba przeprowadzenia redukcji wielości ocen nie przynosi żadnego efektu, należy przyjąć, iż w takim przypadku będziemy mieli do czynienia z rzeczywistym zbiegiem przepisów ustawy i zastosowaniem kumulatywnej kwalifikacji prawnej (art k.k.). Należy zaznaczyć, iż w omawianym przypadku musi zaistnieć tożsamość osoby co do czynności oznaczania i co do czynności wprowadzania tegoż towaru do obrotu. Jednakże, jeśli sprawca, wprowadzając do obrotu towar bezprawnie oznaczony cudzym znakiem towarowym, otwarcie informuje, iż nie są to wyroby oryginalne (tym samym nie dopuszcza do sytuacji wprowadzenia nabywcy w błąd lub wyzyskania błędu) to jego zachowanie co najwyżej może być rozpatrywane w kontekście wypełnienia 49 Umyślność wynika w tym przypadku z istoty wykroczenia: kto wprowadza.... i Prawo 3,

17 M. Kucharska-Derwisz znamion czynu przewidzianego w art. 305 u.p.w.p. 50. Kolejnym, istotnym zagadnieniem, jakie należy rozważyć jest stosunek przepisów art. 305 u.p.w.p. i art. 306 k.k. Dokonując analizy znamion czynów zabronionych w art. 306 k.k. należy pokreślić, że do znamion określających czynność sprawczą przestępstwa z art. 306 k.k. należy usunięcie, podrobienie lub przerobienie znaków identyfikacyjnych, daty produkcji lub przydatności towaru bądź urządzenia 51. Znaki identyfikacyjne są nośnikami informacji o producencie, dacie produkcji oraz dacie przydatności towaru lub urządzenia i mogą przybierać różnorodne formy. Celem normy przewidzianej w art. 306 k.k. jest generalnie ochrona interesów nabywców przed wprowadzeniem w błąd poprzez usunięcie, przerobienie bądź podrobienie znaków identyfikacyjnych. Pomimo podnoszonych w doktrynie głosów, iż znak identyfikacyjny jest w szczególności znakiem towarowym, zwłaszcza gdy pełni funkcję odróżniającą, trudno znaleźć uzasadniające tę tezę argumenty 52. Słusznie zauważa A. Marek, że oba interesujące nas przepisy odróżnia przedmiot ochrony, który w przypadku art. 305 u.p.w.p. koncentruje się na prawie użytkowania znaku towarowego przez producenta 53. K. Buczkowski, nie wdając się w szczegółowe rozważania teoretyczne, podkreśla, iż...funkcja znaku identyfikacyjnego jest całkowicie odmienna od tej, jaką nadaje się znakowi towarowemu 54. Z logicznego punktu oceny, przepisy te krzyżują się ze sobą, wyznaczając im wspólne pole desygnatów. Bowiem biorąc pod uwagę fakt, że znak towarowy spełnia funkcję odróżniającą, gdy uzasadnia przekonanie, iż pochodzi od tego, kto jest uprawniony do jego nakładania i wprowadzania towaru tak oznakowanego do obrotu bez względu na tytuł prawny do takiego działania 55, należy rozważyć możliwość zaistnienia sytuacji, gdy osoba nieuprawniona do tego usuwa, podrabia lub przerabia znak identyfikacyjny, a następnie oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, wykorzystując w tym zakresie tenże znak identyfikacyjny i wprowadza je do obrotu. Analizując taki stan faktyczny, niewątpliwie należy pamiętać, że samo usuwanie znaku to- 50 M. M o z g a w a, Przestępstwa i wykroczenia nieuczciwej..., op. cit., s. 192; O. G ó r n i o k, Odpowiedzialność karna..., op. cit., s. 80 i nast.; M. K u c h a r s k a, Prawnokarne aspekty ochrony..., op. cit., s Przedmiotowe znamiona posiadają szeroką wykładnię w doktrynie, m.in. w rozważaniach dotyczących przestępstw na szkodę wierzycieli, por. O. G ó r n i o k, Prawo karne gospodarcze. Komentarz, Toruń 1997, s. 88 i nast.; K. B u czkowski, Przestępstwa gospodarcze, Warszawa 2000, s. 106; R. G ó r a l, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 1998, s Por. W. Wróbel (w:) G. Bogdan, K. Buchał a i inni, Kodeks karny. Część szczególna, t. III, pod red. A. Z o l l a, Zakamycze 1999, s. 487; J. W o j c i e c h o w s k i, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2002, s Por. A. M a r e k, Komentarz do kodeksu karnego. Część szczególna, Warszawa 2000, s Por. K. Buczkowski, Przestępstwa..., op. cit., s Por. U. P r o m i ń s k a, Prawo z rejestracji znaku..., op. cit., s i Prawo 3, 2006

18 Prawnokarna ochrona prawa do znaku towarowego warowego nie należy utożsamiać z oznaczaniem cudzym, zarejestrowanym znakiem, chociaż w rezultacie sprawcy może właśnie o to chodzić. Aby doszło do takiej możliwości, musi zaistnieć zarówno czynność sprawcza, jak usuwanie, a następnie oznaczanie i wprowadzanie do obrotu. Zarówno ten, kto fałszywie oznacza cudzym znakiem towarowym, jak i ten, kto dopuszcza się usunięcia takiego znaku, ma na celu osiągnięcie nienależnego mu zysku ze sprzedaży tak wadliwie oznaczonych bądź pozbawionych takich oznaczeń towarów. W takim przypadku mamy do czynienia ze zbyciem anonimowym, które może być podyktowane tym, że firma wprowadzająca taki towar albo nie jest znana na rynku, albo jest na nim znana, ale z wyrobów o niskiej, złej jakości (renomie). W odniesieniu zaś do art. 306 k.k. to ustawodawca, wskazując znamiona określające czynność sprawczą, skoncentrował się na istocie usunięcia, podrobienia lub przerobienia znaku identyfikacyjnego w celu jego sfałszowania. W konkretnym przypadku może dojść do kumulatywnego zbiegu przedmiotowych przepisów, a przyjęcie takiej kwalifikacji prawnej oddałoby pełnię zawartości kryminalnej takich czynów. Jednak wśród najczęściej występujących w praktyce zbiegów przepisów należy wskazać możliwość zbiegu przepisu 305 u.p.w.p. z art. 24 u.z.n.k. W art. 24 u.z.n.k. ustawodawca spenalizował zachowanie polegające na kopiowaniu zewnętrznej postaci produktu za pomocą technicznych środków reprodukcji lub wprowadzaniu tak skopiowanego produktu do obrotu 56. Dla bytu przestępstwa z art. 24 u.z.n.k. koniecznym elementem jest, aby zaistniała możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu i wyrządzenie poważnej szkody przedsiębiorcy. Bez wątpienia przesłanka odnosząca się do szkody w znaczący sposób ogranicza zakres możliwości zastosowania art. 24 u.z.n.k. Należy zauważyć, że przez kopiowanie rozumie się dokładne odtworzenie postaci zewnętrznej danego produktu, np. sporządzenie kopii opakowania dla piwa Grolsch (charakterystyczny kształt butelki ze specyficznym zamknięciem) musi być identyczne z oryginałem. Nie wystarczy samo podobieństwo, choćby mogło ono w zupełności wprowadzać klientów w błąd. Wystarczy zmienić kształt wzór wypukłości na butelce, które nie tylko dla przeciętnego, ale w większości u każdego klienta spowoduje niemożność odróżnienia oryginału od kopii. Należy podkreślić, iż zewnętrzna postać produktu może podlegać ochronie specjalnej, bądź jako znak towarowy przestrzenny i będzie to dotyczyć opa- 56 Przez kopiowanie należy rozumieć sporządzenie bądź wykonanie kopii (tj. dokładne odtworzenie oryginału), przy czym niezbędne jest, aby czyn był dokonany przy zastosowaniu technicznych środków reprodukcji (np. metodą fotograficzną, komputerową, kserograficzną bądź poprzez wykonywanie odlewów itp.), por. M. M o z g a w a, Ustawa o zwalczaniu..., op. cit., s ; t e n ż e, Prawnokarne aspekty..., op. cit., s ; M. P o ź niak-niedzielska, S. Soł tysiń s k i, (w:) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 1994, s i Prawo 3,

19 M. Kucharska-Derwisz kowań, takich jak na przykład charakterystyczne butelki, bądź jako wzór zdobniczy 57. Oznacza to, że w przypadku, gdy zewnętrzna postać produktu w konkretnej sprawie będzie stanowiła znak towarowy i zostaną ponadto wypełnione znamiona czynów określonych w art. 305 u.p.w.p. i art. 24 u.z.n.k., będziemy mieli do czynienia z rzeczywistym zbiegiem przepisów oraz przyjęciem kumulatywnej kwalifikacji prawnej czynów. Wraz ze wzrostem zainteresowania ustawodawcy co do wzmocnienia warunków prawnokarnej ochrony znaku towarowego i uprawnień z nim związanych, zauważalny jest wzrost liczby prowadzonych spraw o przestępstwa z zakresu ochrony znaków towarowych, pomimo iż przedmiot przeprowadzanych w tym zakresie postępowań obejmuje sprawy o niezbyt dużym ciężarze gatunkowym. Poniżej przedstawione wyniki badań empirycznych obejmują okres od połowy 1996 roku do 31 marca 2003 roku i odnoszą się do spraw prowadzonych w jednostkach podległych Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie w oparciu o przepisy ustawy o znakach towarowych, a następnie ustawy Prawo własności przemysłowej. Przeprowadzone badania empiryczne odbyły się w trzech etapach: 1. w okresie od połowy 1996 r. do 1997 r. zostało zbadanych 56 zakończonych spraw dotyczących przestępstwa z art. 57 u.z.t. 58, z czego 39 zakończono aktem oskarżenia, 11 umorzeniem postępowania, zaś w 6 sprawach postępowanie warunkowo umorzono 59 ; 2. kontynuując powyższe badania, dokonałam analizy spraw z art. 57 u.z.t. za okres od drugiej połowy 1997 roku do dnia 31 marca 2001 roku, odnotowując wystąpienie 295 spraw o przestępstwa z art. 57 ust. 1 i 1a u.z.t., w których to wydano następujące decyzje: a) w 4 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego (1,35%); b) w 60 sprawach wydano postępowanie o umorzeniu postępowania (20,34%); c) w 30 sprawach postępowanie przygotowawcze warunkowo umorzono (10,17%); 57 Por. E. Ś wię c i c k a, Wzór zdobniczy (przemysłowy) a znak towarowy przestrzenny i płaski, (w:) Ochrona prawna wzornictwa przemysłowego, materiały z konferencji w Kiekrzu (1998 r.), s. 63 i nast. 58 Pierwszy etap badań empirycznych został przeprowadzony przez M. M o z g a w ę i J. R a - doniewicza, został on przez autorów szczegółowo omówiony w następujących publikacjach: M. Mozgawa, J. Radoniewiecz, Funkcjonowanie uregulowań..., op. cit., s ; M. M o z g a w a, Prawnokarne aspekty ochrony..., op. cit., s Autorzy badań, dokonując ustaleń szczegółowych, skoncentrowali się na analizie spraw, w których powtarzał się najczęściej występujący stan faktyczny, polegający na sprzedaży w sklepach bądź na targowiskach towarów oznaczonych bezprawnie cudzymi, zarejestrowanymi znakami towarowymi. 88 i Prawo 3, 2006

20 Prawnokarna ochrona prawa do znaku towarowego d) w 193 sprawach skierowano do sądu akty oskarżenia (65,42%), z czego: w 84 sprawach postępowania zostały warunkowo umorzone (43,52%); w 63 sprawach postępowania zakończyły nakazem karnym (32,64%); w 26 sprawach został wydany wyrok skazujący (13,47%); w 4 sprawach wydano wyrok uniewinniający (2,07%); w 2 sprawach sąd umorzył postępowanie (1,04%); w 1 sprawie sąd zawiesił postępowanie (0,52%); w 1 przypadku sąd przekazał sprawę na podstawie art. 36 k.p.k. (0,52%); 12 spraw w okresie przeprowadzania badań znajdowało się w toku (6,22%); e) w 6 sprawach wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania przygotowawczego (2,03%); f) 2 sprawy zostały załatwione w inny sposób (0,68%); 3. ostatni etap badań objął okres od dnia wejścia w życie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej do dnia 31 marca 2003 r., w którym to okresie stwierdzono 127 spraw dotyczących przestępstwa określonego w art. 305 u.p.w.p., z czego: a) w 12 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego (9,45%); b) w 44 sprawach wydano postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego (34,6%); c) w 60 sprawach skierowano do sądu akty oskarżenia (47,2%), w tym w jednej sprawie sporządzono akt oskarżenia o czyn z art. 305 ust. 3 u.p.w.p.; d) w 2 sprawach zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania (1,57%); e) 2 sprawy zostały przekazane według właściwości od prowadzenia innym jednostkom (1,57%); f) 7 spraw znajdowało się w toku postępowania przygotowawczego (5,5%). Analizując powyższe wyniki badań, jak również statystyki sądowe dotyczące lat , warto zwrócić uwagę na sądowy wymiar kary obrazujący tendencję wzrostową rozstrzygania spraw z zakresu karnoprawnej ochrony znaków towarowych Zgodnie z ww. statystykami zdecydowanie dominującą rolę pełniła kara grzywny samoistnej stanowiąca ok. 98% wszystkich skazań, zaś sporadycznie była orzekana kara pozbawienia wolności i to zawsze z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (poniżej 2% ogółu skazań). i Prawo 3,