Organizacja komercjalizacji wyników badań naukowych. redakcja naukowa dr Zbigniew Krzewiński

Transkrypt

1

2

3 Organizacja komercjalizacji wyników badań naukowych redakcja naukowa dr Zbigniew Krzewiński Warszawa, maj 2014

4 Organizacja komercjalizacji wyników badań naukowych Wydawca: CoWinners Sp. z o.o. ul. Trzmiela 14, Skórzewo Poznań ISBN Copyright by: Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Autorzy: Krzysztof Budasz Piotr Gabriel Dorota Krzewińska Zbigniew Krzewiński Małgorzata Sypniewska Redakcja naukowa: Zbigniew Krzewiński Korekta: Dorota Krzewińska Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie

5 Spis treści Spis treści Wstęp System komercjalizacji wyników badań w Polsce i na świecie Instytucje wspierające transfer technologii i komercjalizację wyników badań Relacje między twórcą i jednostką badawczą regulaminy i procedury Możliwe praktyczne rozwiązania w zakresie systemów komercjalizacji Zarządzanie dobrami intelektualnymi w jednostce naukowej Ustawowe i uczelniane przywileje profesorskie w praktyce Konsekwencje zmiany własności praw do dóbr intelektualnych Konsekwencje podatkowe Koszty ochrony patentowej na rynku międzynarodowym

6 Wstęp Budowanie trwałych przewag konkurencyjnych we współczesnym świecie wymaga coraz częściej sięgania po rozwiązania wypracowane w oparciu o badania naukowe i prace rozwojowe spoza danej firmy czy przedsiębiorstwa. Otwarte podejście do innowacji, które już nie są tylko dziełem pracowników danej jednostki sprawia, że coraz częściej wdrażane są technologie i rozwiązania, które zostały zainicjowane przez osoby i podmioty zewnętrzne. W tym wyścigu coraz aktywniejszą rolę zaczynają odgrywać zespoły badawcze z polskich jednostek naukowych. Jest to ogromna szansa dla tych zespołów, zwłaszcza wtedy, kiedy już wypracowały nowatorskie rozwiązania i technologie m.in. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) poddziałań i Głównym celem wymienionych działań jest bowiem komercjalizacja wyników badań, czyli wdrożenie, które generuje również dochody zarówno dla jednostki naukowej jak i zespołu twórców. Komercjalizacja wyników badań jest dużym wyzwaniem związanym z odpowiednim ich przygotowaniem do praktycznego zastosowania. To przygotowanie wymaga zarówno uzgodnienia odpowiedniej formy dobra intelektualnego, jego odpowiedniego zabezpieczenia, jak i szeregu prac, które pomogą wypracowane rozwiązanie wdrożyć w życie. W praktyce jest to bardzo żmudny proces i należy uświadomić sobie zakres niezbędnych działań. Zasadnym wydaje się zatem wkomponowanie ich w działania strategiczne i operacyjne danej jednostki naukowej. Niniejsza publikacja przedstawia kilka przykładów i dobrych praktyk związanych z transferem technologii zarówno w Polsce jak i na dojrzałych rynkach. Jest to doskonały punkt odniesienia do tego, aby efektywnie wdrażać wypracowane wyniki. Zadanie związane z komercjalizacją postawione przed beneficjentami programu POIG jest dodatkowo utrudnione zapowiadanymi od dłuższego czasami zmianami w zakresie praw własności do wyników tych badań. 6

7 Zapowiadany przywilej profesorski zwany również uwłaszczeniem w praktyce oznacza przekazanie tych praw pracownikowi naukowemu. To rozwiązanie nie było jeszcze stosowane w Polsce, stąd budzi zrozumiałe emocje związane z brakiem doświadczenia w tym zakresie. Niniejsze opracowanie ma przybliżać najbardziej prawdopodobne scenariusze związane z przyjęciem tego rozwiązania wypracowane m.in. w ramach ostatnich prac nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Mamy nadzieję, że publikacja będzie pomocna w organizacji wszystkich etapów procesu komercjalizacji wyników badań. Autorzy 7

8 ROZDZIAŁ 1 1. System komercjalizacji wyników badań w Polsce i na świecie 1.1 Instytucje wspierające transfer technologii i komercjalizację wyników badań Komercjalizacja wyników badań, zwłaszcza w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu. Głównie dlatego, że już nie tylko planiści i stratedzy związani z wdrażaniem unijnych programów wsparcia widzą konieczność współpracy pomiędzy nauką i biznesem, ale coraz częściej przedsiębiorcy w ciekawych wynikach badań widzą podstawę do budowania przewagi konkurencyjnej. Bardzo drobiazgowe badania naukowe stanowią bowiem skuteczną bazę do tworzenia trwałych przewag, zwłaszcza jeżeli poparte są monopolami prawnymi, tj. prawem wyłącznego korzystania z dobra intelektualnego (np. patent) oraz unikalnym know-how, czyli praktyczną wiedzą dającą rzeczywistą możliwość skorzystania z danego prawa wyłącznego. Z drugiej strony pracownicy naukowi bardzo często są zainteresowani praktycznym zastosowaniem wyników swoich badań, które nie tylko stanowią uwieńczenie pracy naukowej, a często także solidny zastrzyk finansowy będący premią za udane projekty badawcze. Praca twórcza połączona z badaniami naukowymi związana jest często z eksperymentem, którego efektów do końca nie można przewidzieć jest więc obarczona ryzykiem, w które wkalkulowana powinna być możliwość popełnienia niezamierzonego błędu. Może także wynikać z niepewności dotyczących uzyskanych wyników (brak możliwości określenia wyników w 100%). Z kolei działalność biznesowa nastawiona jest na efekt i wysokie standardy związane z niezawodnością sprzedawanego produktu czy usługi. Pogodzenie tych dwóch różnych podejść wymaga dużej empatii z obu stron. 8

9 Warto również uświadomić sobie, że sam proces komercjalizacji wyników badań może być inicjowany z obu stron. Najczęściej, myśląc o komercjalizacji mamy na myśli scenariusz, kiedy w jednostce naukowej powstaje dobro intelektualne. Zespół projektowy czasem wspierany przez pracowników centrum transferu technologii (i/lub spółki celowej, lub innego podmiotu/osób) jest wówczas inicjatorem procesu komercjalizacji. Może wybrać różne jej formy od sprzedaży technologii, poprzez licencjonowanie, do tworzenia spółki typu spin-off. Inicjatorem procesu komercjalizacji może być również przedsiębiorca zwłaszcza jeżeli ma zdefiniowany problem, który można rozwiązać poprzez wypracowaną metodykę zespołu na przykład poprzez ekspertyzy lub badania zlecone. Niezależnie od podmiotu, który inicjuje współpracę pomiędzy nauką i biznesem do skutecznej komercjalizacji niezbędna jest bardzo bliska współpraca zarówno zespołu badawczego oraz przedstawicieli firmy zwłaszcza osób odpowiedzialnych w firmie za badania i rozwój (w większych strukturach firmowych powołuje się często dział badań i rozwoju produktu, w mniejszych firmach te obowiązki spoczywają na decydentach i właścicielach). Obecne technologie są coraz bardziej skomplikowane i wymagają bardzo wielu testów oraz prób przed wdrożeniem. Niezbędna jest zatem ścisła współpraca w każdym wymiarze zarówno w adaptacji wypracowanego dobra intelektualnego do aktualnych potrzeb przedsiębiorcy, spełnieniu wymagań inwestora, jak również w określeniu głównych metodyk zmierzających do rozwiązania zdiagnozowanego problemu. Można zaryzykować stwierdzenie, że wypracowana wiedza, której często towarzyszą dobra intelektualne (np. patent, wzór przemysłowy czy oprogramowanie stanowiące w świetle prawa utwór) są przedmiotem inkubacji. Każdej takiej inkubacji (testom adaptacyjnym) powinna towarzyszyć wcześniejsza umowa, tj. przedwstępna umowa sprzedaży, licencja próbna, umowa opcyjna na wdrożenie referencyjne czy umowa na wstępną diagnozę problemu, poprzedzająca umowę na badania zlecone (te dokumenty mogą mieć charakter uproszczony i standardowy zależnie od uwarunkowań w danej jednostce badawczej). Wskazane jest, aby każdy z tych dokumentów zawierał klauzulę o poufności typu 9

10 NDA (ang. Non-Disclosure Agreement) w sposób precyzyjny prezentującą rodzaj dobra intelektualnego i technologii, która jest przedmiotem tajemnicy oraz konsekwencje jej naruszenia. Warto podkreślić, że testy adaptacyjne to współtworzenie nowych, praktycznych rozwiązań w bardzo interdyscyplinarnym zespole. Wynik tych prac zależy w dużej mierze od komunikacji pomiędzy poszczególnymi stronami oraz relacji międzyludzkich. Zainteresowane strony powinny dobrze poznać i zrozumieć swoje potrzeby i mimo różnic misji, strategii i kultury organizacyjnej starać się cały czas dostosowywać swoje oczekiwania do możliwości drugiej strony. Ta z pozoru niezbyt ważna sprawa w praktyce urasta do rangi dużego problemu. Aby mówić o skutecznej komunikacji we wdrożeniach, warto zacząć od tego, czym jest w ogóle skuteczna komunikacja. Zacznijmy zatem od umiejętności, jakimi muszą dysponować strony we wdrożeniach. Ze swoim rozmówcą mamy szansę skutecznie się porozumieć, gdy umiejętnie podążamy jego śladem: wczuwamy się w jego sposób myślenia, działania i przetwarzania informacji. Gdy mówimy w jego osobistym języku, używamy podobnych sformułowań i terminów, znamy jego system wartości, tzn. wiemy, co jest dla niego ważne i jakie wyznaje przekonania, zwiększamy skuteczność naszego porozumienia. Przeciętny rozmówca nie przywiązuje dużej wagi do nawiązania dobrego kontaktu, bardzo szybko zaś próbuje wywrzeć wpływ. Wybitny rozmówca odwrotnie, najpierw nawiązuje z kimś dobry kon-takt, a dopiero potem ewentualnie próbuje pociągnąć rozmówcę w wybranym kierunku. [fragment warsztatu prowadzonego przez ekspertów CoWinners Małgorzata Sypniewska] Komunikacja jest tym trudniejsza, im więcej osób i instytucji bierze udział w rozwiązaniu problemu. Głównym motorem procesu komercjalizacji (niezależnie od inicjatora) jest zawsze twórca (zespół twórców). Warto podkreślić, że niewiele zmienia w tym zakresie samo bezpośrednie posiadanie dóbr intelektualnych (szerzej w rozdziale 2). To od twórcy (twórców) bowiem zależy wybór ścieżki komercjalizacji z reguły ma on do wyboru dwie drogi: 10

11 KOMERCJALIZACJĘ BEZPOŚREDNIĄ odpłatne wdrożenie poprzez sprzedaż dóbr intelektualnych lub udzielenie licencji, czyli prawa do zarobkowego korzystania z danego dobra intelektualnego na wybranych polach eksploatacji; KOMERCJALIZACJĘ POŚREDNIĄ utworzenie spółki spin-off w Polsce powszechnie rozumie się to jako założenie spółki i wniesienie aportem praw własności intelektualnej, choć nie jest to jedyna droga do tworzenia firm typu spin-off, które mogą powstawać również w oparciu o umowę licencyjną. Zgodnie z najnowszą propozycją zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 17 stycznia 2014 r. oraz pracami w komisji sejmowej pojęcia związane z komercjalizacją mają być bezpośrednio wpisane do ustawy: KOMERCJALIZACJA BEZPOŚREDNIA jest to sprzedaż praw własności intelektualnej do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz oddawanie do używania tych praw, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej oraz dzierżawy; KOMERCJALIZACJA POŚREDNIA natomiast oznacza obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. Najbardziej ekstensywną formą komercjalizacji jest sprzedaż wyników prac badawczych. Ta ścieżka związana jest z utratą kontroli nad wytworzonymi dobrami intelektualnymi, a czasami nawet brakiem możliwości kontynuacji badań i prac rozwojowych z wykorzystaniem związanego z nim know-how zależy to od zapisów umowy, ale z reguły firmy wdrażające chcą przejąć dobro intelektualne na wszystkich polach eksploatacji (odrębność każdego pola powoduje, że można sprzedać określoną technologię wielokrotnie za każdym razem na innym polu eksploatacji). W tej ścieżce istnieje również ryzyko naruszenia zasad pomocy publicz- 11

12 nej. Ze względu na te argumenty ta ścieżka jest rzadko zalecana i może być stosowana na rynku, w którym mamy do czynienia z monopolem lub oligopolem i nie ma innych możliwości wykonania prac wdrożeniowych. Najbardziej efektywną i - jak pokazują doświadczenia międzynarodowe (MIT, Stanford, ETH Zurich) - popularną ścieżką komercjalizacji jest udzielenie licencji na dobro intelektualne. Umowa licencyjna może być na tyle elastycznie sformułowana, że może dotyczyć różnorodnych dóbr intelektualnych zarówno utworów (np. oprogramowania), praw własności przemysłowej (np. patentu), utrwalonego know-how czy nawet sporządzonej ekspertyzy. Ta ścieżka komercjalizacji jest często wskazywana jako najbezpieczniejsza z punktu widzenia jednostki naukowej, ponieważ pozwala zachować kontrolę nad dobrem intelektualnym. Co ciekawe, umożliwia również tworzenie firm odpryskowych, na przykład spółek tworzonych przez pracowników jednostki badawczej (szerzej w dalszej części). W przypadku wyboru partnera biznesowego do komercjalizacji bezpośredniej należy uważać, aby nie naruszyć zasad związanych z pomocą publiczną. W praktyce najczęściej oznacza to organizowanie otwartego konkursu na licencjobiorcę (kupującego lub inwestora). Ma to szczególne znaczenie, jeżeli jednostka dopuszcza wyłączność (nawet na części) określonych pól eksploatacji. W praktyce jednostka naukowa poszukująca kupca technologii lub licencjobiorcy ogłasza chęć sprzedaży technologii lub udzielenia licencji wraz z zaproszeniem do zgłaszania ofert, deklaracji zainteresowania itp. poprzez ogłoszenie w prasie, na stronach internetowych jednostki, BIP itp. Aby w relacjach pomiędzy nauką a biznesem zaistniała pomoc publiczna (czyli jakiekolwiek uprzywilejowanie wybranych podmiotów naruszające lub grożące naruszeniem konkurencji), zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wsparcie dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą musi jednocześnie spełniać następujące warunki: 12

13 wsparcie musi być udzielone przez Państwo lub ze środków państwowych (publicznych), zostało uzyskane na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, pomoc ma charakter selektywny, dająca przywileje dla wybranego lub wybranych przedsiębiorców bądź określonych towarów, uzyskane wsparcie grozi zakłóceniem bądź zakłóca konkurencję oraz ma wpływ na wymianę handlową między krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Warto podkreślić, iż w przepisach unijnych pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej jest dość szerokie. Jest to praktycznie każda działalność produkcyjna, dystrybucyjna czy usługowa prowadzona odpłatnie niezależnie od tego, czy prowadzona jest w celach zarobkowych czy przez organizację nie działającą w celu osiągnięcia zysku (non-profit). [fragment warsztatu prowadzonego przez ekspertów CoWinners Zbigniew Krzewiński] Znacznie bezpieczniejsza sytuacja jest wtedy, gdy planowane jest jedynie udzielanie odpłatnych licencji niewyłącznych. Jeżeli strategia komercjalizacji daje taką możliwość (na podstawie np. wywiadów środowiskowych), tzn. istnieje wielu potencjalnych i zainteresowanych licencjobiorców, wówczas już na etapie przyznawania patentu można zadeklarować chęć udzielenia tzw. licencji otwartych. W przypadku patentu należy wówczas zgłosić do Urzędu Patentowego chęć udzielenia licencji otwartej. Taka licencja skutkuje obniżeniem opłat za ochronę patentową o 50% (opłaty mają charakter progresywny), ale ogranicza wysokość opłat licencyjnych do 10% dochodu z komercjalizacji. 13

14 Tabela 1. Opłaty za ochronę patentową w Polsce KATEGORIA KOSZT Opłata za 1, 2, 3 rok ochrony wynalazku 480 Opłata za 4 rok ochrony wynalazku 250 Opłata za 5 rok ochrony wynalazku 300 Opłata za 6 rok ochrony wynalazku 350 Opłata za 7 rok ochrony wynalazku 400 Opłata za 8 rok ochrony wynalazku 450 Opłata za 9 rok ochrony wynalazku 550 Opłata za 10 rok ochrony wynalazku 650 Opłata za 11 rok ochrony wynalazku 750 Opłata za 12 rok ochrony wynalazku 800 Opłata za 13 rok ochrony wynalazku 900 Opłata za 14 rok ochrony wynalazku 950 Opłata za 15 rok ochrony wynalazku 1050 Opłata za 16 rok ochrony wynalazku 1150 Opłata za 17 rok ochrony wynalazku 1250 Opłata za 18 rok ochrony wynalazku 1350 Opłata za 19 rok ochrony wynalazku 1450 Opłata za 20 rok ochrony wynalazku 1550 SUMA Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UP RP. 14

15 Komercjalizacja pośrednia natomiast dotyczy tworzenia spółek technologicznych. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (PoSW) spółki typu spin-off powinny być tworzone za pośrednictwem specjalnie utworzonej w tym celu spółki celowej. W praktyce wykształciły się w Polsce dwa modele tworzenia spółek typu spin-off w zakresie polityki dotyczącej udziałów oraz sposobu wniesienia technologii do spółki: technologia wnoszona jest aportem w zamian za udziały (rozwiązanie, które wynika z poradnika firmowanego przez MNiSW i NCBiR oraz z logicznej interpretacji obecnych przepisów art. 86a PoSW), technologia wnoszona jest za pośrednictwem umowy licencyjnej, a udziały dzielone są na podstawie wkładów pieniężnych (rozwiązanie, które uwzględnia wytyczne ustawowe oraz obowiązki wynikające z dyscypliny finansów publicznych, które wskazują na konieczność unikania kosztownych i ryzykownych operacji w odniesieniu do majątku publicznego). Jest oczywiście możliwe również rozwiązanie hybrydowe m.in. zależnie od tego, czy potencjalny inwestor oczekuje, aby wszystkie prawa do technologii o strategicznym znaczeniu były własnością spółki. Warto podkreślić, iż propozycje zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (z dnia 17 stycznia 2014 r.) oraz przebieg dyskusji w komisji sejmowej wskazują na to, iż zniesiony zostanie obowiązek aportowy (wynikający z interpretacji logicznej przepisów) co oznacza ustawowe potwierdzenie drugiego modelu. W praktyce największym problemem spółek spin-off jest brak odpowiednio przygotowanego lidera zespołu, który będzie gotowy do podjęcia obowiązków związanych z organizacją i bieżącym zarządzaniem spółką, a przy tym dysponował będzie odpowiednią wiedzą w zakresie rozwijanej technologii. [fragment warsztatu prowadzonego przez ekspertów CoWinners Zbigniew Krzewiński] 15

16 Twórca (zespół twórców) powinien być wspierany w procesie komercjalizacji przez specjalistów zajmujących się sprzedażą technologii (jest to niezależne od statusu własności dobra intelektualnego). Profesjonalne wsparcie składa się z co najmniej kilku etapów. Na dojrzałych rynkach te procesy mają charakter ciągły i powtarzalny. Rys. 1. Proces komercjalizacji wyników badań na dojrzałych rynkach ZGŁOSZENIE DOBRA INTELEKTUALNEGO PODPISANIE UMOWY, EWALUACJA OCENA POTENCJAŁU KOMERCYJNEGO WYBÓR ŚCIEŻKI KOMERCJALIZACJI, PROOF OF CONCEPT ZABEZPIECZENIE Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań zespołu CoWinners. Proces komercjalizacji rozpoczyna zgłoszenie dobra intelektualnego w praktyce na większości uczelni w Polsce jest to ściśle powiązane z wewnętrznym zgłoszeniem wynalazku (lub innego dobra, które może być chronione prawem własności przemysłowej). Zgłoszenie z reguły stanowi gotowy formularz, w którym wypełnia się odpowiednie rubryki. Może być również to formularz elektroniczny i zorganizowana baza danych z odpowiadającymi mu rekordami, ale wówczas należy zadbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa przesyłanych informacji. 16

17 Zwykle takie zgłoszenie zawiera następujące elementy: dokładne informacje o projekcie, w ramach którego powstało dobro intelektualne tytuł, źródło finansowania, typ projektu, dokładne informacje o twórcach imię i nazwisko, udział w wynalazku (najlepiej potwierdzony podpisem) stosunek prawny łączący twórcę z jednostką, pełnomocnik zespołu, informacje o projekcie i potencjalnych produktach wskazanie preferowanej ścieżki komercjalizacji, etapu rozwoju projektu, planowany zakres ochrony (PWP) krajowa czy zagraniczna (ewentualne wskazanie rynków). [badania i wywiady środowiskowe zespołu CoWinners] Warto uświadomić sobie, że w bardzo wielu podręcznikach dotyczących komercjalizacji (na przykład Inventors Guide MIT) wskazuje się, że zgłoszenie nie jest pierwszym etapem tego procesu, gdyż już na etapie badań powinno planować się ewentualne wdrożenie, a samo zgłoszenie powinno być dokonane po wcześniejszym kontakcie i konsultacjach z biurem odpowiedzialnym za transfer technologii (na przykład w MIT Technology Licensing Office). Zgłoszenie rozpoczyna proces oceny potencjału komercyjnego określonego przedsięwzięcia. Na tym etapie chodzi głównie o odpowiedź na pytanie, czy dane dobro intelektualne rzeczywiście będzie generowało przychody, które pozwolą przede wszystkim pokryć kosztowne opłaty związane z zabezpieczeniem tych dóbr, zwłaszcza na rynku międzynarodowym (oczywiście po samym zgłoszeniu ten potencjał można jeszcze badać przez rok przed ostateczną deklaracją w zakresie rozszerzenia ochrony). Badanie ma również odpowiedzieć na pytanie dotyczące możliwości generowania skali na przykład poprzez automatyzację określonych procesów. 17

18 Zabezpieczenie dobra intelektualnego dotyczy zgłoszenia patentowego (lub innego prawa własności przemysłowej) do urzędu patentowego. Utwory są chronione z mocy ustawy, a utrwalone know-how ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa. Mówiąc o ochronie dóbr intelektualnych, mamy najczęściej następujące możliwości: ochrona utworu następuje z urzędu na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami), dalej PA, ochrona prawa własności przemysłowej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. nr 117 poz z późniejszymi zmianami), dalej PWP, ochrona utrwalonego know-how na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. nr 153 poz. 1503), dalej UZNK. Zgodnie z PA utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania. Istnieje dość szeroki zakres utworów, ale w praktyce związanej z komercjalizacją najczęściej mamy do czynienia z oprogramowaniem lub jakąś formą algorytmu. Z kolei głównymi kategoriami w ramach PWP (nadawanych przez urząd patentowy) są: patent na wynalazek najczęściej komercjalizowane dobro intelektualne, prawo ochronne na wzór użytkowy, 18

19 prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji na wzór przemysłowy, prawo z rejestracji na topografię układu scalonego, prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego. Stosunkowo mało znaną kategorią w praktyce jest utrwalone know-how chronione w oparciu o UZNK. Istotą zabezpieczenia jest tutaj rejestracja takiego dobra w bazie oraz podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zachowania poufności. Z punktu widzenia relacji z jednostką macierzystą, bardzo ważne jest określenie, co stanowi tajemnicę i uzyskanie pisemnego zobowiązania, że tajemnica zostanie przez pracowników dochowana. W całym procesie przygotowywania na przykład zgłoszenia patentowego bardzo ważne jest zachowanie poufności. Jest to również związane z utrzymaniem tzw. zdolności patentowej wynalazek ma możliwość otrzymania patentu jeżeli jest nowy, tj. nie był wcześniej znany. Oznacza to, że nie można przed zgłoszeniem patentowym publikować wyników badań. Publikowanie wyników badań, do którego zobowiązany jest pracownik naukowy wymaga jednak przemyślenia głównie ze względu na strategię komercjalizacji. Jeżeli planowane jest zabezpieczenie dobra intelektualnego na rynku międzynarodowym istnieje ryzyko, że zastrzeżenia mogą być podważone przez, na przykład Europejski Urząd Patentowy. Wówczas stracimy prawo do zgłoszenia monopolu z nową datą. [fragment warsztatu prowadzonego przez ekspertów CoWinners Zbigniew Krzewiński] Wykonaniu zgłoszenia powinna towarzyszyć rejestracja w bazie danych dóbr intelektualnych w określonej jednostce naukowej. Poszczególne rekordy bazy powinny odpowiadać danym ze zgłoszenia, w tym również powinna istnieć możliwość umieszczania skanów zgłoszeń. Dodatkowe rekordy bazy związane są z oceną potencjału danego dobra głównie w odniesieniu do planowanych scenariuszy wdrożeniowych. 19

20 Kolejnym etapem jest wybór ścieżki komercjalizacji. Na rynku amerykańskim jest to wybór pomiędzy licencjonowaniem podmiotu zewnętrznego a licencjonowaniem tworzonej firmy typu spin-off (MIT marketing to license). Podstawową ścieżką komercjalizacji wytworzonych dóbr intelektualnych jest bowiem umowa licencyjna. Wybór ścieżki komercjalizacji na dojrzałych rynkach jest bardziej związany ze scenariuszem wdrożeniowym. Wybór właściwego scenariusza poprzedzony jest szeregiem prac rozwojowych zmierzających do sprawdzenia danej koncepcji w warunkach jak najbardziej zbliżonych do tych, w których funkcjonować będzie rozwiązanie są to niezbędne działania typu proof of concept. Warto wspomnieć, że te działania powinny być realizowane w ścisłej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem i jednostką naukową. W ramach tego etapu powinny być realizowane oferty na podstawie posiadanych kontaktów, dostępnych danych i wypracowanych relacji efektem ofert mogą być na przykład wspólne prace rozwojowe, licencja próbna, opcja na licencję czy badania zlecone. Pomyślne testy i praktyczne zweryfikowanie koncepcji z reguły powinno być uwieńczone przygotowaniem i podpisaniem umowy (najczęściej umowy licencyjnej). Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w maksymalny sposób przyspieszyć proces weryfikacji takiej umowy w jednostce badawczej (zbyt skomplikowana procedura może zniechęcić przedsiębiorców już na samym wstępie). Samo podpisanie umowy nie kończy jednak procesu komercjalizacji, a często jest jego początkiem. W bardzo wielu przypadkach umowa licencyjna jest częściowo lub całkowicie uzależniona od faktycznych efektów wdrożenia liczby wyprodukowanych urządzeń, przychodu/dochodu z nowej technologii (jeżeli jest możliwy do wyznaczenia) lub usługi towarzyszącej wdrożeniu tj. opieki autorskiej. Wymaga to zatem monitoringu i ewaluacji. W praktyce funkcjonuje już pojęcie obsługi posprzedażowej (ang. post-deal management). Jej główną funkcją jest zapobieganie praktykom mającym na celu zablokowanie wdrożenia danej technologii na przykład poprzez zakup licencji. 20

21 Cały zaprezentowany proces wdrożenia i komercjalizacji wyników badań powinien przebiegać we współpracy z jednostkami do tego powołanymi. Wydaje się, że w jednostce naukowej (uczelni czy instytucie) rolę instytucji pierwszego kontaktu powinno pełnić centrum (biuro) transferu technologii lub broker, który ściśle z tym centrum współpracuje. Centrum transferu technologii (CTT) to dla uczelni instytucja ustawowa (art. 86 PoSW). Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą (maj 2014) centrum transferu technologii tworzy się w celu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki. Pojęcie transfer technologii i komercjalizacja w praktyce często używane są zamiennie, ale jak widać z tej krótkiej definicji ustawowej transfer technologii to pojęcie szersze od samej komercjalizacji oznacza również nieodpłatne upowszechnianie wyników badań, a nie tylko odpłatne wdrożenia. Z kolei pojęcie komercjalizacji wyników badań kładzie bardzo duży nacisk na rynkowy charakter wdrożenia, w którym akcentuje się szczególną rolę marketingu nowych technologii. CTT może być utworzone w formie jednostki ogólnouczelnianej (wówczas działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez senat uczelni, a jego działalność kontroluje Rada Nadzorująca), może również działać w formie spółki handlowej lub fundacji w oparciu o odpowiednie dokumenty ustrojowe. Projekt nowelizacji PoSW z dnia 17 stycznia 2014 r. zakłada, że centrum transferu technologii odpowiedzialne będzie wyłącznie za komercjalizację bezpośrednią, czyli sprzedaż praw własności intelektualnej do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz oddawanie do używania tych praw, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy. Zmiany PoSW umożliwiają literalnie również tworzenie CTT przez uczelnie niepubliczne organem założycielskim i opiniodawczym w tym zakresie jest odpowiednik senatu w uczelni publicznej wskazany w statucie. [druk sejmowy nr 2085 oraz przebieg prac komisji dostępny na 21

22 CTT w praktyce jest często instytucją pierwszego kontaktu odpowiadającą za zarządzanie bazą projektów zgłoszonych do komercjalizacji, ich odpowiednie zabezpieczenie oraz wstępne analizy dotyczące oceny potencjału komercyjnego. Obok CTT powinni działać brokerzy zajmujący się wdrażaniem innowacyjnych technologii powstających na uczelniach. W pilotażowym programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłoniono około 30 brokerów innowacji (jest to nazwa programu, choć samo pojęcie jest zastrzeżone przez jedną z prywatnych firm jako znak słowny). Sama instytucja brokera sprzyja budowaniu bezpośrednich relacji, które mogą owocować umowami licencyjnymi czy nawet tworzeniem spółek typu spin-off. Z założenia zatem brokerzy przywiązani z reguły do danego wydziału powinni współpracować z ogólnouczelnianym CTT. Bardzo ważnym zadaniem samorządów regionalnych będzie w najbliższym czasie wsparcie dla kolejnych brokerów tak, aby była to osoba dostępna dla większości pracowników jednostek badawczych. Bardzo ważną rolę ustawodawca przypisał spółkom celowym. Jest to instytucja obowiązkowa w procesie komercjalizacji w przypadku uczelni, a te są często wyznacznikiem procedur dla instytutów (które mogą, ale nie muszą tworzyć tego typu podmioty). Obecny zapis art. 86a PoSW wskazuje, na to że utworzenie takiej jednostki jest obowiązkiem uczelni, które chcą komercjalizować wyniki prowadzonych badań choć patrząc przez pryzmat zadań ustawodawca wskazuje, że chodzi o komercjalizację związaną w szczególności z obejmowaniem udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzeniem takich spółek. Celem takich spółek jest wdrażanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych na uczelni. Podobnie sformułowano zapis dotyczący wnoszenia aportów, który również można zinterpretować jako obowiązek przekazywania spółce wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności uzyskanych praw własności przemysłowej w formie raportu. 22

23 Projekt nowelizacji PoSW z 17 stycznia 2014 r. oraz poprawka zgłoszona przez posła Jana Kaźmierczaka zakłada, że istotą działań spółki celowej jest komercjalizacja pośrednia, a aport w postaci praw do wyników badań nie będzie już obowiązkiem i będzie zależał od decyzji jednostki badawczej. Uczelnia w drodze odpłatnej albo nieodpłatnej umowy może powierzyć spółce celowej zarządzanie dobrami intelektualnymi również w zakresie komercjalizacji bezpośredniej. Z tego wynika, że spółki celowe dla ustawodawcy są instytucjami o znacznie szerszych kompetencjach. [druk sejmowy nr 2085 oraz przebieg prac komisji dostępny na W praktyce można spotkać również rozwiązania, w których łączy się kompetencje CTT i spółki celowej wyodrębnioną spółkę celową nazywa się wręcz centrum transferu technologii lub wpisuje się funkcje CTT w statut lub umowę spółki. Nawet takie rozwiązanie wymaga jednak pewnego interfejsu komunikacyjnego, osoby upoważnionej (lub zespołu) do przeprowadzenia inwentaryzacji dóbr intelektualnych, utworzenia i zarządzania bazą danych oraz zabezpieczania dóbr intelektualnych. Na tych uczelniach, w których jest zatrudniony rzecznik lub zespół rzeczników z reguły jest on instytucją niezależną od CTT, ale ze względu na efektywność procesu komercjalizacji powinien z nią ściśle współpracować. Praktyka wskazuje, że w sytuacji, kiedy jednostka nie zatrudnia własnego rzecznika, kwestie związane z postępowaniem dotyczącym jego wyboru do określonej ekspertyzy powinny być koordynowane przez CTT. 23

24 Rys. 2. Instytucje i ich kompetencje w procesie komercjalizacji według propozycji nowelizacji PoSW RZECZNIK PATENTOWY TWÓRCA LUB ZESPÓŁ TWÓCÓW UCZELNIANE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA CELOWA UCZELNI KOMERCJALIZACJA BEZPOŚREDNIA: sprzedaż licencjonowanie KOMERCJALIZACJA POŚREDNIA: tworzenie spółek kapitałowych KOMERCJALIZACJA BEZPOŚREDNIA: sprzedaż licencjonowanie Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu PoSW oraz dyskusji w Komisji Sejmowej. 24

25 Warto również wspomnieć o jednej istotnej różnicy pomiędzy CTT i spółką celową. CTT jest jednostką uczelnianą i jako taka może być finansowana lub współfinansowana ze środków publicznych. Spółka celowa z założenia jest przedsiębiorcą. Oczywiście również może wykorzystać wsparcie pomocowe, ale jest podmiotem nastawionym na zysk. Obie instytucje, tj. CTT i spółka celowa pełnią jednak funkcje istotnych łączników pomiędzy światem nauki i światem biznesu. Te podmioty mają zatem pośredniczyć w kontakcie pomiędzy zespołami badawczymi a inkubatorami, parkami technologicznymi, instytucjami (konkursami) finansującymi fazę seed, instytucjami szkolącymi nowych przedsiębiorców oraz doradcami i konsultantami specjalistycznymi to wszystko powinno stanowić stabilny ekosystem innowacji danej jednostki naukowej. 25

26 1.2 Relacje między twórcą i jednostką badawczą regulaminy i procedury Obecne przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 86c) zakładają, iż każda uczelnia ma obowiązek uchwalenia regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych (jest opcją dla instytutów, chociaż w praktyce większość instytutów posiada tego typu regulaminy). Te regulaminy precyzują relacje pomiędzy twórcami dóbr intelektualnych i jednostkami naukowymi, w których oni pracują lub studiują. Zgodnie z obecnymi przepisami regulamin określa: prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, zasady wynagradzania twórców, zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-badawczych. Powyższy zakres jest bazą do tworzenia bardziej rozbudowanych regulacji wewnętrznych. Wypracowany i wdrożony na uczelniach regulamin jest często owocem wielomiesięcznych negocjacji i konsultacji społecznych im bardziej rozbudowana jest struktura uczelni, tym bardziej ten proces jest pracochłonny. W dotychczasowej praktyce wykształciły się 2 modele regulaminów: 26

27 liberalny charakterystyczny dla uczelni o mniejszym potencjale komercjalizacyjnym, gdzie wśród dóbr intelektualnych przeważają utwory (publikacje i ekspertyzy) i niewiele generuje się monopoli prawnych opartych na prawach własności przemysłowej, scentralizowany charakterystyczny dla uczelni o dużym potencjale komercjalizacyjnym, gdzie powołano jednostkę zajmującą się transferem technologii (CTT lub spółkę celową) i ściśle ewidencjonuje się dobra intelektualne posiadające potencjał wdrożeniowy, przy czym są to głównie prawa własności przemysłowej. Najnowsze propozycje zmian ustawowych, tj. projekt nowelizacji ustawy PoSW z 17 stycznia 2014 r. oraz poprawka posła Jana Kaźmierczaka z kwietnia 2014 roku przewidują dość istotne zmiany, które (o ile wejdą w życie) zmuszą jednostki badawcze do zmiany regulacji wewnętrznych w zakresie komercjalizacji wyników badań. Dotyczy to głównie prawa własności do dóbr intelektualnych. Zgodnie z zaproponowanym brzmieniem nowego art. 86d ustawy (propozycja nowelizacji ustawy PoSW oraz poprawka posła Kaźmierczaka zgłoszona w ramach prac komisji sejmowej stan na ) zakładają iż: uczelnia publiczna nabywa warunkowo prawa do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz do know-how związanego z tymi wynikami (ostatnia poprawka zmieniła kontrowersyjną propozycję, aby prawa własności do wyników prac badawczych przysługiwały pracownikowi naukowemu); warunkiem ich pełnego nabycia jest rozpoczęcie procesu komercjalizacji w przypadku utworów i utrwalonego know-how właściwego procesu, a w przypadku praw własności przemysłowej zgłoszenia tych dóbr do zabezpieczenia w ciągu 6 miesięcy od otrzymania od pracownika informacji o wynikach oraz komercjalizacji tego dobra w ciągu 6 miesięcy od uzyskania prawa wyłącznego, 27

28 studenci i doktoranci w świetle najnowszej poprawki mimo początkowej tendencji do ujednolicenia zapisów zostali ostatecznie inaczej potraktowani nabywają prawa do wytworzonych w czasie trwania studiów w uczelni publicznej dóbr intelektualnych i mogą powierzyć ich komercjalizację jednostce odpowiedzialnej za transfer technologii, ale nie mają gwarantowanej wysokości udziału w dochodach. Konsekwencją proponowanych regulacji będzie konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań i zapisów w regulaminach dotyczących: 1. obowiązku udzielania przez uczelnię publiczną pracownikom tej uczelni wsparcia w zakresie komercjalizacji uzyskanych przez nich wyników badań naukowych i prac rozwojowych; przy czym obowiązek ten aktualizuje się jedynie wówczas, jeżeli uczelnia publiczna utworzy centrum transferu technologii lub spółkę celową, 2. zasad i trybu przekazywania uczelni publicznej przez pracownika, studenta i doktoranta tej uczelni informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami, 3. zasad i trybu przekazywania pracownikowi przez uczelnię publiczną informacji o decyzjach dotyczących niepodejmowania procesu komercjalizacji lub niewypełnienia ustawowego terminu na dokonanie komercjalizacji, 4. zasad i trybu przekazywania przez uczelnię przysługujących pracownikowi części dochodów z komercjalizacji (co najmniej 50% dochodu), 5. zasad i trybu przekazywania przez uczelnię, przysługujących doktorantom i studentom, dochodów z komercjalizacji, 28

29 6. zasad i trybu przekazywania informacji o dokonaniu czynności prawnej obejmującej komercjalizację i uzyskanych przez pracownika dochodów z komercjalizacji oraz zasady przekazywania przez pracownika uczelni części przysługujących uczelni dochodów z komercjalizacji, 7. prawa uczelni publicznej do 25% udziału w dochodach uzyskanych przez pracownika w ciągu 5 lat. Konsekwencją opisanych wyżej zmian legislacyjnych jest znaczne rozszerzenie zakresu regulacji, jaka musi być zawarta w regulaminie zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych (dalej zwany w skrócie regulaminem praw własności intelektualnej ). Porównanie dotychczasowego brzmienia art. 86c Ustawy z jego brzmieniem projektowanym przedstawiono poniżej w tabeli 2. Tabela 2. Porównanie obecnego stanu prawnego i propozycji zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie regulaminów praw własności intelektualnej Materia regulowana Obecny stan prawny Projekt* 1. prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej; tak tak 2. zasady wynagradzania twórców; tak tak 3. zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami; tak tak 29

30 4. zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-badawczych; tak tak 5. prawa i obowiązki uczelni oraz jej pracowników, doktorantów lub studentów w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych; nie tak 6. zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych przez pracowników uczelni, doktorantów lub studentów. nie tak *Stan według projektu z dnia roku i poprawki posła Kaźmierczaka w ramach prac komisji sejmowej w kwietniu 2014 roku Źródło: Opracowanie własne na podstawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, druk sejmowy nr 2085 oraz przebiegu prac komisji i podkomisji dostępnym za pośrednictwem Tak sformułowane regulacje rodzą konsekwencje w postaci konwergencji modeli regulaminów w kierunku bardzo regulowanego i scentralizowanego modelu komercjalizacji wyników badań. Wiele uczelni, które nie generowały dużej ilości dóbr intelektualnych z potencjałem komercyjnym i w związku z tym nie widziały potrzeby szczegółowej ewidencji wszystkich dóbr intelektualnych o potencjale komercyjnym (tj. bazy utworów 30

31 pracowniczych), po przyjęciu tego zapisu będą musiały takie szczegółowe ewidencje prowadzić. Warto również podkreślić, że liberalne podejście do regulacji wewnętrznych związanych z zarządzaniem dobrami intelektualnymi miały przede wszystkim na celu ułatwienie pracownikom publikowania wyników swojej pracy w tym celu uczelnie często rezygnowały z prawa pierwszeństwa publikacji, a system ewidencji był zredukowany do ewidencji publikacji stworzonych przez pracowników. Warto również odnotować, że nawet w uczelniach o dużym potencjale do generowania dóbr intelektualnych z potencjałem komercyjnym, zwłaszcza praw własności przemysłowej, nie działają sprawne systemy ewidencji wszystkich wygenerowanych dóbr intelektualnych. Ewidencja i istniejące bazy oparte są głównie na zgłoszeniach patentowych, związanych z procesem przygotowania dokumentacji do urzędu patentowego. W świetle proponowanych zmian w Ustawie zapisanych w projektowanych art. 86 a-h - na każdej uczelni publicznej musiałby istnieć system (zwany dalej systemem raportowania wyników ) pozwalający gromadzić precyzyjną wiedzę: a) jakie badania i prace rozwojowe są prowadzone, b) jakie osoby (pracownicy, doktoranci, studenci) w tych badaniach i pracach rozwojowych uczestniczą, c) czy pracownicy uczestniczący w tych badaniach i pracach rozwojowych, czynią to w ramach stosunku pracy, czy też na podstawie innej umowy (np. umowy o dzieło, umowy zlecenia), d) jakie są wyniki tych badań i prac rozwojowych oraz dokładna data otrzymania informacji o ich wynikach, e) w przypadku praw własności przemysłowej - informacje o ewentualnych zgłoszeniach praw wyłącznych, 31

32 f) w przypadku elektronicznej bazy danych informacje o upływie 6-miesięcznego ustawowego terminu na przeprowadzenie komercjalizacji i ewentualnym przejściu prawa do tego dobra na pracownika uczelni, g) w odniesieniu do pracowników uczelni publicznych czy wyniki te faktycznie powstały w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Pracownicy musieliby mieć prawny obowiązek raportowania wszelkich wyników badań i prac rozwojowych do tego systemu. Osoba upoważniona/ osoby upoważnione przez władze uczelni dokonywałyby weryfikacji wprowadzonych do systemu wyników w celu stwierdzenia, czy dane są aktualne i czy na przykład zostały spełnione wszystkie przesłanki, aby przekazać prawa do danego dobra pracownikowi naukowemu. Sprawne funkcjonowanie wspomnianego systemu oraz poprawna weryfikacja wyników badań nie będzie oczywiście możliwa bez wdrożenia na uczelni podsystemu pozwalającego precyzyjnie i jednoznacznie stwierdzić, że określona osoba została włączona do badań lub prac rozwojowych, jak długo w nich uczestniczyła i jaki był zakres jej obowiązków (zadań). To zaś implikuje konieczność precyzyjnego wskazania na uczelni osób, które będą upoważnione do podejmowania formalnej decyzji o włączeniu/wyłączeniu danego pracownika do określnej działalności badawczej albo prac rozwojowych i wyznaczały mu w sformalizowany sposób zakres zadań do realizacji. Analiza proponowanego brzmienia nowych przepisów artykułów 86a-h pozwala stwierdzić, że twórcy tych propozycji wprowadzając w odniesieniu do pracowników uczelni publicznej obowiązek przekazywania tej uczelni informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych, zawiadomień w przypadkach, w których tej uczelni przysługuje prawo pierwokupu lub prawo pierwszeństwa i informacji o uzyskanych dochodach z komercjalizacji, nie wzięli pod uwagę odpowiedniego zabezpieczenia realizacji tego obowiązku przez jego adresatów. W projekcie ustawy 32

33 nie zaproponowano żadnej regulacji, która wskazywałaby, jakie konsekwencje negatywne (sankcje) będzie ponosić adresat obowiązku, w przypadku naruszenia tego obowiązku. Redakcja wspomnianych przepisów uprawnia do stwierdzenia, że obowiązek przekazywania uczelni informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych, zawiadomień w przypadkach, w których tej uczelni przysługuje prawo pierwokupu lub prawo pierwszeństwa i informacji o uzyskanych dochodach z komercjalizacji, dotyczy wyłącznie osób mających status pracownika. Uprawnia to do wniosku, że obowiązek ten wygasa w odniesieniu do osoby, która status ten utraci (np. wygaśnie stosunek pracy). Tym samym uczelnia publiczna utraci kontrolę nad sposobem korzystania przez twórcę z wyniku badania, dochodami osiąganymi przez niego z komercjalizacji, a tym samym możliwość wyegzekwowania przysługującej uczelni publicznej części tych dochodów. Jest to również związane m.in. z brakiem uregulowania kwestii związanych z przedawnieniem roszczeń z tego tytułu. Konieczność wdrożenia w uczelni systemu raportowania wyników i ponoszenia kosztów rzeczowych i osobowych związanych z jego utrzymaniem może skłonić uczelnie publiczne do mniej liberalnego podejścia do publikacji utworów. Przypomnijmy, że wyznacznikiem modelu liberalnego było ułatwienie publikacji utworów (wyników). W modelu tym uczelnia zastrzega sobie wprawdzie pierwszeństwo publikacji w granicach określonych przepisami o prawie autorskim (pierwszeństwo publikacji utworów naukowych), ale swoje prawa w tym zakresie dobrowolnie ogranicza. [fragment wystąpienia ekspertów CoWinners Piotr Gabriel] Jedną z konsekwencji rezygnacji z tej definicji jest istotna zmiana wykładni przepisu art. 86d ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W dotychczasowym brzmieniu projektu ustawy uwłaszczeniem były objęte tylko wyniki badań naukowych i prac rozwojowych będące: wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym, topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wprowadzoną odmianą rośliny, 33

34 utwory lub informacje związane w wymienionymi wyżej wynikami, np. know-how. Inne wyniki badań naukowych uwłaszczeniu nie podlegały. Chodzi tu nie tylko o tak znaczącą klasę utworów, jak np. programy komputerowe, ale także takie wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, które - nie należąc do żadnej z kategorii wskazanych wyżej - miały istotne znaczenie dla działalności sensu stricto naukowej albo edukacyjnej. Rezygnacja z definicji powoduje, że dyspozycją projektowanego art. 86d ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym objęte będą wszelkie wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, także te, które ze swej natury nie nadają się do komercjalizacji, ale są niezbędne do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej. Ponieważ wyniki te nie nadają się do komercjalizacji uczelnie jeśli nawet przejściowo nabędą prawa do tych wyników w konsekwencji zgłoszenia przez twórcę to i tak wkrótce prawa te utracą na skutek niemożności komercjalizacji w terminach zaproponowanych przez posła Kaźmierczaka w nowej redakcji art. 86d ust. 3 i 4. 34

35 35

36 ROZDZIAŁ 2 2. Możliwe praktyczne rozwią- -zania w zakresie systemów komercjalizacji 2.1 Zarządzanie dobrami intelektualnymi w jednostce naukowej Skuteczne zarządzanie procesami komercjalizacyjnymi wymaga wielopoziomowego podejścia. Począwszy od jasnego określenia misji jednostki naukowej jako całości poprzez strategię jej poszczególnych działów (jednostek organizacyjnych - wydziałów, instytutów) oraz działania operacyjne katedr i zespołów badawczych. Na każdym z tym poziomów zarządzania, znaczenie działań związanych z ewidencją, ewaluacją oraz wdrażaniem dóbr intelektualnych powinno być w odpowiedni sposób zaakcentowane. W te płaszczyzny wkomponowany jest proces zarządzania komercjalizacją w danej jednostce badawczej, związany z klasycznymi już dzisiaj działaniami zarządczymi (Henri Fayol): planowaniem przygotowaniem procesu komercjalizacji, począwszy od ogólnej misji i strategii w tym zakresie do działań operacyjnych; precyzyjne zdefiniowanie wskaźników operacyjnych, które jednostka powinna osiągnąć, organizowaniem bieżącymi działaniami dotyczącymi ciągłego monitoringu powstających w jednostce dóbr intelektualnych, wspieraniem prac rozwojowych w zakresie dóbr o najwyższym potencjale, zabezpieczaniem tych dóbr i ofertowaniem na rynku, wspieraniem tworzenia firm typu spin-off, motywowaniem twórcy są zawsze motorem napędowym każdego procesu komercjalizacji i kolejne iteracje propozycji nowelizacji ustawy PoSW wydają się to przekonanie potwierdzać ich efektywne 36

37 motywowanie poprzez chociażby zaakcentowanie roli transferu technologii (np. w systemie punktacji osiągnięć naukowych) może mieć kluczowe znaczenie, kontrolowaniem przede wszystkim oznacza to osiągnięcie zaplanowanych celów (wskaźników), ale również nadzór nad zawartymi umowami z partnerami biznesowymi. Misją jednostki naukowej jest obecnie już nie tylko prowadzenie badań naukowych czy zajęć dydaktycznych (uczelnia), ale coraz częściej komercjalizacja wyników badań, w tym w bardzo dużej mierze poprzez firmy typu spin-off, tworzone często w ramach sieci powiązań z biznesem. Doświadczenie międzynarodowe pokazuje, że tylko poważne potraktowanie tej misji na równi z pozostałymi zadaniami jednostki, tj. prowadzeniem działalności B+R i dydaktyką daje efekt. Doświadczenie takich potentatów jak MIT w USA czy w Europie ETH Zurich, Oxford czy Cambridge pokazuje wyraźnie, że transfer technologii do gospodarki staje się trzecim, strategicznym filarem działalności jednostek naukowych. Co więcej, transfer technologii i komercjalizacja wyników badań są bardzo ściśle powiązane z nauką i dydaktyką coraz większego znaczenia nabiera kształtowanie postaw przedsiębiorczych i kreatywnych. Obok samego wpisania komercjalizacji wyników badań w jeden z głównych filarów działań współczesnych jednostek naukowych (zwłaszcza uczelni) jest uświadomienie sobie, że misją uczelni nie jest osiąganie zysku z komercjalizacji (choć oczywiście jest to działalność odpłatna). Ważniejsze z punktu widzenia uczelni jest realizowanie jej funkcji społecznej związanej z upowszechnianiem wyników badań i ich wdrażaniem do gospodarki. Oznacza to, że jednostka naukowa nie jest zobligowana do maksymalizacji korzyści z danej ścieżki komercjalizacji, ale raczej do zapewnienia szans na praktyczne zastosowanie wyników badań tak, aby służyły one społeczeństwu. Jest to bardzo istotny element, ponieważ panuje powszechne przekonanie, że komercjalizacja może być źródłem intratnych przychodów dla uczelni, tymczasem komercjalizacja jest jedynie drogą do realizacji misji uczelni związanej z praktycznym 37

38 zastosowaniem wypracowanych rozwiązań. W praktyce może to oznaczać, że dla jednostki naukowej ważniejsze będzie samo wspieranie tworzenia firm typu spin-off niż nacisk na wzrost wartości posiadanych w nich udziałów czy przychodów z licencji. Misją MIT jest udostępnianie wiedzy i wynalazków ogółowi społeczeństwa dzięki publikacjom, wykształconym absolwentom, wymianie wiedzy na konferencjach oraz współpracy z przemysłem w tym głównie licencjonowaniu technologii oraz tworzeniu nowych firm. [opracowane na podstawie Wpisanie komercjalizacji w misję i strategię jednostki naukowej nie jest łatwym zabiegiem. Wymaga odważnej decyzji i deklaracji władz danej jednostki, senatu (w przypadku uczelni), rady instytutu lub innego organu kolegialnego, który decyduje o planowaniu strategicznym badań. Oczywiście przyjęcie tego typu deklaracji nie oznacza zmniejszenia roli badań podstawowych te wciąż będą miały kluczowe znaczenie. Ze spółką celową Uniwersytetu Oksfordzkiego (ISIS Innovation) współpracuje zaledwie około 30% pracowników naukowych, ale ta działalność dla uczelni ma znaczenie strategiczne. Konsekwencją wpisania komercjalizacji w misję i strategię jednostki naukowej są działania operacyjne, związane z utworzeniem podstawowych jednostek lub choćby wyznaczenia osób koordynujących te działania. Podstawowy zakres działań to: organizacja biura/centrum transferu technologii, przyjęcie jego regulaminu, powołanie dyrektora, zaplanowanie działań w zakresie komercjalizacji bezpośredniej, przyjęcie regulaminu zarządzania własnością intelektualną. Kolejnym krokiem powinno być zaplanowanie komercjalizacji pośredniej tj. dokładne określenie, czy uda się zbudować masę krytyczną do 38